BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 98/02 Verkündet am: 19. Januar 2006 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Verwarnung aus Kennzeichenrecht II BGB § 823 Abs. 1 Ai Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann bei einer Verwarnung aus diesem Schutzrecht grundsätzlich davon ausgehen, dass dem Bestand des Rechts kei- ne absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, wie sie das Deutsche Patent- und Markenamt vor der Eintragung zu prüfen hatte. BGH, Urt. v. 19. Januar 2006 - I ZR 98/02 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 19. Januar 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert für Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesge- richts Düsseldorf vom 21. Februar 2002 wird auf Kosten der Be- klagten zu 1 zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin, die u.a. Sanitärarmaturen nebst Zubehör herstellt und ver- treibt, war Inhaberin zweier dreidimensionaler Marken, die beim Deutschen Pa- tent- und Markenamt jeweils für "Auslaufendstücke für Sanitärarmaturen" einge- tragen waren (Marke Nr. 396 54 198: angemeldet am 13.12.1996, eingetragen am 17.2.1997; Marke Nr. 396 55 854: angemeldet am 21.12.1996, eingetragen am 12.2.1997; im Folgenden: Klagemarken). 1 - 3 - Die Beklagte zu 1 (im Folgenden: Beklagte), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt Strahlregler für Sanitärarmaturen her, die am Auslauf mit Rundgittern versehen sind. 2 3 Mit Schreiben vom 13. Oktober 1997 machte die Klägerin gegenüber der Beklagten geltend, deren Strahlregler verletzten die Klagemarken, und verlang- te die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Die Beklagte wies diese Forderung als unberechtigt zurück und beantragte beim Deutschen Pa- tent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken. Die Klägerin hat mit ihrer im Juni 1998 erhobenen Klage beantragt, die Beklagten wegen Verletzung der Klagemarken zur Unterlassung und Auskunfts- erteilung zu verurteilen sowie ihre Schadensersatzpflicht festzustellen. 4 Mit Beschlüssen vom 15. Dezember 1998 und 22. März 1999 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken ausgespro- chen, weil diesen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Dabei hat es davon abgesehen, der Klägerin die Kosten der Beklagten aufzuerlegen. Das Bundespatentgericht hat mit Beschlüssen vom 15. Dezember 1999 die Beschwerden der Klägerin und die auf Änderung der Kostenentscheidungen gerichteten Anschlußbeschwerden der Beklagten zu- rückgewiesen. 5 Die Klägerin hat daraufhin ihre Klage mit Zustimmung der Beklagten zurückgenommen. 6 Bereits vorher hatte die Beklagte ihre Widerklage mit Schriftsatz vom 25. April 2000 erhoben, mit der sie die Erstattung der Kosten verlangt, die sie in 7 - 4 - den Löschungsverfahren aufgewendet hat (17.848 DM nebst Zinsen). Die Klägerin sei ihr insoweit schadensersatzpflichtig, weil ihre Abmahnung vom 13. Oktober 1997 unberechtigt gewesen sei. 8 Die Klägerin hat demgegenüber geltend gemacht, sie habe bei ihrer Ab- mahnung nicht schuldhaft gehandelt. Das Landgericht hat der Widerklage stattgegeben.9 Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht das Urteil des Landgerichts abgeändert und die Widerklage abgewiesen (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2002, 213). 10 Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurück- weisung die Klägerin beantragt, begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. 11 Mit Beschluss vom 12. August 2004 (GRUR 2004, 958 = WRP 2004, 1366 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht I) hat der I. Zivilsenat dem Großen Senat für Zivilsachen folgende Frage zur Entscheidung vorgelegt: 12 Kann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichen- recht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichten oder kann sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht § 826 BGB eingreift, nur aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs (§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 UWG) ergeben? - 5 - Mit Beschluss vom 15. Juli 2005 (GSZ 1/04, GRUR 2005, 882 = WRP 2005, 1408 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, für BGHZ vorgesehen) hat der Große Senat für Zivilsachen diese Frage wie folgt beantwortet: 13 Die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewer- bebetrieb zum Schadensersatz verpflichten. Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat die Widerklage als unbegründet angesehen. Die Klage könne allenfalls auf einen Anspruch wegen schuldhaften Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Beklagten gestützt werden, weil sich die Schutzrechtsverwarnung der Klägerin vom 13. Oktober 1997 als unberechtigt erwiesen habe. Ein solcher Anspruch sei jedoch schon deshalb nicht gegeben, weil der geltend gemachte Schaden (die Kosten der Löschungsverfahren) nicht in den Schutzbereich eines Schadensersatzan- spruchs wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb falle. 14 Die Klägerin habe zudem bei ihrer auf die Klagemarken gestützten Ver- warnung nicht schuldhaft gehandelt. Das Deutsche Patent- und Markenamt ha- be die Unterscheidungskraft dieser Marken, die später in den Löschungsverfah- ren verneint worden sei, vor der Eintragung von Amts wegen geprüft. Die Klä- 15 - 6 - gerin habe danach darauf vertrauen dürfen, dass ihre dreidimensionalen Kla- gemarken unterscheidungskräftig seien. 16 II. Die Revisionsangriffe gegen diese Beurteilung haben keinen Erfolg. 17 1. Für die Widerklage fehlt es nicht am Rechtsschutzbedürfnis. Die Be- klagte könnte die Kosten der zur Löschung der Klagemarken betriebenen Ver- fahren nicht einfacher im Kostenfestsetzungsverfahren als Kosten der im vorlie- genden Rechtsstreit betriebenen Rechtsverteidigung geltend machen. Nach § 91 ZPO bezieht sich die Kostenpflicht der unterliegenden Partei auf die Kos- ten des Rechtsstreits. Dazu gehören nicht die Kosten von Verfahren, die betrie- ben werden, um den im Rechtsstreit zugrunde zu legenden Sachverhalt zu ver- ändern (vgl. MünchKomm.ZPO/Belz, 2. Aufl., § 91 Rdn. 16). 2. Das Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, dass der Beklagten gegen die Klägerin wegen deren Schutzrechtsverwarnung kein Schadenser- satzanspruch zusteht. 18 a) Der Beklagten steht kein Anspruch gegen die Klägerin aus § 823 Abs. 1 BGB unter dem Gesichtspunkt zu, dass die Schutzrechtsverwarnung rechtswidrig und schuldhaft in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbe- betrieb eingegriffen habe. 19 aa) Nach dem Beschluss des Großen Senats für Zivilsachen vom 15. Juli 2005 ist davon auszugehen, dass auch die unbegründete Verwarnung aus ei- nem Kennzeichenrecht unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewer- bebetrieb zum Schadensersatz verpflichten kann. 20 - 7 - 21 bb) Die Verwarnung der Beklagten aus den Klagemarken war unbegrün- det. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Klagemarken erst später gelöscht worden sind, weil die Löschung der Marken wegen Nichtigkeit (§ 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zur Folge hat, dass die Wirkungen der Ein- tragung als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 52 Abs. 2 MarkenG; vgl. dazu auch - zum Patentrecht - BGH, Urt. v. 22.6.1976 - X ZR 44/74, GRUR 1976, 715, 716 = WRP 1976, 682 - Spritzgießmaschine, m.w.N.). cc) Die Frage, ob die Verwarnung aus den Klagemarken bereits deshalb als rechtswidrig anzusehen ist, weil sie unbegründet war, kann offenbleiben. 22 Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist ein of- fener Tatbestand, dessen Inhalt und Grenzen sich erst aus einer Interessen- und Güterabwägung mit der im Einzelfall konkret kollidierenden Interessen- sphäre anderer ergeben (st. Rspr.; vgl. BGHZ 138, 311, 318 m.w.N.). Die Rechtswidrigkeit eines Eingriffs wird nicht indiziert, sondern ist in jedem Einzel- fall unter Heranziehung aller Umstände zu prüfen (vgl. BGHZ 59, 30, 34; BGH, Beschl. v. 14.4.2005 - V ZB 16/05, ZIP 2005, 1195, 1197). 23 Der Beschluss des Großen Senats für Zivilsachen legt die Annahme na- he, dass dies auch bei einem unbegründeten Vorgehen aus einem Schutzrecht gilt. So wird darin dargelegt, weshalb für unbegründete Klagen aus einem Schutzrecht, die fahrlässig erhoben worden sind, anders als für eine unbegrün- dete Verwarnung grundsätzlich nicht nach dem Recht der unerlaubten Hand- lung gehaftet wird (BGH - GSZ - GRUR 2005, 882, 884 - Unberechtigte Schutz- rechtsverwarnung). Danach können, je nachdem, ob in der Form einer Verwar- nung oder einer Klage unbegründet aus dem Schutzrecht vorgegangen wird, 24 - 8 - bei der Anwendung des § 823 Abs. 1 BGB unterschiedliche Abwägungsge- sichtspunkte zum Tragen kommen. Dies spricht dafür, dass auch ein unbegrün- detes Vorgehen aus einem Schutzrecht nicht ohne weiteres, sondern erst auf- grund einer Interessen- und Güterabwägung als rechtswidrig beurteilt werden soll (vgl. dazu Sack, BB 2005, 2368, 2370 f.; vgl. weiter MünchKomm.BGB/ Wagner, 4. Aufl., § 823 Rdn. 192; Wagner/Thole, NJW 2005, 3470, 3471 f.; Spickhoff, LMK 2004, 230, 231; Teplitzky, GRUR 2005, 9, 14; ders., WRP 2005, 1433 f.). Diese Rechtsansicht weicht allerdings von früheren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ab (vgl. etwa - jeweils zu einer Klage aus einem ge- werblichen Schutzrecht - BGHZ 38, 200, 206 f. - Kindernähmaschinen; BGH, Urt. v. 30.11.1995 - IX ZR 115/94, GRUR 1996, 812, 813, insoweit nicht in BGHZ 131, 233; vgl. weiter - zu einer Schutzrechtsverwarnung und der nach- folgenden Klage - BGH GRUR 1976, 715, 717 - Spritzgießmaschine). Die Fra- ge, ob nach der Feststellung der Unbegründetheit einer Schutzrechtsverwar- nung ihre Rechtswidrigkeit noch gesondert zu prüfen ist, muss im vorliegenden Fall aber nicht näher erörtert werden, weil der Klägerin - wie nachstehend dar- gelegt - jedenfalls kein Verschulden vorgeworfen werden kann. dd) Die Klägerin hat bei ihrer auf die Klagemarken gestützten Schutz- rechtsverwarnung nicht schuldhaft gehandelt. Art und Umfang der Sorgfalts- pflichten eines Verwarners werden maßgeblich dadurch bestimmt, inwieweit er auf den Bestand und die Tragfähigkeit seines Schutzrechts vertrauen darf. Die Klägerin konnte bei der Schutzrechtsverwarnung von der Rechtsbeständigkeit ihrer Marken ausgehen, weil das Deutsche Patent- und Markenamt vor deren Eintragung das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse nach § 8 MarkenG zu prüfen hatte. Die Sorgfaltspflichten eines Markenrechtsinhabers würden im allgemeinen überspannt, wenn von ihm bei einer Verwarnung eine bessere Be- urteilung der Rechtslage verlangt würde, als sie der Eintragungsbehörde mög- 25 - 9 - lich war (vgl. dazu auch BGH GRUR 1976, 715, 717 - Spritzgießmaschine). Be- sondere Umstände, aufgrund deren die Klägerin ausnahmsweise eine besonde- re Sorgfaltspflicht getroffen hätte, sind nicht gegeben. 26 b) Der Beklagten steht wegen der vor Inkrafttreten des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 ausgesprochenen Schutzrechts- verwarnung auch kein Schadensersatzanspruch aus § 1 UWG a.F. zu. Die Klä- gerin hat - wie dargelegt - jedenfalls nicht schuldhaft gehandelt, als sie ihre vermeintlichen Rechte aus den für sie eingetragenen Marken im Wege der Schutzrechtsverwarnung geltend gemacht hat. 3. Entgegen der Ansicht der Revision kann die Beklagte Schadensersatz aus § 823 Abs. 1 BGB wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb auch nicht deshalb verlangen, weil die Klägerin das vorliegen- de Verfahren betrieben und ihre Markenrechte in den Löschungsverfahren ver- teidigt hat. Das Betreiben dieser Verfahren kann der Klägerin nicht als rechts- widriges Verhalten angelastet werden (vgl. BGH - GSZ - GRUR 2005, 882, 884 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung). Dies gilt unabhängig davon, ob die Klägerin während der Verfahren Anlass hatte, an der Rechtsbeständigkeit ihrer Markenrechte zu zweifeln. 27 4. Das Berufungsgericht hat entgegen der Ansicht der Revision auch zu- treffend entschieden, dass der Beklagten kein Anspruch aus §§ 677, 683 BGB darauf zusteht, dass ihr die durch die Löschungsverfahren entstandenen Kos- ten als Aufwendungen aus berechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag ersetzt werden. Ein solcher Anspruch besteht schon deshalb nicht, weil die Klägerin durch die Schutzrechtsverwarnung und ihr Verhalten in den beiden Löschungs- 28 - 10 - verfahren klargestellt hat, dass die Durchführung dieser Verfahren nicht ihrem Willen entsprach. 29 III. Die Revision der Beklagten war danach auf ihre Kosten zurückzuwei- sen (§ 97 Abs. 1 ZPO). Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm Pokrant Schaffert Vorinstanzen: LG Düsseldorf, Entscheidung vom 18.01.2001 - 4 O 217/98 - OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 21.02.2002 - 2 U 33/01 -

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