X ZB 3/08

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 3/08 vom 10. Juni 2008 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 298 25 223.6 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge II GebrMG § 4a Abs. 2, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 a) Wird mit der Gebrauchsmusteranmeldung ein Anmeldetag in Anspruch ge- nommen, der dem Gebrauchsmuster nicht zukommt, führt dies zur Zurück- weisung der Anmeldung. b) Ohne einen Übergang des Rechts auf das Patent kann der durch wider- rechtliche Entnahme Verletzte den für die Patentanmeldung maßgebenden Anmeldetag nicht für eine Gebrauchsmusteranmeldung ("Abzweigung") in Anspruch nehmen. BGH, Beschl. v. 10. Juni 2008 - X ZB 3/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 10. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 2007 wird auf Kosten des Rechtsbeschwerde- führers zurückgewiesen. Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 25.000 EUR festgesetzt. Gründe: 1 I. Der Rechtsbeschwerdeführer hat am 7. März 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Gebrauchsmuster mit der Bezeichnung "Anguss- vorrichtung für Spritzgießwerkzeuge" angemeldet. Zugleich hat er die Abzwei- gung aus dem deutschen Patent 198 51 320 erklärt, als dessen Anmelder und Inhaber Thomas Meister und Wilfried Renkel im Register eingetragen sind, und als Anmeldetag den Anmeldetag der Patentanmeldung (6. November 1998) angegeben. Er hat dazu die Auffassung vertreten, dass er zur Abzweigung be- - 3 - rechtigt sei, obwohl er nicht als Patentinhaber eingetragen sei, weil er eine Übertragungsklage bezüglich des Patents erhoben und die eingetragenen In- haber zur Übertragung aufgefordert habe. Das Patent ist vom Bundespatentge- richt widerrufen worden und während eines gegen die Entscheidung des Bun- despatentgerichts anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens wegen Nichtzah- lung einer fälligen Jahresgebühr erloschen. Der Widerrufsbeschluss des Bun- despatentgerichts ist durch Zurückweisung einer gegen ihn gerichteten Rechtsbeschwerde durch den beschließenden Senat (Beschl. v. 24.7.2007 - X ZB 17/05, GRUR 2007, 996 - Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge) rechtskräftig geworden; eine gegen diese Entscheidung gerichtete Verfas- sungsbeschwerde ist erfolglos geblieben (BVerfG, Nichtannahmebeschl. v. 11.2.2008 - 1 BvR 2702/07). Das Deutsche Patent- und Markenamt hat festge- stellt, dass die Abzweigungserklärung unwirksam ist, und die Gebrauchsmus- teranmeldung zurückgewiesen, weil dem Rechtsbeschwerdeführer der bean- spruchte Anmeldetag mangels Personenidentität mit den Patentanmeldern und -inhabern nicht zustehe. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hat der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zurückgewie- sen. Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde. 2 II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft (§ 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 100 Abs. 1 PatG) und auch im Übrigen zulässig, jedoch in der Sache nicht begründet. 1. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Anmeldetags der früheren Patentanmeldung für das Gebrauchsmuster sind nicht gegeben, weil es an der erforderlichen Personenidentität zwischen dem Patentanmelder und dem Gebrauchsmusteranmelder fehlt. Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG kann der Gebrauchsmusteranmelder nur dann die Erklärung abgeben, dass der für 3 - 4 - die Patentanmeldung maßgebende Anmeldetag in Anspruch genommen wer- de, wenn er für dieselbe Erfindung bereits früher mit Wirkung für die Bundesre- publik Deutschland ein Patent nachgesucht hat. Dies ist im Schrifttum durch- wegs dahin verstanden worden, dass zwischen dem Patentanmelder (oder dessen Rechtsnachfolger) und dem Gebrauchsmusteranmelder Personeniden- tität ("Anmelderidentität") bestehen muss (Benkard/Goebel, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 5 GebrMG Rdn. 10; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, § 5 GebrMG Rdn. 14; Bühring, GebrMG, 7. Aufl. 2007, § 5 Rdn. 18; Loth, GebrMG, 2001, § 45 Rdn. 12). Der Senat tritt diesem Verständnis mit den Vor- instanzen bei. Dass für einen Sonderfall (Vorveröffentlichung innerhalb der gebrauchsmusterrechtlichen Neuheitsschonfrist und anschließende Patentan- meldung durch einen Nichtberechtigten) die Auffassung vertreten worden ist, dem materiell Berechtigten könne ein Klagerecht auf Einwilligung in die Ab- zweigung zustehen (Loth, aaO Rdn. 13), steht dem nicht entgegen. Abgesehen davon, dass die Literatur der Auffassung von Loth nicht allgemein gefolgt ist, liegt ein dem von ihm gebildeten vergleichbarer Fall hier nicht vor. Der Wortlaut der maßgeblichen Bestimmung, nach dem das Recht zur Abzweigung dem Anmelder zusteht, der bereits früher ein Patent "nachgesucht" hat, rechtfertigt es nicht, unter dem Nachsuchen in der Sache etwas anderes zu verstehen als die Anmeldung des Patents, aus dem die Abzweigung erfolgt. Zum einen ent- hält die Gesetzesbegründung (Bundestagsdrucksache 10/3903, auch abge- druckt in BlPMZ 1986, 320, 325) keinen Hinweis darauf, dass unter dem Nach- suchen etwas anderes als die Patentanmeldung zu verstehen sein soll. Zum anderen sind Bezeichnungen wie "nachgesucht", "Patentsucher" u.ä., die zu- mindest auf das Patentgesetz 1877 zurückgehen, durchaus übliche, wenn- gleich vielleicht auch sprachlich veraltete oder als Regionalismen anzusehende Bezeichnungen für die Patentanmeldung und den Patentanmelder (vgl. z.B. § 4 Abs. 3, § 5, § 14 Abs. 1, § 15 Abs. 1, § 28 Abs. 2, 3, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 1, - 5 - 2, § 30a Abs. 1 ("wird ein Patent … nachgesucht"), § 36 Abs. 2, § 46b PatG 1961; § 24 Abs. 5, § 28 Abs. 1, 2, 3, § 28a Abs. 2, 3, 6, 7, § 28b Abs. 2, 4, 5, § 28c Abs. 1, 2 PatG 1968), die auch heute noch an verschiedenen Stellen im Patentgesetz zu finden sind (§ 8, § 43 Abs. 2, 6, § 44, § 45 Abs. 2 PatG) und durchwegs synonym mit den Bezeichnungen "Anmeldung" und "anmelden" verwendet werden. Dass das Wort "nachsuchen" im allgemeinen Sprach- gebrauch einen weiteren Sinn haben mag, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht, hat jedenfalls im Patentrecht und in dem in seiner Terminologie an die- ses angelehnten Gebrauchsmusterrecht keinen Niederschlag gefunden. Den Begriff des Nachsuchens im Zusammenhang der Bestimmung des § 5 Abs. 1 GebrMG als bloßes "Ersuchen" an den Patentinhaber zu verstehen, ließe die Systematik der Regelung außer Betracht, die gerade auf die frühere Patentan- meldung abhebt. Der Senat tritt deshalb der Auffassung des Bundespatentge- richts bei, dass das "Nachsuchen" nur als Patentanmeldung und nicht etwa auch als Erhebung der Übertragungsklage oder als Geltendmachung des Über- tragungsanspruchs zu verstehen ist. 2. Soweit die Rechtsbeschwerde darauf verweist, dass die Verweige- rung der Möglichkeit, eine Abzweigungserklärung abzugeben, zu einer Verlet- zung des durch Art. 14 GG gewährleisteten Eigentums des Rechtsbeschwerde- führers führe, lässt sich hieraus ein Abweichen von der eindeutigen gesetzli- chen Regelung nicht rechtfertigen. Der Rechtsbeschwerdeführer ist vielmehr darauf verwiesen, seine Rechte etwa durch Geltendmachung von Schadenser- satzansprüchen zu verfolgen, die auch bei widerrechtlicher Entnahme gegeben sein können (vgl. Sen.Beschl. v. 29.4.1997 - X ZB 19/96, GRUR 1997, 890, 891 f. - Drahtbiegemaschine; OLG Frankfurt GRUR 1987, 886; Busse/Keuken- schrijver, aaO, § 8 PatG Rdn. 26; Mes, PatG GebrMG, 2. Aufl. 2005, § 8 PatG Rdn. 6). Dies schränkt die Rechtsschutzmöglichkeiten des Rechtsbeschwerde- 4 - 6 - führers nicht in einem unzumutbaren Maß ein (vgl. Sen. - Drahtbiegemaschine, aaO). 3. Das Bundespatentgericht hat auch - was von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen wird - zu Recht angenommen, dass die Inanspruchnahme eines Anmeldetags, der der Anmeldung nicht zukommt, notwendig zur Zurück- weisung der Anmeldung führen musste. Anders als in dem vom Senat in BGHZ 153, 1 - Läägeünnerloage entschiedenen Fall ist vorliegend nicht nur die Art und Weise der Eintragung in das Gebrauchsmusterregister berührt, sondern die Zuerkennung eines bestimmten Anmeldetags hat weit reichende sachliche Auswirkungen, insbesondere auf den zu berücksichtigenden Stand der Tech- nik. Deshalb muss die alleinige Geltendmachung eines unzutreffenden Anmel- detags zwingend zur Zurückweisung der Anmeldung führen. Dass die Zurück- weisung der Gebrauchsmusteranmeldung die notwendige Folge der Beanspru- chung eines der Anmeldung nicht zukommenden Anmeldetags ist, entspricht zudem der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zur früheren Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung (BPatGE 18, 173, 183) und der im Schrift- tum einhellig vertretenen Meinung (Bühring, aaO, § 4a Rdn. 38; Loth, aaO, § 4a Rdn. 16; vgl. Benkard/Goebel, aaO, § 4a GebrMG Rdn. 15; Busse/ Keukenschrijver, aaO, § 5 GebrMG Rdn. 22) wie auch der Rechtslage im Pa- tentrecht (vgl. Sen.Beschl. v. 13.7.1971 - X ZB 11/70, GRUR 1971, 565, 567 - Funkpeiler). 5 - 7 - III. Die (deklaratorische, vgl. Sen.Beschl. v. 27.6.1967 - Ia ZB 19/65, BlPMZ 1968, 167, 171 - UHF-Empfänger III) Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 109 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich angesehen. 6 Melullis Scharen Keukenschrijver Asendorf Gröning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.12.2007 - 5 W(pat) 2/07 -