X ZR 107/05

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 107/05 Verkündet am: 30. Juni 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. Juni 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Dr. Lemke, Asendorf, Gröning und Dr. Berger für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 19. Mai 2005 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepu- blik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 947 279 (Streitpatents), das am 25. Februar 1999 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 31. März 1998 ange- meldet wurde. Das Patent betrifft eine Widerstandsschweißvorrichtung und umfasst 12 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache lautet: 1 "A resistance welding device, comprising: • a welding current source; • a welding current regulating device coupled to said welding cur- rent source; • at least one set of replaceable welding tongs that receives current provided by said welding current source, characterized in that said set of welding tongs include a local data stor- age memory that stores data specific for said welding tongs and a first data interface that transmits said data to said welding current regulating device." und die Patentansprüche 1, 2, 7 und 12 in der deutschen Übersetzung gemäß Pa- tentschrift folgenden Wortlaut haben: "1. Widerstandsschweißvorrichtung mit: - einer Schweißstromquelle; - einem an die genannte Schweißstromquelle angeschlossenen Schweißstrom-Regelgerät; - 4 - - mindestens einer auswechselbaren Schweißzange, welche mit von der genannten Schweißstromquelle geliefertem Strom ge- speist wird; dadurch gekennzeichnet, dass die genannte Schweißzange einen lokalen Datenspeicher aufweist, welcher für die genannte Schweiß- zange spezifische Daten speichert, und eine erste Datenschnittstel- le aufweist, welche die genannten Daten an das genannte Schweißstrom-Regelgerät überträgt. 2. Widerstandsschweißvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das genannte Schweißstrom- Regelgerät eine zweite Datenschnittstelle umfasst, welche mit der genannten ersten Datenschnittstelle an der genannten Schweiß- zange verbindbar ist, sowie einen Programmspeicher, der die für die Schweißzange spezifischen Daten aufnehmen kann. 7. Schweißzange, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen lokalen Datenspeicher umfasst, welcher für die Schweißzange spezifische Daten speichert und dass sie eine erste Datenschnittstelle zur Übertragung der ge- nannten Daten an ein Regelgerät, das den Betrieb der Schweiß- zange steuert, umfasst. 12. Verfahren zum Betrieb eines Regelgeräts einer Widerstands- schweißvorrichtung, gekennzeichnet durch: (a) Befestigen einer selbstprogrammierbaren Schweißzange, wel- che einen lokalen Datenspeicher zum Speichern von für die Schweißzange spezifischen Daten und eine erste Daten- - 5 - schnittstelle zur Übertragung der Daten an ein Regelgerät aufweist, das den Betrieb der Schweißzange steuert, an der Schweißanordnung; und (b) Übertragen der spezifischen Betriebsparameter an das Steu- er- oder Regelgerät." Patentansprüche 3 bis 6 sind auf Patenanspruch 1, Patenansprüche 8 bis 11 auf Patentanspruch 7 rückbezogen. Wegen deren Wortlauts wird auf die Patentschrift Bezug genommen. 2 Mit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Klägerin geltend gemacht, das Streitpatent sei nicht patentfähig, da seine Lehre nicht neu, jedenfalls aber durch den Stand der Technik nahegelegt sei. Dafür hat sie sich vor allem auf druckschriftlichen Stand der Technik berufen. Sie hat außerdem geltend gemacht, ihre Programmfortschaltung PF4 (Anlagen K4 bis K6, K16, K18) stelle eine neuheitsschädliche offenkundige Vor- benutzung dar, weil diese bereits 1997 an Dritte ohne Geheimhaltungsverpflichtung geliefert worden sei. 3 Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. 4 Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen, und das Streitpatent hilfs- weise mit geänderten Ansprüchen verteidigt; insoweit wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht (Bl. 132 f. NiA) Bezug ge- nommen. 5 6 Die Beklagte hat insbesondere geltend gemacht, die Schweißtechnik sei ein abgeschlossenes technisches Gebiet. Der Fachmann werde daher Schriften, die sich nicht ausschließlich mit der Schweißtechnik beschäftigen, nicht heranziehen. - 6 - Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.7 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten.8 Die Beklagte beantragt,9 das Urteil des Bundespatentgerichts vom 19. Mai 2005 abzuändern und die Nichtigkeitsklage abzuweisen, hilfsweise, das Streitpatent mit der Maßgabe aufrecht zu erhalten, 1. dass in den Ansprüchen 1 und 7 das Wort "Daten" hinter dem Wort "spezifischen" bzw. "spezifische" durch folgende Wörter ersetzt wird: "Steuer- und/oder Regeldatensätze, einschließlich Referenzdaten- sätze,", 2. dass in Anspruch 12 das Wort "Daten" hinter dem Wort "spezifi- schen" durch folgende Wörter ersetzt wird: "Steuer- und/oder Regel- datensätzen, einschließlich Referenzdatensätzen," sowie 3. in den Patenansprüchen 1, 2, 6, 7, 11 und 12 das weitere Wort "Da- ten" durch das Wort "Datensätze" ersetzt wird. Die Klägerin beantragt,10 die Berufung zurückzuweisen. 11 Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des Prof. Dr.-Ing. P. P. der Technischen Universität C. . Der Sachver- ständige hat sein Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt. - 7 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg, da das Streitpatent sowohl in der erteilten als auch in der hilfsweise verteidigten Fassung nicht patentfä- hig ist (Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG i.V.m. Art. 56 EPÜ). 12 I. 1. Patenanspruch 1 in der erteilten Fassung lehrt eine Widerstands- schweißvorrichtung mit einer Schweißstromquelle, einem hieran angeschlossenen Schweißstrom-Regelgerät und mindestens einer auswechselbaren Schweißzange, die von der Schweißstromquelle mit Strom gespeist wird. Die Nebenansprüche 7 und 12 betreffen eine Schweißzange und ein Verfahren zum Betrieb dieser Vorrichtung. 13 Widerstandsschweißvorrichtungen werden zum Verschweißen verschiedener Bestandteile, häufig zweier oder mehrerer Bleche, eingesetzt, wobei diese Bestand- teile miteinander in Kontakt gebracht und Schweißelektroden mittels einer Schweiß- zange auf die Oberfläche dieser Bestandteile gedrückt werden. Durch den Schweiß- strom wird die Kontaktzone zwischen den Bestandteilen aufgeschmolzen und hier- durch ein Schweißpunkt geschaffen. Hierbei - so führt die Patentschrift weiter aus - müsse der Verlauf des Schweißstroms in engen Grenzen gesteuert und/oder gere- gelt werden, damit der Schweißpunkt die erforderliche Qualität aufweise. Zur optima- len Regelung könnten unterschiedliche Verfahren eingesetzt werden. In einem stati- schen Steuerungsverfahren seien Schweißzeit, Stromstärke des Schweißstroms und Andrückkraft der Elektroden fest vorgegeben. Komplexere und teurere dynamische Regelverfahren verwendeten Referenzkurven des dynamischen Schweißstrom- und Elektroden-Spannungsabfall-Verlaufs. In der Streitpatentschrift heißt es dann in der Verfahrenssprache (Abs. 0005, Sp. 1, Z. 55 ff.): "Only recently some sophisticated control devices provided by the applicant take into account control and/or regulating 14 - 8 - parameters (also referred to herein as the reference data sets) that depend upon the welding tongs used for different welds." und in der Übersetzung (Abs. 0005, Satz 2): "Erst seit kurzem berücksichtigen einige von der Anmelderin geschaffene hochent- wickelte Steuervorrichtungen Steuer- und/oder Regelparameter (hier auch als Refe- renzdatensätze bezeichnet), welche von den für verschiedene Schweißungen ver- wendeten Schweißzangen abhängen." In einer industriellen Fertigungseinrichtung können eine große Anzahl von Schweißzangen verwendet werden, die über Schnellwechselkupplungen an unter- schiedliche Schweißstromquellen angeschlossen werden. Die Streitpatentschrift schildert als bekannt, die hierzu nötigen Steuer- und Regelparameter in einem zent- ralen Datenspeicher abzulegen, der entweder in das Steuer- und/oder Regelgerät integriert oder bei mehreren Schweißstationen innerhalb einer Fertigungsanlage über ein Datennetzwerk mit den unterschiedlichen Steuer- und/oder Regelgeräten ver- bunden ist. 15 Das bezeichnet die Beschreibung als nachteilig, da bei jedem Wechsel der Zange die Personen, die die Schweißvorrichtungen bedienten, darauf achten müss- ten, dass vor der Schweißung der zu verwendende Steuer- und Regeldatensatz ord- nungsgemäß geladen werde. 16 Diesem Nachteil soll durch die geschützte Erfindung abgeholfen werden und damit die Handhabung der Datenverwaltung bei einer Widerstandsschweißvorrich- tung vereinfacht und deren Zuverlässigkeit erhöht werden. 17 18 2. Nach Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung besteht die Lösung in einer Widerstandsschweißvorrichtung mit a) einer Schweißstromquelle, - 9 - b) einem an die genannte Schweißstromquelle angeschlossenen Schweißstrom-Regelgerät und c) mindestens einer auswechselbaren Schweißzange, welche mit von der genannten Schweißstromquelle geliefertem Strom gespeist wird; d) die genannte Schweißzange weist einen lokalen Datenspeicher auf, welcher für die genannte Schweißzange spezifische Daten speichert, e) sie weist ferner eine erste Datenschnittstelle auf, welche die ge- nannten Daten an das genannte Schweißstrom-Regelgerät über- trägt. 3. Dabei bedürfen einige der verwendeten Begriffe näherer Erläuterung:19 a) Der Begriff des "Regelgeräts" (Merkmal b) umfasst - wie schon das fachkundig besetzte Bundespatentgericht angenommen hat - ein Gerät, das den Schweißstrom nicht auch regelt, sondern lediglich steuert, das heißt auch ein solches Gerät, das den Schweißprozess beeinflusst, ohne hierbei die Istwerte mit vorgege- benen Sollwerten zu vergleichen und Erstere durch eine Rückkopplung anzupassen. Das ergibt sich auf Grund der Erläuterung, welche die patentgemäße Lehre in der Beschreibung erfahren hat, sowie daraus, dass in Übereinstimmung damit beispiels- weise Anspruch 7 nicht auf die Verwendung eines Regelgeräts im eigentlichen Sinne gerichtet ist ("regulating device that controls operation…"). 20 21 Laut Abs. 0001, Satz 1 der Übersetzung heißt es, die Erfindung betreffe eine Widerstandsschweißvorrichtung mit einem Steuer- und/oder Regelgerät ("a control and/or regulating device"). Dieser Begriff wird im Folgenden in der Streitpatentschrift mehrfach wiederholt (z.B. Abs. 0007, Sätze 2 und 3; Abs. 0009, Satz 2; Abs. 0011, Sätze 2, 3, 4 und 5; Abs. 0012, Satz 4; Abs. 0019, Sätze 1 und 6; Abs. 0021, Sät- - 10 - ze 2, 4, 5 und 8 sowie Abs. 0023, Satz 1 der Übersetzung), an anderen Stellen ist von einem "Steuer- oder Regelgerät" ("control or regulating device") (Abs. 0008, Satz 1; Abs. 0009, Satz 2 der Übersetzung), einem "Steuer-/Regelgerät" ("control/ regulating device") (Abs. 0022, Satz 1 der Übersetzung) und einer "Steuer- und/oder Einstellvorrichtung" ("control and/or reference device") (Abs. 0019, Satz 5 der Über- setzung) die Rede, ohne dass erkennbar wäre, diesen Bezeichnungen solle unter- schiedliche Bedeutung beigemessen werden. Außerdem verwenden die Patentansprüche 7 und 12 das Wort "control" zur Kennzeichnung der Funktion des Regelgeräts. Auch das legt das Verständnis nahe, dass eine bloße Steuerung erfolgen kann. Denn ausweislich der Beschreibung (z.B. Abs. 0001, Sp. 1, Z. 7 f.) unterscheidet das Streitpatent zwischen "control" und "regu- late". Schließlich ist in Patentanspruch 12 lit. a von einem "Regelgerät" ("a regulating device") die Rede, während es in lit. b "Steuer- oder Regelgerät" ("control or regula- ting device") heißt, ohne dass anzunehmen wäre, dass es sich bei den unter lit. a und lit. b des Anspruchs genannten um unterschiedliche Geräte handelt. 22 b) Mit dem Begriff "spezifische Daten" bezeichnet das Streitpatent Be- triebsparameter, die die Steuerung und/oder Regelung von Schweißverfahren mit der betreffenden Schweißzange ermöglichen, und damit auch Kenndaten, die - wie z.B. Größe oder Andrückkraft der Zange - Parameter des Schweißvorgangs darstellen. Spezifische Daten im Sinne des Streitpatents sind demgegenüber entgegen der Auf- fassung der Klägerin nicht Daten, die lediglich der Identifizierung der einzelnen Schweißzange, z.B. mit Typenbezeichnung und individueller Werkzeugnummer, die- nen. 23 24 Dieses Verständnis ergibt sich bei Berücksichtigung von Patentanspruch 12, der das Verfahren zum Betrieb eines patentgemäßen (Steuer- und/oder) Regelgeräts beschreibt und der als Teil des Anspruchssatzes auch zur Auslegung des Patentan- - 11 - spruchs 1 herangezogen werden muss. Denn unter lit. a werden zunächst die Daten, die in dem lokalen Datenspeicher der Schweißzange gespeichert und sodann über- tragen werden sollen, - wie auch in den übrigen Ansprüchen - als "spezifische Daten" ("data specific for the welding tongs") bezeichnet und unter lit. b heißt es sodann, dass die "spezifischen Betriebsparameter" ("specific operating parameters") an das Steuer- oder Regelgerät übertragen werden. Zweifel, dass die Informationen, die nach lit. a in dem lokalen Datenspeicher der Zange gespeichert werden, mit den Informationen identisch sind, die nach lit. b an das Steuer- und/oder Regelgerät übertragen werden, ergeben sich aus dem sons- tigen Inhalt der Patentschrift nicht. Die vorgenommene Auslegung findet vielmehr Bestätigung in der Beschreibung. Danach ist es beim Stand der Technik nachteilig, dass dann, wenn die Daten in einem zentralen Speicher abgelegt sind, die Personen, die die Schweißvorrichtung bedienen, jeweils darauf achten müssen, dass vor der Schweißung der der verwendeten Schweißzange entsprechende Steuer- und Regel- datensatz ordnungsgemäß geladen wird (Abs. 0006, Sätze 3 bis 5 der Übersetzung). Diese in der Beschreibung als nachteilig geschilderte Situation besteht auch dann, wenn lediglich Adress- oder Identifizierungsdaten in der Zange gespeichert, die spe- zifischen Betriebsparameter, die die Steuerung und/oder Regelung des Schweißver- fahrens ermöglichen, aber weiterhin auf einem zentralen Speicher abgelegt werden. Außerdem ist nach der Beschreibung (Abs. 0010, Satz 1 der Übersetzung) die pa- tentgemäße lokale Datenspeicherung in verschiedenen Bereichen der Werkzeug- Steuersysteme bekannt. Die insoweit in Bezug genommenen Druckschriften betref- fen aber nicht die lokale Speicherung von Identifizierungsdaten, sondern von (spezi- fischen) Betriebsparametern, die die Steuerung und/oder Regelung des jeweiligen Verfahrens ermöglichen. 25 26 Aus den genannten Gründen sind spezifische Daten im Sinne des Streitpa- tents auch nicht solche Daten, die lediglich der (Vor-)Auswahl eines oder mehrerer - 12 - Steuer- und/oder Regelprogramme dienen, wie beispielsweise die Programmanwahl- codierung der behaupteten Vorbenutzung gemäß Anlagen K4 (Programmfortschal- tung PF4, Bedienungsanleitung) bis K6, K16 und K18. Nach der Druckschrift K4 wird durch die Programmanwahlcodierung für eine Schweißzange ein bestimmter sog. Zangenbereich ausgewählt und damit eine Mehrzahl bestimmter Schweißprogram- me, die diesem Zangenbereich zugeordnet sind. Diese Auswahl erfolgt, indem an der Zange befindliche Anschlusspaare, die zur Aufnahme einsteckbarer Drahtbrücken ausgelegt sind, entsprechend einer vorgegebenen Zuordnung verschaltet werden (siehe Tabelle Anlage K4, S. 10 ff.). Die Wahl eines bestimmten Programms unter den dem ausgewählten Zangenbereich zugeordneten Programmen erfolgt durch Be- tätigung einer an der Zange befindlichen Taste. Der sich durch Tasteneingabe erge- bende Wert wird mit dem Programmanwahlcode (in Form der Verschaltzustände der Anschlusspaare) von der Schweißzange an die (nicht an der Schweißzange ange- ordnete) Programmfortschaltung übermittelt, die hieraus eine absolute Programm- nummer errechnet, die an den Inverter übermittelt wird (S. 6, Anlage K4). Dieser er- hält damit die Information, welches der dort gespeicherten 512 Programme er zu starten hat. Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, der Begriff der "spezifischen Daten" erfordere sogar, dass es sich um Daten handele, die eine Regelung des Schweiß- stromverlaufs ermöglichten, also insbesondere um Referenzkurven des dynamischen Schweißstromverlaufs und des dynamischen Elektroden-Spannungsabfall-Verlaufs (vgl. Abs. 0004, Satz 3 der Übersetzung). Eine solche Einschränkung ergibt sich we- der aus den Patentansprüchen, noch weist die Beschreibung auf eine solche Not- wendigkeit hin. Zudem können auch (spezifische) Steuerparameter spezifische Da- ten im Sinne des Streitpatents sein, da die patentgemäße Widerstandsschweißvor- richtung, wie ausgeführt, auch lediglich ein Steuergerät aufweisen kann. 27 - 13 - 4. Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung ist - wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat - neu (Art. 54 EPÜ). Für den Fall, dass Adressdaten sowie Daten, die lediglich der (Vor-)Auswahl von Steuer- und/oder Regelprogrammen dienen, nicht als spezifische Daten im Sinne des Streitpatents anzusehen sind, hat auch die Klägerin nicht geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei durch eine der Entgegenhaltungen neuheitsschädlich vorwegge- nommen. 28 5. Das Streitpatent in der erteilten Fassung beruht allerdings nicht auf er- finderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). 29 a) Maßgeblicher Durchschnittsfachmann ist hier entweder ein Ingenieur, der sich in einem Studiengang der Elektrotechnik, des Maschinenbaus oder einer verwandten Fachrichtung mit dem Bereich der Automatisierungstechnik vertieft be- fasst hat, oder ein Schweißfachingenieur, der sich mit der Steuerung und/oder Rege- lung von Schweißvorgängen befasst. 30 Genauer eingrenzende Feststellungen zum maßgeblichen Durchschnittsfach- mann, d.h. der Person, die mit Entwicklungsarbeiten auf dem jeweiligen technischen Fachgebiet üblicherweise betraut wird (Sen.Urt. v. 29.2.2000 - X ZR 166/97, BeckRS 2000 30098745), konnten auf Grund der Verhandlung und der Beweisaufnahme nicht getroffen werden. Der Karosseriebau in der Automobilherstellung ist, worauf die Streitpatentschrift hinweist (Abs. 0002, Satz 1 der Übersetzung), einer der bedeu- tendsten Wirtschaftszweige für Widerstandsschweißvorrichtungen. Der Senat geht ferner angesichts des insoweit übereinstimmenden Parteivortrags davon aus, dass die in der Streitpatentschrift angesprochene "industrielle Fertigungseinrichtung" (Abs. 0006 der Übersetzung) sich dort insbesondere im Prototypenbau findet. Insbe- sondere von Automobilherstellern im Bereich des Prototypenbaus wird daher der in der Streitpatentschrift bei der zentralen Speicherung der spezifischen Daten geschil- 31 - 14 - derte Nachteil erkannt, dass bei jedem Wechsel einer Zange sichergestellt werden muss, dass der zu dieser Zange gehörige Datensatz geladen wird. Der Automobil- hersteller, der diesem Nachteil abhelfen möchte, wendet sich entweder an den Her- steller der Schweißstromquelle und -steuerung bzw. -regelung oder den Hersteller der Schweißzange, bei denen es sich in der Regel um zwei verschiedene Unterneh- men handelt, wie die Erörterung in der mündlichen Verhandlung ergeben hat. Es konnte jedoch nicht geklärt werden, ob - wie die Beklagte behauptet - bei dem jeweils angesprochenen Unternehmen ein Schweißfachingenieur oder - wie die Klägerin be- hauptet - ein Automatisierungstechniker damit betraut wird, Abhilfe zu schaffen; denn der Sachverständige konnte hierzu in der mündlichen Verhandlung keine verlässli- chen Angaben machen. b) Geht man deshalb zunächst davon aus, dass der Abhilfewunsch an ei- nen Ingenieur herangetragen wird, der sich in einem Studiengang der Elektrotechnik, des Maschinenbaus oder einer verwandten Fachrichtung mit dem Bereich der Auto- matisierungstechnik vertieft befasst hat, so ergibt sich das Naheliegen auf Grund fol- gender Umstände: 32 Ein solcher Fachmann wird als Ausgangspunkt seiner Überlegungen auf die deutsche Offenlegungsschrift 34 00 527 A1 (Anlage K15) zurückgreifen, weil sie un- mittelbar das Gebiet der Schweißtechnik betrifft. Diese Schrift offenbart einen pro- grammgesteuerten Industrieroboter, z.B. einen Schweißroboter, mit auswechselba- rem Werkzeug wie Punktschweißzangen (Anspruch 1 der Entgegenhaltung), ein Re- gelgerät im Sinne des Streitpatents (S. 13, Z. 30 f. der Entgegenhaltung) und eine Schweißstromquelle (S. 11, Z. 14 f. der Entgegenhaltung), bei dem das Werkzeug mit dem Roboter mittels einer mechanischen Kupplungsvorrichtung verbunden ist. Diese Entgegenhaltung gibt dem Fachmann jedoch keine Anregung, wie der erkann- te Nachteil abgestellt werden kann. Die beschriebenen Impulse, die von der Kupp- lung den Steuerleitungen und -einheiten zugeleitet werden (S. 13, Z. 29 ff. der Ent- 33 - 15 - gegenhaltung), sind schon keine spezifischen Daten, sondern beinhalten lediglich die Information, dass ein Werkzeug an den Roboter angeschlossen bzw. von diesem getrennt worden ist. Auch den weiteren Entgegenhaltungen aus dem Bereich der Schweißtechnik mangelt es an Anregungen, dass und wie die Verwaltung spezifischer Daten bei Auswechslung von Schweißzangen zu vereinfachen und zuverlässiger zu machen sein könnte. 34 Die deutsche Gebrauchsmusterschrift 1 963 874 (Anlage K7) und die deut- sche Patentschrift 43 06 492 (Anlage K8) offenbaren keine auswechselbaren Schweißzangen. Die US-Patentschrift 5 451 850 (Anlage K19) offenbart u.a. in Be- zug auf einen Punktschweißroboter mit einer Schweißpistole ein Verfahren, das die Position des Werkzeugmittelpunkts korrigiert, wenn sich die Schweißpistolenspitze durch Abnutzung verbraucht (S. 1, linke Spalte, 2. Abs. der Übersetzung). Der Auf- satz von K. Pöll und U. Matuschek "Widerstandsschweißen mit schnellen Gleich- stromquellen und neuen Regelkonzepten" (Anlage E3/E4) betrifft ein Regelverfahren für das Widerstandsschweißen, bei dem im Rahmen von Kalibrierungsschweißungen zunächst die Regelungsparameter optimiert und die entsprechenden Schweißstrom- und -spannungsverläufe abgespeichert werden, die dann als Grundlage zur Bewer- tung der erfassen Istwerte bei den folgenden Schweißungen dienen (S. 6 f. der Ent- gegenhaltung). Die Betriebsprogramme (US-Patentschrift 5 451 850) bzw. die Schweißstrom- und -spannungsverläufe der Kalibrierungsschweißung (Aufsatz von K. Pöll und U. Matuschek, "Widerstandsschweißen mit schnellen Gleichstromquellen und neuen Regelkonzepten") sind aber - wie auch nach dem in der Streitpatentschrift wiedergegebenen Stand der Technik - in dem Regelgerät gespeichert (S. 4, linke Spalte, Abs. 2, S. 2 und 4 der Übersetzung der US-Patentschrift 5 451 850; S. 5, Bild 5 und S. 7 des Aufsatzes von K. Pöll und U. Matuschek). Auch die behauptete Vorbenutzung (Anlagen K4 bis K6, K16, K18) arbeitet schließlich damit, dass die 35 - 16 - Schweißprogramme in der Steuerung gespeichert werden (S. 5, Abs. 1, Anlage K4). Der in der Zange in Form von Verschaltzuständen der Anschlusspaare vorgesehene Programmanwahlcode, ist, wie ausgeführt, kein spezifisches Datum. Dies gilt auch für die Trafocodierung, die ebenfalls durch Verschaltung von an der Zange ange- brachten Anschlusspaaren bestimmt wird. Diese beinhaltet Adressdaten, die die Er- kennung der Zange ermöglichen, nämlich Informationen über die Nennausgangs- spannung des an der Schweißzange angebrachten Transformators sowie über Typ und Anzahl der Dioden. Ein aus dem Bereich der Automatisierungstechnik kommender Fachmann wird deshalb geradezu selbstverständlich zu der Meinung gelangen, sich nach Anregun- gen und Vorbildern bei anderen auswechselbaren Werkzeugen für programmge- steuerte Industrieroboter umsehen zu müssen. Denn zu seinen Aufgaben gehört es, technische Prozesse unterschiedlicher Art zu automatisieren. Das führt ihn ohne wei- teres zu der deutschen Offenlegungsschrift 33 26 615 (Anlage K12), die numerisch gesteuerte Bearbeitungszentren offenbart, an denen verschiedene auswechselbare Werkzeuge, insbesondere für die zerspanende Bearbeitung, eingesetzt werden. Die- se Schrift gibt ihm die Anregung, bei der Auswechslung von Werkzeugen an einem programmgesteuerten Industrieroboter die Qualität und Sicherheit der Datenverwal- tung dadurch zu erhöhen, dass die Daten in einem am auswechselbaren Werkzeug selbst angebrachten Speicher gespeichert werden. Die Entgegenhaltung schlägt zur besseren Sicherung der Speicherung der spezifischen Daten (Schutz vor Verlust oder Verwechslung, S. 8, Z. 32 bis S. 9, Z. 2) vor, sämtliche Parameter und sonsti- gen werkzeugspezifischen Daten auf einem an dem Werkzeug angebrachten Daten- speicher zu speichern und sie bei einem Werkzeugwechsel an die Steuerung des Bearbeitungszentrums zu übertragen (S. 6, Z. 1 bis 6; S. 8, Z. 16 bis 27). 36 - 17 - Der sich bei dem Schweißgebiet benachbarten Fertigungen umsehende Fachmann stößt zudem auf die deutsche Offenlegungsschrift 38 33 072 A1 (Anlage K9), die eine gesteuerte Schnitt- und Umformpresse mit auswechselbaren Werkzeu- gen betrifft (Anspruch 1 der Entgegenhaltung), und auf die europäische Patentan- meldung 0 214 666 A2 (Anlage K13), die eine Werkzeugmaschine mit auswechsel- baren Werkzeugen offenbart (Anspruch 1 der Entgegenhaltung). Diese Schriften lei- ten den Fachmann in die gleiche Richtung. Ziel beider Entgegenhaltungen ist die Vereinfachung und Sicherung der Verwaltung der spezifischen Daten (S. 1, Sp. 1, Z. 26 bis 43, Anlage K9; S. 3, vorletzter Absatz, Anlage K13). Auch sie schlagen zur Lösung der Aufgabe vor, die werkzeugspezifischen Daten auf einem an dem jeweili- gen Werkzeug selbst angeordneten Speicher zu speichern, von dem aus die Daten an die Steuerung übertragen werden (Anspruch 1 der deutschen Offenlegungsschrift 38 33 072 A1 und Anspruch 7 der europäischen Patentanmeldung 0 214 666 A2). 37 Durchgreifende Zweifel, dass der Fachmann den Nutzen dieser Vorbilder auch für programmgesteuerte Schweißungen erkennt und deshalb zur Übertragung ge- führt wird, ergeben sich nicht aus der Behauptung der Beklagten, Pressanlagen und Bearbeitungszentren für spanende Bearbeitung wiesen in Aufbau und Funktion ge- genüber einer (Widerstands-)Schweißvorrichtung erhebliche Unterschiede auf. Denn Auswirkungen der geltend gemachten Unterschiede auf die Behandlung spezifischer Daten sind nicht ersichtlich. 38 Von dem Fachmann der Automatisierungstechnik war mithin nur noch die Re- alisierung der Übertragung der bekannten Vorbilder gefordert. Das hierzu Nötige lag aber im handwerklichen Bereich, wie auch die Erörterung mit dem Sachverständigen ergeben hat. Soweit schweißspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden mussten - beispielsweise Störungen bei der Datenübertragung während des Schweißvorgangs oder Menge der im lokalen Speicher zu speichernden Daten -, ge- hörte hierzu auch, gegebenenfalls einen Schweißtechniker hinzuziehen. 39 - 18 - c) Geht man hingegen davon aus, dass es sich bei der Person, an die der Abhilfewunsch herangetragen wird, um einen Schweißfachingenieur, der sich mit der Steuerung und/oder Regelung von Schweißvorgängen befasst, handelt, so führt die das Naheliegen betreffende Würdigung zu demselben Ergebnis. 40 Auch der Schweißfachingenieur wird auf die deutsche Offenlegungsschrift 34 00 527 A1 (Anlage K15) als Ausgangspunkt seiner Überlegungen zurückgreifen. Da er jedoch weder aus dieser noch aus den weiteren Entgegenhaltungen aus dem Bereich der Schweißtechnik Anregungen zur Lösung des an ihn herangetragenen Problems erhält, hat auch er allen Anlass, sich für mögliche Anregungen und Vorbil- der aus dem benachbarten Bereich der industriellen Fertigung bei anderen auswech- selbaren Werkzeugen für programmgesteuerte Industrieroboter zu interessieren. Dies gilt um so mehr, als er es gewohnt ist, in der Diskussion schweißtechnischer Problemstellungen auf Entwicklungen und Problemstellungen in anderen Werkzeug- bereichen zu stoßen. Denn diese werden in denselben Druckschriften erörtert. Dies ergibt sich beispielsweise aus der Veröffentlichung von R. Dunkes: "Werkzeugwech- selsystem für hydraulische Pressen" (Anlage K10). Im unmittelbaren Anschluss an den von der Klägerin dem Streitpatent entgegengehaltenen Artikel, der die Optimie- rung des Werkzeugwechsels bei hydraulischen Pressen betrifft, findet sich in dieser Zeitschrift ein Artikel mit dem Titel "Schweißmaschine für die Herstellung von Bau- stahlmatten" (S. 44 der Zeitschrift, Anlage K10), der sich mit der Rationalisierung von Arbeitsabläufen bei Schweißmaschinen befasst. Dies wird durch die US-Patentschrift 5 451 850 (Anlage K19) bestätigt. Aus dieser ergibt sich, dass bestimmte Problem- stellungen in der Schweißtechnik und in benachbarten Bereichen der industriellen Fertigung gleichermaßen auftreten, gemeinsam erörtert und einander entsprechende Lösungen vorgeschlagen werden. Diese Entgegenhaltung offenbart ein Verfahren zur Korrektur eines Werkzeugmittelpunkts und führt aus, dass sich sowohl bei Schweißpistolen von Punktschweißrobotern als auch bei Schleifwerkzeugen von 41 - 19 - Schleifrobotern der Werkzeugmittelpunkt durch Verbrauch und Verschleiß verändere, was durch einen Federmechanismus korrigiert werde (S. 1, Sp. 1, 2. und 3. Abs. der Übersetzung Anlage K19). Zur Lösung des Problems für beide Bereiche der indus- triellen Fertigung schlägt die Entgegenhaltung ein Verfahren zur Korrektur der Positi- on des Werkzeugmittelpunkts vor, das die Beziehung zwischen Arbeitszeit und dem Änderungsumfang des Werkzeugmittelpunkts berücksichtigt. In dem benachbarten Bereich der industriellen Fertigung bei anderen aus- wechselbaren Werkzeugen für programmgesteuerte Industrieroboter stößt auch der Schweißfachingenieur auf die deutsche Offenlegungsschrift 33 26 615 (Anlage K12), die deutsche Offenlegungsschrift 38 33 072 A1 (Anlage K9) und die europäische Pa- tentanmeldung 0 214 666 A2 (Anlage K13). Die Anregung aus diesen Entgegenhal- tungen, die Qualität und Sicherheit der Datenverwaltung dadurch zu erhöhen, dass die Daten auf einem am auswechselbaren Werkzeug selbst angebrachten Speicher gespeichert und bei einem Werkzeugwechsel an die Steuerung des Bearbeitungs- zentrums übertragen werden, überträgt der Fachmann in vergleichbarer Weise wie bereits erörtert ohne erfinderische Tätigkeit auf die Schweißvorrichtung gemäß der deutschen Offenlegungsschrift 34 00 527 A1 (Anlage K15) und kommt zur streitpa- tentgemäßen Lösung. 42 d) Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, das Streitpatent sei jedenfalls deshalb als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anzusehen, weil zwischen dem Zeitpunkt der Offenlegung des Standes der Technik gemäß der deutschen Offenle- gungsschrift 33 26 615 (Anlage K12) und der deutschen Offenlegungsschrift 34 00 527 A1 (Anlage K15), nämlich 1985, und dem Prioritätszeitpunkt des Streitpa- tents, nämlich 1998, ein langer Zeitraum, nämlich 13 Jahre, liege. Dieses Beweisan- zeichen werde durch die Behauptung der Klägerin, die ein führendes Unternehmen der Schweißtechnik sei, bestätigt, noch 1997 und damit kurz vor dem Prioritätszeit- punkt des Streitpatents die Programmfortschaltung PF4 vertrieben zu haben. Diese 43 - 20 - löse die streitpatentgemäße Aufgabe nicht, da sie noch immer vorsehe, dass die spezifischen Daten in einem zentralen Speicher in der Steuerung abgelegt seien. Der Senat geht davon aus, dass sich die Beklagte insoweit den Vortrag der Klägerin zur offenkundigen Vorbenutzung hilfsweise zu eigen macht. Es kann dahinstehen, ob generell oder auch nur fallweise ein langer Zeitraum, der bis zur Entstehung der Erfindung verstrichen ist, ein verlässliches Beweisanzei- chen für die erfinderische Tätigkeit sein kann. Jedenfalls im konkreten Fall können hieraus keine entsprechenden Schlüsse gezogen werden. Zwar war die Grundlage für den in der Streitpatentschrift geschilderten Nachteil bereits 1985 gelegt, da aus- weislich der deutschen Offenlegungsschrift 34 00 527 A1 (Anlage K15) bereits zu diesem Zeitpunkt Schweißvorrichtungen mit auswechselbaren Zangen existierten, bei denen der im Streitpatent geschilderte Nachteil auftrat, da die spezifischen Daten in der Programmsteuerung abgelegt waren. Es ist aber anzunehmen, dass Unter- nehmen, die das geschilderte Problem zu diesem Zeitpunkt erkannten, unter Kosten- Nutzen Gesichtspunkten zunächst eine Abhilfe verwarfen und diese erst später ver- anlassten. Denn das Bedürfnis für die Lösung des dem Streitpatent zugrundeliegen- den Problems stellte sich verstärkt erst kurz vor dem Prioritätstag. Die Beklagte selbst führt insoweit aus (Tz. 26 der Berufungsbegründung vom 21.11.2005), erst in der Kombination der Anforderungen - Auswechselbarkeit der Regelungselektronik bezüglich einer Vielzahl von Schweißzangen unterschiedlicher Typen unter Verwen- dung zangenspezifischer Daten, insbesondere einschließlich Referenzdatensätze - habe sie erkannt, dass die Handhabung der Vielzahl der Datensätze und deren Or- ganisation innerhalb der Regelungsanlage problematisch sein könnten. Referenzda- tensätze setzte aber die Beklagte, wie sie selbst vorträgt (Tz. 25 der Berufungsbe- gründung vom 21.11.2005) und wie sich auch aus der Patentschrift ergibt (Abs. 0005, Satz 2 der Übersetzung), erst seit kurzem vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents ein. Während sich das Bedürfnis für die Lösung des Problems ver- stärkte, vereinfachte und verbilligte sich die Umsetzung der Abhilfe durch Anbringung 44 - 21 - lokaler Speicher an den Zangen. Denn in der Zeit zwischen 1985 und 1998 entwi- ckelte sich die Speichertechnologie erheblich; die Speicherkapazität der Speicher- bausteine stieg und deren Preise sanken. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass für Unternehmen, die die in der Streitpatentschrift geschilderten Nachteile erkannten, ein sofortiger oder auch nur alsbaldiger Umbau oder Austausch der vorhandenen Schweißvorrichtungen mit erheblichen Kosten verbunden gewesen wäre. Regelmä- ßig werden solche Änderungen erst nach der steuerlichen Abschreibung der Maschi- nen vorgenommen. II. Auch der nebengeordnete Patentanspruch 7, der eine entsprechende Schweißzange betrifft, beruht aus den genannten Erwägungen nicht auf erfinderi- scher Tätigkeit. Dies gilt ebenso für Anspruch 12, der ein entsprechendes Verfahren zum Betrieb eines Regelgeräts beansprucht. Die auf Ansprüche 1 und 7 rückbezo- genen Unteransprüche 2 bis 6 und 8 bis 11 in der erteilten Fassung haben ebenfalls keinen Bestand; für einen eigenständigen erfinderischen Gehalt ist nichts ersichtlich und auch nichts geltend gemacht. 45 III. 1. Patentanspruch 1 in der von der Beklagten hilfsweise verteidigten Fas- sung unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass im lokalen Daten- speicher nicht "spezifische Daten" sondern "spezifische Steuer- und/oder Regelpa- rameter, einschließlich Referenzdatensätze" gespeichert und über eine Schnittstelle an der Zange an Stelle von "Daten" an das Regelgerät "Datensätze" übertragen wer- den sollen. 46 47 2. Es kann dahinstehen, ob dieser Patentanspruch unzulässig erweitert ist oder ob er eine bloße Klarstellung enthält, insbesondere ob die Wortwahl "einschließ- lich" dahin zu verstehen ist, dass besondere spezifische Steuer- und/oder Regelda- tensätze, nämlich Referenzdatensätze verwendet werden müssen oder ob Referenz- - 22 - datensätze lediglich als eine Alternative der spezifischen Steuer- und/oder Regelda- tensätze genannt sind. Denn der Beklagten kann nicht darin beigetreten werden, Referenzdatensätze im Sinne des Streitpatents seien über die Kennzeichnung in Abs. 0005, Sp. 1, Z. 55 bis Sp. 2, Z. 1 hinaus durch solche Parameter gekennzeichnet, die es erlaubten, un- terschiedliche Schweißaufgaben mit ein und derselben Schweißzange ohne Schweißprogrammumschaltung zu erledigen, für die zuvor unterschiedliche Schweiß- zangen und jeweils für jede Aufgabe eine Schweißprogrammumschaltung erforder- lich gewesen seien. Referenzdatensätze würden, wie in dem Aufsatz von K. Pöll und U. Matuschek, "Widerstandsschweißen mit schnellen Gleichstromquellen und neuen Regelkonzepten" (Anlage E3), dort auf S. 11 f. beschrieben, erstellt: Es würden mit einer Zange jeweils Kalibrierungsschweißungen im Bereich der dünnsten Blechkom- bination vorgenommen und abgespeichert. Mit derselben Schweißzange würden dann auch andere Blechkombinationen geschweißt, wobei die Regelsteuerung, aus- gehend von der abgespeicherten Kalibrierungsschweißung, den Schweißstrom bei den dickeren Blechkombinationen zurücknehme und die Schweißzeit entsprechend verlängere. 48 Dies offenbart die genannte Textstelle der Streitpatentschrift nicht, obwohl sie den Begriff der Referenzdatensätze definiert. Nach dem Wortlaut der Textstelle wer- den für mehrere verschiedene Schweißungen ("different welds") mehrere Schweiß- zangen ("welding tongs") verwendet, woraus sich die Parameter der Referenzdaten- sätze ergeben. Die genannte Textstelle stellt nicht - beispielsweise durch Einfügung des Adverbs "each" ("… that depend upon the welding tongs each used for different welds") - klar, dass jede der mehreren Schweißzangen für verschiedene Schweißun- gen verwendet würde. 49 - 23 - Eine darüber hinausgehende Bedeutung des Begriffs der Referenzdatensätze ergibt sich entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht aus der weiteren Be- schreibung des Streitpatents (Abs. 0004, Sp. 1, Z. 38 bis 45): "In these methods, du- ring welding, measuring devices continously measure the dynamic welding current and the electrode voltage. If any deviations from the reference curve occur, the con- trol and/or regulating devices adjust the welding current source so that the measured current and voltage curves match the specified reference curve as closely as possi- ble." Diese Textstelle beschreibt lediglich, wie auch der Sachverständige ausgeführt hat, das Grundverfahren des dynamischen Regelverfahrens: Während der Schwei- ßung werden der dynamische Schweißstrom und die Elektrodenspannung kontinuier- lich gemessen. Bei Abweichung von der Referenzkurve passt das (Steuer- und/oder) Regelgerät die Schweißstromquelle an, so dass der gemessene Strom- und Span- nungsverlauf der vorgegebenen Referenzkurve möglichst genau entspricht. 50 3. Patentanspruch 1 in der hilfsweise verteidigten Fassung beruht eben- falls nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). Es gelten die obigen Ausführun- gen (Ziff. I 5) entsprechend. Auch dann, wenn dem Fachmann daran gelegen ist, (nur) die Verwaltung solcher spezifischer Daten zu vereinfachen und verlässlicher zu machen, die von den spezifischen Zangen abhängen, stößt er mangels entspre- chender Anregungen im Bereich der Schweißtechnik auf die deutsche Offenlegungs- schrift 33 26 615 (Anlage K12), die deutsche Offenlegungsschrift 38 33 072 A1 (An- lage K9) und die europäische Patentanmeldung 0 214 666 A2 (Anlage K13) und überträgt die dortige Anregung in naheliegender Weise auf die aus der deutschen Offenlegungsschrift 34 00 527 A1 (Anlage K15) bekannte Schweißvorrichtung in der Weise, dass die Referenzdatensätze auf einem an der Schweißzange angebrachten lokalen Speicher gespeichert und bei dem Zangenwechsel auf die (Steuer- und/oder) Regeleinheit übertragen werden. 51 - 24 - 4. Diese Ausführungen gelten ebenso für die Nebenansprüche 7 und 12 in der hilfsweise verteidigten Fassung, die sich von den Ansprüchen in der erteilten Fassung ebenfalls lediglich durch die Spezifikation der spezifischen Daten unter- scheiden. Auch die rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6 und 8 bis 11 in der hilfs- weise verteidigten Fassung sind damit nicht patentfähig. 52 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 121 Abs. 2 PatG, 97 Abs. 1 ZPO. 53 Scharen Lemke Asendorf Gröning Berger Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.05.2005 - 2 Ni 3/04 (EU) -