I ZR 206/07

Schreibfehlerberichtigung vom 20. August 2010 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 206/07 Verkündet am: 21. Januar 2010 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Schreibfehlerberichtigung Das Urteil vom 21. Januar 2010 wird dahingehend berichtigt, dass die Normenzeile für den Leitsatz lautet: MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, §§ 11, 17, 27 Abs. 1 Karlsruhe, den 20. August 2010 Bundesgerichtshof Geschäftsstelle des I. Zivilsenats Führinger, Justizangestellte Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja DiSC MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, §§ 11, 27 Abs. 1 a) Die Übertragung der ausländischen Schutzanteile von IR-Marken richtet sich nach dem jeweiligen Auslandsrecht. b) Der Schutz der Marke des Geschäftsherrn nach § 11 MarkenG erstreckt sich auch auf i.S. des § 9 MarkenG ähnliche Agentenmarken. c) Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der ausländischen Marke des Ge- schäftsherrn und der Agentenmarke ist eine hypothetische Kollisionsprüfung maßgeblich, bei der die Marke des Geschäftsherrn wie eine im Inland eingetragene Marke der Agentenmarke gegenüberzustellen ist. d) Bei der hypothetischen Kollisionsprüfung ist allein auf das Verkehrsverständnis im Inland abzustellen. BGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - I ZR 206/07 - OLG Karlsruhe LG Mannheim - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 21. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch für Recht erkannt: Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Kläge- rin gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 28. November 2007 werden zurückgewiesen. Die Kosten des Revisionsverfahrens tragen die Klägerin zu 1/5 und die Beklagte zu 4/5. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin, die früher unter C. L. C. (CLC) firmierte, bietet Persönlichkeitstest- und Bewertungsverfahren an. Sie ist Inhaberin einer im Jahr 1997 unter anderem für Tests, Arbeitsunterlagen und Schulungen ein- getragenen US-Marke, die den Schriftzug "DiSC" in folgender grafischer Ge- staltung aufweist: 1 - 3 - Die Eintragung enthält folgenden Disclaimer: "No claim is made to the exclusive right to use "DISC" apart from the mark as shown". Die Klägerin nimmt für die Marke eine Priorität ("first use in commerce") von 1972 in An- spruch. 2 3 Beim Vertrieb in Deutschland arbeitete die Klägerin seit 1990 mit Herrn G. K. zusammen. Die Zusammenarbeit erfolgte auf der Grundlage eines Vertriebsvertrags, mit dem sich G. K. verpflichtete, die von ihm vertriebenen Produkte ausschließlich mit Marken der Klägerin zu kenn- zeichnen und diese Marken nicht in eigenem Namen anzumelden. Anstelle der Bezeichnung "DiSC", die aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe dominance, influence, submission (oder steadiness) und compliance (oder conscientious- ness) gebildet ist, verwendete er beim Vertrieb in Deutschland die Bezeichnun- gen "DISG-Training" und "DISG", die für dominant, initiativ, stetig und gewis- senhaft stehen. Ohne Zustimmung der Klägerin meldete G. K. am 22. Mai 1991 die deutschen Wortmarken "DISG" und "DISG Training" für "Test-, Prüfungs- und Arbeitsunterlagen in schriftlicher und/oder maschinenlesbarer Form zur Ermittlung und/oder Beurteilung von Persönlichkeitsprofilen, der Ar- beitsmethodik sowie des Motivationsmanagements, Seminare für Anwender, Trainerausbildung" an. Anmeldungen entsprechender internationaler Wortmar- ken bei der WIPO erfolgten durch ihn für Österreich und die Schweiz. Aufgrund eines am 9. Februar 2000 geschlossenen Vertrags (nachfol- gend: DISG-Vertrag) übernahm anstelle von G. K. die DISG Trai- ning GmbH (nachfolgend: DISG GmbH) die Vertragsbeziehung mit der Kläge- rin. Die deutschen und IR-Marken, von denen die Klägerin weiterhin keine Kenntnis hatte, wurden von G. K. auf die DISG GmbH umgeschrie- ben. Die Zusammenarbeit zwischen der DISG GmbH und der Klägerin endete mit Vertrag vom 29. Dezember 2003 (nachfolgend: Änderungsvertrag). Seit 4 - 4 - dem 1. Januar 2004 führt die Beklagte den Geschäftsbetrieb der DISG GmbH fort. Im Jahr 2004 wurden die Marken auf die Beklagte umgeschrieben. 5 Die Klägerin hat behauptet, sie habe die von der Beklagten beanspruch- ten Marken bereits durch den DISG-Vertrag und den Änderungsvertrag mit dinglicher Wirkung von der DISG GmbH erworben. Jedenfalls habe G. K. die Marken als Agent der Klägerin unberechtigt angemeldet, so dass ein Übertragungsanspruch bestünde. Die Marken der Beklagten seien nichts anderes als Übersetzungen der Marken der Klägerin. Die Klägerin hat beantragt,6 die Beklagte zu verurteilen, in die Eintragung der Klägerin als Inhaberin der beim Deutschen Patent- und Markenamt am 22. Mai 1991 angemeldeten na- tionalen Marken "DISG" Nr. 2 011 067 und "DISG-Training" Nr. 2 011 068, jeweils am 23. März 1992 eingetragen für "Test-, Prüfungs- und Arbeitsunterlagen in schriftlicher und/oder maschinenlesbarer Form zur Ermittlung und/oder Beurtei- lung von Persönlichkeitsprofilen, der Arbeitsmethodik sowie des Motivationsma- nagements, Seminare für Anwender, Trainerausbildung" (Klassen 9, 16, 41), sowie der internationalen Marken "DISG", Nr. 599556 und "DISG-Training", Nr. 599557, jeweils am 12. Januar 1993 eingetragen bei der World Intellectual Property Organisation für "Test-, Prüfungs- und Arbeitsunterlagen in maschinen- lesbarer Form zur Ermittlung und/oder Beurteilung von Persönlichkeitsprofilen, der Arbeitsmethodik sowie des Motivationsmanagements; Test-, Prüfungs- und Arbeitsunterlagen in schriftlicher Form zur Ermittlung und/oder Beurteilung von Persönlichkeitsprofilen, der Arbeitsmethodik sowie des Motivationsmanagements; Seminare für Anwender, Trainerausbildung" (Klassen 9, 16, 41) mit den Bestim- mungsstaaten Österreich und Schweiz für sämtliche Waren und Dienstleistungen einzuwilligen; hilfsweise: die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin die (oben bezeichneten) nationalen Mar- ken zu übertragen und bei dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Eintra- gung der Klägerin als Rechtsnachfolgerin der Beklagten für die vorgenannten Marken für sämtliche Waren und Dienstleistungen einzuwilligen; weiter hilfsweise: die Beklagte zu verurteilen, bei dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der (oben bezeichneten) nationalen Marken einzuwilligen. - 5 - 7 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat behauptet, die Be- zeichnung DISC habe beschreibenden Charakter und sei ein Akronym für be- stimmte Verhaltensmuster. Die Beklagte hat außerdem in zweiter Instanz die Einrede der Verjährung erhoben. Das Landgericht hat der Klage mit dem ersten Hilfsantrag stattgegeben und sie im Übrigen abgewiesen. Die Berufung der Beklagten und die An- schlussberufung der Klägerin hatten keinen Erfolg. Mit der vom Senat zugelas- senen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen. Mit der Anschlussrevision begehrt sie die Aufhebung des Berufungsurteils, soweit zu ihrem Nachteil ent- schieden worden ist. Die Beklagte beantragt, die Anschlussrevision der Kläge- rin zurückzuweisen. 8 Entscheidungsgründe: A. Das Berufungsgericht hat den mit der Anschlussberufung weiterver- folgten Hauptantrag auf Zustimmung zur Umschreibung der Marken der Beklag- ten auf die Klägerin für unbegründet erachtet. Dem mit dem ersten Hilfsantrag geltend gemachten Anspruch auf Übertragung der beiden deutschen Marken hat es hingegen aus §§ 11, 17 Abs. 1 MarkenG stattgegeben. Zur Begründung hat das Berufungsgericht ausgeführt: 9 Die Klägerin könne sich nicht darauf stützen, dass ihr die streitgegen- ständlichen Marken durch den sogenannten DISG-Vertrag übertragen worden seien. Dieser Vertrag sei nach dem Willen der Parteien nicht unmittelbar auf die dingliche Übertragung der Marken gerichtet gewesen. Der Wortlaut spreche für 10 - 6 - eine bloße Verpflichtung zu einer künftigen Abtretung. Jedenfalls scheitere ein entsprechendes Verfügungsgeschäft daran, dass der Zessionar nicht hinrei- chend genau bezeichnet sei. Auch der Änderungsvertrag enthalte keine Abtre- tung der Marken. 11 Der Rechtsvorgänger der Beklagten, G. K. , sei jedoch auf- grund der Vertriebspartnerschaft zum Zeitpunkt der Eintragung der Marken Agent der Klägerin i.S. von § 11 MarkenG gewesen. Die im Jahr 1997 eingetra- gene US-Marke "DiSC" der Klägerin sei nach US-amerikanischem Recht durch Benutzungsaufnahme bereits im Jahr 1986 entstanden. Sie genieße deshalb gegenüber den am 22. Mai 1991 angemeldeten Agentenmarken die bessere Priorität. § 11 MarkenG verbiete die Registrierung nicht nur identischer, sondern auch verwechselbarer Marken. Bei der hypothetischen Kollisionsprüfung werde die Marke der Klägerin den Agentenmarken wie eine im Inland eingetragene Marke gegenübergestellt. Es komme nicht darauf an, ob die Marke der Klägerin in den USA nur aufgrund der konkreten grafischen Gestaltung eingetragen worden sei und keinen Schutz für die Buchstabenkombination "DISC" als sol- che genieße. Schutzhindernisse aufgrund besonderer Freihaltebedürfnisse im Ursprungsland seien nicht zu berücksichtigen, sofern sie im Zielstaat nicht vor- lägen. Deshalb sei auf das Verständnis des deutschen Verkehrs abzustellen. Die Bezeichnung "DISC" sei für die in Rede stehenden Waren und Dienstleis- tungen in Deutschland nicht rein beschreibend. Die weitgehenden Überein- stimmungen in Schriftbild und Klang begründeten die Verwechslungsgefahr der Marken. 12 - 7 - Die Übertragungspflicht richte sich gegen die Beklagte als Rechtsnach- folgerin des ungetreuen Agenten. Mit der erstmals im Berufungsrechtszug er- hobenen Verjährungseinrede sei die Beklagte ausgeschlossen. 13 14 B. Die Revision und die Anschlussrevision haben keinen Erfolg. I. Anschlussrevision der Klägerin15 Das Berufungsgericht hat dem auf Umschreibung gerichteten Hauptan- trag der Klägerin nicht entsprochen. Dagegen wendet sich die zulässige An- schlussrevision ohne Erfolg. Weder der DISG-Vertrag noch der Änderungsver- trag enthalten eine Übertragung der von G. K. angemeldeten Mar- ken auf die Klägerin. - 16 1. Zu Recht und von der Anschlussrevision unbeanstandet hat das Beru- fungsgericht angenommen, dass es sich nach deutschem Recht beurteilt, ob die nationalen Marken der Beklagten auf die Klägerin übertragen wurden. Dies folgt aus dem Territorialitätsprinzip (BGH, Urt. v. 2.5.2002 - I ZR 300/99, GRUR 2002, 972, 973 = WRP 2002, 1156 - FROMMIA). Die Rechtswahl in Num- mer 17 des Vertrages vom 9. Februar 2000 ist insoweit unbeachtlich. Für die Übertragung des deutschen Anteils der IR-Marken gilt gemäß §§ 27, 107 Abs. 1 MarkenG nichts anderes (vgl. BGHZ 18, 1, 12 - Hückel; BGH, Urt. v. 22.1.1998 - I ZR 113/95, GRUR 1998, 699, 701 = WRP 1998, 600 - SAM; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 27 Rdn. 60). 17 Im Hinblick darauf, dass als Bestimmungsländer der IR-Marken Öster- reich und die Schweiz angegeben sind, ist allerdings das Recht dieser Staaten für die Übertragung der entsprechenden Schutzanteile maßgeblich (vgl. Fammler in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 2, Rdn. 794, 796). Indes 18 - 8 - erweist es sich als im Ergebnis unerheblich, dass das Berufungsgericht es ver- säumt hat, insoweit österreichisches und schweizerisches Recht heranzuzie- hen. Die Unterschiede, die in diesen Rechtsordnungen möglicherweise - etwa im Hinblick auf das deutsche Abstraktionsprinzip - zum deutschen Recht beste- hen, wirken sich auf die Auslegung der englischsprachigen Verträge durch das Berufungsgericht nicht aus. 2. Die Auslegung von Individualvereinbarungen ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. Das Revisionsgericht kann die Vertragsauslegung nur darauf überprüfen, ob sie gegen gesetzliche Auslegungsregeln oder Denkge- setze verstößt, erfahrungswidrig ist oder wesentlichen Tatsachenstoff außer Acht lässt (BGHZ 150, 32, 37 - Unikatrahmen; BGH, Urt. v. 15.9.2005 - I ZR 58/03, TranspR 2006, 38 Tz. 27). Solche Rechtsfehler werden von der Revision nicht aufgezeigt und lassen sich dem Berufungsurteil auch nicht ent- nehmen. 19 a) Das Berufungsgericht ist ohne weiteres davon ausgegangen, dass die nationalen und IR-Wortmarken der Beklagten von der Regelung in Num- mer 10 E DISG-Vertrag erfasst werden, die von der Beklagten als Rechtsnach- folgerin der DISG GmbH zu beachten ist. Das lässt keinen Rechtsfehler erken- nen. 20 Nummer 10 E Satz 4 DISG-Vertrag bezieht sich insbesondere auf Rech- te, die der Lizenznehmer an "Marken" ganz oder teilweise erworben hat ("... if ... the LICENSEE has ... obtained rights in .... Trademarks ... (in whole or in part) ..."). Dabei werden nach der Definition in Nummer 10 C Satz 1 unter "Marken" die in Exhibit D aufgeführten Marken der Klägerin verstanden, die sich wieder- um aus einer Verweisung auf Exhibit E ergeben. Darunter findet sich die Wort-/Bildmarke 21 - 9 - . 22 Gemäß Nummer 10 C Satz 1 DISG-Vertrag erkennt der Lizenznehmer das ausschließliche Recht der Klägerin an diesen Marken an, unabhängig da- von, in welcher Sprache sie benutzt werden. Die Bezeichnung "DISG" beruht auf den Anfangsbuchstaben der deutschen Begriffe, die sich bei Übersetzung der englischen Wörter ergeben, aus deren Anfangsbuchstaben die Abkürzung DiSC gebildet wurde. Damit stellt sich "DISG" als Übersetzung von "DiSC" dar, so dass die nationalen und IR-Marken DISG und DISG-Training der Beklagten als Übersetzung eines Wortbestandteils der Wort-/Bildmarke DiSC - Dimensions of Behavior - der Klägerin gemäß Exhibit E des DISG-Vertrags anzusehen sind. Sie fallen damit in den Anwendungsbereich der in Num- mer 10 E Satz 4 DISG-Vertrag getroffenen Regelung. b) Das Berufungsgericht hat ebenfalls rechtsfehlerfrei angenommen, aus Nummer 10 E DISG-Vertrag ergebe sich kein unmittelbar auf dingliche Übertra- gung der Marken gerichteter Parteiwille, sondern nur eine Verpflichtung zu ei- ner künftigen Abtretung. Zwar sei die Formulierung "said copyrights … shall … be conveyed and assigned in their entirety to CLC" im Ausgangspunkt mehr- deutig. Gegen den Willen zur sofortigen Übertragung spreche aber das Fehlen eines entsprechenden klarstellenden Hinweises ("shall herewith") und insbe- sondere der Umstand, dass bei Beendigung des Vertrages die Übertragung der Rechte "by execution and delivery of all appropriate instruments" erfolgen solle. Danach sei mit dem Vertrag noch keine unmittelbare Übertragung gewollt ge- wesen, vielmehr seien die Vertragsparteien davon ausgegangen, die einschlä- gigen Urkunden erst noch auszufertigen. 23 - 10 - 24 Dieser Beurteilung kann die Klägerin nicht mit Erfolg ihre eigene Ausle- gung entgegenhalten, wonach das Weglassen eines klärenden Zusatzes auf einem Versehen beruhe und sich die Formulierung zu geeigneten Maßnahmen nur auf eventuell für eine wirksame Übertragung einzuhaltende Formvorschrif- ten beziehe. Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass das Beru- fungsgericht diese Auslegungsmöglichkeiten nicht in seine Überlegungen ein- bezogen hat. Obwohl das Berufungsgericht geprüft hat, ob sich aus dem DISG-Vertrag unmittelbar eine dingliche Übertragung der streitgegenständlichen Marken unter der aufschiebenden Bedingung der Vertragsbeendigung ergibt, hängt sein Aus- legungsergebnis nicht von der Anwendbarkeit des Abstraktionsprinzips im deutschen Zivilrecht ab. Die Auslegung des Vertragswortlauts ist dadurch nicht beeinflusst. Das Berufungsgericht konnte deshalb ohne Rechtsfehler auch eine Übertragung der österreichischen und schweizerischen Schutzanteile der IR- Marken verneinen. Es kann daher dahinstehen, ob die für das deutsche Recht zutreffende Annahme des Berufungsgerichts, es fehle an der für ein Verfü- gungsgeschäft erforderlichen bestimmten Bezeichnung des Zessionars, weil die Rechte an CLC oder ihre "affiliate(s)" übertragen werden sollten (vgl. Num- mer 10 E DISG-Vertrag), auch für die Rechtsordnungen der Schweiz und Österreichs zutrifft. 25 c) In Nummer 3 D des Änderungsvertrags erfolgte ebenfalls keine Abtre- tung der Marken an die Klägerin. Nach dieser Bestimmung gehören sämtliche Rechte an Marken, Namen, Zeichen, Logos und Abbildungen, die im DISG- Vertrag lizenziert wurden, ungeachtet der Sprache, in der sie verwendet wer- den, ausschließlich der Klägerin oder den mit ihr verbundenen Unternehmen. Nach Ansicht des Berufungsgerichts liegt darin mangels Übertragungswillens 26 - 11 - keine unmittelbar auf eine Übertragung gerichtete Einigung. Außerdem beziehe sich die Regelung nur auf die im Anhang E zum DISG-Vertrag ausdrücklich aufgeführten Zeichen. Diese Auslegung ist durch den Wortlaut der Verträge jedenfalls nahegelegt und als tatrichterliche Würdigung zumindest revisions- rechtlich nicht zu beanstanden. Entgegen der Ansicht der Klägerin verstößt es insbesondere nicht gegen das Gebot interessengerechter Auslegung, dass das Berufungsgericht die erst lange nach Vertragsunterzeichnung erlangte Kenntnis der Klägerin von den Markenregistrierungen durch G. K. nicht als für die Vertragsauslegung maßgeblichen Umstand herangezogen hat. Eine dingliche Übertragung ergibt sich auch nicht aus Nummer 3 A des Änderungsvertrags. Nach deren Satz 2 verpflichtet sich der Lizenznehmer zwar, in dem vernünftigerweise erforderlichen Ausmaß ("to the extent reaso- nably required") die notwendigen oder nützlichen Dokumente anzufertigen, um der Klägerin alle Urheberrechte oder anderen gewerblichen Schutzrechte zu übertragen, die ihr zustehen sollen; soweit sie nicht zugunsten der Klägerin entstehen, würden sie hiermit übertragen. Nach der Würdigung des Berufungs- gerichts betrifft diese Regelung aber allein die lizenzierten Produkte einschließ- lich der Übersetzungen der Lizenznehmerin ("Translated Products"). Der Begriff der "Translated Products" werde in Nummer 1 A DISG-Vertrag unter Verweis auf die in Exhibit A aufgelisteten, urheberrechtlich geschützten Werke definiert. Diese Beurteilung entspricht Wortlaut sowie Systematik des Änderungsvertrags und ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Insbesondere beziehen sich die Wörter "relating thereto" gegen Ende des zweiten Satzes der Nummer 3 A auf deren Satz 1, in dem ausschließlich von Rechten an den Arbeiten und Produk- ten des Lizenzgebers CLC ("… all rights … in and to all CLC works and pro- ducts …") die Rede ist. Das Berufungsgericht konnte unter diesen Umständen ohne Rechtsfehler annehmen, dass die Regelung in Nummer 1 A DISG-Vertrag nicht für die Marken der Beklagten gilt, obwohl die Marke "DISG" als Überset- 27 - 12 - zung der Marke "DiSC" angesehen werden kann und Nummer 10 C des DISG- Vertrags - der außer einer Nummer 3 D des Änderungsvertrags entsprechen- den Bestätigung der Rechtsinhaberschaft der Klägerin eine Regelung zum Um- fang der Lizenzierung enthält - in Satz 1 und 4 ausdrücklich auch Übersetzun- gen der lizenzierten Marken erfasst. II. Revision der Beklagten28 Die Revision der Beklagten gegen ihre Verurteilung nach dem ersten Hilfsantrag hat ebenfalls keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, dass zwischen der Klägerin und G. K. im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der (nationalen) Streitmarken ein Agentenverhältnis bestand und der Klägerin daher gegen die Beklagte als Rechtsnachfolgerin des Markenanmelders aus §§ 11, 17 Abs. 1 MarkenG ein Anspruch auf Übertragung der Streitmarken zusteht. 29 1. Nach § 11 MarkenG kann eine Marke gelöscht werden, wenn sie ohne Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter einge- tragen worden ist. Die Bestimmung des § 17 MarkenG sieht für diesen Fall un- ter anderem einen Anspruch auf Übertragung der Marke vor. Zweck der Rege- lung ist es, den Markeninhaber vor einem ungetreuen Agenten oder Vertreter zu schützen, der sich eine Marke eigenmächtig aneignet, die der Geschäftsherr - regelmäßig im Ausland - früher für sich in Anspruch genommen hat und die für den Agenten typischerweise gerade erst durch die Übernahme der Vertretung von Interesse ist (BGHZ 176, 116 Tz. 20 - audison). 30 2. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die US- Marke "DiSC" der Klägerin gegenüber den streitgegenständlichen Marken der Beklagten prioritätsälter ist. Zwar wurde die Marke erst 1997 eingetragen. Nach 31 - 13 - den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Klägerin die Marke jedoch in ihrer konkreten Form bereits im Jahr 1986 benutzt und dadurch nach US-amerikanischem Recht ein Markenrecht erworben ("first use in com- merce"). Bei der älteren Marke des Geschäftsherrn kann es sich auch um eine ausländische Benutzungsmarke handeln (vgl. BGH, Urt. v. 26.6.2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Tz. 45 = WRP 2008, 1319 - EROS; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 11 Rdn. 15). Da sich die Markeninhaberschaft nach dem Recht des jeweiligen Staates richtet, kommt es auf die in Deutschland gel- tenden Voraussetzungen für die Entstehung von Benutzungsmarken nicht an. Der Anwendung der §§ 11, 17 MarkenG steht nach § 152 MarkenG auch nicht entgegen, dass die zu übertragenden Marken in Deutschland bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 geschützt waren (vgl. BGHZ 176, 116 Tz. 20 - audison; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 269, 270). 3. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarken "DISG" und "DISG Training" am 22. Mai 1991 bestand zwischen der Klägerin und dem Markenan- melder K. ein Agentenverhältnis in Gestalt eines Vertriebsvertrags. Er- forderlich ist ein Vertrag, der zur Wahrnehmung der Interessen des Geschäfts- herrn im geschäftlichen Verkehr verpflichtet. Es muss eine einseitige Interes- senbindung des Agenten bestehen, die es diesem verbietet, die Marke ohne Zustimmung des anderen Teils eintragen zu lassen (BGHZ 176, 116 Tz. 21 - audison). Dies ist hier der Fall und wird von der Beklagten auch nicht in Abre- de gestellt. G. K. hat sich ausdrücklich verpflichtet, die Marken der Klägerin nicht im eigenen Namen anzumelden. Die Klägerin hat der Anmeldung der Marken nicht zugestimmt. 32 4. Zutreffend hat das Berufungsgericht auch die Passivlegitimation der Beklagten bejaht. Sie ist hinsichtlich der Streitmarken Rechtsnachfolgerin des Markenanmelders K. . Als die Beklagte die Marken erworben hat, waren 33 - 14 - diese bereits mit den Ansprüchen aus §§ 11, 17 MarkenG belastet (vgl. BGHZ 176, 116 Tz. 18 - audison). 34 5. Der Schutz der Marke des Geschäftsherrn nach § 11 MarkenG besteht nicht nur gegenüber identischen Agentenmarken. Er erstreckt sich auch auf ähnliche Marken i.S. des § 9 MarkenG (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 269, 271; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 11 Rdn. 15; Hacker in Strö- bele/Hacker aaO § 11 Rdn. 12; Fuchs-Wissemann in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, 2. Aufl., § 11 MarkenG Rdn. 10; v. Schultz in v. Schultz, Marken- recht, 2. Aufl., § 11 MarkenG Rdn. 4; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 2400; Hoffmann, MarkenR 2002, 112 Fn. 5). Andernfalls könnte der Ge- schäftsherr mittels einer nur ähnlichen Agentenmarke dauerhaft daran gehin- dert werden, inländischen Markenschutz zu erlangen. Dies widerspräche dem Zweck der Regelung, Behinderungen infolge einer Registrierung von Marken durch ungetreue Agenten auszuschließen. Für einen umfassenden Schutzbe- reich der §§ 11, 17 MarkenG spricht auch, dass § 17 Abs. 2 MarkenG auf den gesamten § 14 MarkenG Bezug nimmt (vgl. Begründung des Regierungsent- wurfs eines Markengesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 77). 6. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke "DiSC" und den Agentenmarken angenommen. Dagegen wen- det sich die Revision ohne Erfolg. Maßgeblich ist eine hypothetische Kollisions- prüfung, bei der die Marke des Geschäftsherrn wie eine im Inland eingetragene Marke der Agentenmarke gegenüberzustellen ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 11 Rdn. 15; Ingerl, GRUR 1998, 1, 3). 35 a) Die Beklagte meint, bei dieser hypothetischen Kollisionsprüfung seien inhaltliche Beschränkungen der Marke im Ursprungsland zu berücksichtigen. Nach ihrem Vortrag handelt es sich bei der Bezeichnung "DiSC" um ein in den 36 - 15 - USA geläufiges Akronym für bestimmte Verhaltensmuster. Das Berufungsge- richt hat offengelassen, ob die Marke der Klägerin deshalb zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen deutschen Marken am 22. Mai 1991 nur im Umfang ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt war. Für das Revisionsverfahren kann dies zugunsten der Beklagten unterstellt werden. Bei der späteren Registrierung der Marke im Jahr 1997 wurde eine entspre- chende Beschränkung in Form eines Disclaimers aufgenommen. Danach ge- nießt nicht die Buchstabenfolge "DISC" als solche Schutz, sondern nur die kon- krete Markengestaltung. Mit einem Disclaimer kann nach dem US-amerikani- schen Trademark Act der Schutzumfang einer Kombinationsmarke hinsichtlich einzelner Bestandteile beschränkt werden (vgl. Heise, GRUR 2008, 286, 289). Daraus ist zu schließen, dass die US-amerikanische Markenbehörde die Ein- tragung der Wort-/Bildmarke "DiSC" ohne den Disclaimer nicht vorgenommen hätte (vgl. BPatG, Beschl. v. 22.11.2005 - 27 W (pat) 256/04, juris Tz. 14 - COLOURS). b) Hierauf kommt es indes nicht an, weil bei der hypothetischen Kollisi- onsprüfung allein auf das Verkehrsverständnis im Inland abzustellen ist. 37 aa) Die Regelungen über die Agentenmarke im Markengesetz dienen der Umsetzung des Art. 6septies PVÜ (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT- Drucks. 12/6581, S. 73, 77). Diese Bestimmung bezweckt, Markeninhaber ei- nes anderen Vertragsstaats vor einem ungetreuen Agenten oder Vertreter zu schützen, der sich im Inland eine entsprechende Marke eigenmächtig aneignet und damit den Geschäftsherrn behindern kann, zu dessen Interessenwahrneh- mung er eigentlich verpflichtet ist (vgl. Bauer, GRUR Int. 1971, 496). Die Rege- lungen über die Agentenmarke stellen damit eine Ausnahme vom Territoriali- tätsprinzip dar, nach dem der Markeninhaber grundsätzlich nicht gegen Zei- chenanmeldungen außerhalb des Schutzlandes seiner Marke vorgehen kann. 38 - 16 - Maßgeblich ist, welchen Schutz der Geschäftsherr im Inland hätte beanspru- chen können, wenn er seinen Markenschutz dorthin ausgedehnt hätte. Würde man hingegen den Schutzbereich der Geschäftsherrenmarke nach dem Recht des Ursprungslands beurteilen, könnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Agent mit seiner übereinstimmenden oder ähnlichen inländischen Marke die Benutzung der Geschäftsherrenmarke im Inland behindert. Denn die Agenten- marke kann aufgrund eines abweichenden inländischen Verkehrsverständnis- ses einen größeren Schutzumfang haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Schutzhindernis nur nationale Bedeutung hat (vgl. EuGH, Urt. v. 9.3.2006 - C-421/04, Slg. 2006 I-2303 = GRUR 2006, 411 Tz. 25 - Matratzen Concord). Mit einem umfassenden Schutz des Geschäftsherrn vor ungetreuen Agenten wäre deshalb nicht vereinbar, auf den Schutzumfang im Ursprungsland abzu- stellen. bb) Für eine Nichtberücksichtigung inhaltlicher Beschränkungen der Mar- ke im Ursprungsland spricht auch die insoweit vergleichbare Lage bei der Schutzerstreckung von IR-Marken. Enthält eine international registrierte Marke einen Disclaimer, wird dieser bei der Erstreckung des Schutzes auf Deutsch- land vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht berücksichtigt (vgl. Kober- Dehm in Ströbele/Hacker aaO § 113 Rdn. 1; Heise, GRUR 2008, 286, 290). Nur bei fehlender Unterscheidungskraft nach nationalem Recht wird der Schutz versagt (§ 113 Abs. 1 MarkenG). Fehlt insoweit ein Schutzausschließungs- grund, wird Schutz gewährt (vgl. BPatG GRUR 1996, 408, 409 - COSA NOSTRA). Ob der Schutzumfang dieser Marken beschränkt ist, muss dann im Konfliktfall von den Verletzungsgerichten beurteilt werden. 39 cc) Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte ihre Marke in den USA eintragen und ungestört benutzen dürfte, weil die Geschäftsherrenmarke mit einem Disclaimer eingetragen ist. Nach dem 40 - 17 - Schutzzweck der Regelungen über die Agentenmarke ist allein maßgeblich, ob der Geschäftsherr bei der Ausdehnung seines Markenrechts auf das Gebiet des Ziellandes durch die Agentenmarke behindert wird. Es kommt deshalb auf die Verhältnisse im Zielland an. Der Geschäftsherr soll gegenüber dem Agen- ten so gestellt werden, als habe er selbst seine Marke im Inland angemeldet. Die Geschäftsherrenmarke wird wie eine originär im Inland angemeldete Marke behandelt (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 11 Rdn. 15; Lange aaO Rdn. 2400). Dabei kann der Inhalt des Markenrechts im Inland auch weiter als im Ursprungsland sein, wenn dies auf entsprechende Unterschiede des Verkehrsverständnisses zurückzuführen ist. c) Die danach gebotene Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus der Sicht des inländischen Verkehrs ist unter Be- rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesonde- re der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeich- neten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleis- tungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Tz. 10 = WRP 2008, 1342 - Sierra Antiguo, m.w.N.). 41 aa) Die angegriffenen Marken sind für Waren und Dienstleistungen ein- getragen, die denen, für die die Klägerin ihre Marke - nach ihren Angaben seit 1972 - benutzt und im Jahr 1997 in den USA hat eintragen lassen, in hohem Maße ähnlich sind. 42 - 18 - bb) Die Kennzeichnungskraft der Wort-/Bildmarke der Klägerin ist nach den Feststellungen des Landgerichts, auf die das Berufungsgericht Bezug ge- nommen hat, durchschnittlich. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen. 43 44 Die Bezeichnung "DISC" ist in Deutschland weder als Akronym bekannt noch sonst rein beschreibend. Zwar ist der Begriff dem Verkehr als englisches Wort für Scheibe im Zusammenhang mit CD und DVD geläufig. Die Marke der Klägerin beansprucht jedoch nicht Schutz für Datenträger, sondern für Tests, Arbeitsunterlagen und Schulungen. Entsprechende Unterlagen können aller- dings auf CD oder DVD digital gespeichert werden. Dies führt jedoch nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, gegen die die Revision keine Rügen er- hebt, im vorliegenden Zusammenhang nicht zu einem rein beschreibenden Verständnis des Begriffs "DISC". Es fehlt an einer spezifischen Beziehung zwi- schen dem Begriff und den mit ihm gekennzeichneten Produkten. Der Verkehr bringt das Zeichen bei der Kennzeichnung der geschützten Waren und Dienst- leistungen nicht mit seiner Bedeutung als Begriff für digitale Speichermedien in Zusammenhang. cc) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit kommt es auf den jeweili- gen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (vgl. BGH, GRUR 2008, 258 Tz. 26 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den Gesamteindruck prägend sein können, der durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorge- rufen wird (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903 Tz. 18 - Sierra Antiguo). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Be- standteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. 45 - 19 - 46 Der Gesamteindruck der Klagemarke wird zumindest in klanglicher Hin- sicht von dem Wortbestandteil "DiSC" geprägt. Bei einer Kombination von Wort und Bild orientiert sich der Verkehr in klanglicher Hinsicht in der Regel an dem Wortbestandteil, sofern er kennzeichnungskräftig ist (BGH, Urt. v. 14.5.2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Tz. 28 = WRP 2009, 1533 - airdsl, m.w.N.). Der Bildbestandteil in Gestalt des scheibenartigen Logos und der besonderen Schreibweise des Wortes "DiSC" tritt dahinter zurück. Zwischen dem prägenden Wortbestandteil "DiSC" der Klagemarke und den Wortmarken "DISG" und "DISG Training" besteht nach den Feststellungen des Landgerichts, denen sich das Berufungsgericht angeschlossen hat, ein ho- her Ähnlichkeitsgrad in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht. Die Marke "DISG Training" werde von dem Bestandteil "DISG" geprägt, weil der Bestand- teil "Training" in einem rein beschreibenden Sinn für den fraglichen Waren- und Dienstleistungsbereich verstanden werde. Diese Beurteilung ist revisionsrecht- lich nicht zu beanstanden. 47 d) Das Berufungsgericht hat deshalb ohne Rechtsfehler eine Verwechs- lungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen bejaht. 48 7. Die Klägerin hat der Eintragung der Streitmarken für die Beklagte auch weder ausdrücklich noch konkludent nachträglich zugestimmt. Dafür reicht es nicht aus, wenn die Beklagte die Marke "DISG" entsprechend ihrer - von der Klägerin nicht substantiiert bestrittenen - Behauptung seit 1993 im E-Mail-Ver- kehr und in Telefaxschreiben gegenüber der Klägerin sowie in Publikationen verwendet hat, ohne dass die Klägerin dies beanstandet hat. Aus der bloßen 49 - 20 - Kenntnis der Unterlagen ergibt sich keine konkludente Zustimmung. Die Revisi- on zeigt nicht auf, dass das Berufungsgericht insoweit erheblichen Vortrag der Klägerin übergangen hat. 50 8. Das Berufungsgericht hat die erstmals in zweiter Instanz erhobene Verjährungseinrede der Beklagten zu Recht als unzulässig zurückgewiesen. Es bedarf deshalb keiner Entscheidung, wann die Verjährungsfrist (§ 20 MarkenG) für den Anspruch der Klägerin auf Übertragung der Streitmarken zu laufen be- gonnen hat (vgl. einerseits Ingerl/Rohnke aaO § 20 Rdn. 14; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 20 Rdn. 20; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerb- licher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, § 20 MarkenG Rdn. 10; v. Hell- feld in Ekey/Klippel/Bender aaO § 20 MarkenG Rdn. 27; andererseits OLG Zweibrücken MarkenR 2007, 282; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 20 Rdn. 51). a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Beklagten Nachlässig- keit zur Last zu legen ist, weil sie sich nicht bereits im ersten Rechtszug auf Verjährung berufen hat. Insoweit erhebt die Revision keine Rügen. Die Beklag- te ist deshalb gemäß § 531 Abs. 2 ZPO mit der Verjährungseinrede ausge- schlossen. 51 b) Allerdings ist § 531 Abs. 2 ZPO ausnahmsweise auf die erstmals in zweiter Instanz erhobene Verjährungseinrede nicht anzuwenden, wenn zwi- schen den Parteien sowohl die Erhebung der Einrede als auch die sie tatsäch- lich begründenden Umstände unstreitig sind (BGHZ 177, 212 Tz. 9 ff.). Die Vor- aussetzungen für diese Ausnahme liegen indes nicht vor. 52 Zwischen den Parteien ist streitig, ob und wann die Klägerin Kenntnis von der Anmeldung und Eintragung der Streitmarken erlangte. Für eine solche Kenntnis genügt es nicht, dass die Beklagte die Marke "DISG" entsprechend 53 - 21 - ihren Behauptungen in Schreiben an die Klägerin und in Publikationen seit 1993 benutzt hat. Denn die Kenntnis dieser Unterlagen begründete kein Wissen über Anmeldung und Eintragung der Marken. Erst recht ist ihr keine nachträgli- che Zustimmung zu der Eintragung der Agentenmarke zu entnehmen. 54 C. Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin sind daher zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO. Bornkamm Büscher Schaffert Kirchhoff Koch Vorinstanzen: LG Mannheim, Entscheidung vom 28.04.2006 - 7 O 207/05 - OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 28.11.2007 - 6 U 77/06 -