X ZR 112/10

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 112/10 Verkündet am: 31. Mai 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 31. Mai 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 20. Mai 2010 verkün- dete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatent- gerichts abgeändert: Das deutsche Patent 198 08 878 wird unter Abweisung der wei- tergehenden Klage im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 und 11 bis 16 dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentan- spruch 2 entfällt und Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält, auf die die Patentansprüche 3 bis 7 und 11 bis 16 rückbezogen sind: "Messgerät für die Prozessmesstechnik, insbesondere Tempera- turmessgerät, mit einer Messeinheit (2) und mit einem Auswerte- gerät (3), wobei die Messeinheit (2) einen Sensor, insbesondere einen Temperatursensor, aufweist und das Auswertegerät (3) zu- mindest den größten Teil der elektrischen und elektronischen Bau- teile enthält sowie eine Anzeige und/oder eine Einstellmöglichkeit aufweist, wobei das Messgerät modulartig aufgebaut ist und die Messeinheit (2) und das Auswertegerät (3) über standardisierte Schnittstellen sowohl elektrisch als auch mechanisch lösbar mitei- - 3 - nander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Mess- einheit (2) und das Auswertegerät (3) sowohl direkt als auch über ein Verbindungskabel (4) miteinander verbindbar sind, dass das Auswertegerät (3) zweiteilig - mit einem Unterteil (10) und einem Oberteil (11) - ausgeführt ist, und das Unterteil (10) die Schnittstel- le zur Verbindung mit der Messeinheit (2) aufweist und das Ober- teil (11) die Anzeige und die Einstellmöglichkeit enthält, und dass das Unterteil (10) des Auswertegeräts (3) in seinem unteren Be- reich (12) ein Außengewinde (13) und ein Innengewinde (14) als mechanische Schnittstelle aufweist." Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin drei Viertel und die Beklagte ein Viertel. Von Rechts wegen - 4 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 3. März 1998 angemeldeten deut- schen Patents 198 08 878 (Streitpatents), das ein "Messgerät für die Prozess- messtechnik" betrifft und 16 Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lau- tet: "Messgerät für die Prozessmesstechnik, insbesondere Tempera- turmessgerät, mit einer Messeinheit (2) und mit einem Auswerte- gerät (3), wobei die Messeinheit (2) einen Sensor, insbesondere einen Temperatursensor, aufweist und das Auswertegerät (3) zu- mindest den größten Teil der elektrischen und elektronischen Bauteile enthält sowie eine Anzeige und/oder eine Einstellmög- lichkeit aufweist, wobei das Messgerät modulartig aufgebaut ist und die Messeinheit (2) und das Auswertegerät (3) über standar- disierte Schnittstellen sowohl elektrisch als auch mechanisch lös- bar miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinheit (2) und das Auswerteaggregat (3) sowohl direkt als auch über ein Verbindungskabel (4) miteinander verbindbar sind und dass das Auswertegerät (3) zweiteilig - mit einem Unter- teil (10) und einem Oberteil (11) - ausgeführt ist, und das Unterteil (10) die Schnittstelle zur Verbindung mit der Messeinheit (2) auf- weist und das Oberteil (11) die Anzeige und die Einstellmöglich- keit enthält." Die Klägerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend gemacht, dass das Streitpatent im angegriffenen Umfang nicht patentfähig sei. Sie hat sich dazu u.a. auf eine behauptete Vorbenutzung eines Gauss-/Teslameters (näher be- schrieben in D1) sowie insbesondere auf die deutsche Patentschrift 30 35 094 (D2 - Vorrichtung zum Orten von Metallteilen), das deutsche Gebrauchsmuster 84 05 245 (D3 - Taschenthermometer), die deutschen Offenlegungsschriften 1 2 - 5 - 196 16 658 (D4) und 196 13 228 (D6), den ifm-Prospekt Neuheiten ’97 (D5), den Prospekt TRM - Termoresistenze multifunzionali (D7) sowie auf verschie- dene weitere Entgegenhaltungen gestützt. Die Beklagte hat das Streitpatent hilfsweise in eingeschränkter Form verteidigt. Das Patentgericht hat es an- tragsgemäß im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 7 sowie 11 bis 16 ein- schließlich der mittelbaren oder unmittelbaren Rückbeziehungen auf einen der angegriffenen Patentansprüche für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die Patentanspruch 1 mit folgender Fassung des kennzeichnenden Teils (Ergänzung kursiv) verteidigt: "... dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinheit (2) und das Auswertegerät (3) sowohl direkt als auch über ein Verbindungska- bel (4) miteinander verbindbar sind, dass das Auswertegerät (3) zweiteilig - mit einem Unterteil (10) und einem Oberteil (11) - ausge- führt ist, und das Unterteil (10) die Schnittstelle zur Verbindung mit der Messeinheit (2) aufweist und das Oberteil (11) die Anzeige und die Einstellmöglichkeit enthält, und dass das Unterteil (10) des Auswertegeräts (3) in seinem unteren Bereich (12) ein Außenge- winde (13) und ein Innengewinde (14) als mechanische Schnittstel- le aufweist." Patentanspruch 2 soll demnach entfallen und die weiteren Patentan- sprüche sollen sich, soweit angegriffen, auf die derart geänderte Fassung des Patentanspruchs 1 zurückbeziehen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft ein Messgerät für die Prozessmesstechnik, das insbesondere zur Temperaturmessung dienen soll. 3 4 5 - 6 - 1. Die Beschreibung gibt an, dass derartige Messgeräte in einer gro- ßen Typenvielfalt in meist kleinen Stückzahlen auf dem Markt seien (Abs. 2). Bei einem Defekt müsse bei Kompaktgeräten das gesamte Gerät ausge- tauscht werden, wodurch hohe Kosten und längere Stillstandszeiten hervorge- rufen würden. Die Verwendung von Verbindungskabeln zwischen der Mess- einheit und dem Auswertegerät führe wegen deren geringerer mechanischer Belastbarkeit zu Schwierigkeiten (Abs. 3). Durch das Streitpatent soll demgegenüber ein einfach aufgebautes, breit einsetzbares Messgerät zur Verfügung gestellt werden, dessen Module leicht und zeitsparend ausgetauscht werden können (so die "Aufgabenstel- lung" in Abs. 7). Hierzu sieht Patentanspruch 1 in seiner (um das Merkmal des Pa- tentanspruchs 2 ergänzten) verteidigten Fassung ein wie folgt ausgestaltetes Messgerät vor: 1. Es ist für die Prozessmesstechnik geeignet. 2. Es ist modulartig aufgebaut und umfasst 2.1 eine Messeinheit (2) mit einem (Temperatur-)Sensor und 2.2 ein Auswertegerät (3). 3. Das Auswertegerät (3) 3.1 enthält zumindest den größten Teil der elektrischen und elektronischen Bauteile und 3.2 ist zweiteilig mit einem eine Anzeige und/oder Einstell- möglichkeit enthaltenden Oberteil (11) und einem Unterteil (10) ausgeführt. 4. Messeinheit (2) und Auswertegerät (3) sind elektrisch und me- chanisch über standardisierte Schnittstellen miteinander ver- bunden, 6 7 8 - 7 - 4.1 die eine lösbare Verbindung ermöglichen, 4.2 wobei die Verbindung sowohl direkt als auch über ein Verbindungskabel (4) erfolgen kann. 5. Das Unterteil (10) des Auswertegeräts (3) 5.1 nimmt die Schnittstelle des Auswertegeräts (3) auf und 5.2 weist in seinem unteren Bereich (12) ein Außengewinde (13) und ein Innengewinde (14) als mechanische Schnitt- stelle auf. Figur 2 des Streitpatents zeigt sowohl die direkte als auch die indirekte Verbindung zwischen dem Unterteil des Auswertegeräts und dem Messgerät; sie zeigt ferner die im Ausführungsbeispiel realisierte, im verteidigten Pa- tentanspruch nicht erwähnte elektrische Schnittstelle, die von einer Stecker- buchse (16) gebildet wird, die mit einem Stecker (21) an der Messeinheit oder einem Stecker (41) am Verbindungskabel zusammenwirkt (vgl. auch Pa- tentanspruch 3): 9 - 8 - 2. Die Parteien streiten über die Bedeutung verschiedener Merkmale. a) Merkmal 1 kommt zwar die Bedeutung zu, das erfindungsgemäße Messgerät als für die Prozessmesstechnik geeignet zu definieren. Diese Eig- nung hat jedoch, wie von der Klägerin zutreffend ausgeführt, keinen sachli- chen Gehalt, der zur Abgrenzung gegenüber der D3, aber auch anderen Ent- gegenhaltungen geeignet wäre. b) Der modulartige Aufbau (Merkmal 2) fordert, wie die Klägerin gleich- falls zutreffend ausführt, nicht mehr als die drei im Patentanspruch genannten, über die "standardisierten Schnittstellen" miteinander verbindbaren Bestandtei- 10 11 12 - 9 - le Auswertegerät, Messeinheit und Verbindungskabel. In der Beschreibung wird zwar erörtert (Abs. 4), dass ein Auswertegerät bekannt sei, das verschie- dene Module aufweise, die nach Öffnen einer Frontplatte ausgetauscht wer- den könnten. Daraus ergibt sich aber nicht etwa eine austauschbare Verbin- dung zwischen Oberteil und Unterteil des Auswertegeräts. Zwar heißt es in der Beschreibung (Abs. 11) weiter, die zweiteilige Ausführung (Merkmal 3.2) erhö- he die Flexibilität. Es soll aber nach dem folgenden Satz nicht etwa das Aus- tauschen eines defekten Teils des Auswertegeräts, sondern des Auswertege- räts selbst erleichtert werden. Die Zweiteiligkeit ist hiernach nur funktional. Auch aus dem von der Beklagten zitierten Absatz 29 der Beschreibung (aE) ergibt sich allenfalls eine gewisse Erleichterung bei der Adaption des Herstel- lungsprozesses an verschiedene Ausführungsformen des Auswertegeräts, deren Existenz aber der Patentanspruch wiederum nicht erfordert. c) Mit dem Patentgericht versteht auch der Senat die "standardisierte" Schnittstelle als "vereinheitlichte" Schnittstelle, was auch wirtschaftlich Sinn ergibt, weil dadurch der Austausch durch seriengleiche Komponenten ermög- licht wird, nicht aber ohne weiteres auch durch Fremdkomponenten. d) Mit der Interpretation des Merkmals 5.2, wonach die mechanische Schnittstelle im unteren Bereich des Unterteils nicht notwendig Bestandteil der standardisierten Schnittstelle nach Merkmal 4 sei, wird der Patentanspruch allerdings von der Klägerin sinnentstellend gelesen. Nach der Beschreibung gibt es keinen Anlass zu der Annahme, der ursprüngliche Patentanspruch 2 verhalte sich über irgendeine andere (in der Patentschrift nicht erwähnte) me- chanische Schnittstelle. Allerdings legt der Patentanspruch in Merkmal 5.2 nicht fest, dass Außen- und Innengewinde so, wie in den Zeichnungen darge- stellt, ausgeführt sind und zum einen der direkten, zum anderen der indirekten Verbindung zwischen Auswertegerät und Messeinheit dienen. 13 14 - 10 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Die Lehre des Streitpatents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit des Fachmanns, als den das Patentgericht einen Fachhochschulingenieur der Feinwerktechnik oder der Messtechnik mit Berufserfahrung angesehen hat. Die D3 offenbare ein tragbares Taschenthermometer, das in der Prozess- messtechnik verwendet werden könne und dessen Einsatz in industriellen Fer- tigungsprozessen explizit angesprochen werde. Dieses Messgerät weise eine Messeinheit mit einem Temperatursensor und ein Auswertegerät auf, das zu- mindest den größten Teil der elektrischen und elektronischen Bauteile enthal- te, zweiteilig mit einem Unterteil und einem Oberteil ausgeführt sei, wobei das Oberteil eine Anzeige und eine Einstellmöglichkeit aufweise. Das Messgerät sei modulartig aufgebaut, Auswertegerät und Messeinheit könnten als Module sowohl direkt als auch über ein Verbindungskabel je nach Anwendungsfall miteinander verbunden werden. Sie seien jeweils über standardisierte Schnitt- stellen elektrisch und mechanisch lösbar miteinander verbunden. Somit unter- scheide sich das Messgerät nach Patentanspruch 1 des Streitpatents von der D3 lediglich durch die Merkmalsgruppe 5. Hierzu lehre die D3 bereits, dass es lediglich darauf ankomme, die Buchse an einer Endfläche des Gehäuses und achsparallel zur Gehäuselängsachse anzubringen. Ob dies am Oberteil oder am Unterteil erfolge, liege für den Fachmann im Rahmen fachüblicher Zweck- mäßigkeitsüberlegungen. Die Schnittstelle mit einem Außengewinde und ei- nem Innengewinde auszubilden, halte sich im Rahmen des in der Technik Üb- lichen und aus dem Alltag Bekannten, wie dies etwa die deutsche Offenle- gungsschrift 42 05 440 (D8) für die Sicherung einer elektrischen Steckverbin- dung zeige. Auch die weiteren angegriffenen Patentansprüche wiesen nichts Erfinderisches auf. III. Dies hält der Überprüfung, was den verteidigten Patentanspruch 1 betrifft, nicht in vollem Umfang stand. Für die Wertung, dass der zulässiger- 15 16 17 - 11 - weise durch Aufnahme des Merkmals des Patentanspruchs 2, das bereits in den ursprünglichen Unterlagen im Schutzanspruch 4 enthalten war, verteidigte Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig sei (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54 ff. EPÜ), fehlt es an einer tragfähigen tatsächlichen Grundlage. 1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist neu (Art. 54 Abs. 1, 2 EPÜ). Das stellt die Klägerin nur gestützt auf die nicht haltbare Aus- legung des Patentanspruchs in Frage, die Merkmal 5.2 nur eine Schnittstelle zu beliebigem Zweck entnimmt. 2. Dem Patentgericht ist darin beizutreten, dass die D3 bis auf die Merkmalsgruppe 5 sämtliche Merkmale der Erfindung vorwegnimmt. Die D3 betrifft ein Messgerät für die Prozessmesstechnik. Letzteres stellt die Beklagte zu Unrecht in Abrede, denn der Einsatz in industriellen Fer- tigungsprozessen wird ausdrücklich angesprochen (Beschr. S. 2 Z. 21). Ferner hat das Patentgericht zutreffend auch den modulartigen Aufbau bejaht, denn dieser wird, wie ausgeführt, beim Streitpatent durch die Elemente Messeinheit, Auswertegerät und Verbindungskabel verwirklicht, die auch das Taschenther- mometer der D3 aufweist (vgl. nur den Schutzanspruch 10). Dessen zweiteili- ger Aufbau (Merkmal 3.2) ist in der D3 (S. 3 Z. 3 bis 6, S. 7 Z. 10 bis 12) be- schrieben. 3. Hinsichtlich des Merkmals 5.1 kann der Begründung des Patentge- richts nicht in vollem Umfang beigetreten werden, denn "Unterteil" im Sinn des Streitpatents ist bei der D3 nicht die (in der Figur 1) untere Gehäuseschale (vgl. S. 7 Z. 4/5), sondern etwa in Figur 5 der Griffbereich. In der Sache trägt allerdings die Begründung des Patentgerichts, dass es eine reine Frage der 18 19 20 21 - 12 - herstellungs- und/oder gebrauchstechnischen Zweckmäßigkeit ist, wo die Schnittstelle des Auswertegeräts angebracht wird. 4. Nicht beschrieben oder gezeigt ist indessen, worauf die Beklagte mit Recht verweist, die Schraubverbindung (als mechanische Schnittstelle zur Messeinheit/zum Verbindungskabel) mit zwei Gewinden (Außengewinde und Innengewinde) im unteren Bereich des Auswertegeräts (Merkmal 5.2). Die D3 sieht an deren Stelle eine Steckbuchse für den steckbaren Anschluss des Ste- ckerelements 15 des Messfühlers 12 vor (Beschr. S. 6 Z. 6 bis 9; Schutzan- spruch 9). Dem Patentgericht kann nicht darin beigetreten werden, dass es "üblich und bereits dem Laien aus dem Alltag bekannt" sei, "durch eine Anordnung aus einem Außengewinde und einer Überwurfmutter ein unerwünschtes Lösen einer durch ein Innengewinde hergestellten Schnittstelle zu verhindern", also zwei separate Gewinde und damit zwei mechanische Schnittstellen vorzuse- hen. Die D8 belegt dies jedenfalls nicht. Die Beklagte macht hierzu mit Recht geltend, dass die D8 lediglich einen Steckverbinder offenbart, auf dessen Kon- taktträger eine Überwurfmutter mit einem Innengewinde, die mit einem Außen- gewinde verschraubbar ist, drehbar angeordnet ist. Damit weist der Steckver- binder lediglich ein Innengewinde auf und nicht ein Innengewinde und ein Au- ßengewinde. Nichts anderes gilt für die Offenlegungsschrift 196 13 228 (D6) und das Gebrauchsmuster 86 00 775 (D12), die gleichfalls nicht beides als mechanische Schnittstelle vorsehen. Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Fachmann ge- gebenenfalls eine Steckverbindung durch eine Gewindeverbindung ersetzen oder zusätzlich mit einer solchen versehen wird, wenn er Grund hat zu be- fürchten, dass ein bloßer Reibschluss ein ungewolltes Lösen der Verbindung nicht hinreichend sicher verhindern kann, und die Schaffung einer sichereren 22 23 24 - 13 - Verbindung dem Fachmann hierfür mithin Anlass bietet, ergibt sich entgegen der Annahme des Patentgerichts hieraus noch keine Anregung dafür, die hier- durch nahegelegte Gewindeverbindung durch eine weitere Gewindeverbin- dung zu ergänzen, die es erlaubt, beiden Gewinden unterschiedliche Funktio- nen zuzuordnen und sie diesen entsprechend zu optimieren, beispielsweise, indem eine Verbindung auf erhöhte mechanische Stabilität ausgelegt wird. Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass eine solche Maßnahme dem Fachmann ohne besonderes Bemühen möglich ist und sie sich in Kennt- nis der Erfindung als nicht fernliegend darstellt, kann der Senat zusätzliche, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichende Anstöße, Anregungen oder konkrete Hinweise für die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung, derer es regelmäßig und auch hier, nachdem es sich nicht um eine Fallkonstellation handelt, in der für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist, für die Bejahung des Naheliegens bedarf (hierzu BGH, Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; vom 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 - einteilige Öse), nicht erkennen. Zwar reichte es hierfür aus, wenn für den Fachmann deshalb Veranlassung bestanden hät- te, ein zweites Gewinde vorzusehen, wie es das Patentgericht angenommen hat, weil ein solches geeignet wäre, Unzulänglichkeiten der ersten Gewinde- verbindung entgegenzuwirken. Der Gedanke, etwaigen Festigkeitsproblemen durch eine zweite mechanische Schnittstelle, d.h. ein zusätzliches Gewinde, zu begegnen, musste sich aber nicht ohne weiteres aufdrängen. Die - auch in der Beschreibung des Streitpatents (Abs. 25) Niederschlag findende - Erwä- gung, dass der direkte Anschluss einer Messeinheit erhöhte Anforderungen an die mechanische Stabilität der Verbindung stellen kann, führte zwar unmittel- bar zu der Überlegung, die Steckverbindung durch eine Schraubverbindung zu sichern und damit eine Verbindung herzustellen, die die für eine Kabelverbin- - 14 - dung übliche mechanische Schnittstelle in Form einer Steckverbindung nicht gewährleistet. Unzulänglichkeiten, die hierbei noch verblieben, wurde im Stand der Technik aber regelmäßig durch die besondere Ausgestaltung der Schraubverbindung, etwa durch eine Überwurfmutter (D6, D8; D12), und nicht durch Vorsehen eines weiteren, die Herstellung der Verbindung relativ (zeit)aufwändig machenden Schraubgewindes begegnet. 5. Der Vortrag der Klägerin, dass der Gegenstand des Streitpatents durch eine Kombination des elektronischen Temperaturschalters TN nach dem Katalog D5 mit einem Temperaturfühler nach Anlage D7 unter Verwendung eines standardisierten Verbindungskabels nahegelegt gewesen sei, wie es die deutsche Offenlegungsschrift 196 13 228 (D6) beschreibt, ist nicht zielführend. Selbst wenn man dem Gedanken einer Umkonstruktion des Temperaturschal- ters TN näher treten wollte, war es jedenfalls nicht nahegelegt, nicht nur die integrierte Messeinheit zu entfernen und dort einen Kabelanschluss mit einer Steckerbuchse nach der D6 anzubringen, sondern gleichzeitig das ½-Zoll- Außengewinde des bisherigen Prozessanschlusses stehenzulassen, obwohl die integrierte Messeinheit entfernt wurde. Für eine solche Verbindung zweier unterschiedlicher Schnittstellen ist kein Vorbild nachgewiesen, und die Kläge- rin zeigt in anderem Zusammenhang selbst auf, dass es hierfür einer Modifika- tion des üblichen Rundsteckers oder der Rundsteckerbuchse bedarf. 6. Damit kann insgesamt eine Wertung dahin nicht getroffen werden, dass sich der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs in naheliegender Weise und damit ohne erfinderische Tätigkeit aus dem Stand der Technik ergab (Art. 56 EPÜ). IV. Die angegriffenen nachgeordneten Patentansprüche werden von ih- rer Rückbeziehung auf den verteidigten Patentanspruch 1 getragen. 25 26 27 - 15 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 1 PatG i.V.m. § 97 ZPO. Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens Grabinski Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.05.2010 - 2 Ni 47/08 - 28