X ZR 72/11

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 72/11 Verkündet am: 26. April 2012 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 26. April 2012 durch die Richter Keukenschrijver, Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das am 29. März 2011 verkün- dete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatent- gerichts unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung ab- geändert. Das europäische Patent 1 424 917 wird im Umfang seiner Patent- ansprüche 1 und 2 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundes- republik Deutschland für nichtig erklärt. Die Beklagte hat zwei Drittel, die Klägerin ein Drittel der Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 13. September 2002 un- ter Inanspruchnahme der Priorität zweier dänischer Anmeldungen vom 13. Sep- tember 2001 und 6. März 2002 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundes- republik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 424 917 (Streitpatents). Es umfasst sechs Patentansprüche, deren erster in der Verfahrenssprache lau- tet: 1 - 3 - "A device being designed with a slit (36, 54, 50), for use in remov- ing a tick or corresponding blood sucking insect, which has bitten on to and bored its snout down into the skin of a person or an animal, characterised in that the device is adapted for keeping in wallet, pocket, bag, or similar place, said device being designed as a credit card in size, that said card is made of a relatively stiff ma- terial, such as card-board or plastic, and that said card has a cor- ner area being designed with the slit (36, 54, 50), for use in remov- ing a tick or corresponding blood sucking insect, which has bitten on to and bored its snout down into the skin of a person or an animal." Dieser Anspruch ist in der Streitpatentschrift wie folgt in die deutsche Sprache übersetzt: "Vorrichtung, die mit einem Schlitz (36, 54, 50) zum Entfernen ei- ner Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers festgebissen oder seinen Rüssel in die Haut eines Menschen oder eines Tiers gebohrt hat, versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zur Aufbewahrung in einer Brieftasche, in einer Ho- sen- oder Jackentasche, in einer Tasche oder an einem ähnlichen Ort geeignet ist, indem die Vorrichtung in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte ausgebildet ist, dass die Karte aus einem relativ steifen Material, wie z.B. Pappe oder Kunststoff, hergestellt ist und dass die Karte einen Eckbereich aufweist, der mit einem Schlitz (36, 54, 50) zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechen- den blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen 2 - 4 - oder eines Tiers festgebissen oder seinen Rüssel in die Haut ei- nes Menschen oder eines Tiers gebohrt hat, gestaltet ist." Wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 4 wird auf die Streitpatent- schrift Bezug genommen. Die Klägerin hat das Streitpatent mit ihrer im Lauf des Verfahrens erwei- terten Nichtigkeitsklage im Umfang der Ansprüche 1 bis 4 angegriffen und gel- tend gemacht, insoweit gehe sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus (unzulässige Erweiterung); außerdem sei das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 und 2 nicht patentfähig, weil es nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten; das Patentge- richt hat sie abgewiesen. Mit ihrer gegen diese Entscheidung gerichteten Berufung, deren Zurück- weisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Be- gehren weiter. Entscheidungsgründe: Die Berufung hat teilweise Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft seiner Beschreibung zufolge eine Vorrichtung zum Entfernen einer Zecke oder eines ähnlichen blutsaugenden Insekts aus der Haut und zur Körperpflege. 3 4 5 6 7 - 5 - 1. Die Streitpatentschrift erläutert aus den US-Patentschriften 5 595 569 (D 3) und 5 447 511 (D 4) bekannte Vorrichtungen zum Entfernen von Zecken oder ähnlichen Insekten aus der Haut von Mensch oder Tier. Außerdem ver- weist sie auf bekannte, zum Beispiel in Aufreißtüten aus Kunststoff- oder Metall- folie verpackte, gefaltete Feuchttücher zum Reinigen der Hände und/oder des Gesichts. Vor diesem Hintergrund wird als Zweck der Erfindung genannt, eine neue und verbesserte Vorrichtung zu schaffen, mit der Zecken oder ähnliche Insekten auf einfache Weise aus der Haut entfernt werden können. Als weitere Aufgabe der Erfindung wird genannt, eine solche Vorrichtung so auszugestal- ten, dass eine oder mehrere solcher Tücher von Personen mitgeführt werden können, um Hände oder andere Körperteile beim Entfernen einer Zecke oder eines ähnlichen Insekts zu reinigen. Dazu schlägt Patentanspruch 1 eine Vor- richtung mit folgenden Merkmalen vor: 1. Die Vorrichtung ist zur Aufbewahrung in einer Brief-, Hosen- oder Jackentasche, in einer Tasche oder an einem ähnlichen Ort geeignet, 1.1 indem sie in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte aus- gebildet und 2. aus einem relativ steifen Material, wie z. B. Pappe oder Kunst- stoff hergestellt ist, 3. einen Schlitz (36, 50, 54) aufweist, 3.1 der sich in einem Eckbereich befindet und 3.2 zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts geeignet ist, das sich in die Haut ei- nes Menschen oder eines Tieres festgebissen oder seinen Rüssel in die Haut eines Menschen oder Tieres gebohrt hat. 8 - 6 - Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Figuren des Streitpatents. 2. a) Unter Schutz gestellt wird eine Vorrichtung, die in ihren Abmessun- gen einer Kreditkarte entspricht und dementsprechend bei abgerundeten Eck- bereichen ungefähr 85 mm lang, 54 mm breit und weniger als 4 mm, vorzugs- weise unter 2 mm hoch ist (Abs. 13). In der nach diesen Vorgaben dimensio- 9 10 - 7 - nierten Vorrichtung ist in einem Eckbereich ein Schlitz (Bezugszeichen 36, 50, 54) vorgesehen, der zum Entfernen von Zecken oder ähnlichen blutsaugenden Insekten, die sich in die Haut eines Menschen oder Tieres festgebissen haben, geeignet ist (Merkmal 3.2). Anweisungen zur näheren Ausgestaltung des Schlitzes enthält Patentanspruch 1 nicht. Der Beschreibung zufolge soll er im Wesentlichen spitzwinklig geformt sein (Abs. 11). Durch diese Ausformung wird ermöglicht, unterschiedlich große Insekten in stufenloser Skalierung zwischen den Flanken des Spalts zu erfassen, indem die Karte, auf der Haut aufliegend und mit der Öffnung des Schlitzes voran, auf das Insekt zugeschoben wird, bis es festgekeilt ist und anschließend durch hebelnde Bewegungen aus der Haut entfernt werden kann. b) Soweit in der Beschreibung unterschiedliche Ausformungen und An- ordnungen des Schlitzes vorgestellt werden (Abs. 17: in einem runden Loch mündend, in Form eines Schlüssellochs oder mit einem ähnlich gestalteten Pro- fil, so dass die Karte nach unten über die Zecke geführt und diese in einer Ver- engung der Öffnung festgeklemmt werden kann; mit dem Schlitz an einer kur- zen Seite der Karte angeordnet, um diese wie eine vorgespannte Feder einzu- setzen), sind diese Vorschläge nicht in Patentanspruch 1 eingeflossen. Ledig- lich die Patentansprüche 3 und 4 haben eine bevorzugte Ausführungsform mit einem flexiblen Finger (Figur 3, Bezugszeichen 46) zum Gegenstand. Um der in Merkmal 3.2 formulierten Zweckbestimmung zu genügen, ist die Karte aus einem relativ steifen Material, zum Beispiel Pappe oder Kunst- stoff, herzustellen (Merkmal 2). c) Über die Ausstattung mit einem Schlitz in einem Eckbereich der Karte (Merkmale 3, 3.1) und die Materialvorgaben in Merkmal 2 hinaus enthält Pa- tentanspruch 1 keine Merkmale, durch die eine bestimmte Methode der Entfer- nung von Zecken und ähnlichen Insekten aus der Haut beschrieben würde. Das 11 12 13 - 8 - nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs durch Auslegung des Pa- tentanspruchs zu bestimmende Problem, das die in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Erfindung löst und das und aus dem zu entwickeln ist, was die Erfindung tatsächlich leistet (vgl. BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung), besteht vielmehr darin, der Vorrichtung eine Form zu geben, die sie zur Aufbewahrung in einer Brief-, Hosen- oder Jackentasche oder sonst in einer Tasche bzw. an einem ähnlichen Ort geeignet macht (vgl. Merkmal 1). II. Das Patentgericht hat verneint, dass der Gegenstand von Patentan- spruch 1 über den Inhalt der Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich einge- reichten Fassung hinausgeht. Die Anmeldung sei auf eine mitnehmbare Vor- richtung in den Abmessungen einer Kreditkarte gerichtet; die Ausführungsbei- spiele nach den Figuren 1 bis 5 der Anmeldungsunterlagen erfassten auch Kar- ten gemäß den Figuren 1 und 2 der Streitpatentschrift. Figur 6 der Anmel- dungsunterlagen (= Figur 3 des Streitpatents) offenbare eine Karte aus einem verhältnismäßig dünnen Kunststoff ohne Aufdruck, die zusammen mit Pflaster in eine Verpackung eingelegt werden könne. Den diese Figur 6 betreffenden Ausführungen in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen sei eine Karte mit den Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents unmittelbar und eindeutig zu entnehmen; die Patentinhaberin sei nicht gehalten gewesen, sämtliche Merk- male der aus dieser Figur ersichtlichen Ausführungsform in Patentanspruch 1 aufzunehmen. Die erwähnte Beigabe von Reinigungsutensilien zu der Karte stelle keine Einschränkung des objektiv zu ermittelnden Gehalts der Offenba- rung dar, so dass Patentanspruch 1 nicht deshalb unzulässig erweitert sei, weil darin entsprechende Merkmale nicht aufgenommen worden seien. Seine Annahme, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht nur neu sei, sondern auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, hat das Pa- tentgericht im Wesentlichen wie folgt begründet: Die D 4 zeige als nächstkom- 14 15 - 9 - mender Stand der Technik eine Vorrichtung zum Entfernen von Zecken, die aus einem relativ steifen Material hergestellt und aufgrund ihrer Ausmaße (umge- rechnete Länge: 57 mm, Breite: 12,7 mm, Dicke: 0,3 mm) ungeachtet der ge- bogenen Ausbildung der Spitze geeignet sei, in einer Tasche aufbewahrt zu werden. Jedoch sei Merkmal 1.1 nicht erfüllt, weil die Fläche der Vorrichtung nach D 4 lediglich rund ein Sechstel derjenigen gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents betrage. Auch wenn der gemäß der D 4 vorgesehene Schlitz auf- grund der geringen Breite der vorgestellten Vorrichtung als im Eckbereich an- geordnet (Merkmal 3.2) angesehen werden könne, fehle es an jeglicher Anre- gung, die Vorrichtung entsprechend der Ausgestaltung in Patentanspruch 1 zu vergrößern. Die D 4 schlage vor, die Vorrichtung als Anhängsel oder integralen Teil einer anderen Vorrichtung, wie zum Beispiel eines Taschenmessers oder eines Nagelschneiders, auszubilden, was eine deutliche Vergrößerung aus- schließe, weil solche Gegenstände deutlich kleiner seien als eine Kreditkarte. Der von D 4 verfolgte Lösungsweg halte den Fachmann deshalb davon ab, die Lösung des Problems auf dem erfindungsgemäßen Weg zu suchen und die Abmessungen der Vorrichtung deutlich zu vergrößern. Die Lehre des Streitpa- tents stelle dementsprechend eine Abkehr vom im Stand der Technik einge- schlagenen Lösungsweg dar; auch die übrigen Druckschriften gäben keine An- regung in diese Richtung. III. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Berufung ohne Erfolg, so- weit sie die Nichtigerklärung im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 des Streit- patents nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ (un- zulässige Erweiterung) begehrt. 1. Das Patentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten An- meldungsunterlagen hinausgeht. 16 17 - 10 - Die Beklagte will darauf hinaus, den ursprünglichen Anmeldungsunterla- gen entspreche eine Vorrichtung nur, wenn sie entweder auf einer Seite mit einer aufgedruckten Anzeigenfläche für die kommerzielle Nutzung versehen und auf der anderen Seite mit einem oder mehreren, durch Folien abgedeckten Hygieneartikeln ausgestattet sei oder wenn einer unbedruckten Karte entspre- chende Gegenstände beigepackt werden. Dem kann nicht beigetreten werden. a) Die ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbaren (auch) eine nicht mit einem Anzeigenfeld versehene Karte als zur Erfindung gehörend (Veröffent- lichung der internationalen Patentanmeldung WO 03/022094 S. 6 Rn. 5 ff., die den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen entspricht). Denn zu der dort beschriebenen, der Figur 6 der Anmeldungsunterlagen zugeordneten Karte ("BorreliaCard") heißt es, dass sie "vorzugsweise" keine Werbeangaben ent- halte (Seite 6 Z. 13 bis 18: "The preferred embodiment of a "BorreliaCard" shown in Fig. 6 is made of relatively thin plastic material which is preferably without printed instructions, as the 'BorreliaCard' in this form is intended to be laid in a folded, card-like brochure or guidance for use which is finally sealed in a transparent plastic packing, which furthermore may contain a number of indi- vidually packed cleaning tissues and/or a number of individually packed plas- ters."). Die Klägerin stellt zwar nicht in Abrede, dass damit eine Karte ohne auf- gedrucktes Anzeigenfeld offenbart ist, sie meint jedoch, die Funktion der Anzei- gefläche werde in dieser Ausführungsform von der gefalteten, kartenähnlichen Broschüre oder Bedienungsanleitung übernommen, mit der zusammen die Vor- richtung verpackt werden soll. Dem kann nicht beigetreten werden. Die ur- sprünglichen Anmeldungsunterlagen beschreiben unmittelbar und eindeutig im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 - fälschungssicheres Dokument) auch ihre isolierte Verwendung als "BorreliaCard". Dass in den Anmeldungsunterla- 18 19 20 - 11 - gen vorgeschlagen wird, die in Figur 6 gezeigte Borreliose-Karte zusammen mit anderen Gegenständen zu verpacken, ändert nichts daran, dass die Karte für sich allein genommen als zur Erfindung gehörend offenbart ist. Ihr Gebrauchs- zweck als Karte zum Entfernen von Zecken besteht unabhängig von der Bro- schüre. Gegenüber dieser Ursprungsoffenbarung ist die vom Streitpatent ge- schützte Lehre weder verallgemeinert noch stellt sie sich als ein Aliud dar. Im Rahmen des Erteilungsverfahrens hatte es die Anmelderin vielmehr in der Hand, ihr Schutzbegehren so allgemein und abstrakt zu formulieren, wie es ihr geboten und zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik erforderlich erschien (vgl. nur Teschemacher in Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, Art. 84 EPÜ Rn. 120 ff., 127; Meier-Beck in Festschrift für Eike Ullmann, 2006, 495, 502; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 PatG Rn. 80). b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht auch nicht dadurch über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinaus, dass keine Aus- stattung der Karte mit mindestens einem folienverpackten Hygieneartikel (Pflas- ter) sowie einem auf die gleiche Art eingepackten Desinfektionsreinigungstuch vorgesehen ist. Dazu gelten die vorstehenden Ausführungen zum Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zur vermeintlichen Notwendigkeit der Ausstattung mit einem Anzeigenfeld entsprechend. Die Klägerin versteht die Anmeldungsunterlagen zu Unrecht dahin, dass der Borreliose-Karte entwe- der ein Pflaster und/oder ein Reinigungstuch anhaften müsse oder dass ihr sol- che Gegenstände innerhalb einer Verpackungseinheit beigegeben sein müss- ten, um den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht zu überschreiten. Dafür bieten die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen keine zureichenden Anhaltspunkte. Dass die Beigabe solcher Gegenstände 21 22 23 - 12 - vielmehr fakultativ ist, ergibt sich schon daraus, dass in den Anmeldungsunter- lagen zu Figur 6 lediglich von einzeln verpackten Reinigungstüchern "und/oder" Pflastern die Rede ist, die der Verpackung mitsamt der Borreliose-Karte und Broschüre beigegeben werden "können" ("…which furthermore may contain a number of individually packed cleaning tissues 'and/or' a number of individually packed plasters."). Die Anmeldungsunterlagen lassen also bereits offen, ob beide Arten von Gegenständen beigefügt sein sollen und welche im Fall der Beschränkung auf eine Art davon Vorrang haben soll. Das Verständnis, dass der Karte Reinigungstücher und/oder Pflaster nicht auf die eine oder andere Weise beigegeben sein müssen, wird auch dadurch unterstrichen, dass der in den Anmeldungsunterlagen formulierte Patentanspruch 10 lediglich vorsieht, dass die Karte auf der anderen Seite "vorzugsweise" mit Folie bedeckte Felder zur Aufnahme eines Desinfektionstuchs und eines Pflasters aufweist ("prefe- rably has two film covered fields, namely a field (38) in which is laid a disinfec- ting tissue (40) and a field (42) in which is laid a plaster (44)"). c) Nicht beigetreten werden kann der Auffassung der Klägerin, dass, wenn die Borreliose-Karte überhaupt isoliert als zur Erfindung gehörend offen- bart angesehen werde, dies jedenfalls nur für eine Ausgestaltung mit einem flexiblen Finger (Bezugszeichen 46 in Figur 6 der ursprünglichen Unterlagen) gelten könne. Dienen in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genann- te Merkmale, die für sich allein, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestell- ten Erfindung, dann hat es der Patentinhaber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Hand, sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale zu beschränken (BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer). Die Kom- bination muss lediglich in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der 24 - 13 - Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001- X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 - Drehmomentübertragungseinrichtung). Diese Voraussetzung ist im Streitfall erfüllt, weil die besondere Ausgestaltung der Karte mit einem flexiblen Finger nicht erforderlich ist, um den von der Erfin- dung erreichten Erfolg (oben I 2 c) zu gewährleisten. Schon Figur 4 der Anmel- dungsunterlagen zeigt, dass dieser Erfolg jedenfalls nach der der Patentanmel- dung zugrunde liegenden Vorstellung auch mit einem einfachen Schlitz in einer Ecke der Karte erreicht werden kann. Der Beklagten zu verwehren, die zur Er- zielung dieser Wirkung erforderlichen Maßnahmen in allgemeiner Form zu be- anspruchen, würde sie auch insoweit ohne Grund in der Ausschöpfung des Of- fenbarungsgehalts der ursprünglichen Anmeldung beschränken. 2. Diese Ausführungen gelten sinngemäß auch für die Patentansprü- che 2 bis 4. IV. Die Berufung hat demgegenüber Erfolg, soweit sie gegenüber den Patentansprüchen 1 und 2 den Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit gel- tend macht. Denn nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen ist die Wer- tung zu treffen, dass der Gegenstand dieser Ansprüche dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. II Abs. 6 Nr. 1 IntPatÜbkG, Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 56 EPÜ). 1. Nach Ansicht des Patentgerichts ist als Fachmann ein Techniker an- zusehen, der nicht notwendigerweise über eine akademische Vorbildung, aber über Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Vorrichtungen für den me- dizinischen Bedarf verfügt und sich über die an diese Vorrichtungen gestellten Anforderungen gegebenenfalls bei einem Arzt informiert. Dem kann nicht un- eingeschränkt beigetreten werden. Zum einen besteht bei der Bewältigung der streitpatentgemäßen Problemstellung kein medizinisch geprägter Informations- bedarf, weil das von der Erfindung gelöste Problem, wie ausgeführt (oben I 2 c), 25 26 27 - 14 - nicht die Verbesserung des Eingriffs der Entfernung von Insekten aus der Haut betrifft, sondern die Ausgestaltung der Vorrichtung derart, dass sie den in Merkmal 1 formulierten Anforderungen entspricht. Zum anderen setzt die er- strebte verbesserte praktische Mitführbarkeit und Benutzbarkeit beim Fach- mann ebenso Kenntnisse und ein gewisses Maß an Kreativität bei der Gestal- tung von kleineren, unter das Gesetz über Medizinprodukte fallenden Gegen- ständen des medizinischen Bedarfs voraus, wie auch die Berücksichtigung von Marketingaspekten gefragt ist. 2. Das Patentgericht hat angenommen, dass die fachmännische Weiter- entwicklung einer Vorrichtung mit der vom Streitpatent verfolgten Problemstel- lung vom Gegenstand der D 4 ausgehen wird. Dagegen werden von den Par- teien keine Bedenken erhoben und solche sind auch nicht ersichtlich. Die D 4 zeigt in der nachstehend eingefügten Figur 2 eine Vorrichtung, die, wie in der Beschreibung auch erörtert, im Griffbereich eine Öse aufweist, durch die eine Kette gezogen ist, um den Gegenstand mit einem Schlüsselbund oder einem Anhänger (Beschreibung Sp. 4 Z. 40 ff.: "information tag 34") zu verbinden. 28 - 15 - Außerdem wird in der Schrift auf die Möglichkeit hingewiesen, das In- strument in ein Klappmesser oder Nagelpflegeset o. Ä. zu integrieren. Diesen Vorschlägen liegt ersichtlich das Bemühen zugrunde, für das Instrument dauer- hafte Aufbewahrungsmöglichkeiten anzubieten, damit es im Bedarfsfall stets zur Hand ist. Als nachteilig musste dabei aus fachmännischer Sicht erscheinen, dass die Nutzer es als unbequem empfinden könnten, das Instrument zum Ent- fernen von Zecken ständig am Schlüsselbund zu führen und dessen Volumen zu vergrößern, obwohl der potenzielle Bedarf für seinen Einsatz temporär und lokal begrenzt ist, und dass sie auch Gegenstände wie ein Klappmesser schon aus Gewichtsgründen nicht immer mitführen möchten. Das gab Anlass, nach einer alternativen und die Verbraucher als Nutzer ansprechenderen Ausgestal- tung zu suchen, die das Mitführen eines zum Entfernen von Zecken geeigneten Gegenstands in Jacken-, Hosen- oder Brieftaschen oder ähnlichen Orten (z.B. Portemonnaies) ermöglicht. 3. Dabei dokumentieren die im Stand der Technik vorgeschlagenen Lö- sungen aus fachmännischer Sicht, dass die medizinisch-instrumentellen Anfor- derungen an einen für die Entfernung von Zecken aus der Haut geeigneten Ge- genstand als recht gering zu veranschlagen waren und nicht mehr verlangten, als einen räumlichen Gegenstand mit einem spitzwinkligen Schlitz zu versehen und in der Höhe so flach zu halten, dass die Zecke zwischen Kopf und Körper mit den Flanken des Schlitzes erfasst und mit hebelnden Bewegungen aus der Haut gelöst werden konnte. Soweit die D 4 zum Entfernen der Insekten aus der Haut eine Wölbung der klingenartig geformten Vorrichtung vorsieht, ist aus fachmännischer Sicht leicht zu erkennen, dass eine entsprechende Hebelwir- kung auch durch Kippbewegungen einer auf der Haut aufliegenden Karte entfal- tet werden kann. 4. Das Instrument durch Verkleinerung attraktiver für die Mitnahme zu gestalten, kam aus fachmännischer Sicht wegen der Zweckanforderung, Ze- 29 30 31 - 16 - cken zu entfernen, von vornherein nicht in Betracht, weil das die Handhabbar- keit durch den Anwender, namentlich im Zusammenhang mit der Aufbringung von Hebelwirkung, zu sehr erschweren würde. Bot sich somit aus Gründen der Funktionalität nur die Wahl eines größe- ren Formats an, so kam doch nur eine Größenordnung infrage, die der Zweck- setzung einer verbesserten und praktischen Mitführbarkeit insbesondere auch in Brieftaschen oder Portemonnaies nicht entgegenstand. Bei von vornherein auf diese Weise eingeengten Auswahlmöglichkeiten die äußere Form der Kre- ditkarte als zweckgerechtes Format zu bestimmen, lag aus fachmännischer, einem produktgestalterisch ansprechenden und marketingorientierten Design verpflichteter Sicht (oben IV 2) nahe. Denn schon geraume Zeit vor dem Priori- tätstag war erkannt und in vielfältiger Weise nutzbar gemacht worden, dass Karten im Format von Kredit- oder Scheckkarten für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden konnten, auch gänzlich außerhalb der ihnen ursprünglich zugewiesenen Funktionen im Bank- und sonstigen Zahlungsverkehr. Dies be- traf nicht nur die Verwendung für Ausweisfunktionen oder Zugangsberechtigun- gen, Zugehörigkeit zu Bonussystemen o.Ä., sondern auch die Verknüpfung der Karte mit ganz anderen Gebrauchszwecken. So zeigt das deutsche Ge- brauchsmuster 94 03 952 (D 8) mit einer Lesehilfe im Scheckkartenformat ein ebenfalls dem Medizinproduktebereich zuzurechnendes Erzeugnis, wobei als besonderer Vorteil herausgestellt wird, dass dieses Format eine Unterbringung mit anderen Scheckkarten oder Ausweisen in Brieftaschen oder Geldbörsen ermögliche. Die deutsche Offenlegungsschrift 197 49 755 (D 7) zeigt eine transportable Karteneinheit im Scheckkartenformat mit einem optischen Ele- ment (Sichtfenster) zum Sichtbarmachen von Informationen von Informations- trägern wie Papieren mit besonderem Druck, Gutscheinen, Losblättern oder Katalogen für das menschliche Auge. Darüber hinaus finden sich folgende Vor- schläge für die Verwendung dieses Formats: als Eiskratzer zum Entfernen klei- 32 - 17 - ner Eisflächen von Windschutzscheiben an Kraftfahrzeugen (US-Patentschrift 5 857 237, D 1), als Schlüsselbehältnis (deutsches Gebrauchsmuster 92 12 155, D 2), für eine Messlehre (deutsches Gebrauchsmuster 296 21 185, D 9), für einen Solarrechner (deutsches Gebrauchsmuster 297 09 411, D 10), für einen Blinkmechanismus (deutsches Gebrauchsmuster 296 06 387, D 11), für einen Vielzweckmechanismus (deutsches Gebrauchsmuster 200 12 055, D 12), für einen Türschlossenteiser (deutsches Gebrauchsmuster 200 02 595, D 14), für eine Testkarte (deutsche Offenlegungsschrift 195 45 739, D 13). Die- se Beispiele spiegeln wider, dass schon vor dem Prioritätstag ein breiter pro- duktgestalterischer Trend eingesetzt hatte, das Scheck- bzw. Kreditkartenfor- mat für die Gestaltung verschiedenster kleinerer Gebrauchsartikel einzusetzen, der dem Fachmann nicht entgehen konnte. Dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 dem Fachmann nahegelegt war, ist entgegen der Ansicht der Beklagten nicht deshalb zweifelhaft, weil die vorstehend aufgezählten Beispiele mit dem Kreditkartenformat grundsätzlich keine dem Gegenstand von Patentanspruch 1 vergleichbare mechanische Wirkweise verknüpften und dass der einzige Gegenstand, bei dem das im An- satz doch der Fall ist, nämlich bei dem in der D 1 gezeigten Eiskratzer, hiervon weitab liegt. Denn in welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lö- sung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln oder auf andere Bereiche zu übertragen, ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbe- trachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann erheblich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesonde- re betreffend die Ausbildung der auf ihm tätigen Fachleuten, die übliche Vorge- hensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegen- 33 - 18 - stands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen (BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 - Installier- einrichtung II). Wie ausgeführt, gehörte die Wahrnehmung produktgestalteri- scher Ansätze zum Rüstzeug des hier mit der Weiterentwicklung bekannter Lö- sungen betrauten Fachmanns. Vor dem Hintergrund der vielfältigen vorbekann- ten Vorschläge zur Verwendung des Kreditkartenformats außerhalb von dessen ursprünglicher Funktion zu erkennen, dass dieses Format auch für den Gegen- stand von Patentanspruch 1 nutzbar gemacht werden konnte, erforderte nur ein Maß an Abstraktion und Fantasie, das bei durchschnittlich bewanderten und begabten Fachvertretern zu erwarten ist. V. Patentanspruch 2 enthält keine zusätzlichen Merkmale, die ihm ge- genüber Patentanspruch 1 zur Patentfähigkeit verhelfen könnten; das Patent ist deshalb in diesem Umfang ebenfalls für nichtig zu erklären. VI. Gegen die Patentfähigkeit der Patentansprüche 3 und 4 führt die Be- rufung keinen Angriff. Diese Ansprüche haben, da sie auch nicht wegen unzu- lässiger Erweiterung für nichtig zu erklären waren (oben III 1) Bestand, so dass die Berufung insoweit zurückzuweisen ist. 34 35 - 19 - VII. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO iVm § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG. Keukenschrijver Gröning Bacher Hoffmann Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.03.2011 - 1 Ni 12/09 (EU) - 36