BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 2/11 Verkündet am: 9. Oktober 2012 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 9. Oktober 2012 durch den Richter Keukenschrijver , die Richterin Mühlens und die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts vom 14. Oktober 2010 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 20. Oktober 1998 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 923 886 (Streitpatents), das die Priorität der französischen Patentanmeldung 97 16 290 vom 17. Dezember 1997 in Anspruch nimmt. Das Streitpatent um- fasst sieben Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrensspra- che Französisch wie folgt: "Chaussure de sport comprenant une semelle externe (10) sur la- quelle est montée une tige (11) délimitant une zone centrale d'introduction (9) du pied, et comportant une zone de laçage (16) constituée d'un lacet ou câble (15) formant deux brins (15a,15b) qui relient entre eux par un parcours déterminé des éléments de renvoi (1 à 8) de la zone de laçage (16), et qui sont en liaison à proximité de leurs extrémités libres avec un dispositif d'immobilisation ou bloqueur (20), caractérisée en ce qu'elle comporte , à proximité de la zone d'introduction (9) du pied, à l'extremité de la zone de laçage (16), une poche de rangement (30) apte à recevoir à la fois les ex- trémités libres des brins (15a, 15b) du lacet (15), s'étendant au- delà du bloqueur (20) après serrage des quartiers (12, 13), ainsi que le bloqueur (20) proprement dit." In der deutschen Übersetzung der Patentschrift lautet er: "Sportschuh aufweisend eine äußere Sohle (10), auf welcher ein Schaft (11) montiert ist, welcher eine zentrale Einführzone (9) des Fußes begrenzt und aufweisend eine Schnürzone (16), welche durch einen Schnürsenkel oder ein Kabel (15) gebildet wird, wobei zwei Enden (15a, 15b) gebildet werden, welche zwischen sich Um- kehrelemente (1 bis 8) der Schnürzone (16) durch einen festgeleg- ten Verlauf verbinden, und welche in der Nähe ihrer freien Enden mit einer Feststell-Einrichtung oder einem Blockierer (20) in Ver- bindung sind, dadurch gekennzeichnet, dass er in der Nähe der Einführzone (9) des Fußes am Ende der Schnürzone (16) eine Verstauungstasche (30) aufweist, die angepasst ist, gleichzeitig die freien Enden der Enden (15a, 15b) des Schnürsenkels (15) aufzu- nehmen, die sich oberhalb des Blockierers (20) nach dem Spannen der Abschnitte (12, 13) erstrecken, wie auch den Blockierer (20) selbst." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig; er sei weder neu noch beruhe er auf erfinderischer Tätigkeit. 1 2 3 - 4 - Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen rich- tet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Sie verteidigt das Streitpatent zudem mit zwei Hilfsanträgen. Die Klägerin verteidigt die angegriffene Entscheidung. Entscheidungsgründe: Die Berufung bleibt ohne Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft einen mit Schnürsenkeln oder Kabeln gebun- denen Sportschuh, bei dem die Bindung durch eine Feststelleinrichtung oder einen Blockierer fixiert wird. Nach der Beschreibung bieten die Blockierer mit der schnellen Spann- barkeit und Dauerhaftigkeit der Fixierung Vorteile auf dem Gebiet der Sport- schuhe. Sie führten aber zu dem Nachteil, dass die Schnürsenkelenden ober- halb des Blockierers frei seien und damit beim Gehen und Laufen die Möglich- keit des Hängenbleibens eröffneten. Es seien Blockierer bekannt, in denen auch die Schnürsenkelenden verstaut werden könnten. Diese seien aber volu- minös und könnten damit zu einer Behinderung bei gewissen Sportarten füh- ren. Das deutsche Gebrauchsmuster 88 10 872 (NK4) zeige einen Sportschuh mit einer Verstauungseinrichtung für die Schnürsenkelenden und -schlaufen, die mit selbsthaftenden Mitteln wie einem Klettverschluss verschlossen seien. Wegen der selbsthaftenden Mittel seien indessen spezielle Schnürsenkel er- forderlich. Die Verstauungseinrichtung sei aber nicht an einen Blockierer ange- passt, der ein größeres Volumen erfordere und mit den selbsthaftenden Mitteln nicht zusammenwirken könne. Zudem beschreibe das Gebrauchsmuster einen Sportschuh, der konventionell ohne Blockierer gebunden werde. Dem Streitpatent liegt demnach das technische Problem zugrunde, ein Schutzsystem für einen Blockierer an einem Sportschuh und die Schnürsenkel- 4 5 6 7 8 9 - 5 - enden zu liefern, das insbesondere die beschriebenen Nachteile im Stand der Technik vermeidet. Zur Lösung dieses Problems schützt Patentanspruch 1 einen Sportschuh mit folgenden Merkmalen (kursiv die zusätzlichen Merkmale gemäß Hilfsan- trag I, in eckigen Klammern die abweichende Gliederung des Patentgerichts): 1. einer äußeren Sohle, [2] 2. auf der ein Schaft montiert ist, der eine zentrale Einführzone des Fußes begrenzt, 3. einer Schnürzone, die durch einen Schnürsenkel oder ein Kabel gebildet wird 3.1 mit zwei Schnurabschnitten ("brins"), die zwischen sich Umkehrelemente der Schnürzone durch einen festgeleg- ten Verlauf verbinden, [4] und 3.2 die in der Nähe ihrer freien Enden mit einer Feststellein- richtung oder einem Blockierer verbunden sind, [5] 4. einer Verstauungstasche in der Nähe der Einführzone des Fußes am Ende der Schnürzone, [6] 4.1 die so angepasst ist, dass sie die freien Enden des Schnürsenkels aufnehmen kann, die nach dem Span- nen der seitlichen Schaftteile (Quartiere) aus dem Blo- ckierer hinausragen, [7] und 4.2 den Blockierer selbst aufnehmen kann, [8] und 4.3 die aus einem nachgiebigen, deformierbaren Material realisiert ist, 4.4 das rittlings an dem oberen Ende der Schnürzone auf- gesetzt ist, um sie zu überdecken und mit ihr eine ge- schlossene Aufnahme, die von außen über ein Öff- nungssystem zugänglich ist, zu begrenzen. 10 - 6 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Eine Vorrichtung entsprechend Patentanspruch 1 des erteilten Patents sei zwar zum Prioritätszeitpunkt neu, dem Fachmann aber aufgrund des deut- schen Gebrauchsmusters 88 10 872 (NK4) in Verbindung mit seinem Fachwis- sen nahegelegt gewesen. Aus der NK4 sei ein Sportschuh bekannt, der entsprechend Figur 1 die Merkmale 1 bis 3.1 (Sohle, Schaft, Schnürzone mit Schnurabschnitten) auf- weise. Bei diesem Schuh würden im Unterschied zum Gegenstand des Streit- patents die Schnürsenkel nicht mit einem Blockierer, sondern als Schleife ge- bunden. Dem Fachmann seien jedoch Verschlusseinrichtungen wie Blockierer bekannt gewesen. Die NK4 sehe für die Schlingen und die Enden der Schnür- senkel eine Tasche vor, um der Lockerungsneigung des Schnürsenkelknotens entgegenzuwirken. Damit betreffe die NK4 zwar ein anderes Problem als die Erfindung des Streitpatents. Gleichwohl führe die in der NK4 gefundene Lösung direkt zum Gegenstand des Streitpatents, denn der Fachmann erkenne ohne Weiteres, dass auf diese Weise festgehaltene Schnürsenkelenden bei sportli- cher Betätigung auch nicht an einem anderen Gegenstand hängenbleiben könnten. Die Figur 1 der NK4 zeige, dass die Verstauungstasche am oberen 11 12 13 14 - 7 - Ende der Schnürzone angebracht sei. Damit finde auch das Merkmal 4 in die- ser Entgegenhaltung ein Vorbild. Weil diese Tasche in der NK4 zum Unterbringen der Schlingen und der Enden der Schnürsenkel diene, sei sie zugleich auch angepasst, diese Ab- schnitte des Schnürsenkels aufzunehmen. Damit sei das Merkmal 4.1 vorweg- genommen. Bei sportlicher Betätigung würden Fuß und Schuh stark bewegt und da- mit Beschleunigungskräften in Richtung der Schuhspitze ausgesetzt. Ein Blo- ckierer, der nicht wie die Schnürsenkelenden in der Tasche untergebracht sei, werde, verursacht durch die auftretenden Kräfte, hinauf- und herunterklappen und dabei zugleich die in der Tasche untergebrachten Schnürsenkel herauszie- hen. Damit wäre wieder die Gefahr verbunden, dass die Schnürsenkel hängen- bleiben könnten, was gerade vermieden werden solle. Zudem könne die Bewe- gung des Blockierers zur Lockerung der Schnürung führen. Um dies zu verhin- dern, liege es im Bereich fachmännischen Handelns, auch den Blockierer zu fixieren und in der Tasche mit unterzubringen. Dass hierbei die Tasche an die Abmessungen des Blockierers entsprechend dem Merkmal 4.2 angepasst wer- den müsse, sei eine Selbstverständlichkeit. III. Dies hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand. 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents ist nicht pa- tentfähig, denn er beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). a) Dem Fachmann, den das Patentgericht zutreffend als einen Schuh- techniker mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Sportschuhen definiert hat, war ein Sportschuh bekannt, der die allgemeinen Merkmale 1 bis 3.1 (Sohle, Schaft, Schnürzone mit Schnurabschnitten) eines Schuhs aufweist (vgl. nur die NK4). b) Weiterhin war dem Fachmann bekannt, dass bei einem Sportschuh die Schnürsenkel anstatt durch eine Schleife mit einem Blockierer fixiert werden 15 16 17 18 19 20 - 8 - können (vgl. etwa die US-Patentschrift 3 845 575, NK5). Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, war vom Fachmann zu erwarten, diese Möglich- keit in seine Überlegungen für eine technische Weiterentwicklung mit einzube- ziehen, denn die Vorteile der Verwendung eines Blockierers im Sinne einer schnellen und sicheren Bindung der Schnürsenkel waren im Stand der Technik bekannt, wie es auch die Beschreibung des Streitpatents hervorhebt (Sp. 1, Abs. 3 und 4). Angesichts der Bedeutung für die Sportausübung, die der Blo- ckierer durch ein Verhindern des unbeabsichtigten Lösens der Schnürsenkel- bindung bewirkt, durfte sich der Fachmann diesen Vorteilen nicht verschließen (Merkmal 3.2). c) Darüber hinaus kannte der Fachmann das Problem mit losen Schnür- senkelschlaufen und -enden, die sich beim Laufen verhaken oder am anderen Schuh hängenbleiben könnten und damit ein Stolper- und Sturzrisiko darstellen. Ihm war hierzu aus der NK4 bekannt, dass die Schnürsenkelschlaufen und -enden in einer Verstauungstasche untergebracht werden können. Auch wenn die NK4 als Grund für die Verstauung der Schnürsenkel das Verhindern der Lockerung des Knotens angibt, konnte sich der Fachmann nicht über die sich ihm aufdrängende Überlegung hinwegsetzen, auf diese Weise auch ein Verha- ken oder Hängenbleiben mit den Schnürsenkelschlaufen und -enden vermeiden zu können, zumal die NK4 selbst hervorhebt, dass mit der Verstauungstasche der Schnürsenkel nicht mehr herumschleudern kann (NK4 S. 2 Z. 14 bis 24). Um der Gefahr eines Verhakens und Hängenbleibens des Schnürsenkels wäh- rend der sportlichen Betätigung zu begegnen, war deshalb vom Fachmann zu erwarten, für die Schnürsenkelschlaufen und -enden am Ende der Schnürzone eine Verstauungstasche vorzusehen (Merkmale 4 und 4.1). Um dem Sportschuhnutzer beide Vorteile, schnelle und sichere Span- nung der Schnürsenkel durch einen Blockierer sowie sicheres Verstauen der ansonsten herumschleudernden Schnürsenkel in einer Tasche, bieten zu kön- nen, war vom Fachmann weiter zu erwarten, beides in einem Schuh zu kombi- nieren. 21 22 - 9 - d) Für einen solchen Sportschuh, der eine Verstauungstasche und einen Blockierer aufweist, lag für den Fachmann schon aus der Konstruktion des Schuhs heraus auch ohne ausdrücklichen Hinweis im Stand der Technik (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 - Installiereinrichtung II) die Überlegung nahe, die Tasche so zu dimensionieren, dass darin nur die Schlingen und Enden der Schnürsenkel Platz finden oder zudem auch der Blockierer. Auf dieser Grundlage musste es sich dem Fachmann geradezu aufdrän- gen, dass in der Verstauungstasche auch der Blockierer seinen Platz finden soll. Der Fachmann hatte der Gefahr eines Hängenbleibens aufgrund von losen Enden der Schnürsenkel entgegenzuwirken und deshalb darauf bei der Dimen- sionierung der Verstauungstasche zu achten. Hierfür boten sich aufgrund der Beschaffenheit des Sportschuhs mit Schnürsenkeln und einem Blockierer an diesen im Wesentlichen nur die erkennbaren Alternativen an, lediglich die Schnürsenkelschleifen und -enden in der Tasche zu verstauen oder auch den Blockierer, der sich mit seinem Körper etwas von der Schnürzone und den Schaftteilen abhebt und leicht beweglich ist. Wie das Patentgericht zutreffend ausführt, war dabei vom Fachmann die Erkenntnis zu erwarten, dass die Dreh- beweglichkeit des Blockierers um die Achse der von ihm in das Schnürsystem führenden Schnürsenkelabschnitte zu einem fortschreitenden Herausziehen der Schnürsenkelschlingen und -enden aus der Verstauungstasche führen kann, wenn nur diese Abschnitte des Schnürsenkels in der Tasche verstaut sind. Mit dem Herausziehen der Schnürsenkel aus der Tasche wären deren Enden frei beweglich, was wiederum die Gefahr eines Hängenbleibens während der sport- lichen Betätigung begründen kann. Um dies zu vermeiden, war der Fachmann deshalb veranlasst, auch die Beweglichkeit des Blockierers einzuschränken, damit die Drehkräfte, die zu einem Herausziehen des Schnürsenkels aus der Verstauungstasche führen können, von vorneherein nicht auftreten. Aufgrund dieser sich aus der Konstruktion und dem Ziel, ein Hängenblei- ben der Schnürsenkelenden zu vermeiden, ergebenden Überlegungen, die 23 24 25 - 10 - sämtlich durch den Stand der Technik und das Fachwissen nahegelegt waren und mit keinen technischen Schwierigkeiten verbunden sind, war es auch nahe- liegend, die Verstauungstasche entsprechend dem Merkmal 4.2 so anzupas- sen, dass diese auch den Blockierer mit aufnimmt. e) Im Hinblick darauf war es auch insgesamt vom Fachmann zu erwar- ten, ausgehend von einem Sportschuh gemäß der NK4 diesen mit einem Blo- ckierer zu kombinieren und die Verstauungstasche so anzupassen, dass darin auch der Blockierer seinen Platz findet. Die Weiterentwicklung hin zum Gegen- stand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents war somit insgesamt nahelie- gend und beruhte nicht auf erfinderischer Tätigkeit. 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach den Hilfsanträgen I und II beruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. a) Mit Hilfsantrag I sollen die Merkmale 4.3 (Verstauungstasche aus nachgiebigem Material) und 4.4 (Überdecken des oberen Endes der Schnürzo- ne nebst Öffnungssystem) hinzugefügt werden. Mit Hilfsantrag II soll zusätzlich hierzu das folgende Merkmal hinzugefügt werden: "wobei die Öffnung der Verstauungstasche sich durch Anheben ih- res vorderen, unteren elastischen Randes bewerkstelligt mittels eines Greifelements, das fest verbunden ist mit der vorderen, freien Wand der Verstauungstasche." b) Die mit diesen Hilfsanträgen beschriebene technische Weiterentwick- lung beruht indessen weder für sich noch in Verbindung mit den weiteren Merkmalen des Patentanspruchs auf erfinderischer Tätigkeit. Insoweit kann auf die zutreffenden Ausführungen im Urteil des Patentgerichts zu diesen bereits in erster Instanz gestellten Hilfsanträgen verwiesen werden; entgegen der Auffas- sung der Beklagten ist eine widersprüchliche Begründung darin nicht zu erken- nen. Ein Griffelement entsprechend dem Hilfsantrag II war im Stand der Tech- 26 27 28 29 30 - 11 - nik allgemein bekannt, wie es beispielsweise in der Figur 1 des deutschen Ge- brauchsmusters 93 15 640 (NK14) gezeigt wird. 3. Hinsichtlich der Gegenstände der Unteransprüche ist eine eigene er- finderische Leistung weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich (BGH, Urteil vom 29. September 2011 - X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 - Sensoranordnung). IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO. Keukenschrijver Mühlens Gröning Grabinski Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.10.2010 - 2 Ni 3/09 (EU) - 31 32

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