X ZR 101/13

Auslegung von "molten polymer composition" und fehlende Patentfähigkeit eines Extrusionsverfahrens mit expandierbaren Mikrokugeln • Der Begriff "molten polymer composition" ist funktional auszulegen: nicht zwingend vollständige Schmelze, sondern hinreichend niedrige Viskosität zur Verarbeitung im Extruder. • Ein mittels Anspruchsformulierung vermeintlich unbestimmtes Merkmal ist aus dem Gesamtzusammenhang der Patentschrift und mit Blick auf die aus der Lehre verfolgte Funktion zu bestimmen. • Auch bei geänderter Anspruchsfassung kann der Senat nach Zurückverweisung eine erneute Prüfung der Patentfähigkeit vornehmen, wenn sich die Bewertungsgrundlage geändert hat. • Das in Anspruch 1 beschriebene Verfahren war dem Fachmann durch vorbekannte Veröffentlichungen nahegelegt; die beanspruchte Fassung ist daher nicht patentfähig. Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents EP 1 102 809, das Verfahren und Erzeugnisse mit Polymerschaum und expandierbaren Mikrokugeln betrifft. Die Klägerin rügte mangelnde Offenbarung, unzulässige Erweiterung und fehlende Patentfähigkeit des Gegenstands. Nach Aufhebung eines ersten Patentgerichtsurteils durch den BGH wurde die Sache zurückverwiesen; das Patentgericht erklärte das Patent erneut für nichtig. Die Beklagte verteidigte das Patent in einer geänderten Fassung, insbesondere durch die Einfügung, dass die geschmolzene Polymerzusammensetzung in einem Extruder vorliegt und die Mikrokugeln dort beigemischt werden. Streitpunkt war insbesondere die Auslegung des Begriffs "molten polymer composition" und die Frage, ob die beanspruchten Merkmale gegenüber dem Stand der Technik neu und erfinderisch sind. Die Parteien legten Gutachten vor und verwiesen auf verschiedene Entgegenhaltungen, darunter E01, E02 und E18. • Die Berufung der Beklagten ist zulässig, aber unbegründet; das Patent bleibt nichtig. • Auslegung: "molten polymer composition" ist funktional zu verstehen; sie verlangt keine vollständige Schmelze (tan δ = 1), sondern eine so herabgesetzte Viskosität, dass die Zusammensetzung im Extruder verarbeitbar und gut mischbar ist; diese Auslegung folgt aus der Gesamtoffenbarung und den Ausführungsbeispielen. • Erweiterung: Die von der Beklagten eingefügte Formulierung, die Polymerzusammensetzung müsse vor Zugabe der Mikrokugeln vollständig geschmolzen sein, stellt eine nicht offenbarte Einschränkung dar; bei funktionaler Auslegung entfällt jedoch eine unzulässige Erweiterung. • Stand der Technik/Erfindungshöhe: Selbst bei der funktionalen Auslegung ist der beanspruchte Gegenstand nicht patentfähig. Entscheidende Entgegenhaltungen und Fachveröffentlichungen (insbesondere US-Patent E18 und andere Fachbeiträge) nahelegten dem Fachmann bereits die spätere Zuführung empfindlicher Mikrokugeln am downstream-Ende des Extruders sowie die Wahl von Temperatur- und Scherbedingungen, sodass die beanspruchte Kombination nahelag. • Hilfsanträge: Auch die in mehreren Hilfsanträgen vorgeschlagenen Einschränkungen (z.B. Hot-Melt-Zusammensetzungen, Acrylat-/Methacrylat-Klebstoffe, temperatursteuernde Maßnahmen oder Beschränkung des Anteils der bereits expandierten Mikrokugeln) begründen keine erfinderische Tätigkeit; die maßgeblichen Merkmale ergeben sich dem Fachmann aus dem Stand der Technik. • Verfahrensrecht: Die Bindungswirkung früherer Entscheidungen des Senats greift nicht in einer Weise, die eine erneute materiell-rechtliche Prüfung ausschließt, wenn sich die Beurteilungsgrundlage geändert hat und neue Entgegenhaltungen vorgetragen wurden. • Kosten: Die Beklagte trägt die Kosten der Berufung gemäß §121 Abs.2 PatG i.V.m. §97 Abs.1 ZPO. Die Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen; das Patent bleibt mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland nichtig. Der maßgebliche Begriff "molten polymer composition" ist funktional so auszulegen, dass bei der Zugabe der expandierbaren Mikrokugeln keine vollständige Schmelze, sondern lediglich eine zur Verarbeitung im Extruder geeignete, ausreichend herabgesetzte Viskosität erforderlich ist. Selbst unter dieser Auslegung fehlt dem in Anspruch 1 beschriebenen Verfahren die erfinderische Tätigkeit: dem Fachmann waren die maßgeblichen Verfahrensschritte und Parameter sowie die spätere Zuführung empfindlicher Mikrokugeln bereits durch vorbekannte Publikationen nahegelegt. Folglich können auch die in den Hilfsanträgen vorgeschlagenen Einschränkungen die Patentfähigkeit nicht begründen. Die Gerichtskosten hat die Beklagte zu tragen.