I ZB 39/16

IR-Dreidimensionalmarke für Schokoladenstäbchen: fehlende Unterscheidungskraft nicht festgestellt (Aufhebung und Rückverweisung) • Eine nach dem Madrider Markenabkommen international registrierte Marke kann für Deutschland entzogen werden, wenn sie im Zeitpunkt der Eintragung und im Entscheidungszeitpunkt jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§§ 8, 112, 115 MarkenG; Art. 5 MMA). • Bei der Prüfung der fehlenden Unterscheidungskraft ist ein großzügiger Maßstab anzulegen: bereits ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft genügt, und es ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung des durchschnittlichen Verbrauchers abzustellen (§ 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG). • Bei dreidimensionalen (warenförmigen) Marken ist auf den Gesamteindruck der Form abzustellen; einzelne, isolierte Merkmale dürfen die Gesamtwürdigung nicht verdrängen; Branchenüblichkeit muss hinreichend belegt sein. • Tatrichterliche Feststellungen zur Verkehrsanschauung können im Rechtsbeschwerdeverfahren nur daraufhin überprüft werden, ob sie rechtliche Fehler enthalten oder offenkundig unzureichend sind; das Bundespatentgericht hat hier einen rechtsfehlerhaften Prüfungsmaßstab angewandt, so dass seine Entscheidung aufgehoben und zurückverwiesen wurde. Die Markeninhaberin ist Inhaberin einer dreidimensionalen IR-Marke für Schokoladenprodukte, eingetragen am 07.09.2005 mit Schutzwirkung für Deutschland seit 15.12.2005. Die Antragstellerin beantragte beim Deutschen Patent- und Markenamt die Schutzentziehung mit der Begründung fehlender Unterscheidungskraft und mangelnder Bestimmtheit; die Markeninhaberin widersprach. Nach Instanzenweg hob das Bundespatentgericht in zweiter Bewertung den Schutz für die Waren "chocolat" und "produits de chocolaterie" wegen mangelnder Unterscheidungskraft auf. Der Bundesgerichtshof prüfte die zulässige Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin. Streitgegenstand ist, ob die spezifische wellenförmige, längliche Form des Schokoladenstäbchens vom Verkehr als Herkunftshinweis wahrgenommen wird oder als branchenübliche Form anzusehen ist. • Zulässigkeit und Prüfungsumfang: Die ohne Beschränkung zugelassene Rechtsbeschwerde erlaubt dem BGH volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses. • Anwendbarer Rechtsrahmen: Schutzentziehung einer IR‑Marke richtet sich nach Art.5 MMA i.V.m. Art.6quinquies PVÜ; Prüfkriterien entsprechen §§ 3, 8 Abs.2 MarkenG und dem unionsrechtlichen Maßstab. • Zeitpunkt der Beurteilung: Für die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse ist auf den Tag der internationalen Registrierung (07.09.2005) abzustellen (§§ 112, 115 MarkenG). • Tatrichterliche Feststellungen: Feststellungen zur Verkehrswerteinschätzung sind tatrichterlich, jedoch auf Rechtsfehler überprüfbar; das Bundespatentgericht hat hier einen zu strengen Maßstab angelegt. • Maßstab der Unterscheidungskraft: Es genügt bereits ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft; bei warenförmigen Marken ist auf den Gesamteindruck abzustellen, nicht auf isolierte Merkmale. • Fehler des Bundespatentgerichts: Es hat die Prüfung übermäßig auf einzelne, vermeintlich branchenübliche Merkmale (dünne, längliche Form, runder Querschnitt) verengt und die wellenförmige Gestaltung unzureichend berücksichtigt. • Vergleichsprodukte und Branchenüblichkeit: Die Heranziehung ähnlicher Erzeugnisse aus benachbarten Warengruppen war zulässig, doch begründen die angeführten Vergleichsprodukte und Verkaufszahlen nicht hinreichend die Annahme allgemeiner Branchenüblichkeit. • Ergebnis der Rechtsfrage: Vor dem Hintergrund des richtigen Prüfungsmaßstabs kann dem angegriffenen Zeichen die fehlende Unterscheidungskraft für die genannten Waren nicht festgestellt werden. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hatte Erfolg. Der BGH hob den Beschluss des Bundespatentgerichts auf, soweit diesem die Schutzentziehung zum Nachteil der Markeninhaberin zugestimmt hatte, und verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an einen anderen Senat des Bundespatentgerichts zurück. Begründend stellte der BGH fest, dass das Bundespatentgericht einen zu strengen Prüfungsmaßstab angesetzt und die Wellenform und den Gesamteindruck der dreidimensionalen Marke nicht hinreichend gewürdigt hat; die Feststellungen zu branchenüblichen Gestaltungen und zu marktdurchdringenden Vertriebswirkungen tragen die Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht. Die Frage des freihaltebedürftigen beschreibenden Charakters (§ 8 Abs.2 Nr.2 MarkenG) wurde nicht hinreichend festgestellt und bleibt gegebenenfalls in der weiteren Entscheidung zu klären.