X ZR 16/15

ECLI:DE:BGH:2017:130617UXZR16.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 16/15 Verkündet am: 13. Juni 2017 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juni 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann und die Richterin Dr. Kober-Dehm für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 30. Septem- ber 2014 abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 888 223 (Streitpatents), das am 13. März 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität von drei deutschen Anmel- dungen vom 22. März 1996, vom 11. November 1996 und vom 29. Januar 1997 sowie eines deutschen Gebrauchsmusters vom 12. Dezember 1996 angemel- det wurde und nach Erlass des angefochtenen Urteils durch Zeitablauf erlo- schen ist. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Befestigen eines Gegen- standes, insbesondere einer Datenträgerplatte, an einer Fläche, insbesondere an einem Printmedium. Es ist im Einspruchsverfahren in geänderter Fassung 1 - 3 - mit fünf Patentansprüchen aufrechterhalten worden. Patentanspruch 1, auf den die übrigen Ansprüche rückbezogen sind, lautet in dieser Fassung in der Ver- fahrenssprache wie folgt: "Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Gegenstandes, insbe- sondere einer Datenträgerplatte (8), an einem gebundenen Print- medium (1), wobei - der Gegenstand (8) auf eine ebene Fläche (4) des Printmedi- ums (1) oder die Fläche (4) auf den Gegenstand (8) aufgelegt, - im Anschluss hieran der Gegenstand (8) zumindest teilweise mit einer Schicht bedeckt und - die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch Aufkleben auf die- se Fläche so befestigt wird, dass der Gegenstand dadurch auf der ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt ist, und - danach die ebene Fläche über einen Bindebereich in ein Printmedium eingebunden wird." Wegen der übrigen Ansprüche wird auf die neue Streitpatentschrift (EP 888 223 B2) verwiesen. Die aus dem Streitpatent in Anspruch genommene Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der im Einspruchsverfahren aufrecht erhaltenen Fassung und hilfsweise in vier geänderten Fassungen, die nur noch einen Patentan- spruch zum Gegenstand haben, verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt und das Streitpatent hilfsweise in vier abermals geänderten Fassungen vertei- digt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 2 3 4 - 4 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist begründet. I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Befestigen eines Gegen- standes, insbesondere einer Datenträgerplatte, an einer Fläche, insbesondere an einem Printmedium. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift werden Zeitschrif- ten oder Büchern häufig Gegenstände, wie Parfumfläschchen, Cremeproben, Beihefter und Materialproben oder - um dem Nutzer zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen - auch Datenträgerplatten, wie beispielsweise CD- ROMs, beigelegt. Hierfür werde bei den aus dem Stand der Technik bekannten Verfahrensweisen eine Papier- oder Folientasche auf den Umschlag oder eine Seite des Printmediums aufgeklebt, in die der betreffende Gegenstand gesteckt werden könne (Beschr. Abs. 4). So offenbare beispielsweise die britische Pa- tentanmeldung 341 146 für eine Schallplatte als Beilage, die Platte entweder in eine auf dem Umschlag eines Buches befestigte Tasche einzulegen oder sie fest mit dem Buch so zu verbinden, dass das Buch zusammen mit der Platte auf den Plattenteller gelegt werden könne. Die US-amerikanische Patentanmel- dung 4 084 696 (D1) betreffe ein Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Ge- genstandes an einem gebundenen Printmedium, bei dem der beizufügende Gegenstand auf einen flachen Papierzuschnitt mit Leimstreifen platziert werde, der dann so gefaltet werde, dass ein an einer Seite mit einer Lasche und an- sonsten durch beleimte Abschnitte verschlossener Umschlag entstehe, der über einen Bindebereich in das Printmedium eingebunden werden könne. Die Streit- patentschrift schildert es als nachteilig, dass sowohl das Einführen von Daten- trägerplatten oder anderen Gegenständen in Papier- oder Folientaschen als auch das Anliefern, Vereinzeln, Positionieren und Festkleben der Tüten auf ei- 5 6 7 - 5 - ner bestimmten Seite eines Printmediums arbeitsaufwändig und in großen Stückzahlen nur mit komplizierten Maschinen durchführbar seien. Dadurch ver- teuerten sich Printmedien, denen Gegenstände beigefügt würden, unverhält- nismäßig (Beschr. Abs. 7). 2. Das Patentgericht hat unter Bezugnahme auf die Formulierung der Aufgabe in der Streitpatentschrift zunächst angenommen, diese bestehe darin, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem Gegenstände wie Datenträgerplatten ein- fach und kostengünstig an einer Fläche, wie beispielsweise einem Printmedium, befestigt werden können. Dies ist nicht zu beanstanden. Nicht beigetreten wer- den kann jedoch der vom Patentgericht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zugrunde gelegten Annahme, dass die Aufgabe darin bestehe, das aus der US-amerikanische Patentanmeldung 4 084 696 (D1) bekannte Verfah- ren zu vereinfachen, indem auf das dort vorgesehene Umfalten und Aufkleben einer Verschlusslasche verzichtet wird. Diese Definition enthält bereits einen Hinweis auf die erfindungsgemäße Lösung, der nicht in die Formulierung der Aufgabe einfließen darf, weil diese nicht dazu dient, eine Vorentscheidung über die Patentfähigkeit zu treffen, sondern den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung lokalisieren soll, um bei der anschließenden und davon zu trennen- den Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die dafür vorgeschlagene Lö- sung durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht (BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid). Aus demselben Grund ist es nicht zulässig, ohne weiteres zu unterstellen, dass dem Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. Sofern sich nicht zweifelsfrei beurteilen lässt, welchen Problemen sich der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik zugewendet hätte, wäre es ver- fehlt, schon bei der Definition der Aufgabe die Frage zu prüfen, welche Anre- gungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden. Viel- 8 - 6 - mehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie rele- vant ist, nämlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 17 - Quetiapin). Das tech- nische Problem ist daher allgemeiner darin zu sehen, ein Verfahren zur Verfü- gung zu stellen, mit dem Gegenstände wie Datenträgerplatten einfach und kos- tengünstig an einem Printmedium befestigt werden können. 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentan- spruch 1 in der geltenden Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben): 1. Das Verfahren dient dem lösbaren Befestigen eines Gegen- standes, insbesondere einer Datenträgerplatte (8), an einem gebundenen Printmedium (1) [A; B]. 2. Das Verfahren umfasst folgende Schritte: 2.1 Der Gegenstand wird auf der ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt [E], indem 2.1.1 entweder der Gegenstand auf die ebene Fläche (4) des Printmediums (1) oder die Fläche (4) auf den Gegenstand (8) aufgelegt wird [C], 2.1.2 der Gegenstand (8) im Anschluss hieran zumin- dest teilweise mit einer Schicht bedeckt wird [D], und 2.1.3 die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch Auf- kleben auf diese Fläche so befestigt wird, dass der Gegenstand dadurch auf der ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt ist [E; E1]. 2.2 Die ebene Fläche wird über einen Bindebereich in ein Printmedium eingebunden [F]. 9 - 7 - 4. Zum Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre sind folgende Be- merkungen veranlasst: Nach der erfindungsgemäßen Lehre soll der Gegenstand - anders als nach den bisher im Stand der Technik bekannten Verfahren - ohne die Verwen- dung eines Umschlages oder einer Tüte an dem gebundenen Printmedium lös- bar befestigt werden, wobei das vorgeschlagene Verfahren in zwei Arbeitsgän- ge gegliedert ist. Im ersten Arbeitsgang wird der Gegenstand auf eine ebene Fläche aus Papier oder Karton aufgelegt und zumindest teilweise mit einer Schicht bedeckt, die ihrerseits auf der ebenen Fläche, auf der der Gegenstand aufliegt, aufgeklebt wird und so den Gegenstand an dem Printmedium befestigt (Merkmalsgruppe 2.1; Beschr. Abs. 10 und 11). Vorteilhafte Ausführungen be- stehen nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift darin, dass die Fläche eine Vertiefung aufweist, in die der Gegenstand eingelegt werden kann, dass die Schicht zumindest teilweise, vorzugsweise an der Stelle, an der sie an der Fläche befestigt wird, selbstklebend ist oder dass die Schicht nur an den Rän- dern, mit denen sie auf der Fläche aufliegt, mit einem Kleber versehen ist (Be- schr. Abs. 16-19). Die derart präparierte Fläche wird mit dem Gegenstand zwi- schen die Seiten des Printmediums gelegt und kann im zweiten Arbeitsgang wie eine normale Buchseite in das Printmedium gebunden werden (Merk- mal 2.2; Beschr. Abs. 12). Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift entfällt damit das arbeitsaufwändige Einführen des betreffenden Gegenstandes in eine flexible Tüte und beim Binden des Printmediums werden keine zusätzli- chen Einrichtungen zum Positionieren und Aufkleben von Tüten benötigt. Viel- mehr können die einzelnen Verfahrensschritte mit bekannten Maschinen preis- günstig, schnell und in großen Stückzahlen mit hoher Präzision durchgeführt werden (Beschr. Abs. 10, 12, 13). 10 11 - 8 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht patentfähig, weil er je- denfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die US-amerikanische Pa- tentanmeldung 4 084 696 (D1) offenbare ein Verfahren zum lösbaren Befesti- gen eines Gegenstandes an einem gebundenen Printmedium, das sich vom Verfahren des Streitpatents nur dadurch unterscheide, dass der Gegenstand mittels einer Verschluss-Lasche befestigt werde, die auf der vom Binderand abgewandten Seite umgefaltet und aufgeklebt werde. Für den Fachmann, einen Diplomingenieur des Maschinenbaus mit mehrjähriger Berufserfahrung in Be- zug auf Konzeption und Konstruktion von Verpackungsmaschinen und Kennt- nissen, insbesondere auf dem Gebiet der Einlegeteil-Befestigungen, sowie der entsprechenden Verfahren bei der Herstellung von gebundenen Druckerzeug- nissen, liege es nahe, das als arbeitsaufwändig und kompliziert bekannte Fal- ten, Schließen und Aufkleben einer Verschlusslasche durch ein einfaches und billigeres Verfahren zu ersetzen. Auf der Suche nach einer gegenüber dem Stand der Technik verbesserten Lösung werde er an bekannte Lösungen bei Verpackungsmaschinen und Einlegeteilbefestigungen anknüpfen und dabei auf das deutsche Gebrauchsmuster 87 03 931 (D7) stoßen. Diese Entgegenhaltung offenbare eine Schutzhülle für Einlegeteile, die nach dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel auf den offenen Seiten oben, unten und rechts ohne Ver- schlusslasche oder andere Zusatzteile verklebt werde, während die linke Seite durch Umfalzen beim Klebevorgang automatisch geschlossen werde. Dass in diesem Ausführungsbeispiel ein in der Regel für Einzelstücke und Austausch- seiten verwendeter Heftrand und kein zum dauernden festen Einbinden vorge- sehener Bindebereich gezeigt werde, halte den Fachmann nicht davon ab, das Klebeverfahren der D7 für ein gebundenes Printmedium zu übernehmen. Viel- mehr liege es aufgrund der Übereinstimmung wesentlicher Merkmale für den 12 13 - 9 - Fachmann nahe, die offenen Seitenflächen nicht - wie in der D1 vorgesehen - mittels einer Lasche zu verschließen, sondern das Klebeverfahren nach der D7 anzuwenden, wonach der Gegenstand in verfahrenstechnisch einfacher Weise in einem Arbeitsgang durch eine direkte Verklebung aller offener Seitenflächen zwischen ebener Fläche und Schicht befestigt werden könne. Das Ersetzen des nach der D7 zum Befestigen vorgesehenen Heftrands durch einen auch für größere Stückzahlen geeigneten Binderand sei nur als einfache fachmännische Maßnahme zu sehen, so dass der Fachmann ohne weiteres zu dem einfachen und preiswerten Befestigungsverfahren mit den Merkmalen des Gegenstands von Patentanspruch 1 gelange. Dass damit die Patentfähigkeit von Patentan- spruch 1 in der geltenden Fassung abweichend von der Entscheidung im Ein- spruchsverfahren beim Europäischen Patentamt verneint werde, beruhe darauf, dass die D7 nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens gewesen sei. Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hin- aus, da sich dieser eine durchgängige Ausführung aller Verfahrensschritte durch Maschinen nicht entnehmen lasse. Der Gegenstand des jeweils einzigen Patentanspruchs der mit den Hilfsanträgen II, III und IV verteidigten Fassungen werde dem Fachmann wie schon der Gegenstand von Patentanspruch 1 der geltenden Fassung durch die Entgegenhaltungen D1 und D7 nahegelegt. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung war dem Fachmann, den das Patentgericht zutreffend und von den Parteien unbe- anstandet definiert hat, nicht durch eine Kombination der US-amerikanischen Patentanmeldung 4 084 696 (D1) mit dem deutschen Gebrauchsmuster 87 03 931 (D7) nahegelegt. 14 15 - 10 - 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung wird durch die D1 nicht vorweggenommen (Art. 54 Abs. 1 EPÜ). a) Die D1 betrifft einen Beihefter (bind-in insert) in Gestalt eines aus ei- nem Einzelblatt Papier hergestellten, zur Aufnahme einer Warenprobe (sample) bestimmten Umschlags (envelope) mit einem Bindestreifen (bind-in strip), über den der Beihefter zwischen die Seiten einer Zeitschrift eingebunden werden kann. Bei der in den Figuren 4 bis 7 der D1 dargestellten Ausführungsform wird die dem Printmedium beizufügende Warenprobe auf die Hälfte des noch unge- falteten Papierblattes gelegt, die nach dem Faltvorgang die Unterseite des Um- schlags bildet. Anschließend wird das Blatt auf einer Seite so umgefaltet, dass die Warenprobe bedeckt ist, die Seitenränder des Blattes bündig aufeinander liegen und an der der Faltlinie gegenüber liegenden Seite ein Streifen über- steht. Die Seitenränder des Blattes werden mit an den Seitenkanten befindli- chen Klebestreifen miteinander verklebt. An der noch offenen Seite wird der Umschlag durch Umklappen des mit Klebstoff versehenen, an der Unterseite überstehenden Streifens, der eine Lasche (flap) bildet, geschlossen. An der diesem Verschluss gegenüberliegenden Seite des Umschlags mit der Faltlinie befindet sich der Bindebereich (binding piece), der aus einem parallel zur Faltli- nie verlaufenden Bindestreifen (bind-in strip) besteht und den Umschlag an die- ser Seite schließt, so dass der Beihefter am Ende des Faltvorgangs einen gefal- teten, auf allen Seiten verschlossenen Umschlag aufweist, wobei eine Seite mit einer Verschlusslasche und die dieser gegenüberliegende Seite mit dem Binde- streifen verschlossen und die beiden verbleibenden Seiten an den Seitenrän- dern verklebt sind. An dem Bindestreifen entlang verläuft eine Perforationslinie, über die der Umschlag abgetrennt und damit automatisch geöffnet dem Print- medium entnommen werden kann, während der Bindestreifen in dem Printme- dium verbleibt (Sp. 2 Z. 21-58; Sp. 3 Z. 3-6). 16 17 - 11 - b) Die D1 offenbart damit die Merkmale 1, 2.1.1 und 2.2, nicht jedoch - wie auch das Patentgericht zutreffend angenommen hat - die Merkmale 2.1.2 und 2.1.3. Nicht beigetreten werden kann der Argumentation der Klägerin, der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents werde durch die Entge- genhaltung D1 vorweggenommen, weil der Fachmann Patentanspruch 4, wo- nach die Hülle auch aus zwei sich gegenüberliegenden, an wenigstens zwei Kanten miteinander verklebten Schichten bestehen könne, entnehme, dass die Hülle statt mit einer - ohnehin in keinem Patentanspruch der D1 erwähnten - Verschlusslasche auch durch Verkleben der weiteren Kanten der sich gegen- überliegenden Schichten, insbesondere der Außenkante, verschlossen werden könne. Patentanspruch 4 bezieht sich auf Patentanspruch 1 zurück und setzt damit für die Aufnahme des dem Printmedium beizufügenden Gegenstands einen Umschlag (envelope) mit den dort genannten Merkmalen voraus. Auch wenn es nach Patentanspruch 4 möglich ist, dass alle Kanten des Umschlags miteinander verklebt sind, verbleibt es dabei, dass der Umschlag und der Bin- destreifen, weil aus einem Einzelblatt Papier hergestellt (Merkmal b des Pa- tentanspruchs 1), einstückig ausgebildet sind und der Umschlag über eine pa- rallel zum Bindestreifen verlaufende Perforationslinie als solcher vom Binde- streifen abgetrennt und so gleichzeitig zur Entnahme des beigefügten Gegen- stands geöffnet werden kann (Merkmal e des Patentanspruchs 1). Damit ent- spricht der von der D1 vorgeschlagene Beihefter auch in der Ausführungsform, dass der Umschlag an allen Kanten verklebt ist, nicht der Befestigungsmetho- de, wie sie nach den Merkmalen 2.1.2 und 2.1.3 vorgesehen ist, weil beim Streitpatent durch das Aufkleben der den Gegenstand bedeckenden und befes- tigenden Schicht auf die Fläche des Printmediums kein Umschlag im Sinne der D1 entsteht, der dem Printmedium als solcher zusammen mit dem darin befind- lichen Gegenstand entnommen werden könnte (so auch die Technische Be- schwerdekammer des Europäischen Patentamts in der Ladung vom 18 - 12 - 8. August 2012 zur mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren T 2152/09 - 3.2.05 in Abschnitt 5.1). 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung war dem Fachmann weder durch die D1 noch durch die Kombination der D1 mit der D7 nahegelegt (Art. 56 EPÜ). a) Um den Gegenstand einer Erfindung als nahegelegt anzusehen, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum einen erforderlich, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung er- worbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfin- dungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Zum anderen muss der Fachmann Grund gehabt haben, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anre- gungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH, Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Rn. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 Rn. 17 - einteilige Öse). In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann An- regungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimm- ter Weise weiterzuentwickeln, ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwor- tung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfor- dert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann be- achtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übli- che Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürf- nisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehen- den Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle 19 20 21 - 13 - spielen (BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 Rn. 17 - Installiereinrichtung II). b) Entgegen der Annahme des Patentgerichts ergibt sich aus der D1 für den Fachmann schon kein Anlass, nach Alternativen für die dort vorgeschlage- ne Art der Befestigung zu suchen. aa) Die Aufgabenstellung der D1 betrifft zum einen das Problem, dass die Maschinen, mit denen Beihefter in einen Stapel von zu bindenden Blättern eingeordnet werden, oft statt eines Beihefters mehrere Beihefter auf einmal er- fassen, wenn diese aus leichtem Papier hergestellt sind. Zum anderen will die D1 einen Beihefter bereitstellen, bei dem der Umschlag oder die Einlage dem Druckerzeugnis einfach entnommen werden können. Nach der D1 werden die- se Probleme durch einen einstückig als Umschlag ausgebildeten Beihefter (unitary bind-in insert) gelöst. Die Verwendung eines Umschlags sieht die D1 im Hinblick auf dessen weitere Verwendbarkeit als solchen und auf die aufgrund der beim Heraustrennen des Umschlags automatische Öffnung leichte Ent- nehmbarkeit des beigefügten Gegenstands als Vorteil an (Sp. 2 Z. 16-20; Z. 27-31; Sp. 3 Z. 4-6). Vor diesem Hintergrund erhält der Fachmann, der nach einer Lösung sucht, wie das Vereinzeln, Positionieren und Festkleben von Tü- ten für die einem Printmedium beizufügenden Gegenstände und damit der Ein- satz komplizierter und die Produkte verteuernder Maschinen vermieden werden kann, aus der D1 keine Anregung, in Richtung der erfindungsgemäßen Lösung zu gehen. bb) Entgegen der Auffassung der Klägerin kann auch nicht angenommen werden, dass dem Fachmann der Gegenstand des Streitpatents ausgehend von der D1 durch sein Fachwissen nahegelegt war. 22 23 24 - 14 - Zwar ist bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, nicht nur zu berücksichtigen, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2012 - X ZR 134/11, GRUR 2013, 363 Rn. 27 - Polymerzusam- mensetzung). Dabei kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Ver- anlassung zur Heranziehung einer technischen Lösung bereits dann bestehen, wenn sie als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen oder Standard- repertoire des angesprochenen Fachmanns gehört und sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmä- ßig darstellt sowie keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine An- wendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; s. auch Be- schluss vom 25. Februar 2014 - X ZB 5/13, BGHZ 200, 229 Rn. 38 - Kolla- genase I). Auch wenn man der Klägerin darin folgte, der Fachmann entnehme der D1, dass das Aufeinanderkleben von zwei Kantenbereichen ein generelles und für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel für eine verpackungstechnische Lösung darstelle, das sich somit auch für die weiteren Kantenbereiche anbiete, führte ihn dies nicht zum Gegenstand der Erfindung. Denn er erhielte dadurch allenfalls wiederum einen Umschlag, der den dem Printmedium beizufügenden Gegenstand aufnimmt. Das Streitpatent verfolgt jedoch eine Abkehr von der zum Prioritätszeitpunkt im Stand der Technik be- 25 26 27 - 15 - kannten Verwendung von Taschen oder Umschlägen und schlägt dementspre- chend eine Lösung vor, bei der der auf einer Fläche des Printmediums aufge- legte Gegenstand mit einer Schicht bedeckt wird, die auf die Fläche des Print- mediums aufgeklebt wird und den Gegenstand nicht einmal notwendig vollstän- dig bedecken muss. cc) Selbst wenn der Fachmann nach alledem ausgehend von der D1 An- lass gehabt hätte, sich mit anderen Lösungen zur Befestigung von Gegenstän- den in Printmedien zu befassen und dabei auf das deutsche Gebrauchsmuster 87 03 931 (D7) gestoßen wäre, wäre er durch die Kombination der beiden Ent- gegenhaltungen nicht zum Gegenstand der Erfindung gelangt. Die D7, die entgegen der Annahme des Patentgerichts auch bereits Ge- genstand des das Streitpatent betreffenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens vor dem Europäischen Patentamt war (vgl. Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in der Ladung vom 8. August 2012 zur mündli- chen Verhandlung im Beschwerdeverfahren T 2152/09 - 3.2.05 in Ab- schnitt 5.1), betrifft eine Schutzhülle für flache Gegenstände, die aus zwei Foli- enblättern besteht, von denen eines der Folienblätter oder beide innenseitig zumindest teilweise längs der Seitenränder Klebestoffschichtstreifen oder Prä- genutverschlussstreifen aufweisen. Hiermit können die beiden Folien an einem, zwei oder drei ihrer vier Seitenränder durch Falzung, und/oder Schweißung und/oder eine Klebstoffschicht verbunden werden. Die eingelegten Gegenstän- de werden allseitig von der Hülle umschlossen, so dass sie nicht herausrut- schen können und vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt sind (D7 S. 4 und S. 8). In einer Ausführungsform der Schutzhülle ist an einem oder zwei benachbarten Seitenrändern eines Folienblattes eine Heftleiste ausgebildet, über die die Schutzhülle entweder im Hochformat oder im Querformat in einen Ordner oder in ein Album eingeheftet werden kann (D1 S. 6-7 und S. 8-9). 28 29 - 16 - Wie bereits die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Pa- tentamts in der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Einspruchsbeschwer- deverfahren ausgeführt hat, betrifft die D7 schon nicht die Befestigung eines Gegenstands an einem gebundenen Printmedium (vgl. Ladungsschreiben vom 8. August 2012 im Beschwerdeverfahren T 2152/09 - 3.2.05 in Abschnitt 5.2), sondern stellt lediglich eine Schutzhülle für Gegenstände zur Verfügung, die nach einem Ausführungsbeispiel eine Heftleiste zum Abheften der Hülle in ei- nem Ordner aufweisen kann. Unabhängig hiervon gibt die D7 dem Fachmann allenfalls die Anregung, nicht wie in der D1 ein Einzelblatt zu verwenden, das erst gefaltet werden muss, um ein den Gegenstand umgebendes Behältnis zu erhalten, sondern den Gegenstand zwischen zwei Folienblätter zu legen, die an allen ihren Seitenrändern mittels Klebestreifen zusammengeklebt werden. In- dessen erhält der Fachmann auch damit lediglich ein Behältnis für den Gegen- stand, das als solches in das Printmedium eingebunden werden muss und nicht - wie es das Streitpatent anstrebt - eine präparierte Fläche, die wie eine regulä- re Buch- oder Heftseite eingebunden werden kann. Eine Anregung für ein Be- festigungsverfahren nach dem Streitpatent ergab sich für den Fachmann damit auch nicht aus der D7. IV. Das Urteil des Patentgerichts erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend. 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 wird auch durch die weiteren von der Klägerin vorgelegten Entgegenhaltungen nicht vorweggenommen. a) Die deutsche Offenlegungsschrift 43 13 365 (D9) betrifft ein Druck- werk mit einem entnehmbaren Informationsträger und befasst sich neben dem Problem der Ausgestaltung des Informationsträgers in Bezug auf Art, Ausstat- tung und Inhalt sowie den Möglichkeiten zum Abruf der Zusatzinformationen 30 31 32 33 - 17 - auch mit der Frage der Befestigung des Informationsträgers an einem Druck- werk. Insoweit verweist die D9 zwar zum einen auf den Stand der Technik (Sp. 3 Z. 45-48), beschreibt zum anderen aber auch zwei als vorteilhaft ange- sehene Ausgestaltungen der Erfindung (Sp. 4 Z. 47 ff.). Bei der ersten dieser Ausführungsformen, die Gegenstand der Unteransprüche 2, 3 und 4 ist, wird auf der Deckseite des Druckwerks eine Vertiefung angebracht, die nach innen, zum Druckwerk hin, einen Boden hat und nach außen hin offen ist. Der Informa- tionsträger wird in die Vertiefung eingelegt und die Deckseite des Druckwerks zumindest im Bereich der Vertiefung mit einer auftrennbaren Klarsichtfolie be- deckt (Sp. 7 Z. 45-61; Figur 2). Bei der zweiten Ausführungsform, die Gegen- stand der Unteransprüche 5, 6 und 7 ist, ist der Informationsträger nicht in einer Vertiefung im Buchdeckel, sondern in einer Folientasche untergebracht, die mit dem Druckwerk, beispielsweise durch Verkleben, verbunden ist (Sp. 4 Z. 58-63; Sp. 9 Z. 33-39). Die Verwendung einer Folientasche bietet nach der Beschrei- bung der D9 den Vorteil, dass an dem Druckwerk keine Veränderung vorge- nommen, insbesondere keine Vertiefung hergestellt werden müsse (Sp. 5 Z. 4-9). Diese Möglichkeit der Verbindung eines Informationsträgers mit einem Druckwerk ist dementsprechend auch nicht auf den Buchdeckel beschränkt. Vielmehr kann eine Folientasche auch an den Innenseiten eines Druckwerks angebracht werden. Die D9 offenbart damit zwar Merkmal 1 des Gegenstands von Patentan- spruch 1 in der geltenden Fassung. Jedoch sind keiner der beschriebenen Aus- führungsformen sämtliche Merkmale der Merkmalsgruppe 2 zu entnehmen. Zwar offenbart die D9 mit der Ausführungsform, bei der der Informationsträger durch Einlegen in eine Vertiefung auf der Deckseite mit dem Druckwerk ver- bunden wird, die Merkmalsgruppe 2.1 zumindest insoweit, als auch beim Streit- patent die ebene Fläche des Printmediums nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift in einer vorteilhaften Ausführungsform eine Vertiefung auf- 34 - 18 - weisen kann, um das Überziehen des Gegenstands mit einer Schicht oder Folie zu erleichtern (Beschr. Abs. 16). Dennoch wird der Gegenstand von Patentan- spruch 1 von dieser Ausführungsform der D9 nicht neuheitsschädlich getroffen. Denn die D9 beschreibt diese Möglichkeit der Verbindung ausschließlich für die Deckseite des Druckwerks. Diese wird aber nicht im Sinne von Merkmal 2.2 in das Printmedium eingebunden. Bei der Ausführungsform, die die Verwendung einer Folientasche vorsieht, ist zwar das Merkmal 2.2 offenbart, weil diese Form der Verbindung des Informationsträgers mit dem Printmedium nicht auf die Deckseite beschränkt ist. Es fehlt jedoch an einer Offenbarung der Merkmals- gruppe 2.1. b) Das deutsche Gebrauchsmuster 295 20 349 (D10) betrifft einen Hal- ter zum Befestigen von Datenträgern an Zeitschriften, bei dem das Auflageteil zusammen mit dem auf ihm aufgelegten Datenträger von einer Hülle umgeben wird. Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe 2.1. 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann auch nicht durch die D9 oder die D10 nahegelegt. a) Zwar kommt die D9 mit der Ausführungsform, bei der der Informati- onsträger dadurch mit dem Druckwerk verbunden wird, dass er in eine Vertie- fung eingelegt und diese mit einer Folie überzogen wird, dem Gegenstand der Erfindung nahe. Indessen offenbart die D9 diese Art der Verbindung nur für den Buchdeckel, nicht aber für zu bindende Buchseiten. Für diese kommt nach der D9 nur die dort als weitere Verbindungsmöglichkeit vorgeschlagene, nicht auf den Buchdeckel beschränkte Befestigung des Informationsträgers mittels Foli- entaschen in Betracht. In der Beschreibung der D9 wird hierzu ausgeführt, dass diese Lösung gegenüber einer mit Folie bedeckten Vertiefung den Vorteil habe, dass am Druckwerk keine Veränderungen vorgenommen werden müssen 35 36 37 - 19 - (Sp. 5 Z. 4-9). Bereits darin kommt zum Ausdruck, dass die für die Deckseite eines Druckwerks vorgeschlagene Anbringung einer Vertiefung einen höheren Aufwand erfordert. Der Fachmann wird diese Lösung daher schon deshalb nicht ohne weiteres für die Innenseiten eines Druckwerks in Erwägung ziehen. Hinzu kommt, dass eine Vertiefung, wie sie in der D9 offenbart ist, nach innen zum Druckwerk hin einen Boden aufweisen soll (Sp. 7 Z. 47-50). Dies setzt für den Fachmann erkennbar voraus, dass die betreffende Seite eine gewisse Stärke und Stabilität aufweist, was bei der Deckseite eines Druckwerks regelmäßig der Fall sein wird, nicht jedoch bei den Innenseiten. Die Beklagte hat zudem in der mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt, dass der Fachmann eine Ver- tiefung im Buchdeckel zweckmäßigerweise durch eine Ausstanzung mit an- schließender Kaschierung der Deckelinnenseite herstellen wird. Auch aus die- sem Grunde kann der D9 keine Anregung für den Fachmann entnommen wer- den, die für die Deckseite vorgeschlagene Lösung auch auf die Innenseiten ei- nes Druckwerks anzuwenden, zumal die D9 insoweit mit der Verwendung von Folientaschen eine aus ihrer Sicht einfachere und weniger aufwändige Lösung zur Verfügung stellt. b) Die Entgegenhaltung D10 liegt vom Gegenstand der Erfindung noch weiter ab und konnte dem Fachmann damit erst recht keine Anregung für die patentgemäße Lösung geben. 38 - 20 - V. Die Kostentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO. Meier-Beck Gröning Grabinski Hoffmann Kober-Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.09.2014 - 1 Ni 13/14 (EP) - 39