X ZB 5/16

Zulässigkeit eines Disclaimers im Prüfungsverfahren bei kosmetischer Patentanmeldung • Ein nachträglich eingefügtes, negativ formuliertes Merkmal (Disclaimer) ist im Prüfungsverfahren zulässig, soweit es nicht eine unzulässige materielle Ausweitung des Anmeldungsinhalts bewirkt. • Die Aufnahme des Merkmals ‚frei von Phosphatidylcholin‘ in Anspruch 1 stellte keine unzulässige Erweiterung dar, weil Phosphatidylcholin in den ursprünglichen Unterlagen nicht als notwendiger oder vorteilhafter Bestandteil offenbart war. • Die Rechtsprechung, die bei erteilten Patenten die Beibehaltung nicht ursprungsoffenbarter einschränkender Merkmale zulässt, ist nicht ohne Weiteres auf das Prüfungsverfahren übertragbar, ändert aber nichts an der Zulässigkeit des hier vorgenommenen Disclaimers. • Bei offenkundiger Fehlerhaftigkeit der Rüge einer unzulässigen Erweiterung ist die Zurückweisung der Anmeldung nicht gerechtfertigt; die Entscheidung ist zur erneuten Prüfung an das Patentgericht zurückzuverweisen. Anmelderin reichte 2001 eine Patentanmeldung für die kosmetische Verwendung von Natriumchlorid und Glycerin in Hautpflegezubereitungen ein. Anspruch 1 in der zuletzt vorgelegten Fassung beschreibt kosmetische, nicht therapeutische Verwendungen mit 5–30 Gew.-% NaCl und 5–30 Gew.-% Glycerin in verschiedenen Cremes, Milchen und Lotionen und enthält zusätzlich das Merkmal, die Zubereitungen seien frei von Phosphatidylcholin. Das Patentamt wies die Anmeldung zurück mit der Begründung, der Disclaimer sei nicht ursprünglich offenbart und somit unzulässig; dadurch fehle es an der Neuheit gegenüber bestimmten deutschen Offenlegungsschriften. Das Patentgericht bestätigte die Zurückweisung mit dem Hinweis, Änderungen, die den Anmeldungsgegenstand erweitern, führten zur Zurückweisung, und wandte die Rechtsprechung zu nicht ursprungsoffenbarten einschränkenden Merkmalen im Prüfungsverfahren nicht an. Die Anmelderin legte Rechtsbeschwerde ein. • Rechtlicher Ausgangspunkt: Änderungen der Anmeldung sind unzulässig, wenn sie den Gegenstand erweitern (§ 38 Abs. 1 PatG); bleibt ein solcher Mangel nach Aufforderung unbehoben, ist die Anmeldung zurückzuweisen (§ 48 i.V.m. § 45 PatG). • Unterschiedliche Bedeutung der Rechtsprechung nach Erteilung und im Prüfungsverfahren: Die Praxis, nach Erteilung eine nicht ursprünglich offenbarte einschränkende Ergänzung zu dulden, weil ihr Rückgängigmachen bestandsgefährdend wäre, ist im Prüfungsverfahren nicht ohne Weiteres übertragbar; vor Abschluss des Prüfungsverfahrens kann der Anmelder die Änderung zurücknehmen. • Sachliche Prüfung des Disclaimers: Phosphatidylcholin wurde in den ursprünglichen Unterlagen nur beiläufig als mögliches Öl/Emulgator genannt; es wurde nirgends als notwendiger oder vorteilhafter Bestandteil dargestellt. Beispielhafte Ausführungsbeispiele enthalten kein Phosphatidylcholin. • Folgerung zur Erweiterung: Die Aufnahme des Merkmals ‚frei von Phosphatidylcholin‘ schränkt lediglich eine zuvor allgemein offenbare Bandbreite von Zusammensetzungen ein und richtet den Anspruch nicht auf einen neuen Gegenstand, sodass keine unzulässige Erweiterung vorliegt. • Bezug auf EPA-Leitlinien: Die Beschränkung entspricht den Kriterien für zulässige Disclaimer, weil sie keine zusätzliche technische Wirkung einführt und keine neuen technischen Informationen vermittelt. • Verfahrensfolge: Da das Patentgericht die Einfügung des Disclaimers zu Unrecht als unzulässige Erweiterung gewertet hat, ist seine Entscheidung insoweit aufzuheben und die Sache zur weiteren selbstständigen Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen. Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des Patentgerichts aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückverwiesen. Das Gericht stellte fest, dass die Aufnahme des Merkmals ‚frei von Phosphatidylcholin‘ in Anspruch 1 keine unzulässige Erweiterung gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen darstellt, weil Phosphatidylcholin dort nicht als notwendiger oder vorteilhafter Bestandteil offenbart war. Die Zurückweisung der Anmeldung allein mit der Begründung unzulässiger Erweiterung war daher nicht gerechtfertigt. Das Patentgericht hat den verbleibenden Prüfungsstoff nach Auffassung des Bundesgerichtshofs neu zu prüfen, insbesondere die Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik unter Berücksichtigung der nunmehr als zulässig erachteten Beschränkung.