X ZR 85/15

ECLI:DE:BGH:2017:050917UXZR85.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 85/15 Verkündet am: 5. September 2017 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juli 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Marx für Recht erkannt: Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des 5. Senats (Nichtig- keitssenats) des Bundespatentgerichts vom 25. Februar 2015 abgeän- dert. Das europäische Patent 1 455 175 wird mit Wirkung für das Hoheitsge- biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit An- spruch 1 über eine Fassung hinausgeht, in der es eingangs heißt: "Apparatus for moisture and ash analysis", und die weiteren Ansprüche auf den so gefassten Anspruch rückbezogen sind. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Der Beklagte ist Inhaber des am 6. März 2003 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 455 175 (Streitpatents), das eine Analysevorrichtung für Feuchtigkeit oder Asche in gemisch- ten Proben betrifft. Patentanspruch 1, auf den fünf weitere Patentansprüche rückbe- zogen sind, lautet in der Verfahrenssprache: "Apparatus for moisture or ash analysis of the kind comprising a furnace (10), a balance (21) having weighing platform (112) positioned in said furnace (10), support means (201) for supporting a plurality of crucibles (9) in a generally horizontal circular configuration, each of the crucibles (9) holding a sample of material to be analysed, means (3) for automatically placing and removing crucibles (9) into said support means (201), rotation means (16) for rotating said support means (201) sequentially and vertically aligning a crucible (9) with the means (3) for automatically placing and removing the crucibles (9) on the support means (201), elevation means for vertically shifting said support means (201) to deposit and remove the aligned crucibles (9) on and off of said weighing platform (112) and control means (300) for controlling said rotation means (16) and said elevation means to allow insertion of the crucibles (9) by the means (3) for automatically placing and removing the crucibles (9) charac- terized in that the furnace (10) has a hole (41) on its top surface (42) adapted to allow the placing and removing of the crucibles through said hole, the fur- nace (10) thereby remaining substantially closed during the placing and re- moving of the crucibles (9) by the placing and removing means (3)." Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei unzulässig erweitert und nicht patentfähig. Der Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und hilfsweise mit 47 geänderten An- spruchssätzen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, der das Streitpatent zuletzt in einer Fassung von Anspruch 1 verteidigt, in der es eingangs statt "Apparatus for moisture or ash analysis" heißt: "Apparatus for moisture and ash analysis". 1 2 3 4 - 4 - Entscheidungsgründe: I. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Feuchtigkeits- oder Asche- analyse. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift dienen solche Vorrichtun- gen der Analyse von Proben. Dazu werden Tiegel, die der Aufnahme dieser Proben dienen, sowohl in leerem Zustand als auch nach dem Befüllen mit der Probe zu- nächst außerhalb des Ofens gewogen und sodann auf einer Platte oder Drehscheibe in einer Ofenkammer angeordnet, die eine Wiegeplattform enthält. Anschließend werden die Proben im Ofen erhitzt und zu bestimmten Zeitpunkten gewogen. Soll der Probe nur die Feuchtigkeit entzogen werden, erfolgt die Erwärmung unter Stickstoff- atmosphäre. Von einer Ascheanalyse spricht man, wenn die Probe unter Anwesen- heit von Sauerstoff verbrannt wird. Der Feuchtigkeits- oder Aschegehalt wird durch Wiegen am Anfang und am Ende des Vorgangs ermittelt. In der Streitpatentschrift werden unterschiedliche im Stand der Technik be- kannte Vorrichtungen beschrieben, die jeweils so gestaltet seien, dass die Tür der Ofenkammer geöffnet werden müsse, um die Tiegel auf der Platte oder der Dreh- scheibe abzusetzen oder sie zu entnehmen. Bei der aus dem US-Patent 4 522 788 (= D8) bekannten Vorrichtung sei es erforderlich, den Ofen vor dem Öffnen auf 600°C herunterzukühlen. Das Streitpatent nennt ferner die US-Patentschrift 5 064 009, nach welcher die Erwärmung der Probe durch eine Mikrowellenheizung erfolge, das US-Patent 5 382 884 und das US-Patent 4 952 108. Diese Vorrichtun- gen wiesen jeweils den Nachteil auf, dass das Beschicken des Ofens ein Öffnen der Ofentür erfordere, wodurch Wärme verloren gehe. 2. Vor diesem Hintergrund besteht das technische Problem darin, eine Vor- richtung zur Feuchtigkeits- oder Ascheanalyse bereitzustellen, die einfach und sicher zu bedienen und vielseitig einsetzbar ist und die eingesetzte Energie effizient nutzt. 5 6 7 8 - 5 - Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Anspruch 1 in der vom Beklagten mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Gliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern): Vorrichtung zur Feuchtigkeits- und Ascheanalyse [M0], umfassend 1. einen Ofen (10) (furnace); [M1] 2. eine Waage (21) samt Wiegeplattform (112), die im Ofen (10) ange- ordnet ist; [M2] 3. Haltemittel (201) zum Halten einer Mehrzahl von Tiegeln (9) in einer allgemein horizontalen kreisförmigen Anordnung; [M3] 4. Tiegel, die jeweils eine zu analysierende Materialprobe enthalten; [M4] 5. Mittel (3) zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel (9) aus dem Haltemittel (201); [M5] 6. Drehmittel (16), die a. dem sequentiellen Drehen des Haltemittels (201) [M 6] und b. der vertikalen Ausrichtung der Tiegel (9) auf die Mittel (3) zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel aus dem Haltemittel (201) dienen; [M7] 7. Hebemittel zum vertikalen Verfahren des Haltemittels (201), um die ausgerichteten Tiegel (9) auf der Wiegeplattform (112) abzustellen und sie von dieser zu entfernen; [M8] 8. Steuermittel (300) zum Steuern der Drehmittel (16) und der Hebe- mittel, um das Einsetzen von Tiegeln (9) durch die Mittel (3) zu er- möglichen, [M9] wobei 9 - 6 - 9. an der Oberseite des Ofens (41) ein Loch ausgebildet ist, durch welches die Tiegel eingesetzt und entnommen werden können, wodurch der Ofen bei diesem Einsetzen und Entnehmen der Tiegel durch die Mittel (3) im Wesentlichen geschlossen bleibt. [M10 und M11]. 3. Mit Blick auf einige dieser Merkmale bedarf der Patentanspruch der Erläute- rung: a) Die Vorrichtung umfasst nach Merkmal 1 einen Ofen. Nachdem die Vorrich- tung sowohl zur Feuchtigkeits- als auch zur Ascheanalyse geeignet sein muss, ist darunter ein Hochtemperaturofen zu verstehen, denn um eine Probe bis auf die Asche zu reduzieren, sind regelmäßig hohe Temperaturen von 600°C und mehr er- forderlich (vgl. Abs. 15). b) Nach Merkmal 2 umfasst die Vorrichtung eine Waage samt Wiegeplattform, die im Ofen angeordnet ist. Der vom Patentgericht zutreffend bestimmte Fachmann versteht diesen - sprachlich nicht eindeutigen - Rückbezug dahin, dass nur die Wie- geplattform im Ofen angeordnet ist, die Waage dagegen außerhalb desselben. Dies ergibt sich für ihn daraus, dass die Waage gegen Temperaturschwankungen emp- findlich ist. c) Die Vorrichtung umfasst Haltemittel, die geeignet sind, mehrere Tiegel in einer allgemein horizontalen kreisförmigen Anordnung zu halten. Diese Haltemittel befinden sich, wie sich aus dem Zusammenhang mit den weiteren Merkmalen ergibt, im Innern des Ofens. d) Entscheidende Bedeutung kommt Merkmal 9 zu, wonach der Ofen an sei- ner Oberseite ein Loch hat, durch welches die Tiegel eingesetzt und entnommen werden können. Dadurch wird erreicht, dass zum Beschicken des Ofens mit Tiegeln die Ofentür nicht geöffnet werden muss, so dass der Ofen auch während des Be- schickungsvorgangs - bis auf das Loch - geschlossen bleibt. Die Beschickung erfolgt 10 11 12 13 14 - 7 - gemäß Merkmal 5 durch Mittel zum automatischen Einsetzen in die und Entnehmen der Tiegel aus den Haltemitteln. Die Streitpatentschrift trifft keine Festlegung dahin, ob der Ofen weiterhin eine Ofentür aufweist oder auf diese verzichtet wird, und um- fasst damit beide Möglichkeiten. Ausschlaggebend ist jedoch, dass die Beschickung des Ofens erfolgen kann, ohne dass eine Ofentür geöffnet und geschlossen werden muss. Dabei legt das Streitpatent zugrunde, dass das Öffnen der Ofentür mit einer großflächigen Öffnung der Ofenkammer und damit mit einem erheblichen Energie- verlust einhergeht, während der erfindungsgemäße Ofen zwar an seiner Oberseite eine Öffnung aufweist, die Ofentür aber geschlossen bleiben kann, auch wenn der Ofen beschickt wird. Weil er an seiner Oberseite ein Loch aufweist, ist der Ofen mit- hin nicht komplett, sondern nur "im Wesentlichen" verschlossen. Damit wird in Kauf genommen, dass in gewissem Umfang ein Energieverlust eintritt. Dieser Zustand kann aber auch während des Beschickens beibehalten werden. Diese Lösung hat zufolge der Streitpatentschrift verschiedene Vorteile: Ein automatisches Beschicken des Ofens durch das Loch ist sicherer und ermöglicht es, gleichzeitig Proben mit un- terschiedlicher Verweildauer im Ofen zu analysieren. Damit ist das Verfahren effizi- enter und flexibler. Zwar ist der Ofenraum durch das Loch nicht gänzlich gegenüber der Umgebung abgeschlossen, so dass in einem gewissen Umfang Wärme entwei- chen kann, weshalb Merkmal 9 davon spricht, dass der Ofen "im Wesentlichen" ge- schlossen ist. Auf der anderen Seite kann aber auf das Öffnen der Ofentür verzichtet werden. Dies ist besonders dann vorteilhaft, wenn der Ofen auf sehr hohen Tempe- raturen betrieben wird, weil ein Öffnen der Ofentür, wie es im Stand der Technik er- forderlich war, nicht erfolgen kann, solange die Temperatur 600°C übersteigt (s. Abs. 15 unter Bezugnahme auf Abs. 3), der Ofen also, bevor er erneut beschickt werden kann, zunächst heruntergekühlt und anschließend wieder erhitzt werden muss, was zeitaufwändig und energetisch ineffizient ist. Diese zeit- und energieauf- wändige Vorgehensweise wird nach der Lehre des Streitpatents vermieden, indem die Beschickung durch das Loch erfolgt (s. Abs. 26). Nach Merkmal 9 befindet sich das Loch an der Oberseite des Ofens. Aus- drückliche Angaben zu seiner Größe enthält Patentanspruch 1 nicht. Der Fachmann 15 - 8 - entnimmt Merkmal 9 jedoch, dass das Loch einerseits so zu gestalten ist, dass die automatische Beschickung des Ofens mit den Tiegeln möglich ist ("adapted to allow the placing and removing of the crucibles"), andererseits nicht größer ist als hierfür nötig, damit der mit ihm verbundene Energieverlust begrenzt wird. In diese Richtung weist auch die Beschreibung, nach welcher die Tiegel in eine kleine Öffnung an der Oberseite der Ofenkammer eingeführt werden (s. Abs. 12: "The robotic arm retrieves each crucible from the conveyor, inserts it into a small opening in the upper surface of the furnace chamber"). Das Streitpatent schließt zwar nicht aus, dass das Loch außerhalb des Beschickungsvorgangs, etwa durch einen Schieber, verschlossen wird, legt jedoch zugrunde, dass das Loch so dimensioniert ist, dass die Vorrichtung auch dann bestimmungsgemäß betrieben werden kann, wenn das Loch offen bleibt. Mit der Frage, ob sich das Maß des Abschlusses des Ofenraums gegenüber der Umgebung durch den Beschickungsvorgang ändert, befasst sich das Streitpatent nicht. Mit der Wendung, dass der Ofen während des Beschickungsvorgangs im We- sentlichen geschlossen bleibt ("the furnace thereby remaining substantially closed during the placing and removing of the crucibles"), bringt der Anspruch vielmehr zum Ausdruck, dass sich grundsätzlich an dem Zustand der Ofenkammer auch während des Beschickungsvorgangs nichts ändert. e) Die Drehmittel nach Merkmal 6 ermöglichen es, die Haltemittel, in welche die Tiegel mit der Materialprobe eingesetzt werden, zu drehen und in bestimmten Stellungen anzuhalten. Sie werden nach Merkmal 6b und 8 so gesteuert, dass die Tiegel bzw. die der Aufnahme von Tiegeln dienenden Öffnungen der Haltemittel beim Stillstand der Drehscheibe vertikal so ausgerichtet sind, dass die Beschickung mittels der Vorrichtung gemäß Merkmal 5 möglich ist, sich also gerade unterhalb des Lochs befinden, durch das die Beschickung erfolgt. Der Begriff "vertically" ist in Patentan- spruch 1 in diesem Zusammenhang auf die Ausrichtung des Tiegels ("vertically align- ing a crucible") bezogen, nicht - wie es die Merkmalsgliederung im angefochtenen Urteil nahelegt - auf die Drehung der Haltemittel. Dieses Verständnis wird durch Abs. 13 und 19 der Beschreibung bestätigt. 16 17 - 9 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt be- gründet: Der Gegenstand von Patentanspruch 1, der keiner weiterführenden Auslegung bedürfe, weil der Fachmann, ein Diplomingenieur (FH) der Verfahrenstechnik oder der physikalischen Messtechnik, die verwendeten Begriffe ohne weiterführende Aus- legungen erfassen und anwenden könne, gehe über den Inhalt der ursprünglich ein- gereichten Anmeldungsunterlagen hinaus. Wie die Beklagte selbst ausführe, sei für den Gegenstand von Anspruch 1 entscheidend, dass an der Oberseite des Ofens ein Loch vorgesehen sei, durch das die Beschickung mit Tiegeln erfolge. Es gehe mithin um einen Ofen, der nicht kom- plett gegenüber dem umgebenden Raum abgeschlossen sei, sondern nur im We- sentlichen geschlossen und damit offen sei. Dies gelte auch für die Zeit, in der der Ofen durch das Loch beschickt werde. Eine solche Gestaltung sei in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht of- fenbart. Diesen entnehme der Fachmann vielmehr eindeutig und unmissverständlich, dass der Ofen während aller Analyseschritte geschlossen bleibe. Etwas anderes er- gebe sich auch nicht aus den Zeichnungen der Anmeldung. Aus diesen ergebe sich zwar, dass der Ofen an der Oberseite ein Loch aufweise, doch zeige die dortige Fi- gur 3 eine Übereinstimmung der Größenverhältnisse des Lochdurchmessers und des Durchmessers des einzuführenden Roboterarms, weshalb aus fachlicher Sicht davon auszugehen sei, dass der Roboterarm den Ofen verschließe. Mit den Begriffen "ver- schlossen" und "im Wesentlichen verschlossen" seien zwei vollkommen unterschied- liche Zustände eines Hohlkörpers beschrieben. Da die ursprünglichen Anmeldeunter- lagen einen verschlossenen Ofen offenbarten, beruhe der Gegenstand von Pa- tentanspruch 1, der einen im Wesentlichen verschlossenen Ofen beschreibe, auf ei- ner unzulässigen Erweiterung. Dabei handele es sich um ein Aliud. Für die Hilfsanträge 1.0 bis 7.0, die jeweils Merkmale 10 und 11 (hier Merk- mal 9) enthielten, gelte das Gleiche. Die verbleibenden Hilfsanträge seien ebenfalls 18 19 20 21 22 - 10 - unzulässig, denn indem sie den Begriff "substantially closed" wieder auf den ur- sprünglich offenbarten Begriff "closed" zurückführten, erweiterten sie den Schutzbe- reich. III. Soweit der Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt, verbleibt es oh- ne weitere Sachprüfung bei der Nichtigerklärung. Im Übrigen hält die Beurteilung des Patentgerichts der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruht nicht auf einer unzulässigen Erweiterung. Er ist zudem patentfähig. 1. Zu Unrecht hat das Patentgericht angenommen, dass der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 über den Inhalt der ursprünglichen Anmel- deunterlagen hinausgeht, denen die veröffentlichte Patentanmeldung (NK3) ent- spricht. a) Nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG ist ein europäisches Patent mit Wirkung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich einge- reichten Fassung hinausgeht. Der danach maßgebliche Inhalt der Anmeldung ist an- hand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Ansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkei- ten ausgestattete Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehö- rend entnehmen kann. b) Die Auffassung des Patentgerichts, die ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbarten eine Vorrichtung, die während aller Analyseschritte vollständig geschlos- sen bzw. verschlossen bleibe, trifft nicht zu. Zwar ist in Abs. 5 der NK3 - nicht anders als in Abs. 12 der Streitpatentschrift - davon die Rede, dass bei der Erfindung eine Ofenkammer verwendet werde, die während aller Analysestadien geschlossen sei ("The present invention uses a furnace chamber which is closed through all stages of the analysis"). Wie sich aus dem Zusammenhang der Anmeldeunterlagen ergibt, zielt 23 24 25 26 - 11 - dies aber nur darauf, dass ein Öffnen einer Ofentür, wie es im Stand der Technik zur Beschickung des Ofens geboten ist, nach der vorgestellten technischen Lehre nicht mehr erforderlich ist. Entsprechend ist in der ursprünglichen Anmeldung in der Folge im Einzelnen erläutert, dass sich an der Oberseite der Ofenkammer ein kleines Loch befindet, durch das die Ofenkammer mit Tiegeln beschickt werden kann (s. auch An- sprüche 3 und 4). Die Absätze 5 bis 7 und 10 bis 12 der NK3, in denen dies be- schrieben ist, stimmen mit den Absätzen 12 bis 14 und 17 bis 19 der Streitpatent- schrift überein. Anhaltspunkte dafür, dass dieses Loch außerhalb des Beschickungs- vorgangs verschlossen sein sollte, finden sich in NK3 nicht. Auch der in Absatz 9 der Anmeldung angestellte Vergleich der dort vorgestellten Lehre mit dem Stand der Technik weist darauf hin, dass die Anmeldung unter einer geschlossenen Ofenkam- mer, anders als das Patentgericht meint, keine vollständig gegenüber der Umgebung abgeschlossene Kammer versteht, sondern eine Kammer, bei der die Ofentür ge- schlossen bleiben kann, während die Beschickung des Ofens mit Tiegeln durch ein Loch erfolgt. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den nachstehend eingeblendeten Figuren 1 und 2 der NK3, die mit den entsprechenden Figuren des Streitpatents übereinstimmen. Figur 1 zeigt eine Vorrichtung mit einem Loch (41) an der Oberseite des Ofens, Figur 2 ein Loch (26) in der Isolation. Selbst wenn Loch (41) und Robo- terarm (3) so dimensioniert sein sollten, dass das Loch während des Beschickens der Ofenkammer mit Tiegeln vollständig verschlossen ist, ist auch diesen Figuren nicht zu entnehmen, dass die Löcher (26) und (41) ansonsten verschlossen sein sol- len und sich die Ofenkammer damit in einem vollständig verschlossenen Zustand befindet. 27 - 12 - Der Hinweis des Patentgerichts auf Figur 3 der NK3 geht schon deshalb fehl, weil dort weder das Loch (41) noch das Loch (26) zu sehen sind. Abweichendes ergibt sich auch nicht daraus, dass der Anmelder zu einem späteren Zeitpunkt des Erteilungsverfahrens eine geänderte Anspruchsfassung eingereicht hat, nach welcher der Ofen während des Platzierens und Entfernens der 28 29 - 13 - Tiegel geschlossen bleibt. Maßgeblich für die Frage, ob eine unzulässige Erweite- rung vorliegt, ist der Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen. Eine Anspruchsfassung, die erst während des Prüfungsverfahrens eingereicht worden ist, ist insoweit ohne Bedeutung (BGH, Beschluss vom 17. September 1974 - X ZB 17/73, GRUR 1975, 310, 311 - Regelventil). c) Ohne Erfolg macht die Klägerin geltend, aus den ursprünglichen Anmelde- unterlagen gehe die Kombination eines Ofens mit einem Loch an der Oberseite und einer Vorrichtung zum automatischen Einsetzen der Tiegel in das und Entnehmen aus dem Haltemittel nicht hervor, vielmehr sei nur dort gezeigt, dass die Beschickung des Ofens durch das Loch mittels eines Roboterarms erfolge. Allerdings trifft es zu, dass in NK3 lediglich im dortigen Anspruch 1 Mittel zum automatischen Einsetzen und Entnehmen von Tiegeln in die Haltevorrichtung ange- sprochen sind, während ansonsten sowohl im allgemeinen Teil der Beschreibung als auch in der Erläuterung der Ausführungsbeispiele und in Anspruch 3 stets von einer Beschickung der Ofenkammer durch ein Loch mittels eines Roboterarms die Rede ist. Die Fassung von Anspruch 1 in der erteilten Fassung ist gleichwohl nicht zu be- anstanden. Eine verallgemeinernde Fassung des Anspruchs ist unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung be- schriebenes Ausführungsbeispiel für den Fachmann als Ausgestaltung der im An- spruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 23 - Kommunikationskanal). So verhält es sich hier. Den Anmeldeunterlagen lassen sich keine Anhalts- punkte dafür entnehmen, dass es für die Lösung des Problems, mit dem sich die Anmeldung befasst, darauf ankommt, dass die Beschickung des Ofens gerade durch einen Roboterarm erfolgt. Für den Fachmann ist vielmehr ohne weiteres ersichtlich, 30 31 32 33 - 14 - dass es entscheidend ist, dass die Beschickung automatisch - nicht händisch - erfolgt und diese allgemeine Lehre lediglich beispielhaft anhand eines mit einem Arm aus- gestatteten Roboters erläutert wird. d) Soweit die Klägerin meint, den ursprünglichen Anmeldeunterlagen sei nicht zu entnehmen, dass der Ofen an seiner Oberseite ein Loch habe, das so gestaltet sei, dass der Ofen während des Beschickungsvorgangs im Wesentlichen verschlos- sen sei, beruht dies auf einem unzutreffenden Verständnis von Patentanspruch 1. Nach dessen technischer Lehre kommt es nicht darauf an, dass der Ofenraum gera- de durch den Beschickungsvorgang gegenüber der Umgebung verschlossen wird. Entscheidend ist vielmehr, dass es das Vorsehen eines Lochs, durch welches die im Ofeninnern angeordneten Haltemittel mit Tiegeln beschickt werden können, ermög- licht, die Ofentür geschlossen zu halten, so dass der Ofen auch während des Be- schickens im Wesentlichen geschlossen bleibt. e) Schließlich liegt eine unzulässige Erweiterung auch nicht darin, dass An- spruch 6 in der erteilten Fassung auch auf Anspruch 5 rückbezogen ist. Durch diesen Rückbezug wird eine Vorrichtung unter Schutz gestellt, bei der der Roboterarm dazu dient, die Schmelztiegel jeweils von der externen Waage auf ein Förderband abzustellen und sie sodann vom Förderband aufzunehmen. Eine sol- che Gestaltung ist in Absatz 10 der ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart, wonach jeder Tiegel nach dem Wiegen auf der externen Waage auf dem Förderband angeordnet wird, von wo aus er in die Ofenkammer verbracht wird ("Each crucible 9 with a sample is positioned on the conveyor 12 after being weighed on the external balance 25 for loading into the furnace chamber 10."). 2. Die angefochtene Entscheidung erweist sich auch nicht aus anderen Grün- den als richtig. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist entgegen der vom Patent- gericht in seinem Hinweis nach § 83 PatG vertretenen Auffassung durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. 34 35 36 37 38 - 15 - a) Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs in der Sache selbst ist im Streit- fall sachdienlich (§ 119 Abs. 5 PatG). Nach dem Grundgedanken des reformierten Patentnichtigkeitsverfahrens soll die Patentfähigkeit zunächst durch das mit technisch sachkundigen Richtern besetzte Patentgericht bewertet werden. Eine Entscheidung durch den Bundesgerichtshof hierüber ist danach regelmäßig nicht sachgerecht, wenn es an einer Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht unter dem Gesichtspunkt der Pa- tentfähigkeit fehlt (BGH, Urteil vom 7. Juli 2015 - X ZR 64/13, GRUR 2015, 1095 Rn. 39 - Bitratenreduktion). Der Streitfall weist jedoch die Besonderheit auf, dass sich das Patentgericht in seinem Hinweis nach § 83 PatG unter Berücksichtigung des beiderseitigen Vorbrin- gens eingehend mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents befasst hat. Beide Parteien haben auch im Berufungsrechtszug eingehend zu der dort nie- dergelegten Auffassung des Patentgerichts Stellung genommen. Unter diesen Um- ständen ist eine Entscheidung des Senats in der Sache selbst sachdienlich. b) Ausgangspunkt der Überlegungen des Fachmanns ist ein Stand der Tech- nik, wie er in dem in Abs. 3 der Streitpatentschrift erwähnten US-Patent 4 522 788 (D8), ferner in der japanischen Patentschrift Sho 55-141654 (D1) und der deutschen Offenlegungsschrift 40 23 483 (D3) dargestellt ist. aa) D8, deren Figur 1 nachstehend eingeblendet ist, 39 40 41 42 - 16 - beschreibt eine Vorrichtung zur Bestimmung der Feuchtigkeit und des Aschegehalts von fossilen Brennstoffen. Sie umfasst einen Ofen (12) sowie eine Waage (14), de- ren Wiegeplattform (16) innerhalb der Ofenkammer (34) angeordnet ist. Die Ofen- kammer enthält ferner eine Aufnahmeplatte (18), die sequentiell gedreht werden kann und in der mehrere Tiegel (24) horizontal und kreisförmig angeordnet werden können. Eine Hebevorrichtung ermöglicht es, die Aufnahmeplatte so abzusenken, dass ein Tiegel auf der Wiegeplattform abgesetzt und gewogen werden kann. Die Vorrichtung wird durch einen elektrischen Steuerkreis gesteuert. Damit sind die Merkmale 1 bis 4, 6a und 7 vorweggenommen, ferner Merk- mal 8, soweit dieses beschreibt, dass die Steuermittel dazu dienen, die Vorrichtung zum Drehen der Aufnahmeplatte zu steuern. 43 44 - 17 - Zur Beschickung des Ofens mit Tiegeln ist D8 lediglich zu entnehmen, dass hierzu der Deckel (28), wie durch die strichpunktierten Linien 28' und 28'' angedeutet, geöffnet werden muss. Während das Öffnen und Schließen des Deckels durch den Computer gesteuert werden kann, ist nicht offenbart, dass auch das Einsetzen und Entnehmen der Tiegel automatisch erfolgt, vielmehr wird dies nach D8 von einer Be- dienperson (operator) durchgeführt (Sp. 3, Z. 13 ff., Sp. 5, Z. 44 bis Sp. 6, Z. 13). Damit fehlt es an einer Vorwegnahme der Merkmale 5, 6b und 8, soweit dieses sich auf die Steuerung der Hebemittel bezieht, die das Einsetzen von Tiegeln durch die Mittel gemäß Merkmal 5 bezieht. D8 zeigt ferner kein Loch an der Oberseite des Ofens gemäß Merkmal 9, vielmehr ist es hier zum Beschicken der Ofenkammer erforderlich, die Abdeckung an der Oberseite insgesamt anzuheben. Der Ofen bleibt damit beim Einsetzen und Ent- nehmen der Tiegel nicht im Wesentlichen verschlossen, sondern muss großflächig geöffnet werden. bb) D1 und D3 zeigen Vorrichtungen, die derjenigen nach D8 ähnlich sind. In beiden Dokumenten wird erläutert, dass die Vorrichtung dazu dient, den Feuchtig- keitsgehalt von Proben zu bestimmen. Hierzu werden die Proben auf eine Tempera- tur erhitzt, bei der das Wasser entweicht. Entsprechend ist in D1 von einem Ofen, in D3 von einem Heizraum die Rede. c) Der Stand der Technik vermittelte dem Fachmann jedoch keine Anregung, um von einer solchen, in D8, D1 und D3 gezeigten Vorrichtung zum Gegenstand von Patentanspruch 1 zu gelangen. aa) Eine solche Anregung ergibt sich nicht aus der europäischen Patentschrift 525 180, die in deutscher Übersetzung als D9 vorliegt. (1) D9 beschreibt eine Vorrichtung zur automatisierten Analyse von Proben, die in Kartuschen enthalten sind. Zwar ist in der Beschreibung im Wesentlichen von einem Inkubator die Rede, in dem, wie der Beklagte geltend macht, typischerweise nur relativ niedrige Temperaturen herrschen, doch ist D9 nicht auf Inkubatoren be- 45 46 47 48 49 - 18 - schränkt und umfasst daher auch Vorrichtungen, in denen bei höheren Temperatu- ren gearbeitet wird. Daher wird der Fachmann, der mit der Aufgabenstellung des Streitpatents befasst ist, auch die D9 in den Blick nehmen, zumal diese ausdrücklich anspricht, dass eine Gestaltung anzustreben ist, die den Verlust von Heizenergie minimiert (S. 4, 13). (2) Die in D9 erläuterte Vorrichtung weist einen Injektor auf, mit dem die Kar- tuschen, die die Proben enthalten und damit den Tiegeln des Streitpatents entspre- chen, automatisch in eine im Innern der beheizten Kammer angeordnete Haltevor- richtung eingesetzt und aus dieser entnommen werden können. Wie D9 unter Be- zugnahme auf die nachstehend eingeblendeten Figuren 8 und 9 erläutert, enthält die Seitenwand (282) gegenüber dem Injektor (58) eine Einführöffnung (302), durch die ein Ladearm eine Kartusche (22) in eine Nische des Karussells (24) einsetzen oder herausziehen kann. Der Injektor ist mit einer Klappe (320) versehen, die die Einführ- öffnung (302) verschlossen hält und sie nur freigibt, wenn eine Kartusche eingesetzt oder entnommen wird (S. 25 f.). 50 - 19 - D9 zeigt ferner - siehe Figur 8 - einen Schlitz (102) an der Oberseite des Ofens. Dieser dient nicht dem Einsetzen und Entnehmen der Tiegel, sondern dazu, das Einführen einer Pipette zu ermöglichen, mit der eine Probeflüssigkeit in die Kar- tusche gegeben werden kann (S. 12/13). Das Dokument beschreibt damit eine Vorrichtung zum automatischen Einset- zen von Behältern, die zu analysierende Proben enthalten, in Haltemittel und deren Entnahme. Da die Vorrichtung automatisch betrieben wird, umfasst sie auch entspre- chende Steuermittel (Merkmal 5 und Merkmal 8 teilweise). (3) Für den Fachmann ergab sich aus D9 keine Anregung zu einer Vorrich- tung, bei der an der Oberseite des Ofens eine Öffnung vorgesehen ist, die dauerhaft offen bleiben kann. Im allgemeinen Teil der Beschreibung wird darauf hingewiesen, dass die Ein- haltung einer gleichmäßigen Temperatur in der Kammer gefährdet sei, wenn diese nicht vollständig geschlossen sei. Die dort vorgestellte Kammer weist, wie ausge- führt, an der Oberseite einen Schlitz zur Einführung von Pipetten und seitlich eine 51 52 53 54 - 20 - Öffnung zum Be- und Entladen der Kammer mit Analysekartuschen auf. D9 erläutert hierzu, der längliche Schlitz in der oberen Wand weise nur eine minimale Weite auf, weil er nur den Schaft und die Spitze der Pipetten aufnehmen müsse, die eingesetzt werden, um die Probenflüssigkeit in die Tiegel zu geben oder aus diesen aufzuneh- men. Dagegen sei die Öffnung in der seitlichen Wand zum Einsetzen und Heraus- nehmen der Analysekartuschen erheblich größer dimensioniert. D9 sieht dazu eine Tür vor, die ein Verschließen dieser Öffnung ermöglicht und bezeichnet dies als wichtiges erfindungsgemäßes Merkmal (S. 5 oben, S. 6 unten). Der Fachmann erhielt danach aus der D9 keine Anregung zur Ausgestaltung einer Vorrichtung, bei der die Öffnung, die dem Beschicken des Ofens mit den Behäl- tern zur Aufnahme der zu analysierenden Proben dient, auch während des Analyse- betriebs offen bleiben kann, sondern vermittelt ihm eher umgekehrt, es sei zur Ver- meidung von Wärmeverlusten geboten, diese Öffnung außerhalb des Beschickungs- vorgangs zu verschließen. bb) Auch die schweizerische Patentschrift 684 214 (D10) gab dem Fachmann keine Anregung, den Ofen an seiner Oberseite mit einem Loch zu versehen, durch welches die automatische Beschickung der Ofenkammer erfolgen kann. Die dort vorgestellte Vorrichtung zum Beschicken eines thermoanalytischen Messgeräts, mit dem auch Trockensubstanz- oder Feuchtegehaltsbestimmungen durchgeführt werden können (Sp. 1, Z. 17-19), umfasst, wie die nachstehenden Figu- ren 1 und 2 verdeutlichen, 55 56 57 - 21 - eine Probenwechselvorrichtung (1), mit der jeweils ein Tiegel (7) von einem außer- halb eines DSC-Ofens (23) (DSC = Differential Scanning Calorimetry [dynamische Differenzkalorimetrie]) angeordneten Probenteller (3) aufgenommen, angehoben und von oben auf die Messstelle des Ofens gesetzt werden kann. Ein weiterer Behälter (75) dient als Referenzbehälter und muss nur selten gewechselt werden (Sp. 2, Z. 44-55). Als Ofen ist dabei nur das mit dem Bezugszeichen (23) versehene Ele- ment anzusehen, nicht jedoch das Gehäuse (21), in dem sich dieser Ofen befindet (Sp. 2, Z. 38-41). Wie die Beschreibung bemerkt, ist der Ofen in Figur 2 nur schema- tisch dargestellt. Zu erkennen ist die Heizplatte (25), auf der eine Trägerplatte (27) mit zwei Temperaturmessstellen 29 und 31 angeordnet ist. Weitere Elemente des Ofens, etwa die Heizwicklung und der Deckel, sind, weil für das Verständnis der in D10 beschriebenen Erfindung ohne Bedeutung, nicht dargestellt und beschrieben (Sp. 2, Z. 41 f. und Z. 60-65). 58 - 22 - D10 beschäftigt sich mithin nicht näher damit, wie eine Beschickung des Ofens erfolgt, der Mittel aufweist, die eine Mehrzahl von Tiegeln aufnehmen können. Der Fachmann wird ihr zwar entnehmen, dass die jeweils zu analysierende Probe in einen Tiegel von oben eingesetzt wird. Der in Figur 2 dargestellte Ofen selbst ist je- doch nach oben vollständig offen und gibt keine Anregung dahin, an der Oberseite nur eine kleine Öffnung vorzusehen, durch die die Tiegel eingesetzt und entnommen werden. Mit der Frage, wie die eingesetzte Energie effizient verwendet wird, befasst sich die Schrift nicht. cc) Die internationale Anmeldung WO 9603658 (D11) betrifft einen Träger für ein Inkubationsgefäß. In einem Inkubator, mit dem kontrollierte Bedingungen für bio- logische Prozesse, etwa für Mikroorganismen, hergestellt werden, herrschen lediglich relativ niedrige Temperaturen bis etwa 40°C (vgl. oben III 2 c aa (1)). Der Fachmann, der sich vor die Aufgabe gestellt sieht, ein Gerät weiterzuentwickeln, das auch zur Ascheanalyse geeignet ist und damit einen Ofen umfasst, mit dem deutlich höhere Temperaturen erreicht werden müssen, wird schon deshalb nicht die D11 heranzie- hen. Zudem zeigt D11, deren Figur 1 nachstehend wiedergegeben ist, zwar eine Vorrichtung, die mit einem Deckel (7) versehen sein kann, der eine Öffnung (8) auf- weist, durch die eine Rosettenhalterung (3) in den Heizblock (6) eingesetzt werden kann. Dieses Dokument befasst sich aber nicht damit, wie solche Halterungen einge- setzt werden, und gibt insbesondere keine Anregung, eine Vorrichtung vorzusehen, mit der dies automatisch erfolgt. 59 60 - 23 - dd) Aus den darüber hinaus vorgelegten Entgegenhaltungen ergeben sich keine weitergehenden Anregungen. 61 - 24 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 92 Abs. 2 ZPO. Meier-Beck Gröning Grabinski Deichfuß Marx Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.02.2015 - 5 Ni 96/12 (EP) - 62