I ZB 106/16

Kein Löschungsgrund nach §3 Abs.2 Nr.1 MarkenG für quadratische Schokoladenverpackung • Ein Löschungsantrag bestimmt den Verfahrensgegenstand; das Gericht darf grundsätzlich nur über die vom Antragsteller benannten Löschungsgründe entscheiden. • Eine Ausdehnung oder Änderung des Löschungsantrags in der Beschwerdeinstanz ist zulässig, wenn der Markeninhaber einwilligt oder das Gericht die Erweiterung für sachdienlich erachtet. • § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Form durch die Art der Ware bedingt) erfasst nur solche Formmerkmale, die gattungstypische, für den Verbraucher wesentliche Gebrauchseigenschaften verkörpern. • Für Verpackungen gilt: nur wenn die Verpackungsform der Warenform identisch oder ihr im Wesentlichen gleichzusetzen ist, kann § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entsprechend angewendet werden. • Die quadratische Schlauchbeutelverpackung der angegriffenen Marke ist nicht ausschließlich durch die Art der Ware (Tafelschokolade) bedingt, da die behaupteten Vorteile weder gattungstypische Gebrauchseigenschaften noch für den Verbraucher typische Funktionen der Tafelschokolade begründen. Die Markeninhaberin hält eine seit 2001 eingetragene dreidimensionale Marke für die neutrale Verpackung einer Tafelschokolade. Die Antragstellerin beantragte 2010 die Löschung der Marke und begründete dies zunächst mit § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; im weiteren Verfahren stützte sie das Begehren auch auf § 3 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sowie auf § 8 Abs. 1 MarkenG und gab Teile der ursprünglichen Begründung zurück. Das Deutsche Patent- und Markenamt wies den Antrag zurück, das Bundespatentgericht ordnete jedoch die Löschung nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG an. Die Markeninhaberin legte Rechtsbeschwerde ein. Streitpunkt war insbesondere, ob die quadratische Schlauchbeutelverpackung der Tafelschokolade eine Form darstellt, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist und damit schutzunfähig wäre. • Verfahrensgegenstand und Änderungsmöglichkeiten: Ein Löschungsantrag muss den beanstandeten Grund angeben; Erweiterungen sind in Verfahren vor DPMA und vor dem BPatG zulässig, soweit der Markeninhaber zustimmt oder das Gericht die Änderung für sachdienlich hält; das Bundespatentgericht durfte daher die auf §3 Abs.2 Nr.1 MarkenG gestützte Prüfung zulassen und durchführen. • Untersuchungsgrundsatz begrenzt auf den vom Antragsteller gesetzten Streitgegenstand: Der Untersuchungsgrundsatz entfaltet Wirkung nur innerhalb des vom Antragsteller vorgegebenen Verfahrensgegenstands; das Gericht darf grundsätzlich nicht über nicht benannte Löschungsgründe entscheiden. • Anwendungsbereich §3 Abs.2 Nr.1 MarkenG: Die Vorschrift zielt auf Formen, die wesentliche gattungstypische Gebrauchseigenschaften der Ware verkörpern; nur solche Eigenschaften, die dem Verbraucher als Gebrauchsvorteil dienen, stehen dem Markenschutz entgegen. • Gleichsetzung von Verpackung und Warenform: Verpackung kann der Form der Ware gleichgestellt werden, wenn die Verpackung der Warenform entspricht oder ihr so nahekommt, dass Unterscheidung nicht gerechtfertigt ist; das ist bei schutzloser Verpackung für formlose Waren eher, bei Tafelschokolade grundsätzlich eher nicht der Fall, aber im Einzelfall möglich. • Tatbestandliche Anwendung auf Streitfall: Das BPatG hat die quadratische Schlauchbeutelverpackung als wesentliches Merkmal angesehen, allerdings beruhen die vom BPatG angeführten Vorteile (Lagerung, Transport, Portionierung, Jackentaschentauglichkeit) überwiegend auf Herstellung oder Vertriebsgründen und nicht auf gattungstypischen Gebrauchseigenschaften für den Verbraucher. • Portionierbarkeit und Format: Portionierbarkeit ist zwar ein gebrauchstypischer Zweck von Tafelschokolade, sie ergibt sich jedoch nicht allein aus der Quadratform; entscheidend sind Sollbruchstellen/Rillen, die im eingetragenen Zeichen nicht festgestellt wurden. • Rechtsfolgen: Wegen der unzureichenden rechtlichen Darstellung, dass die quadratische Verpackungsform ausschließlich durch die Art der Ware bedingt sei, hält das BGH die Löschungsanordnung nach §3 Abs.2 Nr.1 MarkenG nicht für gerechtfertigt und weist die Entscheidung des BPatG aufzuheben sowie die Sache zur erneuten Verhandlung zurück. • Weiterer Verfahrenshinweis: Das BPatG hat noch zu prüfen, ob andere Schutzhindernisse (§3 Abs.2 Nr.3; ggf. §8 Abs.1) vorliegen und ob die eingetragene Wiedergabe der Marke hinreichend bestimmt ist. Der Bundesgerichtshof hebt den Beschluss des Bundespatentgerichts auf und verweist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurück. Die Aufhebung beruht darauf, dass die Löschung der Marke nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht mit der Begründung tragfähig festgestellt werden kann, die quadratische Schlauchbeutelverpackung bestehe ausschließlich aus einer durch die Art der Ware bedingten Form; die vom Bundespatentgericht angeführten Vorteile betreffen überwiegend Herstellungs- und Vertriebsaspekte und nicht gattungstypische, für den Verbraucher wesentliche Gebrauchseigenschaften. Das Bundespatentgericht hat im weiteren Verfahren zu prüfen, ob andere Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 oder der Eintragungsausschluss nach § 8 Abs. 1 MarkenG vorliegen und ob die Wiedergabe der eingetragenen Marke ausreichend bestimmt ist. Insgesamt gewinnt die Markeninhaberin die Rechtsbeschwerde insoweit, als die bisherige Löschungsanordnung nicht aufrechterhalten werden kann; die endgültige Entscheidung bleibt dem Bundespatentgericht nach erneuter Prüfung vorbehalten.