X ZR 18/20

ECLI:DE:BGH:2022:150322UXZR18.20.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 18/20 Verkündet am: 15. März 2022 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Fahrerlose Transporteinrichtung PatG § 83 Abs. 1, § 116 Abs. 2, § 117; ZPO § 296 Abs. 1, § 529, § 530 a) Die Beklagte eines Patentnichtigkeitsverfahrens hat in der Regel keinen Anlass zur Stellung von Hilfs- anträgen zur Abgrenzung vom Stand der Technik, wenn das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis die vorläufige Auffassung äußert, der Gegenstand des Streitpatents sei patentfähig. b) Legt die Klägerin nach einem solchen Hinweis eine Vielzahl neuer Entgegenhaltungen vor, muss die Beklagte überprüfen, ob das ergänzende Vorbringen zu einer anderen Beurteilung führen könnte, und gegebenenfalls auch geeignete Hilfsanträge stellen. Wenn sich hierbei eine Vielzahl von technischen Gesichtspunkten als potentiell relevant erweist, kann es aber nicht ohne weiteres als nachlässig ange- sehen werden, wenn die Beklagte einem einzelnen Gesichtspunkt durch ihre erstinstanzlichen Hilfsan- träge nicht Rechnung getragen hat. c) Hilfsanträge, die einer aus dem erstinstanzlichen Urteil ersichtlichen Auslegung des Streitpatents Rech- nung tragen sollen, sind grundsätzlich innerhalb der Frist für die Berufungsbegründung zu stellen. Später gestellte Anträge sind zu berücksichtigen, wenn ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert. BGH, Urteil vom 15. März 2022 - X ZR 18/20 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. März 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoff- mann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Marx und den Richter Dr. Crummenerl für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 7. Senats (Nich- tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 26. November 2019 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels und der Anschlussberufung der Klägerin abgeändert. Das europäische Patent 2 336 075 wird mit Wirkung für die Bundes- republik Deutschland dadurch für teilweise nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 am Ende wie folgt ergänzt wird und sich die wei- teren Ansprüche auf diese Fassung zurückbeziehen: ", wobei eine vertikal bewegbare Hubgabel (15) auf dem U-förmigen Fahrgestell (17) angeordnet ist und wobei sich die Hubgabel (15) nicht zwischen den Schenkeln erstreckt" Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten beider Instanzen des Rechtsstreits werden gegeneinan- der aufgehoben. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 336 075 (Streitpatents), das am 14. Dezember 2010 unter Inanspruchnahme einer österreichischen Priorität vom 15. Dezember 2009 angemeldet worden ist und eine fahrerlose Transporteinrich- tung betrifft. Patentanspruch 1, auf den zehn weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache: Fahrerlose Transporteinrichtung (1) zum automatischen Befördern, Aufnehmen und Abgeben von Paletten (2), mit einem im Grundriss im Wesentlichen U-förmi- gen Fahrgestell (17) mit zwei Schenkeln, wobei auf jedem Schenkel des Fahrge- stells (17) zumindest eine lenkbare Radeinheit (11) angeordnet ist, dadurch ge- kennzeichnet, dass zumindest eine lenkbare Radeinheit (11, 11') einzeln über jeweils zumindest eine Antriebseinheit (7) antreibbar ist, wobei die lenkbare Rad- einheit (11, 11'), vorzugsweise jede lenkbare Radeinheit (11, 11'), zwei Laufräder (7', 7") aufweist. Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Schutzrecht in der erteilten Fassung und mit zwei Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin hat den mit dem zweiten Hilfsan- trag verteidigten Gegenstand zuletzt nicht mehr angegriffen. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit dessen Gegenstand über die mit Hilfsantrag 2 verteidigte Fassung hinausgeht, und die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufgehoben. Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf vollständige Ab- weisung der Klage weiter. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit sechs neuen Hilfsanträgen (B1 bis B6). Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und wendet sich im Wege der Anschlussberufung gegen die erstinstanzliche Kostenentscheidung. 1 2 3 4 - 4 - Entscheidungsgründe: Beide Rechtsmittel sind zulässig. Die Berufung hat hinsichtlich des Hilfs- antrags B6 Erfolg. Die weitergehenden Rechtsmittel sind unbegründet. I. Das Streitpatent betrifft eine fahrerlose Transporteinrichtung. Nach der Beschreibung hat sich bei den im Stand der Technik be- kannten fahrerlosen Transportsystemen als problematisch erwiesen, dass die Transporteinrichtung und die Paletten genau fluchtend zueinander ausgerichtet sein müssen, um Kollisionen und daraus resultierende Beschädigungen zu ver- meiden. Dies erfordere ein exakt arbeitendes Positionierungssystem und eine hochentwickelte Steuerung und Logistik (Abs. 10). Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, eine fahrerlose Transporteinrichtung bereitzustellen, die guten Schutz vor Kollisionen bietet. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 eine Transporteinrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 1.1 Fahrerlose Transporteinrichtung (1) 1.2 zum automatischen Befördern, Aufnehmen und Abgeben von Paletten (2) 1.3 mit einem im Grundriss im Wesentlichen U-förmigen Fahrge- stell (17). 1.3.1 Das Fahrgestell hat zwei Schenkel. 1.3.2 Auf jedem Schenkel des Fahrgestells (17) ist zumindest eine lenkbare Radeinheit (11) angeordnet. 1.4 Zumindest eine lenkbare Radeinheit (11, 11') ist einzeln über jeweils zumindest eine Antriebseinheit (7) antreibbar. 1.5 Die lenkbare Radeinheit (11, 11'), vorzugsweise jede lenk- bare Radeinheit (11, 11'), weist zwei Laufräder (7', 7") auf. 5 6 7 8 9 - 5 - Entgegen der Auffassung der Berufung ist Merkmalsgruppe 1.3 nicht zu entnehmen, dass die Schenkel des Fahrgestells an gleicher Stelle ange- ordnet sein müssen wie die Schenkel der Hubgabel, so dass sie zusammen mit diesen unter die zu transportierende Platte gefahren werden können. a) Zwar weist das in der Beschreibung geschilderte Ausführungsbei- spiel eine solche Ausgestaltung auf, wie dies etwa in der nachfolgend wiederge- gebenen Figur 8 dargestellt ist. Diese Anforderung hat in Patentanspruch 1 aber keinen Niederschlag ge- funden. b) Entgegen der Auffassung der Berufung impliziert die Anforderung aus Merkmal 3, wonach das Fahrgestell im Wesentlichen U-förmig sein muss, nicht zwingend die genannte Ausgestaltung. 10 11 12 13 - 6 - Eine U-Form mag voraussetzen, dass der Abstand zwischen den beiden Schenkeln kleiner ist als deren Länge. Daraus ergibt sich jedoch nicht, dass er kleiner sein muss als die Breite einer Palette. c) Dieses Verständnis wird bestätigt durch die in der Beschreibung enthaltenen Ausführungen zum Stand der Technik. Als Beispiele für Fahrzeuge mit U-förmigem Fahrgestell führt die Beschrei- bung das britische Patent 820 228 (Abs. 2) und die internationale Anmeldung 03/059799 (Abs. 7, D20) an. D20 offenbart ein System, bei dem die Hubgabel (20) zwischen den beiden Schenkeln des Fahrgestells (10) angeordnet ist. Die Darstellung in der britischen Entgegenhaltung deutet ebenfalls auf eine solche Ausgestaltung hin, lässt aber jedenfalls nicht eindeutig erkennen, dass das Fahr- gestell unter die Palette geschoben werden kann. d) Aus der Funktion, die dem Fahrgestell nach der Erfindung zu- kommt, ergeben sich in dieser Hinsicht keine weitergehenden Anforderungen. 14 15 16 17 - 7 - Wie die Berufung im Ansatz zu Recht geltend macht, strebt das Streit- patent insbesondere eine hohe Beweglichkeit an. Zur Erreichung dieses Ziels dienen nach der Beschreibung die Allradlenkung und der Allradantrieb (Abs. 15-18). Die Anordnung der beiden Schenkel des Fahrgestells unterhalb der Hubgabel wird in diesem Zusammenhang nicht angeführt. Überdies sieht Patentanspruch 1 auch eine Allradlenkung und einen Allradantrieb nicht zwin- gend vor. Nach den Merkmalen 1.3.2 und 1.4 genügt als Mindestanforderung eine lenk- und antreibbare Radeinheit pro Schenkel. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Beru- fungsverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 beruhe aus- gehend von der europäischen Patentanmeldung 2 105 816 (D19) nicht auf erfin- derischer Tätigkeit. D19 offenbare eine Transportvorrichtung, die sämtliche Merk- male mit Ausnahme von Merkmal 1.5 aufweise. Dem Fachmann sei geläufig, zur Verbesserung der Flächenbeweglichkeit Radeinheiten mit zwei Laufrädern aus- zugestalten. Der mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand sei ausgehend von D19 durch die US-Patentschrift 4 529 052 (D15) nahegelegt. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren hin- sichtlich der erteilten Fassung stand. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die europäische Patentanmeldung 2 105 816 (D19) die Merkmale 1.1 bis 1.4 offenbart. a) D19 offenbart ein fahrerloses Transportsystem mit einer Hubeinheit zur Aufnahme von Paletten. b) Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt. 18 19 20 21 22 23 24 25 - 8 - Das System besteht aus einem Fahrwagen mit zwei passiven Lenkeinhei- ten (4, 5) und zwei Fahr-Lenkeinheiten (7, 8). Die vier Lenk- und zwei Fahrmoto- ren werden durch eine Lenksteuerung (24) gesteuert (Abs. 31-33). Die Anord- nung ermöglicht ein Drehen auf der Stelle (Abs. 36). Alle Lenkeinheiten sind um 360 Grad drehbar (Abs. 37). c) Damit sind, wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, die Merk- male 1.1, 1.2 und 1.4 offenbart. 26 27 - 9 - d) Entgegen der Auffassung der Berufung ist auch die Merkmals- gruppe 1.3 vorweggenommen. Wie bereits oben dargelegt wurde, setzt Merkmalsgruppe 1.3 nicht voraus, dass die Schenkel des Fahrgestells so angeordnet sind, dass sie zusammen mit der Hubgabel unter eine Palette geschoben werden können. Deshalb hat das Patentgericht zu Recht entschieden, dass die in D19 offenbarten, die Hubgabel seitlich umgebenden Schenkel die Merkmalsgruppe 1.3 offenbaren. Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass die Ausstattung zumindest einer lenkbaren Radeinheit mit zwei Laufrädern im Sinne von Merk- mal 1.5 durch den Stand der Technik nahegelegt war. Wie das Patentgericht zutreffend und insoweit nicht angegriffen dargelegt hat, gehörte es zum allgemeinen Fachwissen, dass es vorteilhaft sein kann, eine zu transportierende Last auf mehrere Laufräder zu verteilen, um die Belastung der einzelnen Räder zu verringern und das Lenken zu erleichtern. Eine solche Ausgestaltung bot sich auch für das in D19 offenbarte Transportsystem an. Be- sondere Schwierigkeiten bei der Umsetzung sind weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich. IV. Hinsichtlich der Hilfsanträge B1 bis B5 ergibt sich keine abwei- chende Beurteilung. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsan- trags B1 ist ebenfalls durch D19 nahegelegt. a) Hilfsantrag B1 sieht ein zusätzliches Merkmal 2.6 vor, wonach eine vertikal bewegbare Hubgabel (15) auf dem U-förmigen Fahrgestell (17) angeord- net ist. Entgegen der Auffassung der Berufung ergibt sich auch daraus nicht, dass die Hubgabel über den beiden Schenkeln des Fahrgestells angeordnet ist. Viel- mehr reicht es aus, wenn sie an dem Fahrgestell angebracht ist. 28 29 30 31 32 33 34 35 - 10 - Wie die Berufungserwiderung zu Recht geltend macht, ergibt sich aus der Präposition "auf" nicht zwingend, dass die Hubgabel oberhalb des Fahrgestells angeordnet sein muss. Dementsprechend findet sich die Präposition auch in Merkmal 1.3.2, obwohl die dort vorgesehene Radeinheit nicht oberhalb des Schenkels des Fahrgestells angeordnet ist, sondern an deren Unterseite. Unabhängig davon gibt Merkmal 2.6 als räumlichen Bezugspunkt nur das Fahrgestell in seiner Gesamtheit vor, nicht aber die beiden Schenkel. b) Angesichts dessen ist der mit Hilfsantrag B1 verteidigte Gegen- stand ausgehend von D19 ebenfalls nahegelegt. Auch bei der in D19 offenbarten Vorrichtung ist die Hubgabel an dem Fahr- gestell angeordnet. c) Vor diesem Hintergrund kann offenbleiben, ob der erstmals in der Berufungsinstanz gestellte Hilfsantrag B1 wegen Verspätung unberücksichtigt zu bleiben hat. Der mit Hilfsantrag B2 verteidigte Gegenstand ist durch eine Kom- bination von D19 mit der US-amerikanischen Patentschrift 4 529 052 (D15) na- hegelegt. a) Hilfsantrag B2 sieht als zusätzliches Merkmal 3.6 vor, dass über die Antriebseinheit (7) eine Schwenkbewegung der Radeinheit (11, 11') um eine ver- tikale Achse durchgeführt ist, so dass die Transporteinrichtung (1) vor-, rück- oder seitwärts sowie entlang einer vorgegebenen Trajektorie bewegt werden kann. Dies entspricht im Wesentlichen dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1. Die Streichung der dort ergänzend vorgesehenen Anforderung, wonach die Radein- heit (11, 11') gekoppelt sein muss, führt nicht zur Präklusion (vgl. BGH, Urteil vom 11. August 2020 - X ZR 96/18, GRUR 2020, 1284 Rn. 77 - Datenpaketumwand- lung). 36 37 38 39 40 41 42 43 - 11 - b) Das Patentgericht hat zutreffend entschieden, dass das zusätzliche Merkmal ausgehend von D19 durch D15 nahegelegt war. aa) D15 offenbart einen Förderwagen. D15 beschreibt als Nachteil bekannter Förderwagen, dass diese nur in ge- rader Richtung oder auf einer Kurvenbahn bewegt werden könnten. Dies erfor- dere komplizierte Abläufe, um den Wagen entlang beabstandeter paralleler Linien zu bewegen (Sp. 1 Z. 23-54). Als Verbesserung schlägt D15 vor, die Antriebsräder an Drehelementen zu montieren, so dass der Wagen quer und diagonal bewegt werden kann (Sp. 1 Z. 60 bis Sp. 2 Z. 5). Auf diese Weise wird eine bessere Steuerungsmöglichkeit bei linearen und Kurvenbewegungen erreicht (Sp. 3 Z. 34-66). Zusätzlich zu den Antriebsrädern weist der Förderwagen vorne und hinten jeweils Stützräder auf, die nicht drehbar gelagert sind. Diese Stützräder können entfallen, wenn mehr als zwei Sätze von drehbar gelagerten Antriebsrädern ein- gesetzt werden (Sp. 5 Z. 24-30). bb) Wie die Berufung im Ansatz zutreffend geltend macht, ergibt sich aus D19 zwar nicht, dass das Fahrzeug auch seitwärts bewegt werden kann. Einer solchen Bewegung stehen die vorne und hinten angebrachten Stützräder entgegen, von denen nicht offenbart ist, dass sie ebenfalls drehbar gelagert sind. Wie das Patentgericht zu Recht entschieden hat, ergab sich ausgehend von D19 aber die Anregung, alle drehbar gelagerten Räder so auszugestalten, wie dies in D15 offenbart ist. Dafür sprach schon der in D15 enthaltene Hinweis, dass anstelle der Stützräder bei Bedarf weitere drehbar gelagerte Antriebsräder vorgesehen werden können. Für die in D19 offenbarte Vorrichtung bot sich eine solche Ausgestaltung umso mehr an, als dort ohnehin alle Räder drehbar gela- gert sind. 44 45 46 47 48 49 50 - 12 - Die danach naheliegende Ausgestaltung, alle Räder so anzubringen, dass sie beliebig um ihre vertikale Achse verschwenkt werden können, ermöglicht alle nach Hilfsantrag B2 vorgesehenen Bewegungsrichtungen. Für Hilfsantrag B3 gilt nichts anderes. Hilfsantrag B3 sieht eine Kombination der mit den Hilfsanträgen B1 und B2 hinzugefügten Merkmale vor. Diese waren aus den oben dargelegten Grün- den auch in ihrer Kombination nahegelegt. Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht in Hinblick auf Hilfs- antrag B4. a) Hilfsantrag B4 beruht auf Hilfsantrag B2 und sieht als zusätzliches Merkmal 5.7 vor, dass die beiden Laufräder zumindest einer Radeinheit unab- hängig voneinander antreibbar sind, und zwar vorzugsweise über jeweils einen Elektromotor, der besonders vorzugsweise bürstenlos ist. b) Wie die Berufungserwiderung zu Recht geltend macht, offenbart D15, dass die Antriebsräder jeweils durch einen gesonderten Motor angetrieben werden. Eine solche Ausgestaltung lag auch bei der Kombination mit D19 nahe. Für Hilfsantrag B5 gilt nichts anderes. a) Nach Hilfsantrag B5 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs- antrag B1 dahin ergänzt werden, dass in Merkmal 1.3.2 vor dem Wort "Fahrge- stells" das Wort "offenen" eingefügt wird. b) Auch diese Modifikation führt nicht dazu, dass die Hubgabel ober- halb der beiden Schenkel des Fahrgestells angeordnet sein muss. Hilfsantrag B5 ist deshalb nicht anders zu beurteilen als Hilfsantrag B1. V. Der mit Hilfsantrag B6 verteidigte Gegenstand ist demgegenüber patentfähig. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - 13 - Nach Hilfsantrag B6 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs- antrag B1 dahin ergänzt werden, dass sich die Hubgabel nicht zwischen den Schenkeln erstreckt. Die Funktion dieses Merkmals besteht darin, es zu ermöglichen, dass Hubgabel und Fahrgestell gemeinsam unter eine Palette gefahren werden kön- nen, wie dies in Figur 8 dargestellt ist. Hieraus ergibt sich, dass die Schenkel des Fahrgestells an den Außensei- ten nicht oder allenfalls geringfügig über die Gabelzinken der Hubgabel hinaus- ragen dürfen. Nicht ausgeschlossen ist hingegen, dass einzelne Teile der Hub- gabel zwischen den Schenkeln angeordnet sind, sofern dadurch die genannte Funktion nicht beeinträchtigt wird. So können die Zinken der Gabel ihrerseits U-förmiges Profil aufweisen, das die Schenkel des Fahrgestells in der unteren Position der Gabel seitlich umgibt, sofern die Gesamtbreite der Zinken ausreichend klein bleibt, um sie noch unter eine Palette schieben zu können. Desgleichen sind Bauteile unschädlich, die die beiden Zinken an der Basis miteinander verbinden und an Stellen ange- ordnet sind, die nicht unter eine Palette geschoben werden. 61 62 63 64 - 14 - Eine Anordnung, mit der diese Vorgaben eingehalten werden können, ist beispielhaft in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 5 und 6 dargestellt. 65 - 15 - Entgegen der Auffassung der Berufungserwiderung ist die Verteidi- gung des Streitpatents mit diesem Antrag gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig. a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die hilfs- weise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Beru- fungsinstanz regelmäßig nicht mehr als sachdienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn die Beklagte dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte. Ein solcher Anlass zur zumindest hilfsweisen beschränkten Verteidigung kann sich daraus ergeben, dass das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hat, dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tä- tigkeit beruhen dürfte (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 - Telekommunikationsverbindung; Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 33 - Niederflurschienenfahrzeug). b) Im Streitfall gab der vom Patentgericht nach § 83 Abs. 1 PatG er- teilte Hinweis der Beklagten keine Veranlassung, Hilfsanträge zu stellen. Das Patentgericht hat in dem Hinweis die vorläufige Auffassung geäußert, der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sei patentfähig. Bei dieser Ausgangslage gab es für die Beklagte keinen Anlass, ihre Verteidigung des Streitpatents auf zusätzliches Vorbringen oder weitere Anträge zu stützen. c) Die Stellungnahme der Klägerin zu dem Hinweis des Patentgerichts gab keine hinreichende Veranlassung, gerade auf diesen Aspekt besonders ein- zugehen. In ihrer Stellungnahme hat die Klägerin mehrere neue Entgegenhaltungen vorgelegt, darunter D15 und D19. Die Beklagte musste dies zum Anlass nehmen, den ergänzenden Vortrag darauf zu überprüfen, ob er zu einer anderen Beurtei- lung führen könnte, und gegebenenfalls auch geeignete Hilfsanträge stellen. 66 67 68 69 70 71 - 16 - Dass die Beklagte dies nicht verkannt hat, zeigt sich daran, dass sie dem Vor- bringen entgegengetreten ist und die beiden erstinstanzlichen Hilfsanträge ge- stellt hat. Angesichts der Breite des neuen Vorbringens und der Vielzahl von Gegenargumenten, die die Beklagte insbesondere auch im Hinblick auf D19 vor- getragen hat, war für die Beklagte aber nicht ohne weiteres absehbar, dass sich gerade die Position der Hubgabel im Verhältnis zum Fahrgestell als ausschlag- gebend erweisen könnte. Angesichts dessen kann es nicht als nachlässig ange- sehen werden, dass sie diesem Gesichtspunkt in ihren erstinstanzlichen Hilfsan- trägen nicht Rechnung getragen hat. d) § 117 PatG sowie § 530 und § 296 Abs. 1 ZPO stehen der Berück- sichtigung des neuen Hilfsantrags ebenfalls nicht entgegen. aa) Die Beklagte hatte allerdings Anlass, auch diesen Hilfsantrag be- reits in der Berufungsbegründung zu stellen. Schon in ihrer Berufungsbegründung hat die Beklagte geltend gemacht, D19 stehe der Patentfähigkeit nicht entgegen, weil das Streitpatent eine Anord- nung der Gabel oberhalb der Schenkel des Fahrgestells erfordere. Sie hat auch zutreffend erkannt, dass ihre Argumentation in Bezug auf die erteilte Fassung nicht verfangen könnte, und deshalb den Hilfsantrag B1 gestellt. Bei dieser Ausgangslage hätte die Beklagte damit rechnen müssen, dass auch die in Hilfsantrag B1 gewählte Formulierung zu der von ihr angestrebten Beschränkung des geschützten Gegenstands nicht ausreichen könnte. Deshalb hatte sie Veranlassung, vorsorglich weitere Hilfsanträge zu stellen, wenn sie das Patent auch in einer anderen Formulierung verteidigen wollte. bb) Eine Zurückweisung des verspäteten Antrags scheidet aber gemäß § 530 in Verbindung mit § 296 Abs. 1 ZPO aus, weil seine Berücksichtigung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert. 72 73 74 75 76 77 - 17 - Der Senat kann auf der Grundlage des beiderseitigen Parteivorbringens abschließend über die Patentfähigkeit des mit Hilfsantrag B6 verteidigten Gegen- stands entscheiden. Die Klägerin hat bereits in ihrer Berufungserwiderung vorgetragen, aus welchen Gründen sie es für naheliegend hält, bei einer Vorrichtung nach dem Vorbild der D19 die Hubgabel oberhalb der Schenkel des Fahrgestells anzuord- nen. In ihrer Stellungnahme zu Hilfsantrag B6 und in der mündlichen Verhand- lung vor dem Senat hat sie dieses Vorbringen vertieft, aber keine grundlegend neuen Gesichtspunkte aufgezeigt. Entgegen der Auffassung der Berufungserwiderung ist der mit Hilfs- antrag B6 verteidigte Gegenstand in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart. a) Wie auch die Berufungserwiderung nicht in Zweifel zieht, enthält bereits die Anmeldung die Beschreibung des auch in der Patentschrift geschil- derten Ausführungsbeispiels mit den Figuren 1 bis 12. Aus dieser Darstellung, insbesondere auch aus den Figuren 5, 6 und 8 ergibt sich unmittelbar und eindeutig, dass die Hubgabel oberhalb der Schenkel des Fahrgestells angeordnet ist und deshalb die gesamte Vorrichtung unter eine zu transportierende Palette gefahren werden kann. b) Entgegen der Auffassung der Berufungserwiderung ist die Gabel bei der in den Figuren 5 und 6 dargestellten Anordnung nicht zwischen den Schenkeln des Fahrgestells angeordnet. Die Gabel umfasst bei dieser Ausführungsform zwar auch eine Basis, die die beiden Zinken verbindet und deshalb auch zwischen den beiden Schenkeln des Fahrgestells verläuft. Wie bereits oben ausgeführt wurde, bezieht sich die Anforderung, dass sich die Hubgabel nicht zwischen den Schenkeln erstrecken 78 79 80 81 82 83 84 - 18 - darf, aber nur auf diejenigen Teile der Gabel, die unter eine Palette geschoben werden. Hierzu gehört die in den Figuren 5 und 6 dargestellte Basis nicht. c) Entgegen der Auffassung der Berufungserwiderung stellt es keine unzulässige Verallgemeinerung dar, dass Hilfsantrag B6 theoretisch auch Aus- führungsformen erfasst, bei denen die Schenkel des Fahrgestells ganz oder teil- weise zwischen den Zinken der Hubgabeln liegen. In diesem Zusammenhang bedarf es keiner abschließenden Entschei- dung, inwieweit solche Ausgestaltungen technisch möglich und sinnvoll sind. Eine hinreichende Beschränkung ergibt sich jedenfalls aus der bereits aufgezeig- ten Funktionsvorgabe, dass die Schenkel des Fahrgestells so angeordnet sein müssen, dass sie zusammen mit der Gabel unter eine Palette geschoben werden können. Dieser Aspekt ist mit der in Hilfsantrag B6 gewählten Formulierung hin- reichend deutlich umschrieben, ohne dass weitergehende Gestaltungsformen in Anspruch genommen würden. Aus denselben Gründen führt die Verteidigung gemäß Hilfsantrag B6 auch nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs. Der mit Hilfsantrag B6 verteidigte Gegenstand ist ausgehend von D19 nicht nahegelegt. a) Wie bereits oben dargelegt wurde, ist bei der in D19 offenbarten Vorrichtung die Hubgabel zwischen den beiden Schenkeln des Fahrgestells an- geordnet. b) Eine Anregung, die Schenkel stattdessen unterhalb der Hubgabel anzuordnen, ergab sich aus D19 nicht. Einer solchen Anordnung steht bei der in D19 offenbarten Vorrichtung schon der Umstand entgegen, dass die beiden Schenkel des Fahrgestells eine beträchtliche Höhe aufweisen. Die Anordnung der Hubgabel oberhalb davon 85 86 87 88 89 90 91 - 19 - hätte zur Folge, dass eine Palette nicht vom Boden aufgenommen oder dort ab- gelegt werden kann. Entgegen der Auffassung der Klägerin war eine Ausgestaltung ge- mäß Hilfsantrag B6 durch die deutsche Offenlegungsschrift 10 2007 046 868 (D1) ebenfalls nicht nahegelegt. aa) D1 offenbart eine Transportvorrichtung für Ladungsträger und ein Verfahren zu deren Steuerung. Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt. 92 93 94 - 20 - Die Transportvorrichtungen (1, 1') können einzeln für Lasteinheiten ohne Palettierung oder paarweise für Paletten eingesetzt werden (Abs. 5). Jede Vor- richtung (1, 1') weist einen Träger (2) mit jeweils zwei separat von einer elektri- schen Antriebseinheit angetriebenen Rädern auf (Abs. 6, 16). Die Vorrichtungen kommunizieren drahtlos mit einer Leitstelle, die zentral die Steuerung einer oder mehrerer einzelner oder paarweise zusammengefass- ter Einheiten übernimmt (Abs. 16 Satz 3). bb) Damit sind sämtliche Merkmale bis auf Merkmal 1.3 offenbart. Das Fahrgestell ist nicht U-förmig ausgestaltet, sondern I-förmig. cc) Ausgehend von D1 bestand kein Anlass, zwei der dort offenbarten Vorrichtungen durch eine gemeinsame Basis zu einer U-förmigen Einheit zusam- menzufassen. Die Einteilung in separate Vorrichtungen, die für den Transport von Palet- ten paarweise gekoppelt werden können, wird in D1 als besonderer Vorteil her- vorgehoben. Sie ermöglicht zum einen, die Vorrichtung auch für andere Lasten einzusetzen und bietet auch beim Transport von Paletten den Vorteil, dass die Kopplung beim Rangieren ohne Last aufgehoben werden kann. Vor diesem Hintergrund wäre die Ausgestaltung mit einem U-förmigen Fahrgestell mit einer vollständigen Abkehr vom zentralen Grundkonzept der D1 verbunden. Hierfür ergab sich ausgehend von D1 keine Anregung. dd) Ausgehend von D19 ergaben sich aus D1 ebenfalls keine Anregun- gen in Richtung auf den mit Hilfsantrag B6 verteidigten Gegenstand. In D1 steht zwar auch der Aspekt einer möglichst kompakten Bauweise im Fokus. Mit der Aufteilung in zwei separate Schenkel, die bei Bedarf durch eine gemeinsame Steuerung gekoppelt werden, schlägt D1 aber ein Konzept vor, das 95 96 97 98 99 100 101 102 103 - 21 - sich von dem aus vielen anderen Entgegenhaltungen bekannten U-förmigen Fahrgestell grundlegend unterscheidet. Selbst wenn es andere Gründe für eine vollständige Abkehr von dem in D1 vorgeschlagenen Konzept gegeben hätte, etwa die Schwierigkeit, zwei ein- zelne Tragevorrichtungen mit der erforderlichen Präzision gemeinsam zu steu- ern, hätte sich daraus nicht die Anregung ergeben, zwar zu einem U-förmigen Fahrgestell zurückzukehren, dieses aber abweichend von D19 unterhalb der Hubgabel anzuordnen. Eine solche Anordnung war zwar für konventionelle Hub- wagen bekannt, wie sie etwa in der deutschen Offenlegungsschrift 44 30 060 (D2) offenbart sind. Für selbstfahrende Vorrichtungen sah D19 aber gerade einen anderen Aufbau vor. Bei dieser Ausgangslage bestand keine Veranlassung, ein- zelne Gestaltungselemente aus so unterschiedlichen Entgegenhaltungen wie D19, D1 und D2 in der vom Streitpatent vorgeschlagenen Weise zu kombinieren. Auch D2 legt den Gegenstand von Patentanspruch 1 gemäß Hilfs- antrag 6 nicht nahe. a) Die Entgegenhaltung offenbart einen Hubwagen mit Lastrollen. D2 beschreibt als Stand der Technik Hubwagen, an deren Armen Lastrol- len zum zusätzlichen Abstützen der Last angebracht sind. Diese Rollen seien mit schwenkbaren Gabeln befestigt, damit der Abstand der Last- bzw. Tragarme vom Boden verändert werden kann. Bei kleinen Wenderadien könnten die Lastrollen nicht abrollen; stattdessen würden sie am Boden schleifen. Als Verbesserung schlägt D2 vor, auf einer Achse zwei unabhängig von- einander drehbare Lastrollen anzuordnen, wie dies in der nachfolgend wiederge- gebenen Figur 4 dargestellt ist. 104 105 106 107 108 - 22 - b) Damit sind die Merkmale 1.3, 1.3.1 und 5 vorweggenommen. c) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist auch Merkmal 1.3.2 of- fenbart. In den Erläuterungen zu Figur 4 wird ausgeführt, dass sich der Steg (11) um die vertikale Achse (10) drehen kann (Sp. 2 Z. 35-38). d) Ausgehend von D2 bestand keine Veranlassung, die dort offenbarte Vorrichtung fahrerlos auszugestalten und zugleich mit einer lenkbaren Radein- heit im Sinne von Merkmal 1.4 zu versehen. aa) Dabei kann zugunsten der Berufungserwiderung unterstellt werden, dass auch für kleinere Vorrichtungen Anlass bestanden haben könnte, eine Aus- gestaltung für den fahrerlosen Betrieb in Erwägung beziehen. Für eine diesbezügliche Veranlassung könnte die zum Stand der Technik gehörende Broschüre der Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (Einsatz von Flurförderzeugen, 2. Aufl., Juli 2009, D7) sprechen, die unter ande- rem Laserscanner als Mittel zum Personenschutz für fahrerlose Flurförderzeuge beschreibt und als Beispiel das Foto eines fahrerlosen Flurförderzeugs zeigt, das auch eine Deichsel für Handbedienung umfasst. 109 110 111 112 113 114 - 23 - bb) Auch unter dieser Prämisse bestand aber keine Veranlassung, zu- mindest eine der am Schenkel angeordneten Radeinheiten mit einer Antriebsein- heit zu versehen. Nach dem insoweit unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der Beklag- ten wird bei dem in D2 offenbarten Hubwagen die hintere, im Bereich der Basis angebrachte Radeinheit angetrieben. Eine Anregung, hiervon abzuweichen, ergab sich nicht. Zwar sind solche Antriebselemente in D15 offenbart. Wie bereits im Zu- sammenhang mit D1 dargelegt wurde, war eine Kombination von einzelnen Merk- malen aus Entgegenhaltungen wie D15 oder D19, die deutlich größere Trans- portvorrichtungen zeigen, mit kleineren Vorrichtungen, wie sie in D2 offenbart sind, nicht ohne weiteres nahegelegt. VI. Die Anschlussberufung ist unbegründet. Eine Anschließung, die sich allein auf den Kostenpunkt beschränkt, ist zwar nicht erforderlich, weil der Senat die erstinstanzliche Kostenentschei- dung gemäß § 308 Abs. 2 ZPO ohnehin von Amts wegen zu überprüfen hat (zu- letzt BGH, Urteil vom 15. Juni 2021 - X ZR 61/19, GRUR 2021, 1280 Rn. 64 - Laufradschnellspanner), gleichwohl aber zulässig (BGH, Urteil vom 24. Januar 2017 - XI ZR 183/15, ZIP 2017, 761 Rn. 35). Die vom Patentgericht vorgenommene Kostenverteilung ist aber je- denfalls deshalb nicht zu beanstanden, weil das Streitpatent sich in der Beru- fungsinstanz als in weiterem Umfang rechtsbeständig erweist. VII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 92 Abs. 1 und § 97 Abs. 1 ZPO. 115 116 117 118 119 120 121 - 24 - Auch wenn der Gegenstand des Berufungsverfahrens vom Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens abweicht und die Beklagte im Ergebnis in wei- terem Umfang obsiegt, als das Patentgericht angenommen hat, hält der Senat eine Kostenaufhebung für beide Instanzen für angemessen. Bacher Hoffmann Deichfuß Marx Crummenerl Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.11.2019 - 7 Ni 52/19 (EP) - 122