X ZR 72/20

ECLI:DE:BGH:2022:230622UXZR72.20.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 72/20 Verkündet am: 23. Juni 2022 Schönthal Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juni 2022 durch die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Crummenerl für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 10. März 2020 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 596 945 (Streitpatents), das am 17. November 2009 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 17. November 2008 angemeldet wurde und eine Maschine zur Umwandlung von Packmaterial betrifft. Patentanspruch 1, auf den fünf Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache wie folgt: A dunnage conversion machine (20) for converting a sheet stock material into a relatively thicker and less dense dunnage product, comprising: a conversion assembly (32) that includes a pair of rotating members (60) mounted for rotation about respective axes to feed stock material along a path between the rotating members (60), and a chute (52) that bounds the path, where a portion of the chute (52) and one of the rotating members (60) are part of a subassembly (124) that can be removed from the conversion assembly (32) as a unit separate from another portion of the chute (52) and the other rotating member. Die Klägerin macht geltend, der angegriffene Gegenstand sei nicht patent- fähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten und hilfsweise in vier ge- änderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihre erstinstanzlichen Anträge wei- terverfolgt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 1 2 3 4 - 4 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft eine Packmaterialumwandlungsmaschine. 1. Nach der Beschreibung wird bei derartigen Maschinen ein bahnför- miges Ausgangsmaterial durch einen Mechanismus von einem vorgelagerten zu einem diesem nachgelagerten Ende bewegt und dabei in ein dickeres und weni- ger dichtes Material umgewandelt. Ein typisches Beispiel sei eine Maschine, mit der bahnförmiges Ausgangsmaterial wie Papier nach innen und der Länge nach geknüllt und in seinem geknüllten Zustand fixiert werde. Dergestalt hergestelltes Material könne zur Verpackung von Gegenständen eingesetzt werden, um sie etwa vor Transportschäden zu schützen. 2. Dem Streitpatent liegt das Problem zugrunde, bei einer Packmate- rialumwandlungsmaschine der genannten Art Verstopfungen bei der Umwand- lung zu vermeiden, Überprüfungs- und Wartungsvorgänge zu erleichtern und die Zufuhr von Ausgangsmaterial zu unterstützen. 3. Dies soll nach der Lehre aus Patentanspruch 1 durch folgende Vor- richtung erreicht werden: Eine Packmaterialumwandlungsmaschine (20) 1 zur Umwandlung eines bahnförmigen Ausgangsmaterials in ein relativ dazu dickeres und weniger dichtes Packmaterialprodukt, aufweisend: 2 eine Umwandlungsbaugruppe (32), 5 6 7 8 9 10 - 5 - 2.1 die ein Paar rotierender Elemente (60) umfasst, welche befestigt sind für eine Ro- tation um entsprechende Achsen, um das Ausgangsmaterial entlang eines Pfades zwischen den rotierenden Elementen (60) zuzuführen, 2.2 und weiterhin einen Schacht (52) umfasst, welcher den Pfad begrenzt. 3 Ein Teil des Schachts (52) und eines der rotierenden Elemente (60) sind Teil einer Unterbaugruppe (124), 3.1 welche von der Umwandlungsbaugruppe (32) als eine Einheit entfernt werden kann und 3.2 von einem anderen Teil des Schachts (52) und dem anderen rotierenden Element unabhängig ist. 4. Zum Verständnis der Lehre aus Patentanspruch 1 sind folgende Anmerkungen veranlasst: a) Die erfindungsgemäße Maschine dient dazu, ein bahnförmiges Ausgangsmaterial, bei dem es sich insbesondere um Papierbahnen handeln kann, in ein - im Vergleich mit dem Ausgangsmaterial - dickeres und weniger dichtes Packmaterial umzuwandeln (Merkmal 1). Aufgrund seiner Polsterwirkung ist ein solches dickeres und weniger dichtes Material besser als das Ausgangs- material geeignet, um damit verpackte Gegenstände vor Transportschäden zu schützen. Nach der Beschreibung kann das bahnförmige Papier nach innen und der Länge nach geknüllt und in seinem geknüllten Zustand fixiert werden, wodurch ein Packmaterialstreifen entsteht, der seitliche geknüllte Kissenbereiche und ein relativ dazu dünneres und schmaleres mittleres verbundenes Band aufweist 11 12 13 - 6 - (Abs. 3 und 14). Die nach Merkmal 1 vorgesehene Eignung der Maschine ist je- doch nicht auf die Herstellung einer solchen Verpackung mit seitlich geknüllten Kissenbereichen beschränkt. Für die anspruchsgemäße Lehre entscheidend ist vielmehr die Fähigkeit der Maschine, durch Umwandlung ein Produkt herstellen zu können, das aufgrund seiner gegenüber dem Ausgangsmaterial dickeren und weniger dichten Beschaffenheit beim Transport von mit ihm verpackten Gegen- ständen wie ein Polster wirkt (vgl. Abs. 2). b) Die erfindungsgemäße Packmaterialumwandlungsmaschine weist eine Umwandlungsbaugruppe auf, die ein Paar um entsprechende Achsen rotie- render Elemente umfasst, die derart angeordnet sind, dass das bahnförmige Aus- gangsmaterial zwischen ihnen entlang eines Pfades zugeführt werden kann (Merkmal 2.1). Unter einem Paar rotierender Elemente sind mithin zwei um je- weils eine andere Achse rotierende Elemente in einer Anordnung zu verstehen, die die Beförderung des zwischen den Elementen liegenden Ausgangsmaterials bewirken. Hingegen ergibt sich aus dem Begriff eines Paars rotierender Elemente keine Beschränkung hinsichtlich der Zahl der jeweils um dieselbe Achse rotieren- den Elemente, wie bereits das Patentgericht zutreffend entschieden hat. Es kön- nen auch mehrere rotierende Elemente auf einer der beiden Achsen vorgesehen sein, wenn durch deren jeweiliges Zusammenwirken die Zuführung des zwischen ihnen liegenden bahnförmigen Ausgangsmaterials entlang eines Pfades erfolgt. c) Die Umwandlungsbaugruppe umfasst weiterhin einen Schacht, der den Pfad begrenzt, entlang dessen das Ausgangsmaterial zwischen den rotie- renden Elementen zugeführt wird (Merkmal 2.2). Neben den rotierenden Elementen trägt der Schacht mit den Begrenzun- gen, die sich aus seiner räumlich-körperlichen Ausgestaltung ergeben, dazu bei, dass das bahnförmige Ausgangsmaterial entlang eines Pfades zugeführt wird, so 14 15 16 - 7 - dass es umgewandelt werden kann. Verstopfungen des Ausgangsmaterials tre- ten dadurch zumindest weniger häufig auf und die Zufuhr des Materials wird un- terstützt (vgl. Abs. 7). Weitere Konkretisierungen hinsichtlich der räumlich-körperlichen Ausge- staltung des Schachtes sind der Lehre aus Patentanspruch 1 nicht zu entneh- men. Insbesondere wird auch keine besonders enge Führung des bahnförmigen Materials an den rotierenden Elementen durch den Schacht verlangt. Der Schacht muss nur überhaupt geeignet sein, dazu beizutragen, dass das bahnför- mige Ausgangsmaterial entlang eines Pfades zugeführt wird. Bei dem in der Streitpatentschrift offenbarten erfindungsgemäßen Ausfüh- rungsbeispiel wird der Schacht - entgegen der in Patentanspruch 1 genannten Bezugsziffer - nicht durch den konvergierenden Schacht 52 (chute 52), sondern durch den in Zuführrichtung hinter diesem angeordneten Führungsschacht 112 (guide chute 112) gebildet. Denn es ist der Führungsschacht 112, der den Pfad des Ausgangsmaterials zwischen den rotierenden Elementen begrenzt. Das ergibt sich sowohl aus der Beschreibung (Abs. 20, 23) als auch aus den Zeich- nungen des Streitpatents, wobei in Figur 12 die obere Wand des Schachtes ge- zeigt ist, die durch den beweglichen Teil 114 gebildet wird, und in den Figuren 14 und 15 die seitlichen Teile des Schachtes 114 bildlich dargestellt sind. Hingegen ist die untere Wand des Schachtes bei dem Ausführungsbeispiel, wie in der Be- schreibung ausdrücklich erwähnt wird, nicht gezeigt, sondern wird allein (verbal) dahin beschrieben, dass diese sich unter dem Packmaterialstreifen und um das andere, nicht frei bewegliche, rotierende Element herum befinde (Abs. 23). Das Ausführungsbeispiel zeigt zwar "illustrativ" eine Möglichkeit auf, wie der Schacht nach Merkmal 2.2 ausgeführt werden kann (Abs. 5). Die allgemeiner 17 18 19 - 8 - gehaltene erfinderische Lehre aus Patentanspruch 1 ist auf eine solche Ausge- staltung aber nicht beschränkt (vgl. BGH, Urteil vom 7. September 2004 - X ZR 255/01, BGHZ 160, 204, 210 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit für das Beru- fungsverfahren von Bedeutung - im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei gegenüber der offenkundig vorbenutzten Packmaterialumwandlungsmaschine, die in den Anlagen O4 und O4a bildlich wiedergegeben sei (Maschine O4), nicht neu. Die Maschine wandele ein bahnförmiges Ausgangsmaterial in ein relativ dickeres und weniger dichtes Packmaterial um. In den Bildern sei eine Umwandlungsbaugruppe erkennbar, von der eine Unterbaugruppe demontiert werden könne. In demontiertem Zu- stand weise die Unterbaugruppe ein oberes Zahnrad und die verbleibende Um- wandlungsbaugruppe ein unteres Zahnrad auf. Die Zahnräder seien für eine Ro- tation um entsprechende Achsen an der Umwandlungsbaugruppe in zusammen- gesetztem Zustand befestigt. Das Papier werde, nachdem es in einem konver- gierenden Schacht zunächst so zusammengeführt worden sei, dass sich seine Außenseiten überlappen, der Umwandlungsbaugruppe zugeführt, was einem de- finierten Pfad des Papiers zu den Zahnrädern entspreche. Die Papierbahn werde in einem Schacht geführt und komme dabei mit den beiden Zahnrädern, Seiten- wänden und einer Deckenwand in Kontakt, worin ein den Pfad begrenzender Schacht zu sehen sei. Zudem sei offenbart, dass die Unterbaugruppe als kom- plette Einheit von der verbleibenden Umwandlungsbaugruppe demontiert und damit physikalisch davon getrennt sei. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei auch in der zulässigen Fas- sung von Hilfsantrag 1 nicht neu. Wie danach weiterhin gefordert, weise auch die Maschine O4 einen Schacht mit quer beabstandeten Seitenwänden auf. Zudem umfasse ihr Schacht eine untere Wand, die um das rotierende Element herum 20 21 22 - 9 - angeordnet sei, in Gestalt einer Bodenwand, die etwas U-förmig um das untere Zahnrad herum nach vorn in Richtung der Welle reiche. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 sei ebenfalls nicht neu. Die Maschine O4 umfasse einen konvergierenden Schacht mit Seiten- wänden, in dem die Längsseiten des Endlos-Papiers sich während des Durch- führens nach innen überlappen, wodurch eine Umformung in einem Stück er- folge. Die Verteidigung von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 sei zulässig, da der Fachmann erkenne, dass es zur Förderung des Erfolgs der Erfindung aus- reiche, dass die stoßdämpfenden Eigenschaften aufgrund der lufteinschließen- den zerknautschten Kissenseiten erreicht werden. Es fehle aber an der Neuheit. Das hinzugetretene Merkmal sei durch die Maschine O4 offenbart, da der damit umgewandelte Packmaterialstreifen seitlich geknitterte Kissenbereiche und ein zentrales "genähtes" Band aufweise. Der Gegenstand gemäß Hilfsantrag 4 sei auch nicht neu, da die Maschine O4 einen in Längsrichtung konvergierenden Schacht aufweise. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis stand. 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ist nicht neu. a) Er wurde durch eine der Öffentlichkeit im Jahre 2005 - und damit vor der vom Streitpatent in Anspruch genommenen Priorität - unter der Bezeich- nung "E. M. E. " zugänglich gewordene Maschine des Unterneh- mens E. (vgl. Anlagen O4 und O4a; nachfolgend O4 genannt) offenbart. 23 24 25 26 27 28 - 10 - aa) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat und von der Be- klagten auch nicht in Abrede gestellt wird, weist die offenkundig vorbenutzte O4 die Merkmale 1 bis 2.1 und die Merkmalsgruppe 3 auf. bb) O4 verfügt darüber hinaus aber auch über einen den Pfad begren- zenden Schacht nach Merkmal 2.2. Dieser wird durch die in Höhe der beiden Zahnräder befindlichen Seitenwände 112 (O4, Bild 4, 7 und 8), die demontierbare Unterbaugruppe 124 als Deckenwand (O4, Bild 4) sowie die beidseitig des unte- ren Zahnrades nach hinten leicht ansteigende untere Wand (O4, Bild 7) gebildet, die nach den Feststellungen des Patentgerichts etwas U-förmig um das untere Zahnrad herum nach vorn in Richtung der Welle reicht. Dass die Seitenwände bei O4 nicht jeweils unmittelbar neben den rotie- renden Elementen angeordnet sind, steht der Vorwegnahme des Merkmals 2.2 nicht entgegen, da das Merkmal keine entsprechenden Vorgaben enthält. Es bedarf auch keiner abschließenden Entscheidung, ob es, wie zwischen den Parteien streitig ist, bei O4 praktisch möglich ist, dass an den Rändern auf- gerolltes Papier mit der Antriebswelle in Kontakt kommen kann, so dass es sich um diese wickelt und ein Papierstau entsteht. Merkmal 2.2 fordert allein, dass der Schacht den Pfad, entlang dessen das Ausgangsmaterial zugeführt wird, räum- lich-körperlich begrenzt, so dass die Gefahr von Verstopfungen des Ausgangs- materials vermindert wird. Dass die bei O4 den Schacht bildenden Wände auf- grund ihrer Begrenzungswirkung die Gefahr von Papierstaus vermindern, wird von der Beklagten nicht in Abrede gestellt und ist hinreichend für die Verwirkli- chung des Merkmals 2.2. 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist ebenfalls nicht neu. 29 30 31 32 33 - 11 - a) Dieser unterscheidet sich von der erteilten Fassung durch folgende Änderungen und Hinzufügungen:  In Merkmal 2.2 wird das Bezugszeichen 52 gegen 112 ausge- tauscht.  Merkmal 2.2.1Hi1-3: Der Schacht umfasst quer beabstandete Seiten- wände (126).  Merkmal 2.2.2Hi1-3: Der Schacht umfasst eine untere Wand, die um das untere rotierende Element herum angeordnet ist. b) Hinsichtlich des Verständnisses der geänderten oder hinzugefüg- ten Merkmale von Patentanspruch 1 gilt Folgendes: aa) An der Auslegung von Patentanspruch 1 ändert sich durch den Aus- tausch des auf den Schacht nach Merkmal 2.2 bezogenen Bezugszeichens 52 gegen 112 nichts. bb) Die Anordnung in Merkmal 2.2.1Hi1-3, dass die Seitenwände quer zur Transportrichtung des zu formenden Verpackungsmaterials anzuordnen sind, ist eindeutig und klar. cc) Merkmal 2.2.2Hi1-3 legt fest, dass der Schacht eine untere Wand auf- weist, die um das untere rotierende Element herum angeordnet ist. Damit ist aber nicht bestimmt, bis zu welcher Höhe des unteren rotierenden Elements die untere Schachtwand reichen muss. Es reicht deshalb aus, wenn die untere Wand des Schachts etwas U-förmig um das untere Zahnrad herum nach vorn in Richtung der Welle reicht. Für ein solches Verständnis des Merkmals 2.2.2Hi1-3 spricht der Gesamt- zusammenhang der Lehre aus Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1. Wie bei 34 35 36 37 38 39 - 12 - der Auslegung von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ausgeführt, ist es für die Verwirklichung des Merkmals 2.2 hinreichend, wenn der Schacht den Pfad, entlang dessen das Ausgangsmaterial zwischen den rotierenden Elemen- ten zugeführt wird, räumlich-körperlich begrenzt, so dass die Gefahr von Papier- staus vermindert wird. Das in den Figuren gezeigte Ausführungsbeispiel offen- bart eine mögliche Ausgestaltung der seitlichen Wände und der oberen Wand eines solchen Schachtes (vgl. insbesondere Figuren 12, 14, 16). Demgegenüber ist die untere Schachtwand nicht gezeigt und wird diese allein dahin beschrieben, dass sie unter dem Packmaterialstreifen und um das andere nicht frei bewegliche rotierende Element herum angeordnet sei. Daraus ergibt sich, dass es auch für die Verwirklichung des Merkmals 2.2.2Hi1-3 ausreicht, wenn sich die untere Schachtwand unter dem Packmaterialstreifen und damit hinter der Achse des unteren rotierenden Elements etwas in Höhe desselben erstreckt. c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist auch in der Fassung des Hilfsantrags 1 gegenüber O4 nicht neu. aa) O4 verfügt über in Querrichtung beabstandete Seitenwände nach Merkmal 1.2.1. bb) O4 weist zudem mit der aus Bild 7 der Anlage O4a ersichtlichen nach hinten leicht ansteigenden unteren Wand eine Schachtwand im Sinne des Merkmals M1.2.2Hi1-3 auf, da diese U-förmig etwas um das untere Zahnrad in Richtung der Welle reicht und damit erfindungsgemäß um das untere rotierende Element herum angeordnet ist. Zusammen mit der aus Bild 4 ersichtlichen obe- ren Wand und den daraus ebenfalls ersichtlichen Seitenwänden bildet die untere Wand einen den Zuführungspfad begrenzenden Schacht. 3. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist nicht neu. 40 41 42 43 - 13 - a) Gegenüber Hilfsantrag 1 kommt folgendes Merkmal hinzu:  Merkmal 2.3Hi2-4: Die Umwandlungsbaugruppe (32) weist eine Um- formungsbaugruppe (24) auf, welche das bahnförmige Ausgangs- material in einen einzigen Füllmaterialstreifen umformt. b) Auch Merkmal 2.3Hi2-4 wird durch die offenkundig vorbenutzte Ma- schine O4 offenbart. Entsprechend den Ausführungen des Patentgerichts weist O4 eine Umformungsbaugruppe mit einem konvergierenden Schacht auf, der ein Überlappen der Längsseiten der Papierbahn bewirkt (O4, Bild 4), während diese den Schacht durchläuft, bevor die Bahn entlang eines Pfades zwischen den bei- den Zahnrädern zugeführt wird und ein einziger Füllmaterialstreifen entsteht. 4. Dem Gegenstand von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 fehlt ebenfalls die Neuheit. Gegenüber Hilfsantrag 2 wird das Merkmal 2.3 durch das Merkmal 2.3.1 wie folgt ergänzt:  Merkmal 2.3Hi2-4: Die Umwandlungsbaugruppe (32) weist eine Umfor- mungsbaugruppe (24) auf, welche das bahnförmige Ausgangsmaterial in einen einzigen Füllmaterialstreifen umformt und  Merkmal 2.3.1Hi3: welche seitliche geknitterte Kissenbereiche und ein zentrales verbundenes Band aufweist. Merkmal 2.3.1Hi3 wird durch O2 offenbart. Denn der Packmaterialstreifen weist, nachdem er durch die Umwandlungsbaugruppe der O2 umgeformt worden ist, in seiner Mitte ein zentrales gestanztes Band und an beiden Außenseiten jeweils kissenartige Bereiche auf, wie bereits das Patentgericht unter Bezug- nahme auf Bild 5 der Anlage O4 zutreffend ausgeführt hat. 44 45 46 47 48 - 14 - 5. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist schließlich auch in der Fassung des Hilfsantrags 4 nicht neu. a) Hilfsantrag 4 weist folgende aus der erteilten Fassung und den Hilfsanträgen 1 bis 3 bekannten Merkmale mit folgenden Anpassungen auf:  Merkmale 1, 2 und 2.1  Merkmale 2.2, 2.2.1, 2.2.2 und Merkmalsgruppe 3 - "Schacht" ("chute") ist durch "Führungsschacht" ("guide chute") ersetzt  Merkmal 2.2.3Hi2-4 Dem Merkmal 2.3Hi2-4 wird das folgende Merkmal 2.3.2 hinzugefügt:  Merkmal 2.3.2Hi4: Die Umformungsbaugruppe (24) weist einen in Längsrichtung kon- vergierenden Schacht (52) auf. b) Auch der Gegenstand von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 ist gegenüber O4 nicht neu. Denn bei O4 erfüllt die Umformungsbaugruppe auch die Vorgaben des Weiteren Merkmals 2.3.2Hi4, da sie einen Schacht mit konvergierenden seitlichen Wänden aufweist, der in Förderrichtung vor der Umwandlungsbaugruppe mit den rotierenden Elementen und dem Führungsschacht angeordnet ist, wie sich aus den Ausführungen des Patentgerichts zu Bild 8 der Anlage O4 ergibt. 49 50 51 52 53 - 15 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO. Grabinski Hoffmann Deichfuß Kober-Dehm Crummenerl Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.03.2020 - 4 Ni 2/18 (EP) - 54