ECLI:DE:BGH:2023:071123BXZB7.21.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 7/21 vom 7. November 2023 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II PatG § 84 Abs. 2 Satz 2; ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1 a) Die Ankündigung einer gerichtlichen Inanspruchnahme aus dem mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent lässt bei typisierender Betrachtung noch nicht die Schlussfolgerung zu, dass eine Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsver- folgung im Nichtigkeitsverfahren notwendig ist. b) Nichts anderes gilt für die Hinterlegung einer Schutzschrift durch den Nichtig- keitskläger und eine gegen Mitarbeiter des Nichtigkeitsklägers gestellte Straf- anzeige wegen Patentverletzung (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 18. De- zember 2012 - X ZB 11/12, BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 427 - Doppelvertre- tung im Nichtigkeitsverfahren I). BGH, Beschluss vom 7. November 2023 - X ZB 7/21 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 7. November 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Marx und den Richter Dr. Crummenerl beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 1. Senats (Nich- tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 25. August 2021 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen. - 3 - Gründe: I. Die Parteien streiten über die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts. Das Patentgericht hat das angegriffene Patent für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Im Kostenfestsetzungsverfahren hat die Rechtspflegerin die Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt (9.927,50 Euro) unberücksichtigt gelassen. Die hiergegen gerichtete Erinnerung der Klägerin hat das Patentgericht zurückgewie- sen. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. II. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des Patentgerichts über die Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung ist gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO kraft Zulassung statthaft (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 11/12, BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 427 Rn. 5 ff. - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfah- ren I). III. Die Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. Das Patentgericht hat die Kosten für die Zuziehung eines Rechtsanwalts im Streitfall zu Recht als nicht erstattungsfähig angesehen. 1. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen auf fol- gende Erwägungen gestützt: Die Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren durch einen Patent- und einen Rechtsanwalt sei nicht schlechthin als zur zweckentsprechenden Rechts- verfolgung oder -verteidigung notwendig anzusehen. Dass die Beklagte eine ge- richtliche Inanspruchnahme der Klägerin aus dem angegriffenen Patent ange- kündigt habe, reiche hierfür nicht aus. Auch wenn in bestimmten Situationen, 1 2 3 4 5 6 7 - 4 - etwa nach einer Berechtigungsanfrage, dieselben Fragen auftreten könnten, die in einem späteren Verletzungsverfahren zu prüfen seien und Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Vorbereitung eines (etwaigen) Nichtigkeitsverfahrens begründen könnten, sei dies mit der Konstellation von parallel anhängigen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, in der die Rechtsprechung die Erforderlichkeit einer Dop- pelvertretung auf Grundlage einer typisierenden Betrachtung anerkenne, nicht zu vergleichen. Ob es zu parallelen Verfahren komme, die ein Abstimmen zwischen patent- und rechtsanwaltlichem Vertreter für ein möglichst konsistentes Vorge- hen in beiden Verfahren notwendig mache, sei noch offen. Der Umstand, dass die Beklagte gegen Mitarbeiter der Klägerin Strafan- zeige wegen Verletzung des angegriffenen Patents gestellt habe, rechtfertige kein anderes Ergebnis. 2. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Rechtsbeschwerdever- fahren stand. a) Im Nichtigkeitsverfahren neben einem Patentanwalt einen Rechts- anwalt zu beauftragen, ist nicht schlechthin als notwendige Maßnahme der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen. Vielmehr müssen zusätzliche Umstände vorliegen, aus denen sich die Notwendigkeit ergibt. Wie der Senat bereits entschieden und das Patentgericht zu Recht ange- nommen hat, ist hierbei grundsätzlich eine typisierende Betrachtung geboten. Danach sind die Kosten einer bestimmten Maßnahme grundsätzlich erstattungs- fähig, wenn bestimmte Umstände vorliegen, die typischerweise den Schluss zu- lassen, dass diese Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung not- wendig war. Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist danach typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsver- 8 9 10 11 12 - 5 - teidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeit- gleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verlet- zungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirt- schaftlich verbundener Dritter beteiligt ist. Dies beruht auf dem in aller Regel vor- liegenden Interesse der Partei, ihr Vorbringen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen (BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 11/12, BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 427 Rn. 25 f. - Doppelvertretung im Patentnichtigkeits- verfahren I). b) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde lässt die Ankün- digung einer gerichtlichen Inanspruchnahme aus dem mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent bei typisierender Betrachtung noch nicht die Schlussfolge- rung zu, dass eine Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechts- anwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Nichtigkeitsverfahren not- wendig ist. Anders als bei einem anhängigen Verletzungsprozess mit Vertretungs- zwang nach § 78 Abs. 1 Satz 1 ZPO besteht im Falle einer Berechtigungsanfrage oder von Vergleichsverhandlungen keine Pflicht zur Vertretung durch einen Rechtsanwalt, die einen Abstimmungsbedarf begründet. Ein Abstimmungsbedarf ergibt sich auch nicht daraus, dass es später zu einem Verletzungsrechtsstreit kommen könnte. Äußerungen, die im Vorfeld eines Rechtsstreits ausgetauscht werden, haben im späteren Rechtsstreit in aller Re- gel keine bindende oder beschränkende Wirkung, selbst wenn sie dort als Vor- korrespondenz eingeführt werden. c) Für die Hinterlegung einer Schutzschrift gilt nichts anderes. Eine Schutzschrift muss nicht notwendig durch einen Rechtsanwalt einge- reicht werden. Sie erfolgt zudem ebenfalls im Vorfeld eines möglichen Gerichts- 13 14 15 16 17 - 6 - verfahrens und führt typischerweise nicht zur Bindung in einem späteren Verfah- ren, dessen konkreter Gegenstand und konkreten Argumentationslinien noch of- fen sind. d) Eine wegen Patentverletzung gestellte Strafanzeige gegen Mitar- beiter des Nichtigkeitsklägers begründet ebenfalls keinen Tatbestand, der typi- scherweise die Notwendigkeit einer Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren begründet. Der Rechtsbestand des Patents ist zwar Grundlage für eine Strafbarkeit nach § 142 PatG. Daraus ergibt sich aber kein Abstimmungsbedarf zwischen ei- nem Rechtsanwalt, der die Interessen der Anzeigegegner wahrnimmt, und dem mit der Vertretung im Nichtigkeitsverfahren betrauten Patentanwalt. Insbeson- dere kann nicht typischerweise angenommen werden, dass ein strafrechtliches Verfahren und ein Nichtigkeitsverfahren parallel betrieben werden und eine Ent- scheidung im Strafverfahren vor Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens ergeht. e) Sonstige Umstände, die eine Doppelvertretung im Streitfall als not- wendig erscheinen lassen könnten, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. Die von ihr angeführten Entscheidungen des Bundespatentgerichts betreffen Sach- verhaltskonstellationen, die im Streitfall nicht vorliegen. 18 19 20 - 7 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO. Bacher Hoffmann Deichfuß Marx Crummenerl Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.08.2021 - 1 Ni 6/18 (KoF 87/20) - 21

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