X ZR 161/23

ECLI:DE:BGH:2024:230124BXZR161.23.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 161/23 vom 23. Januar 2024 in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Nichtigkeitsstreitwert V GKG § 51 Abs. 1 a) Die während der möglichen Restlaufzeit eines Formulierungspatents zu er- wartenden Umsätze der Patentinhaberin mit einem bestimmten Arzneimittel bilden keine geeignete Grundlage für die Festsetzung des Streitwerts eines Patentnichtigkeitsverfahrens, wenn dieses Arzneimittel von der Lehre des Streitpatents keinen Gebrauch macht. b) Der Streitwert eines Verletzungsrechtsstreits bildet grundsätzlich auch dann einen maßgeblichen Anhaltspunkt für den Wert des mit einer Nichtigkeits- klage angegriffenen Patents, wenn die Anträge im Verletzungsverfahren zu- rückgenommen worden sind. BGH, Beschluss vom 23. Januar 2024 - X ZR 161/23 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. Januar 2024 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Crummenerl beschlossen: Der Streitwert für beide Instanzen des Berufungsverfahrens wird auf 4,5 Millionen Euro festgesetzt. - 3 - Gründe: I. Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 3 143 990 (Streitpatents), das am 30. März 2012 unter Inanspruchnahme US-amerikani- scher Prioritäten vom 1. April und 11. Oktober 2011 angemeldet wurde und eine für die orale Verabreichung geeignete feste Formulierung mit 0,5 Milligramm Fingolimod, einem Füllstoff und einem Cyclodextrin enthaltenden Stabilisator be- trifft. Die Beklagte hat sich mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Ver- fügung gegen den Vertrieb eines von der Lehre des Streitpatents Gebrauch machenden Medikaments durch die Klägerin gewandt. Im Verfügungsverfahren ist der Streitwert zunächst auf 3,6 Millionen Euro und nach Rücknahme eines Teils der Anträge auf 2,4 Millionen Euro festgesetzt worden. Im Berufungsverfah- ren vor dem Oberlandesgericht hat die hiesige Beklagte ihre Anträge in vollem Umfang zurückgenommen. Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt und den erstinstanzlichen Streitwert auf 30 Millio- nen Euro festgesetzt. Die Beklagte hat gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung eingelegt. Sie beantragt vorab, den Streitwert für beide Instanzen auf 3,6 Millionen Euro festzusetzen. Die Klägerin hält eine Festsetzung auf 4,5 Millionen Euro für angemessen. II. Die Festsetzung des Streitwerts für die Berufungsinstanz ist in der derzeitigen Verfahrenslage gemäß § 63 Abs. 1 GKG zulässig, die Änderung der Festsetzung für die erste Instanz gemäß § 63 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GKG. 1 2 3 4 5 6 7 - 4 - III. Zu Recht machen beide Parteien geltend, dass die Festsetzung des erstinstanzlichen Streitwerts durch das Patentgericht auf rechtsfehlerhaften Er- wägungen beruht. 1. Wie auch das Patentgericht im Ansatz nicht verkannt hat, ist der für die Festsetzung des Streitwerts maßgebliche gemeine Wert des mit der Nichtig- keitsklage angefochtenen Patents in Ermangelung anderer Anhaltspunkte an- hand der (vorläufigen) Streitwertfestsetzung aus anhängigen Verletzungsverfah- ren zuzüglich eines Zuschlags von 25 % zu bemessen (vgl. nur BGH, Beschluss vom 11. Mai 2021 - X ZR 23/21, GRUR 2021, 1105 Rn. 10 f. - Nichtigkeitsstreit- wert III). 2. Im Ansatz ebenfalls noch zutreffend ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass eine abweichende Festsetzung möglich und geboten ist, wenn besondere Umstände vorliegen, aus denen sich ein abweichender Wert ergibt. 3. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts bilden die während der möglichen Restlaufzeit des Patents zu erwartenden Umsätze der Beklagten mit dem Medikament Gilenya im Streitfall jedoch keine geeignete Grundlage für eine abweichende Festsetzung. Nach dem übereinstimmenden Vortrag beider Parteien macht Gilenya - anders als die von der Klägerin angebotene Ausführungsform - von der Lehre des Streitpatents keinen Gebrauch, weil es nicht den Stabilisator Cyclodextrin enthält. Vor diesem Hintergrund besteht keine gesicherte Grundlage für die An- nahme, dass die Umsätze mit Gilenya durch die Nichtigerklärung des Streitpa- tents in einem für den Streitwert des vorliegenden Verfahrens erheblichen Um- fang beeinflusst werden. Der Wert des Streitpatents wird vielmehr im Wesentli- chen durch die Möglichkeit bestimmt, den Vertrieb von Ausführungsformen, die von der Lehre des Streitpatents Gebrauch machen, zu unterbinden. 8 9 10 11 12 13 - 5 - Dieser Wert spiegelt sich im Streitwert des Verletzungsverfahrens wider. Anhaltspunkte, die Anlass geben könnten, von dem üblichen Zuschlag von 25 % abzuweichen, sind demgegenüber nicht ersichtlich. IV. Mit der Klägerin hält der Senat eine Festsetzung auf 4,5 Millionen Euro für angemessen. 1. Dieser Betrag korreliert mit dem im Verletzungsverfahren ursprüng- lich festgesetzten Streitwert von 3,6 Millionen Euro. 2. Dass der Streitwert des Verletzungsverfahrens später auf 2,4 Milli- onen Euro reduziert wurde, ist - ebenso wie die später erfolgte vollständige Rück- nahme des Verfügungsantrags - demgegenüber nicht zu berücksichtigen. 14 15 16 17 - 6 - Durch die Rücknahme der Anträge ist die hiesige Beklagte nicht gehindert, ihre gegen die angegriffene Ausführungsform gerichteten Ansprüche erneut gel- tend zu machen. Der aus dieser Möglichkeit resultierende Wert ist mangels be- sonderer Anhaltspunkte anhand des ursprünglich festgesetzten Streitwerts zu- züglich des üblichen Zuschlags zu bemessen. Bacher Hoffmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.06.2023 - 3 Ni 13/22 (EP) - 18