29 W (pat) 12/03

BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 12/03 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 300 88 133.9 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. September 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. - 2 - G r ü n d e I. Die Wortmarke XtraEasy ist am 30. November 2000 für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 9: Elektrische und elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichts- apparate und –instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger, Chip-Karten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Geräten und Einrichtungen für die Telekommunikation; Klasse 41: Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenver- arbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrich- tungen für die Telekommunikation. - 3 - zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 15. November 2002 wegen fehlender Unterschei- dungskraft zurückgewiesen. Bei „Xtra“ handele es sich um die werbeübliche Ab- wandlung des Wortes „extra“. Das englische Wort „easy“ sei im deutschen Sprachgebrauch im Sinne von „leicht, lässig, locker“ gebräuchlich. In seiner Ge- samtheit bedeute das Zeichen soviel wie „besonders einfach“ und weise daher lediglich auf Waren und Dienstleistungen hin, die besonders einfach zu handha- ben oder in Anspruch zu nehmen seien. Auch die Dienstleistungen der Klasse 41 würden mit dem Zeichen dahingehend beschrieben, dass sie in einer besonders lockeren Atmosphäre stattfänden. Die Binnengroßschreibung des Wortes „Easy“ sei werbeüblich und könne nicht die Schutzfähigkeit begründen. Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie macht im Wesentlichen geltend, dass es sich bei „Xtra“ zwar um eine Abwandlung des Wortes „extra“ handele, dieses jedoch im Deutschen nicht nur „besonders“, sondern auch „zusätzlich, spe- ziell“ bedeuten könne. Auch der Begriff „easy“ habe eine Vielzahl unterschiedlicher Bedeutungen, so dass sich dem Zeichen in seiner Gesamtheit kein klarer Sinnge- halt zuordnen lasse. Als reiner Phantasiebegriff sei „XtraEasy“ daher weder frei- haltebedürftig noch fehle ihm die erforderliche Unterscheidungskraft. Zu berück- sichtigen sei außerdem, dass zugunsten der Anmelderin bereits viele mit dem Präfix „Xtra“ gebildete Marken eingetragen seien, mit denen sie seit 1997 einen großen Teil ihrer Waren und Dienstleistungen kennzeichne. Angesichts der Markt- stellung der Anmelderin und der erheblichen Werbeaufwendungen für die Einfüh- rung und Marktdurchsetzung der „XtraCard“ genieße die „Xtra“-Markenfamilie bei den beteiligten Verkehrskreisen eine überdurchschnittliche Bekanntheit. Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Stammbestandteils „Xtra“ hat die An- melderin das Ergebnis einer im Februar 2001 durchgeführten Verkehrsbefragung vorgelegt. Danach gaben 51% der Gesamtbevölkerung und 75% der 14- bis 29- - 4 - jährigen an, die Bezeichnung „Xtra“ im Bereich Mobilfunk schon einmal gehört oder gesehen zu haben. Die Frage, ob die mit „Xtra“ bezeichneten Produkte und Dienstleistungen im Mobilfunkbereich von einem ganz bestimmten Anbieter kä- men, wurde von 33% der befragten Gesamtbevölkerung und 54% in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen bejaht. Die Anmelderin ist der Auffassung, dass der Ver- kehr in dem angemeldeten Zeichen infolge der Bekanntheit des Bestandteils „Xtra“ eine Abwandlung dieses Bestandteils bzw eine Abwandlung der eingetragenen Marke „XtraCard“ erkenne und das Zeichen daher ohne weiteres als Unterneh- menshinweis verstehe. Die Anmelderin beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluss aufzuheben. II. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Dem angemeldeten Zeichen fehlt als Werbeaussage allgemeiner Art für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1, § 37 Abs 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke inne- wohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die an- gemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Bei der Prüfung der Unterschei- dungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Einer Wortmarke fehlt nur dann die Unterscheidungskraft, wenn ihr ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein ge- - 5 - bräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Wer- bung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE). Letzteres ist hier der Fall. 1. Maßgeblich für die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens sind die Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen Schutz begehrt, und die Wahr- nehmung der Verkehrskreise, an die sich diese Waren und Dienstleistungen rich- ten (vgl EuGH GRUR 2001, 1148 - Bravo; EuG WRP 2002, 426 - LITE). Als Ab- nehmer bzw Empfänger der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kommt der normale Endverbraucher in Betracht, der als durchschnittlich informiert, auf- merksam und verständig anzusehen ist (vgl EuGH GRUR Int 1998, 795 - Gut Springenheide; BGH GRUR 2002, 812 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II). 2. Das angemeldete Zeichen ist sprachüblich aus den beiden Begriffen „Xtra“ und „Easy“ zusammengesetzt. Das englische Adjektiv „easy“ ist im Sinne von „leicht, einfach, unkompliziert, mühelos, gelassen“ in die deutsche Umgangssprache ein- gegangen (vgl Carstensen, Anglizismen-Wörterbuch, 2001; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl 2001; Wahrig, Universalwörterbuch Rechtschreibung, 2002). Bei „Xtra“ handelt es sich, wie von der Anmelderin und der Markenstelle zutreffend ausgeführt, um eine werbeübliche Abwandlung des Wortes „extra“. In Kombination mit Adjektiven drückt der Begriff „extra“ stets eine Verstärkung aus, zB extragroß, extrafein (vgl Duden aaO). Beide Begriffe sind allgemeine Werbe- schlagwörter, die für Waren und Dienstleistungen unterschiedlichster Art vielfältig verwendet werden. 3. In der Gesamtheit bedeutet das Zeichen „XtraEasy“ daher „extra leicht“ und enthält damit keinen Sinngehalt, der in irgendeiner Weise über eine allgemeine Werbeaussage hinausgeht, die für zahllose Waren und Dienstleistungen zutrifft und zwar auch für die hier in Anspruch genommenen. Aus den der Anmelderin - 6 - übersandten Rechercheunterlagen ist ersichtlich, dass sowohl die Bestandteile „xtra“ und „easy“ als auch der Begriff „extra easy“ in Werbetexten im Allgemeinen verwendet werden. Deshalb kann das angesprochene Publikum das angemeldete Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch nur als werbliche Aussage erfassen und nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Un- ternehmen. Ein Zeichen, das sich in einer allgemeinen Werbeaussage erschöpft, wird in erster Linie auch nur als solche und nicht als Herkunftshinweis wahrge- nommen, denn das angesprochene Publikum begegnet solchen trivialen Aus- drücken in der Werbung allzu häufig und bringt ihnen daher nur geringe Aufmerk- samkeit entgegen. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in der deut- schen Sprache für den Bedeutungsgehalt des Wortes „easy“ mehrere Begriffe zur Verfügung stehen, gilt Gleiches. Denn alle diese Bedeutungen ähneln einander im Sinngehalt und führen den Verkehr nicht von der Vorstellung weg, es mit einer Werbeaussage zu tun zu haben (vgl EuG GRUR Int 2003, 356 - REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS; T-122/01 - Best Buy). 4. Der Hinweis der Anmelderin auf die zahlreichen Voreintragungen von Kombina- tionsmarken mit dem Bestandteil „Xtra“ führt zu keiner anderen Beurteilung. Aus der Eintragung gleicher oder vergleichbarer Marken kann kein Eintragungsan- spruch hergeleitet werden, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entschei- dung handelt. Zudem muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehand- lung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns der Erteilungsbehörde in Einklang gebracht werden, wonach niemand einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Un- recht hat (vgl EuG MarkenR 2002, 260 - SAT.2). 5. Auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass ein zusammengesetztes Kennzeichen in seiner Gesamtheit schutzfähig sein kann, wenn eines der von Haus aus schutzunfähigen Elemente sich im Verkehr gemäß § 8 Abs 3 MarkenG durchgesetzt hat (vgl BGH GRUR 1983, 245 - BEKA Robusta; Fezer, Marken- recht, 3. Aufl 2001, § 8 Rdn 434; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl 2003, § 8 Rdn - 7 - 325; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 8 Rdn 468), wie die Beschwerde- führerin dies für den Bestandteil „Xtra“ in Anspruch nimmt, wird der angespro- chene Verkehr in der Bezeichnung „XtraEasy“ keinen Herkunftshinweis erkennen. Weder aus der von der Anmelderin vorgetragenen intensiven Benutzung einer Vielzahl von „Xtra“-Marken mit anderen Wortverbindungen, noch aus einer etwai- gen Durchsetzung des Bestandteils „Xtra“ alleine kann die Schutzfähigkeit abge- leitet werden. 5.1. Die von der Anmelderin vorgelegte Verkehrsbefragung zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils „Xtra“ bezieht sich ausschließlich auf den Mobilfunkbereich, so dass die Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich nur für die Dienstleistung des Mobilfunks und die Mobilfunkgeräte in Betracht kommt. Aller- dings genügt die Verkehrsbefragung nicht den von der ständigen Rechtsprechung für die Durchsetzung eines Zeichens geforderten Ansprüchen. Die Produkte und Dienstleistungen im Mobilfunkbereich richten sich an die Allgemeinheit der Bevöl- kerung. Da sich das Spektrum möglicher Nutzer von Mobilfunkdienstleistungen und –geräten von Kindern und Jugendlichen über die gesamte berufstätige Bevöl- kerung bis hin zu Seniorinnen und Senioren erstreckt, ist für den Senat das Er- gebnis der Befragung unter den 14- bis 27jährigen nicht von Bedeutung. Soweit das Ergebnis der Verkehrsbefragung vom Februar 2001 unter der sogenannten erwachsenen Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren einen Zuordnungsgrad von 33% für die Bezeichnung „Xtra“ als Hinweis auf einen Anbieter im Mobilfunkbereich er- gibt, liegt dieser Prozentsatz deutlich unter dem vom Bundesgerichtshof in ständi- ger Rechtsprechung verlangten Durchsetzungsgrad von mindestens 50%, die auch auf Zustimmung in der Literatur trifft (vgl BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl 2001, § 8 Rdn 432; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl 2003, § 8 Rdn 336; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 8 Rdn 468). 5.2. Aber selbst wenn man nicht auf einen bestimmten, fest fixierten Prozentsatz für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung abstellen (vgl EuGH GRUR 1999, 723 - 8 - - Chiemsee Rdn 52), sondern weitere maßgebliche Kriterien für eine Verkehrs- durchsetzung, insbesondere den Marktanteil der Anmelderin, den Werbeaufwand und die Dauer der Benutzung, berücksichtigen wollte, können die hierzu von der Beschwerdeführerin gemachten Angaben nicht stützend für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung von „Xtra“ herangezogen werden. Nach dem Vortrag der Anmelderin und ausweislich des vorgelegten Werbematerials verwendet die An- melderin den Bestandteil „Xtra“ stets in Kombination mit anderen Begriffen zur Kennzeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Marktanteil, Höhe der Wer- beaufwendungen sowie Dauer der Benutzung beziehen sich daher nicht auf den Bestandteil „Xtra“ alleine, sondern gelten zum einen für alle von der Beschwerde- führerin benutzten Marken mit dem Bestandteil „Xtra“ und zum anderen eben nur für diese Wortverbindungen und nicht für die isolierte Verwendung des Bestand- teils „Xtra“. Auch soweit der für die Marke „XtraCard“ getätigte Werbeaufwand ge- sondert ausgewiesen ist, gilt Gleiches. Diese Aufwendungen können nicht als Nachweis für eine isolierte Verkehrsdurchsetzung von „Xtra“ gelten. 5.3. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Durch- führung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens kam nicht in Betracht, da die Be- schwerdeführerin die Verkehrsbefragung vom Februar 2001 bereits als Nachweis der Verkehrsdurchsetzung vorgelegt hatte und der Senat sie auch als solchen nach den fachlichen Kriterien einer demoskopischen Umfrage behandelt und in das Verfahren miteinbezogen hat. Ein darüber hinausgehender Vortrag der Be- schwerdeführerin dafür, dass die Durchführung einer erneuten Umfrage aufgrund möglicher veränderter Umfrageergebnisse seit Februar 2001 zu einem anderen Ergebnis führen könnte, lag nicht vor. Für den Senat ergaben sich auch keine an- deren Anhaltspunkte, denen nachzugehen die Amtsermittlungspflicht geboten hätte. Insbesondere erscheint der Zeitraum von zwei Jahren als nicht zu weit zu- rückliegend um hier vernünftigerweise von deutlich anderen Ergebnissen zuguns- ten der Beschwerdeführerin ausgehen zu müssen. - 9 - 6. Im Übrigen stünden der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens unter Ein- beziehung der in der Entscheidung „BEKA Robusta“ des Bundesgerichtshofs zum Ausdruck kommenden Grundsätze noch folgende Überlegungen entgegen: 6.1. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um ein mehrgliedriges Kennzei- chen, sondern um eine Wortverbindung. Die Binnengrossschreibung des Be- standteils „easy“ ist eine übliche grafische Gestaltung, aus der sich nicht die Mehrteiligkeit des Zeichens ableiten lässt (vgl BPatG 29 (W) pat 208/01 - TeleOffice; 30 (W) pat 244/01 - orderView; 32 (W) pat 281/02 - kochSensor; 33 (W) pat 142/00 - EasyTrade). Bereits aus diesem Grund ist der Fall nicht ohne weiteres übertragbar. 6.2. Die Verbindung der beiden schutzunfähigen Bestandteile ergibt ein neues Wort mit einem eigenständigen und für die beanspruchten Waren und Dienstleis- tungen als Sachaussage geeigneten Sinngehalt, in dem der Verkehr das als ver- kehrsbekannt unterstellte Element „Xtra“ nicht mehr als Herkunftshinweis erkennt. Der in der Entscheidung „BEKA Robusta“ formulierte Grundsatz, wonach ein aus zwei schutzunfähigen Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen in der Regel dann schutzfähig ist, wenn sich ein Bestandteil im Verkehr durchgesetzt hat, be- ruht hingegen auf der Annahme, dass der Verkehr auch im Nebeneinander eines verkehrsbekannten Elements mit einem weiteren schutzunfähigen Bestandteil re- gelmäßig den Herkunftshinweis erkennt. Bei den von der Rechtsprechung ent- wickelten Erfahrungssätzen zur Wahrnehmung von Zeichen kommt es aber stets auf die Umstände des Einzelfalls an. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof wiederholt Ausnahmen zu derartigen Erfahrungssätzen festgestellt (zB BGH GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2000, 233 - RAUSCH/ELFI RAUCH zur Wahr- nehmung von aus Vor- und Familiennamen bestehenden Zeichen). Eine solche Ausnahme liegt hier vor, weil der Bestandteil „Xtra“ sich mit dem weiteren Wort „easy“ zu einem neuen Gesamtbegriff verbindet, der vom angesprochenen Publi- kum nur als solcher und nicht als Kombination eines Herkunftshinweises mit einer beschreibenden Angabe verstanden wird. Denn als allgemeiner und werbeüblicher Ausdruck der Verstärkung lässt sich das Wort „extra“ zu einer beliebigen Anzahl - 10 - von Begriffen verbinden, bei denen jeweils der weitere Bestandteil die Sachaus- sage enthält. Dementsprechend ergab die Recherche des Senats in der Wort- schatz-Datenbank der Universität Leipzig rund 1.500 Treffer für Wortverbindungen mit dem Begriff „Extra“ und rund 1.100 Treffer für Zusammensetzungen mit dem Bestandteil „Extra-“ (ohne Mehrfachnennung, vgl www.wortschatz.uni-leipzig.de). Auf Grund der sprachüblichen Wortbildung und der Häufigkeit der Verwendung erkennt der Verkehr den Bestandteil „Xtra“ daher in dem angemeldeten Zeichen nur in seiner beschreibenden Bedeutung und nicht als herkunftshinweisenden Stamm einer Serienmarke. 6.3. Des weiteren handelte es sich bei BEKA um ein bereits seit langem im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Zeichen, dh es ging um die Besitz- standswahrung und nicht – wie hier - um die Anerkennung der Verkehrsdurchset- zung für einen schutzunfähigen Bestandteil einer Wortverbindung im Rahmen des Eintragungsverfahrens. Grabrucker Pagenberg Fink Cl