10 W (pat) 2/05

BUNDESPATENTGERICHT L e i t s a t z Aktenzeichen: 10 W (pat) 2/05 Entscheidungsdatum: 6. April 2006 Rechtsbeschwerde zugelassen: ja Normen: PatG § 29 Abs. 3 S. 1; DPMAVwKostV, § 9 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 Unvollständige Recherche Die Ermächtigungsnorm für die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 Satz 1 PatG sieht ausdrücklich vor, dass das Patentamt diese Auskünfte ohne Gewähr für Vollständigkeit erteilt. Damit ist ein gesetzlicher Haftungsausschluss festgeschrieben, der eine Gebührenerstattung im Fall einer Unvollständigkeit der Recherche nicht zulässt. BUNDESPATENTGERICHT 10 W (pat) 2/05 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … wegen Erstattung der Gebühr für die Erteilung einer Auskunft zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 PatG (Aktenzeichen des Patentamts R 2 10 094.0) hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. April 2006 durch … - 2 - beschlossen: 1. Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Be- schwerdegebühr werden zurückgewiesen. 2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e I. Im März 2001 stellte die Antragstellerin beim Patentamt einen Antrag auf Auskunft zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 PatG und entrichtete hierfür die tarifmä- ßige Gebühr in Höhe von DM 850. Als Bezeichnung des technischen Sachverhalts war auf dem amtlichen Vordruck „Vorrichtung zum Verformen plastischer Massen“ angegeben, dem 4 Blatt Beschreibung und 2 Blatt Patentansprüche 1 bis 3 bei- gefügt waren. Mit Datum 22. Mai 2001 erhielt die Antragstellerin als Ergebnis der Recherche die Mitteilung über 4 ermittelte öffentliche Druckschriften. Unter Bezugnahme auf dieses Rechercheergebnis beantragte sie im Dezem- ber 2003 die Erstattung der Recherchegebühr. Die Antragstellerin führt hierzu aus, sie habe auf der Grundlage der für sie günstigen Recherche eine Anmeldung beim Europäischen Patentamt mit identischen Ansprüchen getätigt. Der europäische Recherchebericht habe eine neuheitsschädliche europäische Patentschrift ge- nannt, die in den vom Deutschen Patent- und Markenamt recherchierten Klassen klassifiziert sei und demnach bei der Recherche nach § 29 Abs. 3 PatG hätte auf- gefunden werden müssen. Wäre dies der Fall gewesen, hätte die Antragstellerin die europäische Patentanmeldung nicht eingereicht. Die Gebühr für die Auskunft zum Stand der Technik sei zu erstatten, da eine sachliche Begründung für die Nichtnennung der Schrift nicht ersichtlich und der Antragstellerin ein Schaden ent- standen sei. Mit Schreiben vom 17. Juni 2004, das von einer Beamtin des gehobenen Dienstes unterzeichnet war und eine Rechtsmittelbelehrung enthielt, stellte das Patentamt - 3 - fest, eine Erstattung der Gebühr für die Erteilung einer Auskunft zum Stand der Technik sei nicht möglich, da die Recherche - wie in § 29 Abs. 3 Satz 1 PatG, § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik angegeben - ohne Gewähr für die Vollständigkeit erfolgt sei. Die Auskunft sei auch erteilt worden, so dass die Gebühr nicht ohne Rechtsgrund entrichtet worden sei. Eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen komme mangels gesetzlicher Grundlage nicht in Betracht. Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde. Die Klausel, wo- nach die Recherche ohne Gewähr für Vollständigkeit durchgeführt werde, solle den Rechercheur davor schützen, für Fehler außerhalb seines Verantwortungsbe- reichs verantwortlich gemacht zu werden. Sie gelte nicht bei fehlerhafter Leistung durch das Patentamt, wie sie hier vorliege, da bei Anwendung der üblichen Sorg- falt bei der Recherche der gravierende und folgenreiche Fehler vermeidbar gewe- sen wäre. Das Patentamt werde bei dieser Dienstleistung in Konkurrenz zur Pri- vatwirtschaft tätig, so dass es sich bei den Auskünften zum Stand der Technik nicht um eine behördliche Handlung im engeren Sinne handele, bei der Gebühren nach Antragstellung nicht wegen Erfolglosigkeit des Antrags zurückverlangt wer- den könnten. § 29 Abs. 3 PatG enthalte seinem Wortlaut nach keinen Hinweis auf eine Kostenpflicht der Recherche. Entsprechend schließe das eine Erstattung der erhobenen Gebühr und eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht aus. Die Antragstellerin regt an, die Rechtsbeschwerde für den Fall zuzulassen, dass ihrer Beschwerde nicht stattgegeben werde. Sie beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Rückzah- lung der Recherchegebühr sowie der Beschwerdegebühr an- zuordnen. - 4 - II. A. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, insbesondere statthaft. Das Patentamt hat mit seinem Schreiben vom 17. Juni 2004 eine abschließende Re- gelung über den Erstattungsantrag der Antragstellerin getroffen, so dass ein Be- schluss im materiellen Sinne und damit im Sinne des § 73 Abs. 1 PatG vorliegt und zwar ungeachtet der fehlenden Bezeichnung als Beschluss (vgl Schulte, PatG, 7. Aufl., § 73 Rdn. 25). B. Die Beschwerde ist aber unbegründet. 1. Trotz des Vorliegens eines wesentlichen Verfahrensmangels hat der Senat von einer Zurückverweisung der Sache gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG abgesehen und in der Sache selbst entschieden. Die Entscheidung über die Erstattung der Gebühr für Auskünfte zum Stand der Technik ist von einer Beamtin des gehobe- nen Dienstes getroffen worden, obwohl keiner der in der Wahrnehmungsverord- nung aufgeführten Fälle vorliegt. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 WahrnV darf der geho- bene Dienst nur über Anträge auf Rückzahlung von nicht fällig gewordenen Ge- bühren nach § 10 Abs. 1 PatKostG entscheiden. Ein solcher Fall liegt ersichtlich nicht vor. Ebenso wenig fällt die Frage der Erstattung unter § 7 Abs. 2 WahrnV, wonach Beamte des gehobenen Dienstes mit einzelnen dort in Nr. 2 und 3 ge- nannten Entscheidungen in Kostensachen nach der Verordnung über Verwal- tungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMAVwKostV) betraut werden können. Die Prüfungsstelle hätte daher durch ein technisches Mitglied (Prüfer) entscheiden müssen, § 27 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 PatG. Ein Verstoß hiergegen macht die Ent- scheidung zwar nicht nichtig, es liegt aber ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG vor (vgl Schulte, a. a. O., § 27 Rdn. 36, § 79 Rdn. 23 unter Nr. 7). Da jedoch die Sache entscheidungsreif und eine weitere Verfahrensverzögerung zu vermeiden ist, hat der Senat von einer Zurückverwei- sung abgesehen. - 5 - 2. Die Anmelderin hat keinen Anspruch auf Erstattung der Gebühr für die Ertei- lung einer Auskunft zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 PatG. a). Eine Rückzahlung aufgrund des allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs, dessen Voraussetzungen sich mangels eigenständiger gesetzlicher Regelung im Wesentlichen nach den entsprechend anzuwendenden Bereicherungsvorschriften der §§ 812 ff. BGB bestimmen (vgl Palandt, BGB, 64. Aufl., Einf. v. § 812 Rdn. 20), scheidet aus. Es liegt kein Fall einer Zahlung ohne Rechtsgrund vor. Die Gebührenpflicht der Recherche nach § 29 Abs. 3 PatG ergibt sich aus § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Nummer 101 420 des Kostenverzeichnisses der Verordnung über Verwaltungs- kosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMAVwKostV) in der hier maßgeblichen Fassung bis zum 31. Dezember 2001. Nach § 6 DPMAVwKostV wird die Gebühr mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung, also mit der Übermittlung des Rechercheergebnisses fällig. Der Rechercheantrag ging am 14. März 2001 beim Patentamt ein. Die einen Tag später bewirkte Gebühren- zahlung ist nach Übermittlung des Rechercheergebnisses im Mai 2001 mit Rechtsgrund erfolgt. Die Verordnung über die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik ist erst zum 1. Januar 2002 durch eine entsprechende Aufhe- bungsverordnung vom 27. November 2001 außer Kraft gesetzt worden (abge- druckt in BlPMZ 2002, 45). b). Die für die Erhebung der Gebühr einer Recherche nach § 29 Abs. 3 PatG einschlägige DPMAVwKostV enthält, auch in der vorliegend maßgeblichen Fas- sung bis zum 31. Dezember 2001, zwar Bestimmungen über die Rückzahlung von Gebühren, deren Voraussetzungen sind aber entweder nicht gegeben oder es kommt jedenfalls der gesetzliche Haftungsausschluss des § 29 Abs. 3 Satz 1 PatG zum Tragen. aa). Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 DPMAVwKostV werden Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären, nicht erhoben. Nach ständiger - 6 - Rechtsprechung fällt unter „unrichtige Sachbehandlung“ im Sinne dieser Vorschrift nicht jede Fehlbehandlung, sondern nur ein Verstoß gegen eindeutige gesetzliche Normen, der offen zutage tritt, oder ein offenbares Versehen. In jedem Fall muss zudem die unrichtige Sachbehandlung für die Entstehung der Kosten ursächlich gewesen sein. Das ist dann nicht der Fall, wenn die Kosten auch bei richtiger Be- handlung der Sache entstanden wären (vgl. BPatG Mitt. 1971, 115, 117 li. Sp.; Mitt. 1971, 174, 176 li. Sp.; zu der entsprechenden Vorschrift im PatKostG vgl. Schulte, a. a. O., § 9 PatKostG Rdn. 7, 10; Senatsbeschluss BlPMZ 2005, 455 - Prüfungsantragsgebühr). Im vorliegenden Fall wäre die Gebühr ersichtlich auch für ein fehlerfreies Rechercheergebnis zu entrichten gewesen, so dass bereits mangels Ursächlichkeit der fehlerbehafteten Recherche für die Gebühr eine Er- stattung nicht in Frage kommt. bb). § 9 Abs. 2 DPMAVwKostV sieht ausnahmsweise die Möglichkeit einer Kostenermäßigung bis hin zum Absehen von der Erhebung der Kosten in Fällen vor, in denen dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zah- lungspflichtigen oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten erscheint. Selbst wenn in der Alternative „oder sonst aus Billigkeitsgründen“ eine Grundlage für eine Er- stattung der Recherchegebühr wegen Unvollständigkeit der Recherche gesehen werden könnte, ist aber zu beachten, dass die Ermächtigungsnorm für die Re- cherche zum Stand der Technik in § 29 Abs. 3 Satz 1 PatG (ebenso § 1 Abs. 1 der zwischenzeitlich aufgehobenen Verordnung über die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik vom 25. Februar 1982) ausdrücklich vorsieht, dass das Patentamt diese Auskünfte ohne Gewähr für Vollständigkeit erteilt. Damit ist ein gesetzlicher Haftungsausschluss festgeschrieben, der eine Gebührenerstattung im Fall einer Unvollständigkeit der Recherche nicht zulässt. Soweit die Antragstellerin die Auffassung vertritt, der Haftungsausschluss sichere den Rechercheur nur für Fehler außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs ab, kann der Senat der gesetzli- chen Regelung keine solche Beschränkung des Haftungsausschlusses entneh- men. In der Literatur wird die Frage des Haftungsausschlusses nicht problemati- siert, vgl. Benkard, PatG, 9. Auflage, § 29 Rdn. 5; Schulte, PatG, 6. Auflage, § 29 - 7 - Rdn. 10 bis 13; Busse, PatG, 6. Auflage, § 29 Rdn. 20 bis 23 und 5. Auflage, § 29 Rdn. 20 bis 37). Im Übrigen enthält § 43 Abs. 7 PatG, der die Recherche im Ertei- lungsverfahren betrifft, einen im Wortlaut übereinstimmenden Haftungsausschluss. Mit dem Ausschluss der Gewähr für Vollständigkeit trägt das Gesetz nach einer Entscheidung des 4. Senats vom 11. Oktober 1971 (vgl. zu § 28a Abs. 1 und 7 PatG a. F. BPatGE 13, 60, 64) dem Gedanken Rechnung, dass die Druckschrif- tenermittlung in einem möglichst schnell durchzuführenden Verfahren vorgenom- men werden soll, das dem Anmelder Anhaltspunkte für die Beurteilung der Aus- sichten seiner Anmeldung auf Erteilung eines Patents geben soll. Es liege auf der Hand, dass die mit dem Bericht über das Ergebnis der Druckschriftenermittlung beabsichtigte Materialzusammenstellung das Prüfungsverfahren nicht vorweg- nehmen kann, sondern nur einer schnellen Unterrichtung des Anmelders dienen soll, wobei das Risiko einer nicht absolut vollständigen Mitteilung der einschlägi- gen Druckschriften in Kauf genommen werde. c). Weitere Anspruchsgrundlagen sind, abgesehen von der Frage des gesetzli- chen Haftungsausschlusses, ebensowenig ersichtlich. aa). Die Anwendung des PatKostG kommt nicht in Betracht. Dabei kann dahinste- hen, ob der vorliegende Sachverhalt überhaupt am PatKostG gemessen werden könnte, da dieses erst am 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, zeitgleich aber die Verordnung über die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik aufgeho- ben wurde. Denn das PatKostG gilt nach § 1 Abs. 1 nur für solche Gebühren des Deutschen Patent- und Markenamts, für die keine anderweitige gesetzliche Re- gelung besteht. Eine solche Regelung stellt jedoch gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatKostG die DPMAVwKostV dar, die im Kostenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 unter Nr. 101 420 jedenfalls bis zum 31. Dezember 2001 eine Gebühr für die Erteilung einer Auskunft zum Stand der Technik nach § 29 Abs. 3 PatG vorsah. bb). In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar im Zusammenhang mit der markenrechtlichen Beschleunigungsgebühr (§ 38 MarkenG) aufgrund all- - 8 - gemeiner gebührenrechtlicher Grundsätze und verfassungsrechtlicher Erwägun- gen ein Rückzahlungsanspruch trotz fehlender ausdrücklicher gesetzlicher Grundlage aus Billigkeitsgründen dann angenommen worden, wenn die Gegen- leistung aus Gründen, die ganz überwiegend im Bereich der Behörde liegen, nicht erbracht worden ist und auch nicht mehr erbracht werden kann (GRUR 2000, 325, 326 - Beschleunigungsgebühr). Diese Voraussetzungen liegen hier aber nicht vor. Die Gegenleistung für die Recherchegebühr, die Erteilung einer Auskunft zum Stand der Technik, ist aus Gründen, die im Bereich des Patentamts liegen, zwar nur unvollständig, im Ergebnis aber erbracht worden. d). Soweit an die Erstattung der Recherchegebühr als Teil des der Antragstelle- rin entstandenen Schadens im Rahmen eines Amtshaftungsanspruchs (§ 839 BGB, Art. 34 GG) gedacht werden könnte, fehlt es hierfür wegen § 13 GVG an der Zuständigkeit des Bundespatentgerichts. Vielmehr ist der ordentliche Rechtsweg gegeben (vgl auch § 40 Abs. 2 Satz 1 VwGO). C. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Sie ist mit Rechtsgrund entrichtet. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung der Be- schwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG sind nicht gegeben. Die Rückzahlung ist im Grundsatz nur dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 122). Diese Voraussetzungen liegen hinsichtlich des geltend gemachten Erstattungsanspruchs als solchem, der allein Beschwerdegegenstand ist, nicht vor, zumal der Beschluss des Patentamts im Ergebnis nicht zu beanstanden ist. - 9 - D. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zuzulassen. gez. Unterschriften