4 W (pat) 36/06

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 4 ZA (pat) 36/06 (zu 4 Ni 47/04 (EU)) _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Patentnichtigkeitssache … g e g e n … - 2 - … betreffend das europäische Patent EP 0 844 592 (DE 597 09 305) (hier: Kostenfestsetzung) hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 24. Okto- ber 2006 durch … beschlossen: 1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 25. April 2006 wird zurückgewiesen. 2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte. 3. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens be- trägt 2.380,80 €. G r ü n d e I. Mit Urteil vom 14. Dezember 2005 hat der Senat der Beklagten die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der Wert des Streitgegenstandes war auf 200.000,-- EUR festgesetzt worden. Ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren war während des Nichtig- keitsverfahrens anhängig. - 3 - Die Klägerin hat beim Bundespatentgericht Kostenfestsetzung beantragt. Dabei hat sie unter anderem für den mitwirkenden Rechtsanwalt eine 1,3 fache Gebühr gemäß Nr. 3100 der Anlage 1 zum RVG in Höhe von 2.360,80 EUR sowie eine Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 der Anlage 1 zum RVG in Höhe von 20,00 EUR beansprucht. Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 25. April 2006 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts diese Gebühren in einer Gesamthöhe von 2.380,80 EUR festgesetzt. Zur Begründung wurde angeführt, nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sei § 143 Abs. 3 PatG im Bereich des Nichtigkeitsver- fahrens analog anzuwenden. Gegen den am 23. Mai 2006 zugestellten Beschluss richtet sich die am 6. Ju- ni 2006 eingelegte Erinnerung der Beklagten, mit der sie die Festsetzung der Kos- ten des mitwirkenden Rechtsanwalts angreift. Sie rügt, dass § 143 Abs. 3 PatG analog angewandt worden sei. Die Vorschrift betreffe ihrem Wortlaut nach nur Pa- tentstreitsachen, zu denen ein Nichtigkeitsverfahren nicht gehöre. Schließlich sei kein Raum für eine analoge Anwendung der Vorschrift, da keine ungewollte Ge- setzeslücke vorliege und der Fall der Kosten einer Doppelvertretung in erster Ins- tanz im Rahmen des § 91 ZPO sachgerecht gelöst werden könne. Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen. II. Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet. Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 91 ff. ZPO). - 4 - Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsver- teidigung notwendig waren. Dazu gehören nach Absatz 2 dieser Vorschrift die ge- setzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei. § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO schränkt die Erstattungspflicht dahin ein, dass die Kosten mehrerer (Rechts-)Anwälte nur insoweit zu erstatten sind, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen. Dem Wortlaut nach bezieht sich diese Beschrän- kung nur auf die Inanspruchnahme mehrerer Rechtsanwälte, nicht jedoch auf die zweier Anwälte unterschiedlicher Fakultäten. Aber selbst wenn letzteres der Fall wäre, schlössen die Besonderheiten des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Patentge- richt die entsprechende Anwendung des § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO aus, denn eine Vertretung durch sowohl einen Patentanwalt als auch einen Rechtsanwalt kann im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens mit Rücksicht auf dessen technischen und rechtlichen Gehalt im Einzelfall durchaus notwendig sein. Der strikte Ausschluss der Kostenerstattung für einen mitwirkenden Anwalt der anderen Fakultät kann da- her im Nichtigkeitsverfahren nicht gelten. Im vorliegenden Fall war die Hinzuziehung des Rechtsanwalts außerhalb der mündlichen Verhandlung im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO notwendig, da ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig war. In diesen Fällen ist nämlich regelmäßig das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen, etwa im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer beschränkten Verteidi- gung im Nichtigkeitsverfahren. Da vor dem Bundespatentgericht kein Anwaltszwang herrscht und sich jeder Be- teiligte gemäß § 97 Abs. 1 PatG durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen kann, steht es im Nichtigkeitsverfahren in Fällen eines parallelen Verletzungsver- fahrens jedem Verfahrensbeteiligten frei, einen Patentanwalt zu beauftragen. Er ist deshalb nicht verpflichtet, in Fällen eines parallelen Verletzungsverfahrens seine Vertretung auf den dort bevollmächtigten Rechtsanwalt zu beschränken, denn die- - 5 - sem fehlt für das Nichtigkeitsverfahren regelmäßig die technische Sachkunde. In diesem Fall wäre daher ein mitwirkender Patentanwalt zu bestellen. Der Senat hält an der bisherigen Rechtsprechung (BPatG 31, 51; 31, 75; 33, 160; 34, 85; 46, 167; zuletzt: BPatGE 47, 50; vgl. auch Busse-Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 84 Rdnr. 56 m. w. N.) nicht mehr fest. Für eine entsprechende Anwen- dung des § 143 Abs. 3 PatG auf das Nichtigkeitsverfahren ist zumindest seit der Änderung des § 143 PatG durch Art. 7 Nr. 36 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (PatKostG) vom 13. Dezember 2001 (BlPMZ 2002, 14, 25) kein Raum mehr (so auch Benkard- Rogge, PatG 10. Aufl., § 84 Rdnr. 31). Voraussetzung für eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG im Nichtigkeitsverfahren wäre nämlich, dass der Gesetzgeber eine solche in einer Verweisungsvorschrift vorgesehen hätte oder dass der zur Entscheidung stehende Fall trotz vergleichbarer Sachverhaltsgestaltung im Gesetz unbewusst nicht gere- gelt wäre. Keine der Voraussetzungen liegt vor. § 84 Abs. 2 PatG verweist ausdrücklich auf die Vorschriften der Zivilprozessord- nung, nicht hingegen auf § 143 Abs. 3 PatG. Wäre eine solche Verweisung gewollt gewesen, hätte mehrfach, zuletzt anlässlich der Änderung des § 143 PatG durch das KostRMoG vom 5. Mai 2004 (BGBl I S. 718), dazu Gelegenheit bestanden. Der Verzicht auf eine Verweisungsvorschrift ist gerechtfertigt. § 143 Abs. 3 PatG ist eine Sondervorschrift zu § 91 Abs. 1 ZPO für Patentstreitsachen. Dort wird dar- auf verzichtet, vom Kostengläubiger den Nachweis für die Notwendigkeit der Inan- spruchnahme zweier Anwälte unterschiedlicher Fakultäten zu verlangen. Deren Notwendigkeit wird generell unterstellt. Das hat seinen Grund in dem im Verlet- zungsverfahren herrschenden Anwaltszwang (§ 143 Abs. 1 PatG i. V. m. § 78 Abs. 1 ZPO). Der Rechtsanwalt muss daher in Patentstreitsachen einen Patentan- walt hinzuziehen, wenn und soweit ihm die die technische Kompetenz fehlt. - 6 - Eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG im Patentnichtigkeitsver- fahren hätte dagegen in nicht wenigen Fällen zur Folge, dass - unter Verstoß ge- gen den Grundsatz, dass nur notwendige Kosten erstattungspflichtig sind - die un- terlegene Partei auch nicht notwendige Kosten für die Inanspruchnahme eines zweiten Anwalts schuldete. Anders als in Patentstreitsachen sind im Nichtigkeits- verfahren Fälle denkbar, in denen die Mitwirkung eines weiteren Anwalts unnötig ist. Im Nichtigkeitsverfahren lassen sich die Parteien regelmäßig durch einen Pa- tentanwalt bzw. Patentassessor oder durch einen im gewerblichen Rechtsschutz erfahrenen Rechtsanwalt vertreten. Wird ein Patentanwalt bevollmächtigt, besteht aber in der Regel kein Bedarf, einen mitwirkenden Rechtsanwalt hinzuzuziehen, da das Betreiben des Nichtigkeitsverfahrens zum Kernbereich der beruflichen Tä- tigkeit eines Patentanwalts gehört. Einer rechtskundigen Mitwirkung bedarf der Patentanwalt nur in besonderen Fällen, etwa bei gleichzeitiger Anhängigkeit eines Verletzungsverfahrens. Auch fehlt es an der weiteren Voraussetzung für eine analoge Anwendung von § 143 Abs. 3 PatG. Es liegt keine ausfüllungsbedürftige Regelungslücke vor. Wie dargelegt, verweist § 84 Abs. 2 PatG auf § 91 Abs. 1 ZPO, also auf eine Vor- schrift, die geeignet ist, die Frage der Kostenpflicht und deren Umfang sachge- recht zu behandeln. Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gegen diese Entscheidung ist als unzulässig zurückzuweisen. Dieses Rechtsmittel ist gemäß § 99 Abs. 2 PatG nur in den besonderen Fällen des § 100 PatG statthaft. Danach ist die Rechtsbe- schwerde nur zulässig gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate, durch die über eine Beschwerde nach § 73 PatG entschieden wird. An dieser Voraussetzung fehlt es. Gegenstand der Entscheidung ist eine Erinnerung gegen einen Beschluss des Rechtspflegers nach § 23 Abs. 1 Nr. 12 RpflG. Auch wird dieser Beschluss nicht von einem Beschwerdesenat, sondern von einem Nichtigkeitssenat getroffen (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 80 Rdnr. 38; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 80 Rdnr. 62). - 7 - Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO. Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag. gez. Unterschriften