21 W (pat) 14/05

BUNDESPATENTGERICHT 21 W (pat) 14/05 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 198 12 366.3-44 … hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Dezember 2006 unter Mitwirkung … beschlossen: Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurück- gewiesen. BPatG 152 08.05 - 2 - G r ü n d e I. Der Anmelder begehrt nach Erledigung des Beschwerdeverfahrens Rückzahlung der mit der Beschwerdeeinlegung vom 17. Februar 2005 entrichteten Beschwer- degebühr. Der Anmelder hatte unter der Bezeichnung „Injektionsgerät zur s.c. In- jektion von Medikamenten“ am 20. März 1998 Antrag auf Erteilung eines Patents gestellt, der durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 M des Deutschen Patent- und Markenamts am 10. Dezember 2004 mit der Begründung zurückge- wiesen wurde, dass der am 4. Januar 2002 eingereichte geänderte Patentan- spruch 1 unzulässig erweitert sei. Wie dem Anmelder bereits durch den Zwi- schenbescheid vom 2. Juli 2001 ausführlich dargelegt worden sei, enthielten die mit Eingabe vom 6. Februar 2001 vorgelegten Unterlagen im Beschreibungsteil und dem geänderten Anspruch 1 zuvor nicht beschriebene Merkmale in Wortform und seien deshalb unzulässig erweitert. Auch in dem am 4. Januar 2002 einge- reichten und erneut geänderten Hauptanspruch seien die genannten Offenba- rungsmängel nicht beseitigt. Nachdem der Offenbarungsmangel mehrfach gerügt worden sei und dem Anmelder ausreichend Zeit und Gelegenheit zur Mängelbe- seitigung gegeben worden sei, sei auch die Durchführung der vom Anmelder be- antragten Anhörung nicht erfolgversprechend, da dieser weder während des schriftlichen Verfahrens den Vorgaben der Prüfungsstelle haben folgen wollen noch in irgendeiner Weise seine Bereitschaft habe erkennen lassen, die gerügten Mängel zu beseitigen. Die hiergegen am 17. Februar 2005 eingelegte Beschwerde hat sich erledigt, weil der Anmelder die fällige 6. Jahresgebühr nicht gezahlt hat und deshalb die Patentanmeldung infolge Nichtzahlung als zurückgenommen gilt (§ 6 Abs. 2 PatKostG). Der Antragsteller hat seinen bereits in der Beschwerdeschrift gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufrecht erhalten, um eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten und zur Begründung seines Antrages angeführt, - 3 - im angefochtenen Beschluss sei „lapidar“ behauptet worden, dass eine Anhörung wegen mangelnder Bereitschaft zur Überarbeitung der Unterlagen abzulehnen sei. Hierzu habe aber Anlass bestanden, selbst wenn der Inhalt der neuen Unterlagen ursprünglich nicht offenbart gewesen sei. Denn im Hinblick auf die angezeigte Be- reitschaft des Anmelders zur weiteren Überarbeitung der Anmeldung hätte sich eine Anhörung als sachdienlich erwiesen. II. 1) Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zulässig, obwohl sich das Beschwerdeverfahren infolge der sich aus § 6 Abs. 2 PatKostG ergebenden Rücknahmefiktion der Anmeldung und damit des Wegfalls eines anhängigen An- meldeverfahren erledigt hat. Denn § 80 Abs. 5 PatG bestimmt auch für diesen Fall die Anwendbarkeit der nach § 80 Abs. 3 PatG eröffneten Möglichkeit, die Be- schwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn diese dem billigen Ermessen entspricht. 2) Der Antrag ist jedoch unbegründet, da eine Rückzahlung unter Beachtung des insoweit maßgeblichen billigen Ermessens im Hinblick auf den behaupteten Ver- fahrensverstoß nicht angezeigt ist. Denn es fehlt bereits an einem erkennbaren Verfahrensfehler der Prüfungsstelle. a) Wie in dem angegriffenen Beschluss zutreffend ausgeführt wurde, bestand un- ter Berücksichtigung des Verfahrensablaufs, insbesondere der eindeutigen und berechtigten Hinweise des Prüfers in den Zwischenbescheiden vom 4. Dezember 1998 und vom 2. Juli 2001 kein Anlass, trotz des vorsorglich ge- stellten Antrages auf Anhörung eine solche durchzuführen. Nach § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG ist der Anmelder zu hören, wenn es sachdienlich ist. Das ist der Fall, wenn die Anhörung das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn eine mündli- che Erörterung eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Aus- einandersetzung verspricht, wobei im Erteilungsverfahren eine Ablehnung der grundsätzlich einmal sachdienlichen Anhörung nur ausnahmsweise in Betracht - 4 - kommen soll (vgl. Schulte PatG, 7. Aufl., § 46 Rdn. 9-10). So wird eine Sachdien- lichkeit verneint, wenn die Anhörung zu einer unnötigen Verfahrensverzögerung führen würde, wenn sie zu einer sachgerechten Entscheidung nichts mehr beitra- gen kann oder wenn keine weitere Klärung entscheidungserheblicher Sach- und Rechtsfragen und auch kein neuer, den Einwendungen der Prüfungsstelle entge- genkommender Antrag erwartet werden kann (vgl. Schwendy in Busse PatG, 6. Aufl., § 46 Rdn. 19 m. w. H.). Auch die Prüfungsrichtlinien (vgl PrüfungsRL vom 1. März 2004, Ziff. 3.6.1., abgedruckt als Anh. 3 in Benkard, PatG, 10. Aufl.) füh- ren deshalb aus, dass eine Anhörung nicht sachdienlich ist, wenn nicht erkennbar ist, welche entscheidungserheblichen Sach- und Rechtsfragen in der Anhörung noch geklärt werden können. b) So ist es auch vorliegend. Wie bereits die Beschwerdebegründung vom 10. März 2005 zeigt, vertritt der patentanwaltlich vertretene Anmelder nach wie vor uneingeschränkt seine bisherige Rechtsauffassung und hat die gerügten Anmel- deunterlagen und Patentansprüche ohne jegliche Änderung aufrecht erhalten. Er trägt damit in keinerlei Hinsicht den mehrfach geäußerten und ausführlich begrün- deten Bedenken der Prüfungsstelle Rechnung und vertritt nach wie vor die recht- lich unzutreffende Auffassung, dass die vorgenommen zahlreichen Änderungen der Anmeldeunterlagen zulässig seien. Der Anmelder wiederholt insbesondere in der Beschwerdebegründung seine bereits in der Erwiderung auf den Zwischenbe- scheid vom 2. Juli 2001 geäußerte Auffassung, dass auch die umfangreiche Er- weiterung des Beschreibungsteils von ursprünglich drei Seiten auf über sieben Seiten keine unzulässige Erweiterung des ursprünglichen Offenbarungsinhaltes sei, obwohl er den Figuren 1 bis 4 - welche mit Ausnahme von Figur 1 ursprüng- lich keinerlei Bezugszeichen enthielten - nicht nur eine Vielzahl weiterer Bezugs- zeichen hinzugefügt hat, und insbesondere auch den Beschreibungsteil um die dazugehörigen Merkmale nebst konstruktiver und funktioneller Erläuterungen er- gänzt hat, während in den ursprünglichen Unterlagen weder diese Merkmale noch die umfangreichen Erläuterungen zu entnehmen sind. - 5 - Zum Beispiel finden sich allein auf Seite 4 der am 6. Februar 2001 eingereichten Beschreibung zu Figur 4 die ursprünglich nicht offenbarten Bezugszeichen 5a, 6a, 17a, 25, 26, 27 und 28 mit den gleichfalls in den ursprünglichen Unterlagen nicht enthaltenen Merkmalen „vorderen Außengehäuseteil“, „Aufnahmebehälterteil“, „Drehsicherungsvorrichtung“, „Kopfschraube“, „radiales Gewindeloch“, „Längs- schlitz“ sowie einer hinzugefügten konstruktiven Beschreibung. Der Anmelder hat hierzu - wie auch zu den zahlreichen weiteren entsprechenden Ergänzungen - in seiner Erwiderung auf den Zwischenbescheid vom 2. Juli 2001 die Auffassung vertreten, dass es sich um eine zulässige Anpassung der Beschreibung handele, weil der Durchschnittsfachmann dies der ursprünglichen Zeichnung ohne weiteres entnehme und so in Worten beschreiben würde, auch wenn „die ausführliche Er- läuterung nicht zwingend erforderlich (sei), da der Durchschnittsfachmann bei der Ausführung der Lehre der Erfindung eine solche übliche Maßnahme ohne weiteres Nachdenken vorsehen würde“. Ebenso rechtfertigt der Anmelder den auf Seite 4 Zeilen 33-37 hinzugefügten Beschreibungstext „ ist der „Belüftungskanal 8a ein Winkelkanal, in dessen radialem Kanalabschnitt in der Kanalerweiterung ein Luft- filter 9a angeordnet und lagegesichert ist“ mit dem Bemerken, dass die Erwäh- nung des Winkelkanals überflüssig sei und der Hinweis auf den Luftfilter genüge, obwohl weder das aufgenommene Merkmal „Winkelkanal“ wie auch „radialem Ka- nalabschnitt“ und “Kanalerweiterung“ noch eine Lagesicherung des Luftfilters ur- sprünglich in der Beschreibung erwähnt ist - wie im Übrigen auch nicht den Zeich- nungen zu entnehmen sind. 3) Derartige Hinzufügungen stellen - wie die Prüfungsstelle bereits im Zwischenbescheid vom 2. Juli 2001 ausführlich und zutreffend ausgeführt hat - eine unzulässige Änderung der Anmeldung im Sinne von § 38 Satz 1 PatG dar, da sie deren Gegenstand erweitern. Zu diesem gehört zwar der gesamte Offenba- rungsgehalt, dh alles was sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtin- halt der Unterlagen (Ansprüche, Beschreibung, Zeichnungen) am Anmeldetag er- schließt (Schulte, a. a. O., § 34 Rdn. 341; § 38 Rdn. 22). Die Aufnahme neuer Merkmale, selbst wenn diese den Schutzgegenstand einschränken oder wie hier - 6 - auch nach Auffassung des Anmelders überflüssig sind, stellt jedoch ebenso eine unzulässige Änderung dar (vgl. BGH BlPMZ 2000, 282 - Streuverfahren; Schulte, a. a. O., § 38 Rdn. 36), wie auch die Einfügung eines lediglich der Zeichnung zu entnehmenden Merkmals eine unzulässige Erweiterung begründet, sofern diesem Merkmal keine eigene Zeichnung gewidmet ist oder das hinzugefügte Merkmal auch nicht aus sonstigen Gründen für den Fachmann als ursprünglich zur Erfin- dung gehörend anzusehen ist (vgl. Schulte, a. a. O. § 38 Rdn. 13). So hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Flanschverbindung“ (GRUR 1990, 114, 115) unter Hinweis auf seine frühere Rechtsprechung (BGH GRUR 1967, 476 - Dampferzeuger) ausgeführt, es möge zwar sein, dass das in der ursprünglichen Beschreibung nicht expressis verbis enthaltene Merkmal („wo- bei Schraubenköpfe mit seitlichem Spiel in der Kalottenvertiefung sitzen“) der ur- sprünglichen Zeichnung zu entnehmen sei, jedoch genüge nach allgemeiner Rechtsauffassung allein die zeichnerische Darstellung nicht, um ein Merkmal als zur Erfindung gehörend anerkennen zu können. Vielmehr bedürfe es hierzu weite- rer Anzeichen, da diesem Merkmal keine eigene Zeichenfigur gewidmet sei und auch die Ansprüche oder Beschreibung keine Stütze böten. Das Merkmal sei nämlich mangels Notwendigkeit weder für den Fachmann beim Lesen der ur- sprünglichen Unterlagen ohne weiteres ersichtlich noch sei es selbstverständlich. 4) Es kann deshalb keine Rede davon sein, dass die Prüfungsstelle eine sachdienliche Anhörung abgelehnt habe mit der „lapidaren“ Begründung, dass dem Anmelder eine Bereitschaft zur Überarbeitung seiner Unterlagen fehle, was „im offenen Gegensatz zur tatsächlichen Handlung des Anmelders“ stehe. Der patentanwaltlich vertretene Anmelder ist vielmehr ohne jegliche Auseinanderset- zung mit der von der Prüfungsstelle zitierten Literatur und der dort nachzulesen- den Rechtsprechung von seinem rechtlichen Standpunkt selbst im Beschwerde- verfahren nicht abgerückt und hat damit bestätigt, dass eine weitere Erörterung auch aus der Sicht der Prüfungsstelle zu Recht als nicht sachdienlich angesehen wurde. Das hat auch für die vorsorglich beantragte Anhörung zu gelten, da § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG der Aufklärung und Verfahrensökonomie dient (vgl. Benkard, - 7 - PatG, 10. Aufl., § 46 Rdn. 2) und es „Ziel der Anhörung ist, ohne weiteren Be- scheid zu einer abschließenden Beurteilung des Anmeldegegenstandes zu kom- men“ (vgl. PrüfungsRL vom 1. März 2004, Ziff. 3.6.1.). Ziel der Anhörung ist es aber nicht, mittels eines persönlichen Einwirkens auf Verfahrensbeteiligte diese - auch wenn sie uneinsichtig sind - von der Richtigkeit einer bereits geäußerten Rechtsauffassung und der bereits geleisteten Hinweise zu überzeugen. Dies hat in besonderem Maße zu gelten, wenn die Prüfungsstelle aufgrund einer patentan- waltlichen Vertretung des Anmelders von der Mitwirkung und dem Verständnis fachkundiger Beteiligter ausgehen darf. Es besteht danach bereits mangels eines Verfahrensverstoßes der Prüfungsstelle kein Anlass zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach billigem Ermessen, so dass es auf die weiteren in der Rechtsprechung entwickelten Mindestvorausset- zungen einer ursächlichen und aus der Sicht eines verständigen Beschwerdefüh- rers veranlassten Beschwerdeeinlegung nicht mehr ankommt (vgl. hierzu Senats- beschluss vom 28. Dezember 2005, Az. 21 W (pat) 63/05, - Tragbares Gerät - zur Veröffentlichung bestimmt). gez. Unterschriften