29 W (pat) 149/03

BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 149/03 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 13. Dezember 2006 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … BPatG 154 08.05 - 2 - betreffend die Marke 300 23 267 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2006 durch … beschlossen: Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. April 2003 wird aufgehoben. G r ü n d e I Die Wortmarke 300 23 267 Digi wurde am 15. September 2000 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 und 42 eingetragen. Am 19. Januar 2001 wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt die teilweise Lö- schung der Marke beantragt. Bei dem Zeichenwort „Digi“ handele es sich um ei- nen allgemein gebräuchlichen technischen Begriff, der von den Fachkreisen und den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von „digital“ erfasst werde. Für Waren und Dienstleistungen, die Digitaltechnik enthalten bzw. digitali- siert oder unter Einsatz digitaler Geräte erbracht werden könnten, sei die Bezeich- nung „Digi“ als eine beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe da- her nicht schutzfähig. - 3 - Nachdem fristgemäß Widerspruch der Markeninhaberin eingegangen war, hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 24. April 2003 die Marke teilweise gelöscht für die Waren und Dienstleistungen Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthal- ten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Daten- aufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Uhren und Zeitmessinstrumente; Druckerzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Spiele und Spielzeug; gymnastische Geräte und Sportgeräte; Telekommuni- kation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Tele- kommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Transport- und Lagerwesen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechen- den elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleis- tungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenver- arbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Pla- nung von Einrichtungen für die Telekommunikation und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen. Der Begriff „Digi“ sei be- reits zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke eine gebräuchliche Kurzform für das Wort „digital“ gewesen. Dementsprechend kenne der Verkehr zahlreiche Wortzusammensetzungen mit dem Bestandteil „Digi“, wie z. B. Digi- cam, Digifoto, Digiuhr, Digipeater. In Verbindung mit den von der Teillöschung er- - 4 - fassten Waren und Dienstleistungen habe dem Zeichen daher von Anfang an die erforderliche Unterscheidungskraft gefehlt, da es vom angesprochenen Publikum lediglich als Sachhinweis auf Produkte mit Digitalanzeige bzw. Digitaltechnik oder auf digital erbrachte Dienstleistungen verstanden werde. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass es sich bei dem Markenwort „Digi“ um eine Wortschöpfung handele, die nicht lexikalisch belegt und nicht in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sei. Selbst wenn man davon ausgehe, dass ein Teil des angesprochenen Publikums die Marke als Abkürzung verstehe, sei sie angesichts der verschiedenen möglichen Bedeutungen des Begriffs „digital“ nicht ohne weiteres als beschreibender Hinweis auf Digitaltechnik verständlich. In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin das von der Teillöschung erfasste Verzeichnis eingeschränkt auf die Waren und Dienstleistungen Druckerzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (aus- genommen Apparate); Transport- und Lagerwesen; Veröffentli- chung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Dienstleistungen einer Daten- bank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern. Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin beantragt, den Beschluss der Markenabteilung vom 24. April 2003 aufzuhe- ben. - 5 - Die Antragstellerin beantragt sinngemäß, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie tritt der Beschwerde vor allem unter Hinweis auf die bisherige Spruchpraxis des Amtes und die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts entgegen, wonach es sich bei „Digi“ um eine gebräuchliche Abkürzung für das Wort „digital“ handele. Über das Vermögen der Antragstellerin und Beschwerdegegnerin wurde am 1. Juli 2003 das Insolvenzverfahren eröffnet. Mit Schreiben vom 22. Juli 2003 hat der Insolvenzverwalter der Antragstellerin mitgeteilt, dass er das Verfahren auf- nehme. II Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Er- folg. Für die nach Einschränkung des Verzeichnisses verbleibenden Waren und Dienstleistungen steht der Eintragung der Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag kein absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen (§ 50 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 MarkenG). 1. Die durch die Insolvenz der Antragstellerin eingetretene Verfahrensunterbre- chung ist mit der Aufnahme des Verfahrens durch den Insolvenzverwalter wirksam beendet (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 240 S. 1 ZPO, § 85 Abs. 1 InsO). Die Löschung der angegriffenen Marke betrifft zwar nicht unmittelbar die Insol- venzmasse der Antragstellerin. Entsprechend den für das Patentnichtigkeitsver- fahren entwickelten Grundsätzen ist aber davon auszugehen, dass der Antrag nach § 54 Abs. 1 i. V. m. § 50 MarkenG der Verbesserung der Wettbewerbssitua- tion der Löschungsantragstellerin dient und das Löschungsverfahren daher ein die Insolvenzmasse mittelbar betreffendes Verfahren im Sinne des § 240 ZPO ist (vgl. - 6 - Schumacher, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 2001, vor § 85 InsO Rn. 37; Zöller/Greger, Zivilprozessordnung, 25. Aufl. 2005, § 240 ZPO Rn. 8). Deshalb war im vorliegenden Verfahren davon auszugehen, dass es durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Antragstellerin bis zur Aufnahme des Verfahrens unterbrochen war. 2. Für die nach der Einschränkung noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen weist die angegriffene Marke jedenfalls im Zeitpunkt der Ent- scheidung durch den Senat die erforderliche Unterscheidungskraft auf. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber sol- chen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der Hauptfunk- tion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienst- leistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und anderer- seits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POST- KANTOOR; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006). Da nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke nur dann, wenn das Zeichenwort einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne weiteres verständlichen beschreibenden Be- griffsinhalt aufweist oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Spra- che oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Pub- likum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Tz. 18 ff. - FUSSBALL WM 2006). Nach diesen Grundsätzen kann der angegriffenen Marke für die nach der Einschränkung des Verzeichnisses - 7 - verbleibenden Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. 2.1. In der Fachsprache lexikalisch belegt ist der Begriff „Digi“ als Bestandteil der Wörter „Digicam“ für eine digitale Kamera und „DigiCash“ für ein Verfahren zur elektronischen Bezahlung (vgl. Brockhaus, Fachlexikon Computer, 2003, S. 243; Microsoft Press, Computer Lexikon, 2005, S. 190). In beiden Wörtern ist die Be- zeichnung „Digi“ ohne weiteres als Abkürzung des Adjektivs „digital“ verständlich. Dem entspricht die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zur beschreiben- den Bedeutung des Bestandteils „Digi“ in Wortzusammensetzungen, z. B. BPatG 24 W (pat) 67/95 - DigiCenter, 30 W (pat) 106/02 - DIGIPLANT; 30 W (pat) 4/03 - DIGICAM. Der Begriff „digital“ findet nach der vom Senat durchgeführten Inter- netrecherche im Bereich der elektronischen Waren umfassend Verwendung zur Bezeichnung digitalisierter Geräte, z. B. Camcorder, Kameras, Receiver, Messge- räte, Thermoter, Oszilloskope, Zeitschaltuhren usw. (vgl. CONRAD-Katalog, 2005/2006, S. 4 ff.). Auch bei Buch- und Zeitschriftentitel werden die Bestandteile „Digi“ bzw. „Digital“ in unterschiedlichsten Kombinationen beschreibend verwen- det, z. B. „Digi@news, Digi.tel, DIGI-Zeitschriften, Digimedia“ - http://dis- patch.ppac.ddb.de; „Digital Audio, Digital Living, Digital Lifestyle“ - www.titel- schutzanzeiger.de. Daneben zeigt die Recherche die Bezeichnung „Digi“ als Firmenbestandteil, z. B. Digi International - www.digi.com, Digi-Tec - www.digi- tec.com, als Abkürzung der Deutschen Interessengemeinschaft Internet (Digi) und des Vereins zur Digitalisierung von wissenschaftlichen Zeitschriften - DigiZeit- schriften e.V., sowie in beschreibender Verwendung wie „dm-DIGI-Foto, der Fotoservice für digitale Bilder - www.dm-digifoto.de“. In Verbindung mit Waren und Dienstleistungen, die auf Digitaltechnik beruhen, eine Digitalanzeige aufweisen bzw. digitalisiert erbracht werden, erschöpft sich die Bezeichnung „Digi“ daher in der reinen Sachangabe „digital“. - 8 - 2.2. Hingegen lässt sich nach der Recherche nicht feststellen, dass das angesprochene Publikum die Bezeichnung „Digi“ auch in Verbindung mit Waren und Dienstleistungen ohne engen Sachbezug zur Digitaltechnik mit einem klaren Begriffsinhalt erfasst. Angesichts der unterschiedlichen digitalisierten Bereiche wie digitale Medien, digitale Fotografie, digitales Fernsehen usw., ist der Begriff „Digi“ in Alleinstellung zu unbestimmt, um als Inhaltsangabe verstanden werden zu kön- nen. Für die Waren „Druckerzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder ge- prägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ lässt sich der Marke daher kein eindeutiger Begriffsinhalt zuordnen. An einem engen beschreibenden Bezug fehlt es außerdem hinsichtlich der Dienst- leistung „Transport- und Lagerwesen; Veröffentlichung und Herausgabe von Bü- chern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elek- tronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I)“ Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern“. Zwar kann auch bei der Erbringung dieser Dienstleistungen digitale Technik zum Einsatz kommen. Es handelt es sich dabei aber um kein Merkmal, mit dem diese Dienstleistungen übli- cherweise beschrieben werden, so dass der Verkehr in der Bezeichnung „Digi“ keinen Sachhinweis erkennen wird. 3. Der Löschungsantrag kann für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen auch nicht erfolgreich auf das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt werden. Nach dieser Vorschrift sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestim- mung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn die Marke als Wort noch nicht vorkommt, eine derartige beschreibende Verwendung jedoch vernünftigerweise erwartet werden kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 97 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS). Da sich die angegriffene Marke, wie oben - 9 - ausgeführt, zur Beschreibung von Merkmalen oder Eigenschaften der nach der Einschränkung des Verzeichnisses verbleibenden Waren und Dienstleistungen nicht eignet, ist ein Bedürfnis, die Bezeichnung „Digi“ für den Geschäftsverkehr als Sachangabe freizuhalten, nicht ersichtlich. 4. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG). gez. Unterschriften