29 W (pat) 93/04

BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 93/04 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 4. Juli 2007 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 301 30 295.2 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 4. Juli 2007 durch die Vorsitzende Rich- terin Grabrucker, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie den Richter am Oberlandesgericht Karcher BPatG 154 08.05 - 2 - beschlossen: Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 vom 20. Juni 2002 und vom 6. Februar 2004 werden aufgehoben. G r ü n d e I. Die Wortmarke 301 30 295.2 Don’t Just Cover it - Protect it! soll für Waren und Dienstleistungen der Klasse 16 Verpackungsmaterial aus Kunststoff, mit und ohne Aufdruck, näm- lich Hüllen, Beutel, Zuschnitte und Folien; Kunststofffolien für Ver- packungszwecke; Klasse 17: Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Kunststofffolien außer für Verpackungszwecke, auch für technische Zwecke; in Werkstätten zu verwendende Schutzbezüge für Fahrzeugteile, insbesondere Fahrzeugsitze (soweit in Klasse 17 enthalten); Klasse 19: Kunststofffolien als Schutzfolien für bauliche Zwecke, mit und ohne Aufdruck in das Markenregister eingetragen werden. - 3 - Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Erstbeschluss vom 20. Juni 2002 zurückgewiesen. „Don’t Just Cover it - Protect it!“ sei im Bedeutungsgehalt von „Decke es nicht nur zu (hülle es nicht nur ein) - Schütze es!“ nichts anderes als eine in Bezug auf die Waren im Vordergrund stehende sloganartige Sachaussage. Die Wortfolge weise auf Eigen- schaften der beanspruchten Ware hin, nämlich nicht nur, dass diese dem Verpa- cken diene, sondern dass sie besonders geeignet sei, die verpackten Gegenstände darüber hinaus auch zu schützen. Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Erinnerung eingelegt, die das Deut- sche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 6. Februar 2004 zurückgewiesen hat. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke enthalte allein sachbezogene Angaben. Der Begriff werde vom Verkehr dahingehend verstan- den, dass es sich um Verpackungsmaterialien im weitesten Sinne handele, die die damit verpackten Waren auch gleichzeitig schützten. Zwar stamme der Begriff aus der englischen Sprache, jedoch seien die Worte auch im Inland den angesproche- nen Verkehrskreisen durchaus verständlich, da „cover“ bereits in die deutsche Sprache eingegangen sei und „protect“ dem deutschen Wort „Protektionen“ pho- netisch sehr ähnlich sei. Die übrigen Worte gehörten zum Grundwortschatz der englischen Sprache. Insgesamt sei die vorliegende Marke daher als glatt be- schreibende Angabe anzusehen. Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin nach § 66 MarkenG mit Schriftsatz vom 9. März 2004 Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 23. Juli 2004 begründet hat. Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß, die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2002 und 6. Februar 2004 aufzuheben. - 4 - Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass bei der Beurteilung der Un- terscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stets die Marke in ihrer Ge- samtheit zu betrachten sei, ohne dass diese in ihre Bestandteile zergliedert und einer analysierenden Betrachtung unterzogen werden dürfe. Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender beschreibender oder rein werbemäßiger Aussagegehalt der Marke müsse so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für den unbefangenen Durchschnittsverbraucher unmittelbar und ohne Weiteres Nachdenken erkennbar sei; die bloße theoretische Möglichkeit, dass die eine oder andere Sachangabe durch die Marke vermittelt werden könnte, reiche zur Verneinung der Unterscheidungskraft nicht aus. Selbst bei einer Zergliederung der Bestandteile der angemeldeten Wortfolge könne ein beschreibender Inhalt nicht festgestellt werden. Das Wort „cover“ könne als „decken“ bzw. „einhüllen“ verstanden werden. Ein Hinweis auf den Begriff „verpacken“ könne ihm nicht entnommen werden. Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt auf den Eingang in die deutsche Sprache Bezug nehme, werde der Begriff spezifisch als Verpackungshülle für eine Schallplatte oder eine Compact Disc oder aber als Titelseite einer Illustrierten oder eines Buchdeckels verstanden. Damit sei ein Bezug zu den angemeldeten Warenklassen nicht gege- ben. Darüber hinaus enthalte das Wort „cover“ im Sinne von „abdecken“ keine be- schreibende Angabe. Das „it“ in der Wortfolge „Don’t Just Cover it - Protect it!“ be- ziehe sich nicht auf die beanspruchten Waren, nämlich die Verpackungsmateria- lien, sondern auf einen beliebigen Gegenstand, der nicht nur abgedeckt, sondern auch geschützt werden solle. Die beteiligten Verkehrskreise verstünden die an- gemeldete Marke daher gerade nicht als unmittelbar beschreibende Angabe, son- dern als Herkunftshinweis. Die angemeldete Wortfolge enthalte auch keinen all- gemeinen Werbeslogan, der auf dem betreffenden Warengebiet nur als solcher verstanden werden könne. - 5 - Das dem Vertreter der Beschwerdeführerin übersandte Ergebnis der Recherche ist in der mündlichen Verhandlung erörtert worden. II. Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige und insbesondere form- und frist- gerecht eingelegte Beschwerde ist begründet. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlos- sen, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu gewähr- leisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung vom Verkehr als Unter- scheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutz- hindernis zu überwinden (BGH GRUR 2000, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323 - Partner with the Best; GRUR 2000, 722 - LOGO). Maßgeblich ist die An- schauung der betroffenen Verkehrskreise. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahr- nehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständi- gen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzu- stellen (BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Kann einer Marke für die in Frage stehenden Waren kein im Vordergrund stehen- der beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer be- kannten Fremdsprache, das im Verkehr - z. B. wegen einer entsprechenden Ver- wendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungs- mittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass die Un- terscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH - 6 - GRUR 2000, 322 - Radio von hier; GRUR 1999, 1989 - YES; GRUR 2001, 735 - Test it; GRUR 2005, 417 - BerlinCard). Für die Beurteilung von Wortfolgen gelten die gleichen Grundsätze. Die Annahme mangelnder Unterscheidungskraft ist daher nur bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art gerechtfertigt. Anhaltspunkt für die Unterscheidungskraft kann die Kürze, gewisse Originalität und Prägnanz der Wortfolge sein. Ein selbständig kennzeichnender Bestandteil oder ein fantasievol- ler Überschuss sind nicht Voraussetzungen einer unterscheidungskräftigen Wort- folge (vgl. BGH GRUR 2000, 321 - Radio von hier; GRUR 2000 - Partner with the Best; GRUR 2001, 1047 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER). Unschädlich ist, dass bei einem Slogan die Werbefunktion gegenüber der Identifi- zierung der Herkunft im Vordergrund steht. Zu prüfen ist vielmehr, ob der Werbe- slogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat, oder ob ihm über diesen hinaus eine - wenn auch noch so geringe - Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH GRUR 2000, 322 - Radio von hier). Der beschreibende Charakter eines Zeichens ist anhand der in der Anmeldung beanspruchten Waren einerseits und im Hinblick auf die Wahrnehmung der maß- geblichen Verkehrskreise andererseits zu beurteilen (EuGH GRUR Int. 2005, Rdn. 34 - Postkantoor). Dabei kann eine Recherche nach einzelnen Bestandteilen in der Wortfolge keine abschließende Aussage über die Gesamtheit der zu beur- teilenden Wortfolge treffen. Es kommt vielmehr darauf an, ob die konkret ange- meldete Wortfolge eine Sachaussage enthält (BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE; GRUR 2000, 323 - Partner with the Best; EuG GRUR Int. 2005, 831 - Celltech/HABM - bestätigt durch EuGH C-273/05). Im vorliegenden Fall besteht die angemeldete Wortfolge „Don’t Just Cover it - Protect it!“ aus sechs Wörtern der englischen Sprache, getrennt durch einen Ge- - 7 - dankenstrich. Dieser Wortfolge kommt kein im Vordergrund stehender beschrei- bender Begriffsinhalt zu, der jegliche Unterscheidungskraft ausschließt. Im ersten Abschnitt der Wortfolge ist besonders sinntragend das Wort „cover“, das im Deutschen mit „bedecken“ zu übersetzen ist. Im zweiten Abschnitt ist das Wort „protect“ sinntragend, was soviel wie „schützen“ bedeutet. Zwar handelt es sich bei den verwendeten Wörtern um einfache englische Wörter. Bei dem Wort „Cover“ ist es aber nicht frei von Zweifeln, ob dieser Begriff mit der Bedeutung „bedecken“ allgemein bei den Verbrauchern bekannt ist. Das Wort „cover“ ist im Deutschen nach der durchgeführten Recherche beschränkt auf den Bereich der Platten- und CD-Hüllen gebräuchlich (vgl. Leipziger Wortschatz zum Stichwort „cover“ unter http:// wortschatz.uni-leipzig.de). Darüber hinaus ist auch den inlän- dischen Verkehrskreisen das Wort als Begriff für „Titelseite“ bekannt. Dabei han- delt es sich ursprünglich um die Bedeutung „Umschlag“, die auch auf eine Schutzfunktion hinweist. Diese hat sich jedoch in der Wahrnehmung auf den Begriffsinhalt der Titelseite verengt. Darüber hinaus war der Begriff „cover“ im all- gemeinen Marktauftritt lediglich als Handygriffschale und „cover it“ als Staub- schutzhaube eines Plattenspielers festzustellen. Wenn damit auch Zweifel am Verständnis des Bedeutungsgehaltes der englischen Wortfolge beim Verbraucher bestehen, so erscheint eine hinreichende Unter- scheidungskraft jedenfalls nicht bereits aus diesem Grund gegeben. Denn für die Beurteilung der Frage, ob eine nationale Marke keine Unterscheidungskraft hat oder die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die ihre Eintragung beantragt wird, ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise abzustellen, also auf die im Fachhandel Tätigen und den normal informierten und angemessen auf- merksamen, verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienst- leistungen in dem Gebiet, für das die Eintragung beantragt wird (EuGH GRUR 2006, 411 - Matratzen Concord AG / Hukla Germany SA). Soweit im vor- liegenden Fall die Fachkreise für Verpackungsmaterialien betroffen sind, sind diese nach der Überzeugung des Senats in der Lage, eine englischsprachige - 8 - Formulierung der vorliegenden Art in ihrem Bedeutungsgehalt zu erfassen. Nach der durchgeführten Recherche, die mit der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung erörtert wurde, ist der Fachverkehr an englische Ausdrucksweisen gewöhnt. Wenn auch die festgestellte Üblichkeit der Verwendung englischer Begriffe nicht an die in anderen Fachbereichen, wie z. B. der Telekommunikation heranreicht, so sind derartige Bezeichnungen doch so verbreitet, dass der Senat davon ausgeht, dass zumindest der auch angesprochene Fachverkehr die engli- sche Bedeutung der verwendeten Wortfolge zu erkennen vermag, so dass die Fremdsprachigkeit des Zeichens die Unterscheidungskraft nicht zu begründen vermag (vgl. BPatG 24 W (pat) 51/05 - Umami). Hinreichende Unterscheidungskraft kommt der Wortfolge zu, denn ihr kann kein im Vordergrund stehender beschreibender Inhalt zugeordnet werden. Bei tatsächlichem Verständnis der kompletten Wortfolge ist in ihr eine Aufforde- rung enthalten, nämlich „Don’t Just Cover it - Protect it!“, mithin: „Decke es nicht nur ab - Schütze es!“. Die Anweisung des vorliegenden Slogans lautet dahin, eine Sache, die nicht selbst die angemeldeten Waren betrifft, nicht nur abzudecken sondern zu schüt- zen. Damit trifft die Wortfolge keine unmittelbare Sachaussage über die bean- spruchten Waren, sondern lediglich eine mittelbare Aussage, denn sie bezieht sich in ihrer Sachaussage auf die Behandlung weiterer Gegenstände und nicht auf die beanspruchte Ware. Grundsätzlich können zwar auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung nicht selbst unmittelbar betreffen, einer hinreichen- den Unterscheidungskraft entbehren, wenn durch die Angabe ein enger beschrei- bender Bezug zu den angemeldeten Waren hergestellt wird und deshalb die An- nahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung - 9 - nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Mittelbar beschreibende Aussagen, die suggestive Andeutungen enthalten, stehen aber der Unterscheidungskraft regelmäßig nicht entgegen (BPatG 24 W (pat) 32/02 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Fehlt der angemeldeten Marke zwar nicht jeder Sinnbezug, steht dieser beschreibende Aussagekern bei der angemeldeten Marke aber nicht im Vordergrund, sondern wird dem Publikum nach Art eines sprechenden Zeichens vage in unterschwelliger Form nahe gebracht, so steht dies einer Unterscheidungskraft des Zeichens nicht entgegen (BPatG, 24 W (pat) 32/02 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Verkehr das verwendete Zei- chen aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrach- tungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2000, 323 - Partner with the Best). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze kann im vorliegenden Fall von einer gerade noch ausreichenden Unterscheidungskraft ausgegangen werden. Im un- mittelbaren Vergleich beider Marken besteht bei der vorliegend betroffenen Marke zwar ein etwas größerer mittelbarer Sachbezug zu den beanspruchten Schutzfo- lien als dies beim Slogan „Zeig der Welt dein Schönstes Lächeln“ für die dort be- anspruchten Pflegemittel der Fall war. „Don´t just cover it - protect it“ enthält eine Aufforderung an den Empfänger ohne ausdrückliche Nennung der beanspruchten Ware in einer bestimmten Weise zu verfahren, während im zu vergleichenden Fall im Slogan, ebenfalls ohne Nennung der beanspruchten Waren, das Ergebnis dar- gestellt wird, das entsteht, wenn die beanspruchte Ware verwendet worden ist. Aus der maßgeblichen Verkehrssicht ist die Wortfolge in ihrer Gesamtheit nicht ohne jegliche weitere analysierende Betrachtung als Sachangabe verständlich. Zwar ist für den Verkehr nach einer analysierenden Betrachtungsweise erkennbar, dass der Slogan mittelbar auf eine Sacheigenschaft der tatsächlich beanspruchten Waren anspielt. Dies wirkt sich jedoch lediglich bei dem durch die Marke vermit- - 10 - telten geringen Schutzumfang in einem etwaigen Verletzungsverfahren aus, nicht jedoch bei der Frage der Schutzfähigkeit selbst. Insofern liegt der Fall auch anders als bei der angemeldeten Marke „Safety Bag - Gut verpackt“ für Beutel, Taschen und Verpackung, in dem eine Unterscheidungs- kraft nicht angenommen wurde (BPatG 27 W (pat) 55/06). Im dortigen Fall be- zeichnet die Wortfolge unmittelbar die beanspruchten Waren und liefert gleichzei- tig zum besseren Verständnisses für den Empfänger einen entsprechenden Hin- weis auf eine gute Verpackung mit, so dass hier ohne weiteres Nachdenken der sachliche Gehalt der Wortfolge im Vordergrund steht. Schließlich handelt sich auch sonst nicht um eine gebräuchliche Wortfolge, die im Verkehr stets nur als solche - z. B. wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - verstanden wird. Eine Benutzung der angemeldeten Wortfolge im Verkehr konnte nicht festgestellt werden. Ein im Vordergrund stehender beschrei- bender Inhalt kann sich darüber hinaus aus der Struktur eines Werbeslogans er- geben, wenn es sich um eine in der Werbung weit verbreitete Floskel handelt, die im Verkehr angesichts entsprechenden Gebrauchs als sachbeschreibender Ange- botshinweis und nicht als Unternehmenshinweis verstanden wird (BPatG 29 W (pat) 189/99 - Hotels and more; 29 W (pat) 248/99 - Design and more; 27 W (pat) 221/00 - Socken and more). Da der Wortfolge kein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen bzw. einer gängigen Fremdsprache han- delt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstan- den wird, kann im Ergebnis nicht festgestellt werden, dass es dem angemeldeten Zeichen an jeglicher Unterscheidungskraft fehlt. - 11 - Da die Wortfolge nicht als Produktbeschreibung verwendet wird und sie sich auch nicht zu einer unmittelbaren Produktbeschreibung eignet, kann auch ein Freihalte- bedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden. Grabrucker Dr. Mittenberger-Huber Karcher Urlaub von Herrn Karcher Grabrucker WA