29 W (pat) 107/05

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT _______________ (Aktenzeichen) 19. Dezember 2007 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … 29 W (pat) 107/05 Verkündet am - 2 - betreffend die Marke 302 29 125.3 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Dezember 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterin Fink und den Richter am Oberlandesgericht Karcher beschlossen: Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Pa- tent- und Markenamts vom 20. April 2005 wird aufgehoben. G r ü n d e I. Die farbige Wort-/Bildmarke 302 29 125 wurde am 23. September 2002 in den Farben Dunkelblau und Rot für die Dienst- leistungen Telekommunikationsberatung; Consulting, nämlich Vermarktung von Telekommunikationsdienstleistungen, Vermittlung von Verträ- gen über den An- und Verkauf von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen sowie Hard- und Softwareberatung in das Register eingetragen. - 3 - Gegen die Eintragung wurde u. a. Widerspruch erhoben aus der Gemeinschafts- marke 2 189 223 eingetragen am 15. November 2002 u. a. für die Waren und Dienstleistungen SIM-Karten; kodierte Magnetkarten; Chips mit integrierten Schalt- kreisen; gespeicherte Computersoftware und -programme; elektro- nische Apparate für die Telekommunikation, Fernsprechvermittlun- gen, Nummeranzeigen und Personenrufgeräte; elektronische Si- gnalfernsteuergeräte; Sender für elektronische Signale; Sender für Telefone; Sender (Telekommunikation); elektronische Telefonbü- cher; magnetische und optische Datenträger und -medien; Geräte zur Aufzeichnung; Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten. Telekommunikation; Vermietung von Telekommunikationseinrich- tungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; elek- tronische Post; Kommunikation mittels Computerterminals; Aus- strahlung von Fernseh-, Radio- und Kabelfernsehsendungen; Per- sonenrufdienste; Dienstleistungen in Verbindung mit dem Zugang zu internationalen Computernetzen; Übertragung und/oder Sen- dung von Datenbankinformationen über das Fernmeldenetz; Wartung, Aktualisierung und Design von Computersoftware; Abruf von Datenbankinformationen; Dienstleistungen eines Programmie- rers; Analyse von Computersystemen; Bereitstellung von Zu- gangszeiten zu Datenbanken; Projektierung und Planung in Bezug auf Telekommunikationsanlagen. - 4 - Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 30. Oktober 2003 zurückgewiesen. Auf die Erin- nerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Beschluss vom 20. April 2005 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begrün- dung ist ausgeführt, dass aufgrund der überdurchschnittlichen klanglichen Zei- chenähnlichkeit für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Die von der angegriffenen Marke erfassten Beratungs- und Vermarktungsdienstleis- tungen im Bereich der Telekommunikation seien mit den Telekommunikations- dienstleistungen der Widerspruchsmarke identisch bzw. unter Berücksichtigung ihres übereinstimmenden Nutzens für den Empfänger hochgradig ähnlich. Für den Zeichenvergleich sei bei der Widerspruchsmarke allein auf das Element „TELE2“ abzustellen, da der weitere Bestandteil „MOBILE“ für die in Rede stehenden Tele- kommunikationsdienstleistungen beschreibend und daher kennzeichnungs- schwach sei. Ausweislich der vorgelegten Unterlagen benutzte die Widerspre- chende den Zeichenbestandteil „TELE2“ intensiv als Firmenkennzeichen, so dass er eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweise. Berücksichtige man außerdem, dass im maßgeblichen Marktsegment die Zahl 2 üblicherweise englisch als „t(w)o“ ausgesprochen werde, ergebe sich eine hochgradige klangliche Zeichenähnlich- keit. Der Markeninhaber hat Beschwerde eingelegt. Er bestreitet die erhöhte Kenn- zeichnungskraft und die Benutzung der Widerspruchsmarke in Deutschland in der eingetragenen Form. Die Widersprechende werde in Deutschland mit „Telezwei“ benannt. Dies zeigten auch die von der Widersprechenden im Verfahren vor dem Amt eingereichten Werbespots. Für die von der Markenstelle angenommene engli- sche Aussprache fehlten daher jegliche Anhaltspunkte. Der Markeninhaber und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluss aufzuheben. - 5 - Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie tritt der Beschwerde im Wesentlichen mit der Begründung entgegen, dass der Bestandteil „TELE2“ seitens der Widersprechenden in erheblichem Umfang in Deutschland benutzt werde. Sie verweist dazu ausdrücklich auf die im Verfahren vor dem Amt eingereichten Unterlagen. Im maßgeblichen Gesamteindruck werde die Widerspruchsmarke von diesem Bestandteil geprägt, der mit der angegriffenen Marke in klanglicher Hinsicht übereinstimme. II. Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Er- folg. Die beiderseitigen Marken unterliegen unter keinem Gesicht einer Gefahr von Verwechslungen (§ 43 Abs. 2 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2). 1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beur- teilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kenn- zeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. – Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61 – coccodril- lo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen besteht für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen. - 6 - 2. Der Markeninhaber hat mit Schriftsatz vom 4. Dezember 2007 zulässig die Einrede der Nichtbenutzung erhoben (§ 43 Abs. 1 MarkenG). Die Benutzungs- schonfrist für die am 15. November 2002 eingetragene Marke ist am 15. Novem- ber 2007 abgelaufen (§ 125b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 GMV) und da- mit nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke. Für den Vergleich der beiderseitigen Dienstleistungen sind auf Seiten der Widerspruchs- marke daher nur die Dienstleistungen zu Grunde zu legen, für die die Widerspre- chende eine Benutzung innerhalb des Zeitraums von Dezember 2002 bis Dezem- ber 2007 glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 S. 2 und 3 MarkenG). 2.1. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Marke ist anhand sämtlicher Tatsa- chen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann; dazu gehören insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 152, Rn. 21 - GALLUP). 2.2. Die im Verfahren vor dem Amt eingereichten Unterlagen zeigen eine Benut- zung des Bestandteils „TELE2“ in der eingetragenen Form in Werbeanzeigen für Festnetztelefondienste im Zeitraum von Mai 2003 bis Mai 2004 sowie in zwei un- datierten Werbespots. Es ist außerdem gerichtsbekannt, dass diese Werbeanzei- gen in den vergangenen Jahren als Postwurfsendungen verteilt und die Werbe- spots von verschiedenen Fernsehsendern ausgestrahlt wurden. Die Benutzung der Marke im Werbeauftritt entspricht bei Telefondienstleistungen den üblichen Verkehrgepflogenheiten, so dass eine markenmäßige Verwendung gegeben ist. 2.3. Danach ist bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr für die Widerspruchs- marke von der Dienstleistung „Festnetztelefondienste“ auszugehen (§ 43 Abs. 1 - 7 - S. 3 MarkenG), die unter den Oberbegriff der Telekommunikation fällt, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt. Hingegen erscheint es bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise und unter Berücksichtigung des berechtigten Interesses der Widersprechenden nicht gerechtfertigt, eine Benutzung für die Dienstleistung der Telekommunikation insgesamt anzuerkennen. Denn dabei handelt es sich um ei- nen sehr weiten Oberbegriff, der neben der Festnetztelefonie u. a. auch Mobilfunk- dienste, E-Mail-Dienste, die Bereitstellung von Internetzugängen und die Aus- strahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen umfasst, die jeweils ein selb- ständiges Marktsegment bilden und daher nicht dem Bereich der Festnetztelefon- dienste zugerechnet werden können (vgl. BGH GRUR 2002, 59, 62 - ISCO). 2.4. Dieser Beurteilung steht nicht entgegen, dass die eingetragene Form der Widerspruchsmarke im Gegensatz zu der benutzten Form den zusätzlichen Be- standteil „MOBILE“ aufweist. Im Bereich der hier einschlägigen Telefondienste ist das englische Wort „mobile“ als schlagwortartiger, beschreibender Hinweis auf Mobilfunkverbindungen kennzeichnungsschwach. Das angesprochene Publikum orientiert sich wegen dieser Kennzeichnungsschwäche vorrangig an dem Be- standteil „TELE2“ und erkennt daher in der benutzen Form die eingetragene Wi- derspruchsmarke, so dass das Fehlen dieses weiteren Zeichenelements den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändert (§ 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG). 3. Die danach zu vergleichenden Dienstleistungen liegen im Ähnlichkeitsbe- reich. Bei den von der jüngeren Marke erfassten Dienstleistungen „Telekommuni- kationsberatung; Consulting, nämlich Vermarktung von Telekommunikations- dienstleistungen, Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen sowie Hard- und Softwareberatung“ han- delt es sich um Beratungsdienstleistungen, die typischerweise auch von Telefon- anbietern erbracht werden, etwa zur Frage der notwendigen technischen Ausstat- tung für die Inanspruchnahme der Telefondienste bzw. zur Kompatibilität mit den vorhandenen Geräten und Anschlüssen. In ihrem Nutzen für den Empfänger wei- - 8 - sen beide Dienstleistungen daher enge Berührungspunkte auf (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24; GRUR 2001, 164, 165 - Wintergarten). 4. Zu Gunsten der Widersprechenden ist wegen der dargelegten Benutzung des Bestandteils „TELE2“ von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Wider- spruchsmarke auszugehen. Hat sich die Kennzeichnungskraft eines Zeichens durch intensive Benutzung gesteigert, so erkennt der Verkehr den stärkeren Her- kunftshinweis nicht nur bei dessen isolierter Verwendung, sondern auch dann, wenn der Verkehr dem Zeichen als Bestandteil eines anderen Zeichen, wie hier der Kombination „TELE2MOBILE“ begegnet (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus). Die vorgelegten Unterlagen erlauben allerdings keine abschließende Feststellung der Kennzeichnungskraft, weil sie keine Angaben über den von der Marke im Inland gehaltenen Marktanteil, die Intensität und geografische Verbrei- tung der Marke und die im Inland für die Marke getätigten Werbeaufwendungen enthalten (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd). Diese Feststellung kann aber dahin gestellt bleiben, weil die jüngere Marke selbst unter Berücksichtigung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen den erforderlichen Zeichenabstand einhält. 5.1. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks beider Marken nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzu- stellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsver- brauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, Tz. 17 - coccodrillo). 5.2. In schriftbildlicher Hinsicht stimmen die Vergleichszeichen im Wortanfang „Tele“ überein, unterscheiden sich aber im maßgeblichen Gesamteindruck deutlich in der grafischen Gestaltung sowie in der Zeichenlänge und Silbenzahl. Auch in klanglicher Hinsicht fehlt trotz der identischen Zeichenanfänge eine verwechs- - 9 - lungsrelevante Ähnlichkeit. Geht man - wie oben ausgeführt - davon aus, dass sich das angesprochene Publikum vorrangig an dem Bestandteil „TELE2“ der Wi- derspruchsmarke orientiert, ist dennoch nicht ersichtlich, warum es die Zahl 2 eng- lisch und den Gesamtbegriff daher als „Tele Two“ aussprechen sollte. Dabei ist bei der Beurteilung des Gesamteindrucks eines Zeichens mit zu berücksichtigen, in- wieweit die Wahrnehmung des Verkehrs der kennzeichnenden Elemente durch bestimmte Werbemaßnahmen oder bestimmte Kennzeichnungsgewohnheiten be- einflusst ist (vgl. BGH GRUR 2007, 235, Rn. 24 - Goldhase; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach). In den von der Widersprechenden eingereichten Werbe- spots wird der Zeichenbestandteil „TELE2“ durchgängig mit „Tele Zwei“ benannt. Nach dem Vortrag der Widersprechenden und der Kenntnis des Senats wurden diese Werbefilme in erheblichem Umfang gesendet, so dass davon auszugehen ist, dass die beteiligten Verkehrskreis den Bestandteil „TELE2“ der Widerspruchs- marke als „TELE Zwei“ wahrnehmen und benennen. Zu berücksichtigen ist außer- dem, dass die Zahlen „2“ und „4“ wegen ihrer klanglichen Nähe zu den englischen Präpositionen „to“ bzw. „for“ üblicherweise nur dann englisch ausgesprochen wer- den, wenn sie diese Präpositionen ersetzen (vgl. z. B. BPatG BlPMZ 1996, 134 - 4 YOU; 27 W (pat) 38/97 – SHOE4YOU; 30 W (pat) 42/00 - SCAN 2 PRINT; 30 W (pat) 163/01 - click 4 cash). In der Kombination „TELE2“ ist aber nicht er- kennbar, worauf sich die Zahl 2 im Sinne von „to“ beziehen sollte. Die Wortfolge „Tele zu Mobile“ ergibt jedenfalls keinen klaren Sinngehalt, der eine solche Aus- sprache nahelegen könnte. - 10 - 6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Grabrucker Fink Richter Karcher ist abge- ordnet und daher gehin- dert zu unterschreiben. Grabrucker Ko