8 W (pat) 338/06

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 8 W (pat) 338/06 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Einspruchssache betreffend das Patent 10 2004 019 115 … - 2 - … hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dehne, des Richters Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, der Richterin Pagenberg LL.M. Harv. und des Richters k.A. Dipl.-Ing. Dr. Dorfschmidt beschlossen: Der Einspruch wird als unzulässig verworfen. G r ü n d e I . Die Erteilung des Patents 10 2004 019 115 mit der Bezeichnung „Verfahren zum Herstellen eines Dicht- oder Zierstreifens, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, so- wie ein solcher Dicht- oder Zierstreifen“ wurde am 5. Januar 2006 veröffentlicht. Am 3. April 2006 ging ein Einspruch der anwaltlichen Vertreter der Einsprechen- den „Namens und im Auftrag der - mit Schriftsatz vom 5. April 2006 als richtiger- weise bezeichneten - Firma G… Inc. S… D… in D1… in USA ein, der die gesetzlich zulässigen Widerrufsgründe des § 21 Abs. 1 Nr. 1 und 2 PatG geltend macht und die erforderlichen Tatsachen hierzu angibt. - 3 - Mit Schriftsatz vom 22. März 2007 hat die Patentinhaberin dargelegt, sie habe auch unter Zuhilfenahme einer Wirtschaftsdatenbank und anderer Recherchen keine Hinweise auf die vorgenannte Gesellschaft unter der Anschrift in D1… und ihren gesetzlichen Vertreter erhalten. Daraufhin haben die anwaltlichen Ver- treter der Einsprechenden Unterlagen über die Gründung der Gesellschaft („certi- ficate of incorporation“) und Kopien von zwei nach ihren Angaben im Original in dem Verfahren 8 W (pat) 310/06 eingereichte, zahlreiche Verfahren betreffende schriftliche Vollmachten vorgelegt, in denen auch das Aktenzeichen des vorlie- genden Verfahrens aufgeführt ist. Eine dieser Vollmachten enthält unter der ma- schinenschriftlich eingefügten Bezeichnung „G… Inc.“ eine Unter- schrift, unter der handschriftlich „N… PRESIDENT“ mit einem unleserlichen Zusatz (w… & G1…) eingefügt ist, die andere enthält eine Unter- schrift, unter der ebenfalls handschriftlich eingefügt ist „P… 11-06-07“. Außerdem haben die anwaltlichen Vertreter der Einsprechenden Kopien von Schriftstücken eingereicht, die überschrieben sind mit „G… INC. Unanimous Written Consent of the Board of Directors In Lieu of Meeting June 6, 2007” und in denen nach dem Inhalt der Urkunde bestellt wurden „N… President G2… Treasurer and Secretary P… Vice President.“ Eine dieser Kopien trägt eine Unterschrift, die ausweislich des darunter stehenden maschinenschriftlichen Textes von „W…, Director“ stammt, die an- dere eine solche von „P1…, Director“. Der Text der Schriftstücke ist mit - 4 - dem Satz eingeleitet: „The undersigned, being the all of the members of the Board of Directors of G… INC.” Mit Schriftsatz vom 25. April 2008 haben die anwaltlichen Vertreter der Einspre- chenden weiterhin mitgeteilt, die Bezeichnung der Einsprechenden habe sich in „H… Inc.“ geändert und ein „Certificate of Amendment“, das die Unterschrift eines Herrn „D2…, President“ enthält, und eine Bestätigung des Secretary of State von D1… vorgelegt. Die Patentinhaberin ist der Ansicht, das Vorbringen der Einsprechenden und die von ihr vorgelegten Unterlagen reichten nicht aus, die Legitimation der für die G… Inc. handelnden Personen und damit auch die Bevollmächtigung der anwaltlichen Vertreter der Einsprechenden lückenlos nachzuweisen. Zur Un- terstützung ihrer Auffassung hat sie Kopien der Beschlüsse des 9. Senats des Bundespatentgerichts vom 8. Juli 2008 (9 W (pat) 345/05) und des 7. Senats vom 12. November 2008 (7 W (pat) 357/05) vorgelegt, auf die Bezug genommen wird. Überdies sei nicht erwiesen, dass es sich bei den Herren N… und P… tat- sächlich um den Präsidenten und Vizepräsidenten und bei den Herren W… und P1… tatsächlich um Aufsichtsräte der Einsprechenden gehandelt habe. Die Patentinhaberin beantragt, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen und das Patent 10 2004 019 115 in vollem Umfang aufrecht zu erhalten. Die Einsprechende beantragt, das Patent zu widerrufen. - 5 - Den ursprünglich enthaltenen Antrag auf hilfsweise Durchführung einer mündli- chen Verhandlung hat sie mit Schriftsatz vom 2. Juni 2008 zurückgenommen. Der anwaltliche Vertreter der Einsprechenden hat nach Rückfrage des Senats mit Schreiben vom 26. Juni 2009 im Parallelverfahren 8 W (pat) 310/06 bestätigt, dass er den für die Einsprechende gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zu- rückgezogen hat es dabei bleiben soll. Er beabsichtigte auch nicht, an einer et- waigen Verhandlung teilzunehmen, da er nicht mandatiert sei, sich zu den Unklar- heiten an dem Nachweis seiner Bevollmächtigung etwa durch Erklärungen oder Genehmigungen seitens des zuletzt genannten Präsidenten D2 in den beim 8. Senat anhängigen Verfahren zu äußern. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere auch auf die der Einspruchsverfahren 8 W (pat) 310/06 und 8 W (pat) 339/06 Be- zug genommen. II. Der Einspruch ist als unzulässig zu verwerfen, weil der Inlandsvertreter der Ein- sprechenden nicht gemäß § 25 PatG in Verbindung mit § 97 Absätze 2, 3 und 6 PatG seine ordnungsgemäße Bevollmächtigung dargelegt und nachgewiesen hat, nachdem die Patentinhaberin den Mangel der Vollmacht gerügt hatte. Der Vollmachtsnachweis ist dabei in der Weise zu führen, dass die Vertretungs- macht bis auf die Einsprechende zurückgeführt werden kann (OLGR Saarbrücken 2008, 641-643). Ist die Vollmacht von einem Vertreter einer Partei unterzeichnet worden, so ist der Nachweis der Vertretungsmacht dieses Vertreters Teil des Nachweises der Vollmacht (Stein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Auflage 2004, § 80 Rdn. 27). Die anwaltlichen Vertreter der Einsprechenden haben indessen weder einen Nachweis dafür erbracht, dass die Personen, die die in Kopie eingereichten - 6 - Vollmachtsurkunden unterzeichnet haben, selbst von den hierfür zuständigen Vertretern der Gesellschaft wirksam bevollmächtigt waren, noch haben sie belegt, dass die Einlegung des Einspruchs zu einem noch späteren Zeitpunkt genehmigt worden ist. Aus den von der Einsprechenden in Kopie vorgelegten Unterlagen geht hervor, dass aufgrund eines einstimmigen schriftlichen Beschlusses eines „Board of Di- rectors“ vom 6. Juni 2007, unterzeichnet von „W…, Director“ und von „P1…, Director“, die Herren N… und P… als Pre- sident und Vice President der G… Inc. bestellt worden sind, und dass die letztgenannten Personen die im Original in dem Verfahren 8 W (pat) 310/06 vorgelegten Vollmachten der anwaltlichen Vertreter der Einsprechenden unterzeichnet haben. Die Vertretungsmacht der für eine nach den Vorschriften des Delaware General Corporation Law errichteten Gesellschaft richtet sich grund- sätzlich nach dem entsprechenden amerikanischen Recht (siehe auch BGH NJW 1990, 3088). Im Regelfall steht den Mitgliedern des „Board of Directors“ einer sol- chen Gesellschaft nach Section 141 des Delaware General Corporation Law Ge- samtvertretungsmacht zu, und sie sind auch im Rahmen dieser Gesamtvertre- tungsmacht befugt, gemeinschaftlich den Präsidenten und Vizepräsidenten als mit der Führung der laufenden Geschäfte beauftragte „executive officers“ zu ernen- nen. Weiterhin kann der Präsident einer solchen Gesellschaft diese üblicherweise im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsgangs vertreten (vgl. Report 2001/4 des Deutschen Notariatsinstituts „USA/Delaware; Vertretung einer corporation“ vom Februar 2001 m. w. N.). Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Präsident von den hierzu ermächtigten Vertretern der Gesellschaft wirksam bestellt worden ist, was die Patentinhaberin bestritten hat. Die in Form von Kopien vorgelegten Unterlagen über die Entscheidung des „Board of Directors" vom 6. Juni 2007 reichen für sich allein als Nachweis der Vertre- tungsmacht der Direktoren zur Bestellung des Präsidenten nicht aus. Vielmehr hätte substantiiert dargelegt und belegt werden müssen, dass die Herren - 7 - W… und P1… ihrerseits von den hierzu ermächtigten Vertretern der Gesellschaft als Mitglieder des „Board of Directors“ bestellt worden waren. Der Wortlaut des „certificate of incorporation“ gibt keine Hinweise auf die Bestel- lung der Herren W… und P… als Mitglieder des „Board of Directors“. Die Einsprechende hat auch nichts vorgetragen, was darauf schließen lässt, dass die Direktoren W… und P1… nach Sections 107 und 108 des Delaware Gene- ral Corporation Law und dem Gesellschaftsstatut von dem Gründer („incorpora- tor“) oder von den von diesem bestellten „initial directors“ oder zu einem späteren Zeitpunkt von hierfür zuständigen Vertretern der Einsprechenden wirksam bestellt und zur Ernennung der „executive officers“ der Gesellschaft ermächtigt worden sind. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob ein entsprechender Sachvortrag mit einer eidesstattlichen Versicherung oder „affidavit“ (BGH NJW 1992, 627, 628) zum Nachweis der Vertretungsmacht ausgereicht hätte. Schließlich ist auch weder vorgetragen noch aus dem von dem Präsidenten der H… Inc. am 14. Januar 2008 unterzeichneten Schriftstück über die Änderung der Bezeichnung der Einspre- chenden ersichtlich, dass die Einlegung des Einspruchs nachträglich genehmigt worden wäre. Nachdem die Frage der wirksamen Bevollmächtigung zwischen den Beteiligten in mehreren Verfahren kontrovers diskutiert und die Einsprechende auch durch das in Kopie eingereichte Schreiben des 9. Senats in dem Verfahren 9 W (pat) 345/05 auf die Notwendigkeit ergänzenden Vorbringens und weiterer Belege hingewiesen worden ist, bestand keine Veranlassung, den Vertretern der Einsprechenden auch in diesem Verfahren ausdrücklich nahezulegen, eine ergänzende Stellungnahme abzugeben und weitere Unterlagen vorzulegen. Denn sie hat auch hinsichtlich des vorliegenden Verfahrens zu erkennen gegeben, dass der Inlandsvertreter auf Grund der Weisung der Einsprechenden weder willens noch in der Lage ist, die in den beim 8. Senat anhängigen Einspruchsparallelverfahren aufgetretenen Zweifel - 8 - an dem Nachweis seiner Bevollmächtigung etwa durch Vorlage von Erklärungen oder Genehmigungen seitens des neuen Präsidenten der Einsprechenden auszu- räumen und den Mangel rückwirkend zu heilen. Da die Patentinhaberin die Rüge des fehlenden Nachweises der Vollmacht weiter aufrecht erhält, gehen die verbleibenden Zweifel bzw. fehlenden Erklärungen zu Lasten der Einsprechenden, so dass ihr Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist. Mit dem Verwerfen des einzigen Einspruchs entfällt die Grundlage für eine Ent- scheidung in der Sache, da diese mindestens einen zulässigen Einspruch voraus- setzt (vgl. z. B. Schulte/Monfang, PatG, 8. Aufl. § 61 Rdn. 23). Es verbleibt somit bei der erteilten Fassung des Patents 10 2004 019 115. Dehne Huber Pagenberg Dorfschmidt Cl