25 W (pat) 225/03

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 25 W (pat) 225/03 _______________ (Aktenzeichen) An Verkündungs Statt zugestellt am 22. Dezember 2009 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 300 85 089 (S 15/02 Lö) hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2009 unter Mitwirkung der Rich- terin Bayer als Vorsitzende sowie des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Mar- kenamts vom 15. Juli 2003 aufgehoben und die Löschung der Marke 300 85 089 angeordnet. 2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die Kosten des Löschungsverfahrens, soweit sie vor der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts entstanden sind, trägt die Beschwerdegegnerin. G r ü n d e I. Die am 20. November 2000 angemeldete Marke 300 85 089 Cordarone ist am 5. Februar 2001 für "Pharmazeutische Erzeugnisse, insbesondere Hu- manarzneimittel" in das Register eingetragen worden. - 3 - Die Beschwerdeführerin beantragte mit Eingabe vom 17. Dezember 2001 die voll- ständige Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG aF (nunmehr §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 Markengesetz), da die Marke bösgläubig angemeldet worden sei. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be- schluss vom 15. Juli 2003 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die dagegen erhobene Beschwerde der Antragstellerin wurde mit Beschluss des Bundespatentgerichts, zugestellt an Verkündungs Statt am 17. Januar 2006, zu- rückgewiesen. Auf die - zugelassene - Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat der Bundesge- richtshof mit Beschluss vom 2. April 2009 (I ZB 9/06) den Beschluss des Bundes- patentgerichts aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass bereits die Anmeldung als bösgläubig zu beurteilen sein könne, wenn wegen des Unternehmensgegenstands des An- melders nur eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung an Dritte in Betracht komme und nach den tatsächlichen Umständen des Falles der Schluss gerechtfertigt sei, der Anmelder werde in rechtsmissbräuchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen. Dies könne insbesondere dann der Fall sein, wenn Marken nicht im Hinblick auf eine Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls nach abstrakten Merkmalen umschriebener potentieller Interessenten auf Vorrat ange- meldet werden, sondern im Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an einzel- ne, bereits bestimmte Dritte naheliege, deren Interesse an einem Erwerb der Mar- kenrechte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet werde, dass sie infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bislang ungeschützten Kennzeichnung gehindert werden können. Vorliegend kä- - 4 - men als Interessenten lediglich der Hersteller des betreffenden Arzneimittels (Cor- darone/CORDAREX) und die Parallelimporteure, die es im Inland vertrieben, in Betracht. Wolle der Anmelder die Marke nicht selbst für den Vertrieb von Arznei- mitteln benutzen, sondern lasse er sie in der Erwartung, der Hersteller des Arznei- mittels könne die Marke in Zukunft zur Vereinheitlichung der Kennzeichnung sei- nes Arzneimittels benötigen, zu dem Zweck eintragen, sich die Markenrechte von diesem abkaufen zu lassen, handele er den anständigen Gepflogenheiten in Ge- werbe und Handel zuwider und damit bösgläubig. Auch für Parallelimporteure sei ein etwaiges Bedürfnis, einen (eigenen) Markenschutz an der Bezeichnung "Cor- darone" zu erwerben, erst durch die Eintragung der Marke für die Antragsgegnerin und der damit verbundenen Gefahr, dass der weitere Parallelimport des Arznei- mittels unter der bisherigen eingeführten Kennzeichnung "Cordarone" aufgrund der von der Antragsgegnerin erworbenen Markenrechte untersagt werden könnte, entstanden. Unter den Umständen des vorliegenden Falles folge daraus die objek- tiv naheliegende Gefahr, dass die Antragsgegnerin ihre Markenrechte einzelnen Parallelimporteuren gegenüber (nur) zu dem Zweck geltend mache, sich die Rech- te von dem in Anspruch genommenen Parallelimporteur abkaufen zu lassen. Dies genüge für die tatsächliche Vermutung, dass die Antragsgegnerin auch im Hinblick auf eine mögliche Lizenzierung oder Veräußerung der Markenrechte an einen Pa- rallelimporteur bereits bei der Anmeldung der Marke in rechtsmissbräuchlicher Ab- sicht und damit bösgläubig gehandelt habe. Die Beschwerdeführerin beantragt, unter Aufhebung des Beschlusses vom 15. Juli 2003, dem Antrag auf Löschung stattzugeben und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Wegen § 25 Abs. 3 AMG könne die angegriffene Marke nur für das von der An- tragstellerin hergestellte und bereits parallelimportierte Arzneimittel verwendet werden. In dieser besonderen Situation nutze die Antragsgegnerin das von der - 5 - Anmeldung und Eintragung ausgehende Bedrohungspotential gegenüber Parallel- importeuren und der Antragstellerin aus, da sie nur von diesen erwarten könne, eine Lizenzgebühr oder einen Kaufpreis zu erhalten. Die Antragsgegnerin wolle ihre Marken gar nicht funktionsgerecht als Herkunftshinweis benutzen, sondern zur Erzielung von Einnahmen. Verschärft werde dies dadurch, dass die Antrags- gegnerin dies zu ihrem Geschäftsprinzip erhoben habe. Auch die Entscheidung des EuGH C-529/07 - L… führe zu keiner anderen Beurteilung, da auch die Auslegung des aus der Markenrechtslinie stammenden Begriffs der Bösgläubigkeit durch den EuGH die umfassende Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und aller erheblichen Faktoren fordere. So sei zu berücksichtigen, dass die Antragsgegnerin Kenntnis von der Benutzung von "Cordarone" in ande- ren Ländern, z. B. in Frankreich gehabt habe, und die Antragsgegnerin die Marke nicht benutzen wollte, sondern die Anmeldung lediglich vorgenommen habe, um von der Antragstellerin oder Parallelimporteuren Geld zu erhalten. Auch sei die Dauer der Verwendung durch die Antragstellerin ein Faktor. So werde die Marke in der Schweiz bereits seit 1967, in Frankreich und in Belgien seit 1968, in den Niederlanden seit 1969, in Italien seit 1971, in Portugal seit 1972 etc. verwendet. Das Arzneimittel werde seit 2004 nach Deutschland parallel importiert. Außerdem sei die Antragstellerin Inhaberin einer IR-Marke gewesen, für die aber aufgrund älterer ähnlicher Zeichen in Deutschland der Schutz versagt worden sei. Bei Cordarone handle es sich um eines der umsatzstärksten Arzneimittel der Antrag- stellerin, das z. B. in Frankreich einen großen Bekanntheitsgrad erlangt habe. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen. Die Anmeldung der Marke sei nicht zum Nachteil des Parallelimporteurs erfolgt, sondern verschaffe diesem einen Vorteil, da er in die Lage versetzt werde, für das importierte Arzneimittel die vom Hersteller im Inland benutzte Marke zu verwen- den. Dem Parallelimporteur entstehe durch die Anmeldung kein Schaden. Das - 6 - Recht des Parallelimporteurs, die importierten Arzneimittel im Falle einer entge- genstehenden Marke auf die vom Hersteller im Inland benutzte Marke umzukenn- zeichnen, stelle einen wertvollen Besitzstand des Parallelimporteurs dar, der ihm genommen würde, wenn die Marke gelöscht würde. Die Anmeldung stelle im Er- gebnis zugunsten der Warenverkehrsfreiheit ein notwendiges Korrektiv zu der von dem Arzneimittelhersteller im Wege der Zwei-Marken-Strategie geschaffenen Ab- schottung der nationalen Märkte dar. Durch die Anmeldung der Marke seien auch keine schutzwürdigen Interessen des Arzneimittelherstellers betroffen. Der Arznei- mittelhersteller habe überhaupt kein Interesse an einem einheitlichen Marktauftritt. Die Beschwerdegegnerin regt an, folgende Fragen dem EuGH vorzulegen: "1. Ist das Tatbestandsmerkmal "bösgläubig" in Art. 3 Abs. 2 lit. d RL Nr. 89/104/EG dahingehend auszulegen, dass es bösgläubig ist, wenn ein Dritter eine nationale Marke in ei- nem Mitgliedstaat der EU (Importland) für Arzneimittel angemeldet und zur Eintragung bringt, die identisch mit der von einem Arzneimittelhersteller in einem anderen Mitglied- staat der EU eingetragenen Marke für Arzneimittel ist, sofern es sich um eine Marke handelt, die von einem Arznei- mittelhersteller nicht im Importland, sondern nur in einem o- der mehreren anderen EU-Mitgliedsstaaten für ein und das- selbe Arzneimittel zwecks Umsetzung von Mehr- und Zweit- markenstrategien genutzt wird. 2. Ist das Tatbestandsmerkmal "bösgläubig" in Art. 3 Abs. 2 lit. d RL Nr. 89/104/EG dahingehend auszulegen, dass es bösgläubig ist, wenn ein Dritter eine nationale Marke in einem Mitgliedstaat der EU für Arzneimittel angemeldet und zur Eintragung bringt, die identisch mit der von einem Arzneimittelhersteller in einem anderen Mitgliedstaat der EU - 7 - eingetragenen, prioritätsälteren Marke für Arzneimittel ist, so- fern sich ein Parallelimporteur dieses Arzneimittels wegen der nationalen Marke des Dritten auf die hierdurch objektiv bestehende Zwangslage zur Durchführung der Umkenn- zeichnung im Sinne der Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache C-379/97 (U…) berufen kann." Außerdem regt die Beschwerdegegnerin an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Sie ist der Ansicht, es ergebe sich ein deutlicher Wertungswiderspruch, wenn die Anmeldung der Beschwerdegegnerin als Markenagentur anders beurteilt werde als die Anmeldung eines Parallelimporteurs, eine Fallgestaltung, die der Bundes- gerichtshof bereits im Jahr 2007 zu beurteilen gehabt habe. Damals sei er zu dem Ergebnis gelangt, dass der Parallelimporteur durch die Anmeldung der Aus- landsmarke "Cordarone" des Arzneimittelherstellers weder Rechte des Arzneimit- telherstellers noch die Rechte anderer Parallelimporteure verletzt habe. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde hat auf der Grundlage der vom Bundesgerichtshof in dem Beschluss vom 2. April 2009 (I ZB 9/06) dargelegten Rechtsauffassung, an die der Senat gemäß § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG gebunden ist, Erfolg. Danach ist der Umstand, dass die Markeninhaberin eine Markenagentur betreibt, bei der Prüfung der Bösgläubigkeit der Anmeldung in eine Gesamtbetrachtung der relevanten Umstände einzubeziehen. Die tatsächliche Vermutung, der Anmelder werde unter rechtsmissbräuchlichem Einsatz seiner aus der Marke folgenden Ausschließlichkeitsrechte zum Zwecke der Lizenzierung oder Veräußerung der Marke auf Dritte einwirken, kann danach insbesondere dann begründet sein, wenn - 8 - Marken nicht im Hinblick auf eine Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls nach abstrakten Merkmalen umschriebener potentieller Interessenten auf Vorrat angemeldet werden, sondern im Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an einzelne, bereits bestimmte Dritte naheliegt, de- ren Interesse an einem Erwerb der Markenrechte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet wird, dass sie infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bislang ungeschützten Kennzeichnung ge- hindert werden können. Vorliegend kommen hier ernsthaft nur der Hersteller des Arzneimittels "Cordarone" und die Parallelimporteure in Betracht. Etwas anderes lässt sich auch nicht aufgrund des neuen Vortrags der Antragsgegnerin feststellen. Zwar entfällt bei einer wesentlichen Änderung der Tatsachen oder Beweismittel eine Bindungswirkung (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. § 89 Rdn. 6), jedoch sind solche weder vorgetragen, noch ersichtlich. Nach den eige- nen Ausführungen der Antragsgegnerin wollte sie die Marke "Cordarone" selber nicht benutzen, sondern nur verhindern, dass andere die Marke "Cordarone" im Inland benutzen können. Ihre Ansicht, sie wolle mit der Anmeldung einen voll- ständigen Wettbewerb ermöglichen, damit die Parallelimporteure das importierte Mittel umzeichnen können, ist unrealistisch, da davon auszugehen ist, dass die Antragsgegnerin nicht rein altruistisch handelt, sondern die Anmeldung der streit- gegenständlichen Marke getätigt hat, um damit Geld zu verdienen; diese Rechts- auffassung hat auch der BGH seiner Entscheidung zu Grunde gelegt. Außerdem besteht die Funktion des Markenrechts darin, etwas mit der fraglichen Marke zu kennzeichnen, nicht aber darin, Marken sich eintragen zu lassen, damit sie nicht benutzt werden sollen. Das behauptete Bestreben der Antragsgegnerin, den Pa- rallelimporteuren zu ermöglichen, die Kennzeichnung der im Ausland in den Ver- kehr gebrachten Produkte beim Import mit der Inlandsmarke kennzeichnen zu können, ist jedenfalls kein markenrechtlich relevanter Zweck für eine Inlandsan- meldung einer Marke, die dann gerade nicht benutzt werden soll. Es besteht keine Veranlassung, die von der Antragsgegnerin genannten Fragen zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit dem EuGH gemäß Art. 234 Abs. 1, - 9 - lit. d EGV vorzulegen. Eine Vorlage ist geboten, wenn die betreffende Ausle- gungsfrage unmittelbar entscheidungserheblich ist und in Bezug auf das gemein- schaftliche Recht umstritten ist oder wenn in diesem Zusammenhang von der Rechtsprechung des EuGH abgewichen werden soll (Knoll in Ströbele/Hacker, Markengesetz 9. Aufl. 3 83 Rdn. 49). Eine solche Fallgestaltung ist hier nicht ge- geben. Der EuGH hat in der Entscheidung C-529/07 - L… zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit bereits Stellung genommen. Diese Entscheidung betraf einen Fall, in dem bereits vor der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke mehrere Hersteller eine Warenform benutzen. In einem solchen Fall ist bei der Beurteilung der Frage, ob der Anmelder im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemein- schaftsmarke bösgläubig ist, das nationale Gericht gehalten, alle erheblichen Fak- toren zu berücksichtigen, die dem von ihm zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemein- schaftsmarke vorliegen, insbesondere die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen ver- wechselbar ähnliche Ware verwendet, die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie den Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zei- chen genießen. Insbesondere hat der EuGH die Hauptfunktion der Marke hervor- gehoben, die darin besteht, die Ursprungsidentität der betreffenden Ware oder Dienstleistung zu garantieren. Wer eine Marke anmeldet und wie er oder andere sie bereits benutzen, kann nach der Rechtsprechung des EuGH ein relevanter Umstand dafür sein, ob der Anmel- der bei der Anmeldung bösgläubig war. Wenn - wie vorliegend - eine Anmelderin die Marke selbst nicht benutzen will, sondern durch die Marke nur verhindern will, dass andere diese im Inland benutzen können (und Parallelimporteure umzeich- - 10 - nen müssen/dürfen), besteht kein Anlass, die von der Beschwerdegegnerin ge- nannten Fragen dem EuGH vorzulegen. Die von der Beschwerdegegnerin vor- geschlagenen Fragen betreffen außerdem allenfalls einen Ausschnitt des vor- liegenden Sachverhalts (selbst wenn man unterstellen würde, dass die Be- schwerdeführerin wegen einer "Zwei-Marken-Strategie" ihre Auslandsmarke nicht im Inland geschützt hat) und umfassen nicht alle Umstände des Einzelfalls. Die Fragen könnten daher vom EuGH auch nur dahingehend beantwortet werden, dass alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind. Es sind hier keine rele- vanten Umstände erkennbar, die der Bundesgerichtshof nicht bereits berück- sichtigt hat und die Bindungswirkung des § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG aufgrund höherrangigen Rechts entfallen lassen könnten (vgl. BGH GRUR 2007, 55 Farb- marke gelb/grün II). Auch eine erneute Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst. Soweit die Beschwerdegegnerin meint, es handle sich vor- liegend um eine grundsätzliche Rechtsfrage, nämlich dass es keinen Unterschied machen könne, ob ein Parallelimporteur die Marke anmelde oder eine Marken- agentur, und dass die Entscheidung des BGH seiner Entscheidung in BGHZ 173, 230 CORDARONE widerspreche, ist - abgesehen davon, dass die jeweiligen Sachverhalte nicht identisch sind - zu berücksichtigen, dass der Bundesge- richtshof in der vorliegenden Sache zu der von der Beschwerdegegnerin gestellten Frage bereits abschließend Stellung genommen hat, nämlich dahingehend, dass der Unternehmensgegenstand des Anmelders eine Rolle spielen kann. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die Kosten des Löschungsverfahrens, soweit sie vor der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts entstanden sind, trägt die Beschwerdegegnerin (§ 71 Abs. 1 Satz 1, § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). In der Regel trägt in Markenbeschwerdeverfahren zwar jeder Beteiligte selbst sei- ne Kosten. Bei einer bösgläubigen Anmeldung jedoch entspricht es im Regelfall - 11 - der Billigkeit, dem Anmelder die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (Knoll in Ströbele/Hacker, Markengesetz 9. Aufl. § 71 Rdn. 14). Vorliegend sind keine Um- stände ersichtlich, davon abzuweichen, dass die Kosten des Verfahrens derjenige trägt, der eine Marke bösgläubig angemeldet hat. Da der Bundesgerichtshof sich in dem Beschluss vom 2. April 2009 zu den Kosten des Verfahrens nicht geäußert hat, ist der Senat auch nicht an eine Rechtsauffassung des BGH dahingehend ge- bunden, dass jeder seine eigenen Kosten zu tragen hat. Im Zusammenhang mit der Hauptsacheentscheidung ist auch über die Kostenent- scheidung der Markenabteilung zu entscheiden, und zwar in vollem Umfang (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl., § 71 Rdn. 9). Die Markenabteilung hat keine Kosten auferlegt. Insoweit ist der Beschluss der Markenabteilung daher auch auf- zuheben. Über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist nicht mehr zu entscheiden, da vom Bundesgerichtshof eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wur- de und damit insoweit jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten trägt (§ 90 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Vorliegend hat der BGH die Sache zurückverwiesen ohne eine Kostenentscheidung zu treffen oder zu erwähnen, dass das Bundespa- tentgericht auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu entschei- den habe. Bayer Merzbach Metternich Hu