7 W (pat) 33/04

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 7 W (pat) 33/04 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 103 14 723.3-13 … - 2 - beschlossen: Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 02 B des Deut- schen Patent- und Markenamts vom 10. März 2004 wird aufgeho- ben. Die Sache wird zur erneuten Entscheidung über die Patentanmel- dung 103 14 723.3-13 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. G r ü n d e I. Der Anmelder hat am 31. März 2003 die streitgegenständliche Patentanmeldung als Zusatzanmeldung zur Patentanmeldung 103 00 007.0-13 zum Patent ange- meldet. Als Unterlagen hat er ursprünglich lediglich Austauschblätter zur Hauptan- meldung mit Hinweisen, in welchen Teilen des Textes der Hauptanmeldung Ände- rungen vorgenommen sind, sowie weitere Zeichnungen mit den neuen Figuren 19 bis 22 eingereicht. Mit am 23. Juni 2003 eingegangenem Schreiben vom 20. Juni 2003 hat er sodann neue Unterlagen, bestehend aus einer Zusammen- fassung, den Zeichnungen Fig. 1 bis 3 und 8 bis 10, den bereits als Unterlage der Zusatzanmeldung eingereichten Einzelseiten, den aus der Hauptanmeldung über- nommenen unveränderten Seiten der Beschreibung sowie einem als "Patent- ansprüche" bezeichneten Teil, vorgelegt. Auf Nachfrage der Prüfungsstelle hat der Anmelder telefonisch mitgeteilt, er bitte, die Hauptanmeldung mit der streitgegen- ständlichen Zusatzanmeldung und einer weiteren Zusatzanmeldung "zusammen- zuführen". - 3 - Mit Zwischenbescheid vom 16. Oktober 2003 hat die Prüfungsstelle für Klasse F 02 B beanstandet, dass die Hauptanmeldung zwar vollständig, aber nicht in der erforderlichen Schriftgröße vorliege und die beiden Zusatzanmeldungen wegen der eingereichten Einzelseiten keine nachvollziehbare technische Lehre erkennen ließen. Ein "Zusammenführen" der Anmeldungen von Amts wegen sei nach dem Patentgesetz nicht zulässig, es werde aber anheimgestellt, unter Inanspruchnah- me einer inneren Priorität innerhalb der Frist von 12 Monaten nach der Hauptan- meldung, vorliegend also bis 2. Januar 2004, eine vollständige Nachanmeldung einzureichen, bei der die Hauptanmeldung mit den beiden Zusatzanmeldungen in einer einheitlichen Anmeldung zusammengeführt werden könnten. Nach fruchtlosem Ablauf der vorgenannten Frist hat die Prüfungsstelle für Klasse F 02 B des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 10. März 2004 die Patentanmeldung 103 14 723.3-13 nach § 42 Abs. 3 PatG aus den Gründen des Beanstandungsbescheides vom 16. Oktober 2003 zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er im wesentlichen geltend macht, dass ihm nicht verständlich sei, aus welchen Grün- den die eingereichten Unterlagen nicht zureichend seien. Auf Hinweis des Senats hat der Anmelder die bereits mit Schreiben vom 20. Juni 2003 vorgelegten Un- terlagen erneut zur Gerichtsakte eingereicht. Der Anmelder hat keinen ausdrücklichen Antrag gestellt. II. A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache einen vorläufigen Erfolg. Ent- gegen der Ansicht des Deutschen Patent- und Markenamtes kann die streit- gegenständliche Zusatzanmeldung nicht bereits aus formalen Gründen zu- rückgewiesen werden. - 4 - 1. Nach § 42 Abs. 1 und 3 PatG kommt zwar eine Zurückweisung aus formellen Gründen in Betracht, wenn der Anmelder die nach § 42 Abs. 1 PatG zulässigerweise gerügten Mängel nicht beseitigt. Da § 42 Abs. 3 PatG nur auf die Nichtbeseitigung abstellt, darf die Zurückwei- sung nicht allein wegen Überschreitens der in § 42 Abs. 1 PatG ge- nannten Frist erfolgen. Vielmehr sind der Zurückweisung sämtliche bis zum Eintritt der Bestandskraft des zurückweisenden Beschlusses - das ist im Falle des Beschwerdeverfahrens erst mit Rechtskraft der Be- schwerdeentscheidung - vorgelegten Unterlagen in die Beurteilung ein- zubeziehen. Der angefochtene Beschluss ist daher schon deshalb feh- lerhaft, weil er allein auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen ab- gestellt hat, ohne die bei Erlass des Beschlusses bereits vorliegenden, mit Schreiben des Anmelders vom 20. Juni 2003 übersandten Unterla- gen, welche er im Beschwerdeverfahren erneut zur Akte gereicht hat, der Entscheidung zugrunde zu legen. 2. Unter Berücksichtigung dieser Unterlagen scheidet eine Zurückweisung der Patentanmeldung nach § 42 Abs. 1 und 3 PatG aber aus, weil nicht festgestellt werden kann, dass die formellen Erfordernisse des § 34 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 PatG nicht erfüllt seien. a) Ein die Zurückweisung tragender formaler Mangel besteht nicht schon deshalb, weil entgegen § 34 Abs. 3 Nr. 5 PatG Zeichnun- gen nach wie vor nicht eingereicht wurden. Soweit die Zusammen- fassung (Bl. 27 GA) Zeichnungen enthält, reichen diese hierfür zwar nicht aus, weil sich aus der Hauptanmeldungsakte ergibt, dass sie nur einen Teil der Zeichnungen wiedergeben und zudem nicht alle in der Beschreibung erwähnten und mit Bezugszeichen erfassten Teile enthalten. - 5 - Auf die fehlenden Zeichungen kann die Zurückweisung der Pa- tentanmeldung aber deshalb nicht gestützt werden, weil die feh- lende Vorlage von Zeichnungen (bzw. die fehlende Erklärung nach § 35 Abs. 1 Satz 2 letzter Halbsatz PatG) lediglich zur Folge hat, dass nach § 35 Abs. 2 Satz 3 zweiter Halbsatz PatG die Bezug- nahme auf die Zeichnungen in der Beschreibung oder in den Pa- tentansprüchen als nicht erfolgt gilt. Dies bedeutet aber nur, dass die Zeichnungen im Prüfungsverfahren nicht zu berücksichtigen sind; zwar kann dies letztlich dazu führen, dass die angemeldete angebliche Erfindung mangels Erkennbarkeit einer technischen Lehre - worauf hat die Prüfungsstelle den Anmelder bereits zutref- fend mehrfach hingewiesen hatte - und damit wegen fehlender Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung zurückzuweisen ist; hierbei handelt es sich dann aber um eine Zurückweisung nicht aus formalen, sondern aus sachlichen Gründen. b) Der Sachprüfung steht auch nicht entgegen, dass die vom An- melder als "Patentansprüche" bezeichneten Textteile nicht den üb- lichen Gepflogenheiten entsprechen. Denn ausreichend ist, wenn wenigstens im Ansatz erkennbar ist, was der Anmelder unter Schutz gestellt haben möchte; hierfür reichen die vorgelegten An- sprüche aber aus. Ob und mit welcher, im Prüfungsverfahren je- derzeit - soweit hierdurch der Schutzbereich nicht unzulässig er- weitert wird - korrigierbarer Formulierung der Patentansprüche dieser jedenfalls erkennbar begehrte Schutz tatsächlich gewähr- bar ist, ist demgegeüber eine Frage der Sach- und nicht der For- malprüfung. - 6 - c) Soweit die Prüfungsstelle sonstige formelle Mängel, insbesondere nach § 34 Abs. 6 i. V. m. § 1 Abs. 2 DPMAV, § 6 PatV, gerügt hat, welche bislang noch nicht beseitigt sind, können diese eine Zu- rückweisung aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht tragen. Die Ermächtigungsnorm des § 34 Abs. 6 PatG, auf deren Grundla- ge die vorgenannten formalen Anforderungen erlassen worden sind, vermag eine solche weitreichende Übertragung der dem Ge- setzesvorbehalt unterliegenden Befugnisse nach § 42 PatG auf das Deutsche Patent- und Markenamt wegen fehlender Be- stimmheit nach Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG nicht zu tragen. Denn nach dem in der letztgenannten Verfassungsnorm enthaltenen Be- stimmheitsgebot müssen Inhalt, Zweck und Ausmass der Ermäch- tigung in dem zugrundeliegenden Gesetz enthalten sein. Im Zu- sammenwirken mit § 42 PatG würde eine Berücksichtigung aller formellen Erfordernisse der PatV bei der Zurückweisung der An- meldung aber im Ergebnis bedeuten, dass das Patentamt ohne jede parlamentarische Kontrolle selbst bestimmen kann, wann sie dem durch das PatG eingeräumten subjektiv-öffentlichen, dem Grundrechtsschutz des Art. 14 GG unterfallenden Recht auf Pa- tenterteilung (soweit die sachlichen Voraussetzungen der §§ 1 bis 5 PatG erfüllt sind) nicht stattgibt, ohne zuvor eine Sachprüfung hinsichtlich der sachlichen Schutzvoraussetzungen überhaupt vor- zunehmen. Eine solche weitgehende Regelungsbefugnis, die für den (bei dieser Betrachtung zu unterstellenden Fall einer der Sa- che nach gem. §§ 1 bis 5 PatG schutzfähigen Erfindung) auf die mehr oder weniger willkürliche Versagung eines einzelgesetzlich eingeräumten subjektiv-öffentlichen Rechts - das, solange es ein- zelgesetzlich eingeräumt wird, unter den Schutzbereich des Art. 14 GG fällt - hinausliefe, ist aber in Inhalt, Zweck und Aus- mass durch die Verordnungsermächtigung des § 34 Abs. 6 PatG - 7 - nicht mehr gedeckt. Dabei ist insbesondere darauf abzustellen, dass ein Großteil der in § 6 PatV genannten Formerfordernisse nicht dem Zweck dient, die Sachprüfung der angemeldeten Er- findung erst zu ermöglichen, sondern allein die verwaltungsinterne Verarbeitung der Anmeldungen erleichtern soll; dies kommt be- reits in § 6 Abs. 1 Satz 1 PatV deutlich zum Ausdruck. Würde die Nichtbeachtung dieser allein verwaltungsinternen Zwecken die- nenden, von der Verwaltung selbst aufgestellter Formvorschriften eine Versagung des subjektiven Rechts auf staatlichen Schutz der Erfindung (ihre Schutzfähigkeit einmal unterstellt) rechtfertigen können, bedürfte es für einen solchen Grundrechtseingriff (die Zu- rückweisung würde dann sogar den Entzug eines Art. 14 GG unterfallenden Grundrechts bedeuten) einer ausdrücklichen Er- mächtigung durch das Gesetz; hierfür reicht die bloße Ermächti- gung in § 34 Abs. 6 PatG aber nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 80 GG keinesfalls aus. Damit braucht der weiteren Frage, ob eine solche Rechtsfolge, selbst wenn sie das Gesetz selbst vorsähe oder das Patentamt hierzu wirksam unter Beachtung des Art. 80 GG ermächtigte, dem allgemein zu beach- tenden Übermaßverbot (Art. 19 Abs. 2 GG) zuwiderläuft, auch wenn hierfür Einiges spricht, nicht nachgegangen zu werden. Die Vorschrift des § 42 PatG i. V. m. § 34 Abs. 6, § 1 Abs. 2 DPMAV und §§ 1 ff. PatV ist daher verfassungskonform so aus- zulegen, dass nur die Verletzung solcher Formvorschriften eine Zurückweisung aus formellen Gründen tragen können, die entwe- der im Gesetz ausdrücklich bestimmt sind oder zu deren Nor- mierung durch den Verordnungsgeber das Gesetz ausdrücklich ermächtigt oder die für die Gewährung des staatlichen Schutzes der angemeldeten Erfindung, also für die Sachprüfung und die Pa- tenterteilung, unumgänglich sind. Da die ersten beiden Alterna- - 8 - tiven vorliegend ausscheiden, kommt hier nur eine Schutzversa- gung aus solchen formellen Gründen in Betracht, welche für die Aufnahme der Sachprüfung erforderlich sind. Auf die Frage der Schriftgröße angewendet bedeutet dies, dass die Nichteinhaltung der in § 6 PatV vorgeschriebenen Schriftgröße nur dann eine Zu- rückweisung der Anmeldung rechtfertigen kann, wenn die vorge- legte Schriftgröße eine Lektüre der Anmeldung ohne Hilfsmittel ausschließt, insbesondere also wenn die eingereichten Unterlagen etwa überhaupt nicht oder nur unter Inanspruchnahme von Hilfs- mitteln (etwa einer Lupe) erst lesbar wären, weil in einem solchen Fall die eingereichten nicht oder nur schwer lesbaren Unterlagen eine Sachprüfung - auf welche der Anmelder ja ein subjektiv-öf- fentliches Recht hat - ausschließen oder jedenfalls unzumutbar erschweren würden. Alle anderen Formvorschriften - vorliegend also die (vom Anmelder ebenfalls nicht beachteten) Erfordernisse einer einseitigen Beschriftung und (jedenfalls urspünglich) die Trennung von Zusammenfassung, Beschreibung, Zeichnungen und Patentansprüchen auf gesonderten Blättern - können eine Schutzrechtsversagung nach § 42 PatG - ebenso wie im Prü- fungsverfahren nach §§ 45, 48 PatG - aus formellen Gründen nicht tragen. 3. Da sonstige Gründe, welche die im angefochtenen Beschluss ausge- sprochene Zurückweisung der Patentanmeldung aus formellen Grün- den tragen könnten, weder von der Prüfungsstelle dargelegt noch aus sonstigen Gründen für den Senat erkennbar sind, kann die im ange- fochtenen Beschluss ausgesprochene, allein auf formale Gründe ge- stützte Zurückweisung der Patentanmeldung keinen Bestand haben. - 9 - 4. Da die Prüfungsstelle die, soweit eine zulässige Zurückweisung aus for- malen Gründen nicht möglich ist, erforderliche Sachprüfung bislang nicht vorgenommen hat, hat der Senat davon abgesehen, über die Pa- tentfähigkeit der angemeldeten Erfindung abschließend zu befinden. Stattdessen ist nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG die Sache nach Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an das Deutsche Patent- und Marken- amt zur erneuten Entscheidung über die Patentanmeldung zurückzu- verweisen. B. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG aus Billigkeitsgründen ist weder etwas seitens des Anmelders vorgetragen wor- den, noch sind Gründe für eine solche Entscheidung ersichtlich. Harrer Hilber Schlenk Schwarz Hu