20 W (pat) 371/05

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 20 W (pat) 371/05 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 4. April 2011 … B E S C H L U S S In der Einspruchssache … betreffend das Patent 102 34 411 … - 2 - hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol beschlossen: Der Einspruch wird als unzulässig verworfen. G r ü n d e I. Auf die am 29. Juli 2002, unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Vor- anmeldung 102 30 543.9 vom 5. Juli 2002, eingereichte Patentanmeldung wurde durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Prüfungsstelle für Klasse H 04 L - das Patent 102 34 411 mit der Bezeichnung "Verfahren zur Über- tragung von Daten" erteilt. Die Patenterteilung wurde am 4. Mai 2005 im Patent- blatt veröffentlicht. Das erteilte Patent umfasst insgesamt 4 Patentansprüche. Gegen dieses Patent hat die Rechtsvorgängerin der Einsprechenden, die auf die jetzige Verfahrensbeteiligte verschmolzen wurde, mit am 4. August 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben. Sie macht die Widerrufsgründe der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) und der mangelnden Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) geltend. Die Einsprechende stützt ihren Einspruch auf folgende Druckschriften: • US 5 231 635 (im folgenden D1 genannt), • EP 1 189 366 A1 (im folgenden D2 genannt) und - 3 - • US 5 732 076 (im folgenden D3 genannt). Die Einsprechende vertritt die Auffassung, das Patent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Auch stünden die Druckschriften D1 wie D2 dem streitigen Erfindungsgegenstand neu- heitsschädlich entgegen. Zudem beruhe die streitige Erfindung in Ansehung der Druckschrift D3 in Verbindung mit dem fachmännischen Wissen nicht auf einer er- finderischen Tätigkeit. Die Einsprechende beantragt, das Patent 102 34 411 zu widerrufen. Die Patentinhaberin ist dem Einspruch vollumfänglich entgegengetreten. Sie bean- tragt, das Patent 102 34 411 aufrechtzuerhalten. Der geltende erteilte Patentanspruch 1 lautet (mit eingefügter Merkmalsgliede- rung): "M1 Verfahren zur Übertragung von Daten zwischen mehreren Kommunikationseinheiten auf einem Datenübertragungska- nal, wobei M2 jeweils eine Gruppe von Kommunikationseinheiten ein Sys- tem bildet, wobei M3 ein oder mehrere Systeme den gleichen Datenübertra- gungskanal nutzen, wobei - 4 - M4 jeder Kommunikationseinheit eines Systems eine Anzahl von Kommunikationszeitschlitzen zum Senden und/oder Empfangen während eines Kommunikationszyklus zur Ver- fügung steht, M5 innerhalb derer die Kommunikationseinheiten eines Sys- tems kollisionsfrei Daten austauschen können, und wobei, M6 die Zykluslänge eines Systems durch die individuelle, von den anderen Systemen innerhalb der Reichweite abwei- chende Anzahl seiner Zeitschlitze bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet, dass M7a die individuelle Anzahl der Zeitschlitze für jedes System ei- ne Primzahl ist oder M7b teilerfremd zur Zeitschlitzzahl anderer Systeme ist, und dass M8 die konstanten, individuellen Zykluslängen aller Systeme auf dem gleichen Übertragungsmedium voneinander ver- schieden sind." Wegen des Wortlauts der geltenden erteilten abhängigen Patentansprüche 2 bis 4 wird auf die Patentschrift verwiesen. - 5 - Mit richterlichem Hinweis vom 24. Februar 2011 wurden die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass sich der Senat vor einer abschließenden Entscheidung auch mit der Frage der Zulässigkeit des Einspruchs auseinandersetzen wird. In der mündlichen Verhandlung vertrat die Einsprechende die Auffassung, der Ein- spruch sei zulässig. Alle Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 seien in ih- rem Einspruchsschriftsatz abgehandelt oder mittelbar erschließbar. Bezüglich der behaupteten fehlenden Ausführbarkeit sei der Offenbarungsmangel des Streitpa- tents so offensichtlich, dass es keiner weiteren Begründung bedürfe, die über die gegebene hinausgehe. Die Patentinhaberin ist der Meinung, der Einspruch sei unzulässig, insbesondere fehlten Ausführungen zur Zuordnung der einzelnen Merkmale des geltenden Pa- tentanspruchs 1 zum entgegengehaltenen Stand der Technik. Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden und der Paten- tinhaberin wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Der Einspruch ist nicht zulässig. 1. Die Einsprechende hat ihren Rechtsbehelf zwar fristgerecht erhoben (§ 59 Abs. 1 Satz 1 PatG) und zulässigerweise auch auf mangelnde Patentfähig- keit beziehungsweise Ausführbarkeit als Widerrufsgründe des § 21 PatG (hier: Abs. 1 Nr. 1 und 2) gestützt (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG). Den weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen wird der Einspruch aber nicht gerecht. - 6 - Nach § 59 Absatz 1 Satz 2 PatG ist der Einspruch gegen ein Patent zu be- gründen. Nach Satz 4 dieser Vorschrift sind die Tatsachen, die den Ein- spruch rechtfertigen, im Einzelnen anzugeben. Darunter ist die Gesamtheit der Tatsachen zu verstehen, aus denen die von der Einsprechenden be- gehrte Rechtsfolge, nämlich der Widerruf des Patents, hergeleitet wird. Die Tatsachenangaben müssen sich auf einen der in PatG § 21 genannten Wi- derrufsgründe beziehen, da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, dass einer dieser Gründe vorliege (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG). 1.1 Zum Einspruchsgrund der mangelnden Patentfähigkeit Nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. Beschluss vom 23. Februar 1972 - X ZB 6/71, GRUR 1972, 592 - Sortiergerät) fordert die Begründung eines Einspruchs, der mangelnde Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes geltend macht, die Angabe der Tatsachen "im Einzelnen", die diese Be- hauptung rechtfertigen. Die Begründung muss daher eine nähere Darle- gung der Tatsachen enthalten, aus denen der Einsprechende die mangeln- de Patentfähigkeit herleitet. Lässt die Begründung den technischen Zu- sammenhang zwischen dem Anmeldungsgegenstand und dem Inhalt der genannten Druckschriften offen und überlässt es dem Anmelder und dem Patentamt (hier dem Bundespatentgericht), diesen Zusammenhang festzu- stellen und Folgerungen für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Anmel- dungsgegenstandes zu ziehen, so enthält sie in aller Regel keine ausrei- chende Begründung des Einspruchs. Sie genügt mithin den gesetzlichen Voraussetzungen nur dann, wenn sie die für die Beurteilung der Patentfä- higkeit maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, dass der Anmelder und das Patentamt abschließend dazu Stellung nehmen können. Diesen Anforderungen wird der Einspruch nicht gerecht. - 7 - Zur Begründung der mangelnden Patentfähigkeit beruft sich die Einspre- chende auf die Druckschriften D1 bis D3. Bezüglich der in englischer Sprache abgefassten Druckschrift D1 verweist die Einsprechende hinsichtlich der Offenbartheit des Merkmals M1 in ihrem Einspruchsschriftsatz pauschal auf den dortigen Patentanspruch 1. Welche konkreten Darlegungen in der Druckschrift D1 sie in Bezug auf die Merkma- le M2, M3, M4, M5 und M7 für relevant hält, bleibt offen (vgl. Einspruchs- schriftsatz, dort Seite 4 unten und Seite 5 oben). Der Wortlaut der entspre- chenden Passagen im Einspruchsschriftsatz (insbesondere die Verwen- dung der Subjunktion "dabei") könnte darauf hindeuten - wie dies auch die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat - , dass die- se Merkmale ebenso vom Anspruch 1 der Druckschrift D1 offenbart sein sollen. Da aber mit dem Einspruchsschriftsatz kein konkreter Bezug zwi- schen dem Patentgegenstand und der englischsprachigen Begrifflichkeit der D1 gegeben wird, kann die Behauptung der Einsprechenden auch in diesem Fall nicht ohne eigene Ermittlungen überprüft werden. Eine solche Konkordanz der Begrifflichkeiten wäre umso notwendiger gewesen, als es sich beim vorliegenden Anmeldungsgegenstand um ein komplexes Verfah- ren handelt. Dies gilt in selber Weise für die Auseinandersetzung der Einsprechenden mit der Druckschrift D2, in der jedenfalls bezüglich der Merkmale M6 und M8 völlig offen bleibt, in welcher Weise die Druckschrift D2 diese Merkmale zeigen soll. Die Einsprechende gibt bezüglich dieser Merkmale lediglich den entsprechenden Wortlaut des Patentanspruchs des Streitpatents wieder ohne einen Bezug zur Druckschrift D2 herzustellen (vgl. Einspruchsschrift- satz S. 6, zweiter Absatz). Bezüglich der Druckschrift D3 verweist die Einsprechende in ihrem Ein- spruchsschriftsatz (vgl. dort Seite 6, fünfter Absatz) lediglich pauschal, ohne - 8 - Nennung einer Referenzstelle, darauf, die D3 offenbare ein Verfahren nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 des Streitpatents und setzt sich nachfol- gend lediglich mit den Merkmalen M7a, M7b und M8 auseinander. 1.2 Zum Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (vgl. BGH, Beschluss vom 30. März 1993 - X ZB 13/90, BGHZ 122, 144 - Tetraploide Kamille) muss der auf mangelnde Offenbarung der Erfindung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) ge- stützte Einspruch nähere Darlegungen darüber enthalten, warum ein Fach- mann nicht imstande ist, die Lehre auszuführen. Auch diese Anforderungen erfüllt der Einspruch nicht. Der Vortrag der Einsprechenden zur mangelnden Ausführbarkeit erschöpft sich in der Sache in der Behauptung, keiner Stelle der Beschreibung sei zu entnehmen, was unter dem Begriff "Übertragungsmedium" zu verstehen sei. Daher mangele es dem Streitpatent an der für eine Patentierung erfor- derlichen ausreichend deutlichen Offenbarung (vgl. Einspruchsschriftsatz, Seite 4, Abschnitt I.). Ausführungen zu dem Ausbildungsgrad und den Kenntnissen des hier tätigen Fachmanns fehlen. Besonders fehlen Ausfüh- rungen dazu, warum sich der Fachmann den Begriff "Übertragungsmedium" auch im Rückgriff auf die Beschreibung und Figuren der Patentschrift und unter Zuhilfenahme seines fachmännischen Wissens nicht erschließen kann und warum das für ihn ein unüberwindliches Hindernis zur Ausführung der Erfindung dargestellt hätte. Dies wäre umso wichtiger gewesen, als die Einsprechende selbst offensichtlich keine Probleme hat, den Begriff "Über- tragungsmedium" sinnhaft zu füllen (vgl. Einspruchsschriftsatz, Seite 5, vier- ter Absatz). Soweit die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung zu möglichen Begründungen für eine mangelnde Ausführbarkeit vorgetragen hat, kann - 9 - dieser Vortrag, nach Ablauf der Einspruchsfrist, den Mangel in der Ein- spruchsbegründung nicht heilen. 2. Nachdem sich der einzige Einspruch als unzulässig erwiesen hat, ist für ei- ne Sachentscheidung bezüglich des angegriffenen Patents kein Raum (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Februar 1972 - X ZB 6/71, GRUR 1972, 592 - Sortiergerät). Dr. Mayer Dr. Mittenberger-Huber Gottstein Musiol Hu