29 W (pat) 34/11

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 34/11 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - … betreffend die Marke 307 33 683 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. März 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmann beschlossen: Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. August 2010 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 001 008 101 hinsichtlich der Dienstleis- tungen der Klasse 42: wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Ingeni- eurs oder eines Physikers (soweit in Klasse 42 enthalten), insbe- sondere bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung sowie bei der Planung und dem Bau von Messeständen; Dienstleistungen eines Designers oder eines Technikers (soweit in Klasse 42 enthalten) bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung so- wie bei der Planung und dem Bau von Messeständen; technische Beratung bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung sowie bei der Planung und dem Bau von - 3 - Messeständen und insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung und Planung von Events, Ausstellungen und Mes- sen, dem Auf- und Abbau von Messeständen und Ähnlichem so- wie der Planung und Durchführung technischer Veranstaltungen, technischer Messen und technischer Ausstellungen zurückgewiesen worden ist. Insoweit hat das DPMA wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 001 008 101 die Lö- schung der angegriffenen Marke 307 33 683 anzuordnen. G r ü n d e I. Die Wortmarke e-manufacture ist am 23. Mai 2007 angemeldet und am 5. September 2008 unter der Nummer 307 33 683 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden u. a. für Dienstleistungen der Klasse 42: wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Ingeni- eurs oder eines Physikers (soweit in Klasse 42 enthalten), ins- besondere bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung sowie bei der Planung und dem Bau von Messeständen; Dienstleistungen eines Designers oder eines - 4 - Technikers (soweit in Klasse 42 enthalten) bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung so- wie bei der Planung und dem Bau von Messeständen; technische Beratung bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung sowie bei der Planung und dem Bau von Messeständen und insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung und Planung von Events, Ausstellungen und Mes- sen, dem Auf- und Abbau von Messeständen und Ähnlichem so- wie der Planung und Durchführung technischer Veranstaltungen, technischer Messen und technischer Ausstellungen. Gegen diese Marke, deren Eintragung am 10. Oktober 2008 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der älteren Marke e-Manufacturing die am 9. Juni 2000 als Gemeinschaftsmarke unter der Nummer 001 008 101 ein- getragen wurde für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 7: Modellbaumaschinen; Klasse 9: Wissenschaftliche, photographische, Film-, optische, Wäge-,Meß-, Signalapparate und -instrumente; elektrische Apparate und Instru- mente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeich- nungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Compu- ter; Computerprogramme; - 5 - Klasse 42: Dienstleistung eines Ingenieurs für Andere; Erstellen von Pro- grammen für die Datenverarbeitung, Widerspruch erhoben, der sich im Beschwerdeverfahren nur noch gegen die von der angegriffenen Marke in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen richtet. Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 30. August 2010 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Wider- spruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwar die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen zum Teil im Bereich der Klasse 42 mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke identisch seien bzw. im Ähnlichkeitsbereich lägen. Allerdings sei demgegenüber die Kennzeichnungs- kraft der Widerspruchsmarke aufgrund ihres beschreibenden Charakters als ge- ring einzustufen. Denn die Wortkombination "e-Manufacturing" sei an die in der Branche übliche Bezeichnung "Electronic Manufacturing Services" angelehnt und beschreibe unmittelbar die Dienstleistungen "Dienstleistung eines Ingenieurs für Andere; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung", die sich auf die Elektronikfertigung beziehen könnten. Angesichts der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke halte das angegriffene Zeichen den bei der Kennzeich- nung identischer Dienstleistungen erforderlichen Abstand zur Widerspruchmarke ein. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie bean- tragt, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 30. August 2010 aufzuheben. Sie vertritt die Ansicht, die Widerspruchsmarke weise eine durchschnittliche Kenn- zeichnungskraft auf. Aber selbst wenn von einer geschwächten Kennzeich- - 6 - nungskraft auszugehen wäre, bestünde eine Verwechslungsgefahr aufgrund hoch- gradiger Zeichenähnlichkeit sowie hochgradiger Ähnlichkeit bzw. Identität der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen. Das DPMA habe ihr die Ergeb- nisse seiner Internet-Recherche, auf die es seine Entscheidung im Wesentlichen gestützt habe, nicht mitgeteilt und damit ihr rechtliches Gehör verletzt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich weder im Amts- noch im Be- schwerdeverfahren geäußert. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde ist begründet. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht in Bezug auf die be- schwerdegegenständlichen, in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen der an- gegriffenen Marke die Gefahr einer Verwechslung nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125b Nr. 1 MarkenG. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto- ren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleis- tungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausge- glichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBO- - 7 - LEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICAS- SO). 1. Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken im Bereich der Klasse 42 zur Kennzeichnung teilweise identischer und teilweise hoch- gradig ähnlicher Dienstleistungen verwendet. Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erhebli- chen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ih- rer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmä- ßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe, so en- ge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rndr. 65 – Edition Albert René). a) Im Dienstleistungsverzeichnis beider sich gegenüberstehenden Marken ist in Klasse 42 die "Dienstleistung eines Ingenieurs" identisch enthal- ten. - 8 - b) "Wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und dies- bezügliche Designerdienstleistungen, industrielle Analyse- und For- schungsdienstleistungen" sind hochgradig ähnlich zu "Dienstleistungen eine Ingenieurs", weil Ingenieure häufig als Entwicklungsingenieure in der (industriellen) Forschung tätig sind und neue technische Verfahren oder Produkte erarbeiten (vgl. beispielsweise Berufsnavigator Inge- nieur/-in - Forschung und Entwicklung unter http://t3.ukf.tv/fileadmin/u- ser_upload/ukf_tv_data/Berufsnavigator/Berufs-PDFs/SekII/ Ingenieur_- in_-_Forschung_und_Entwicklung.pdf). "Dienstleistungen eines Physikers, eines Designers oder eines Tech- nikers sowie technische Beratung bei der Planung und dem Bau tech- nischer Exponate und deren Weiterentwicklung sowie bei der Planung und dem Bau von Messeständen" sind ebenfalls hochgradig ähnlich zur "Dienstleistung eines Ingenieurs", da sich diese in den genannten Be- reichen überschneiden oder ergänzen können. Auch das "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" liegt im Ähnlichkeitsbereich zu "Dienstleistungen eines Ingenieurs", da das Erlernen des Programmierens zur Ausbildung eines Ingenieurs, etwa eines Maschinenbau-Ingenieurs, gehört. Da Ingenieure im Bereich der EDV-Entwicklung eingesetzt werden, kann der allgemeine Oberbegriff der Dienstleistungen eines Ingenieurs durchaus enge Berührungspunk- te zur Erstellung von Software aufweisen (vgl. BPatG, 29 W (pat) 196/93 – MARES/MARS ELECTRONICS). 2. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine leicht geschwächte Kennzeich- nungskraft. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kommt entweder aufgrund ähnlicher Drittmarken im einschlägigen Waren/Dienst- - 9 - leistungs-Bereich in Betracht oder weil die Marke eine schutzunfähige Anga- be darstellt bzw. sich an eine solche anlehnt. Die Widerspruchsmarke setzt sich aus dem vorangestellten "e" und dem mit Bindestrich angeschlossenen Begriff "Manufacturing" zusammen. aa) Der vorangestellte Buchstabe "e" ist eine geläufige Abkürzung für "electronic/elektronisch" (http://www.abkuerzungen.org/e, http://abkuer- zungen.woxikon.de/abkuerzung/e.php; BPatG, 25 W (pat) 54/03 – e- contor; 26 W (pat) 305/03 – E-F@CTORY; 30 W (pat) 199/03 – e.ho- me). bb) Das englische Wort "Manufacturing" wird mit "Produktion, Fertigung, Herstellung" übersetzt (Duden Oxford – Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]; www.leo.org). cc) Die Wortkombination steht damit für "Electronic Manufacturing" (Elek- tronik-Fertigung) und lehnt sich stark an die in der Branche übliche Be- zeichnung "Electronic Manufacturing Services (EMS)" an, wie Internet- Recherchen der Markenstelle (Anlagen zum angefochtenen Beschluss, Bl. 94 – 96 VA) und des Senats unter www.google.de zeigen. Bei der Suche nach "electronic manufacturing" sind weit überwiegend Treffer im Bereich "Electronic Manufacturing Services" gefunden worden. Elec- tronic Manufacturing bedeutet in diesem Zusammenhang Fertigung für elektronische Komponenten (http://de.wikipedia.org/wiki/Electro- nics_Manufacturing_ Services) und deckt die gesamte Ausfertigung von elektronischen Baugruppen, Geräten und Systemen ab (http://www.ems-dienstleister.de/index.html). Die Wortkombination stellt zu den in Klasse 42 eingetragenen Wider- spruchsdienstleistungen "Dienstleistung eines Ingenieurs für Andere; - 10 - Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" zumindest einen engen beschreibenden (funktionalen) Bezug her, weil diese Dienstleis- tungen für die Produktion von Bauteilen oder Werkzeugen direkt aus elektronischen Daten erforderlich sind. Deshalb ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke leicht verringert. 3. Unter Berücksichtigung der Benutzung für teils identische, teils hochgradig ähnliche Dienstleistungen und der Annahme einer nur leicht geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Ab- stand nicht mehr ein. Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamtein- druck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrund- satz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterzie- hen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 – Henkel; BGH Mar- kenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegen- überstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Be- deutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechs- lungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstim- mung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 – Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Ver- wechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmun- gen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamt- eindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsil- ben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEUROVIBOLEX/NEURO-VIBRAFLEX). - 11 - Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden sowohl klanglich als auch schriftbildlich und begrifflich verwechselt. a) Die Vergleichsmarken bestehen jeweils aus fünf bzw. sechs Silben und stimmen im Sprech- und Betonungsrhythmus sowie in der Lautfolge "e- manufactur" überein. Sie unterscheiden sich lediglich am Ende durch den nicht hörbaren Buchstaben "e" im angegriffenen Zeichen und die zusätzliche Silbe "ing" in der Widerspruchsmarke. Die Abweichung am Wortende fällt jedoch gegenüber dem mehrsilbigen Gesamtzeichen nicht derart auf, dass sie eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmar- ken verhindern könnte. Die angesprochenen Verkehrskreise werden maßgeblich den Wortanfang, insbesondere das vorangestellte "e", sowie die sich anschließende Lautfolge "manufactur" in Anlehnung an das auch aus dem deutschen Sprachgebrauch bekannte Wort "Manu- faktur" wahrnehmen. Bereits daraus ergibt sich ein begrifflicher Sinnge- halt, so dass die Wortendung demgegenüber nicht mehr deutlich ins Gewicht fällt. Zudem gehören sowohl "manufacturing" als auch "manu- facture" zum englischen Grundwortschatz und bezeichnen beide "Her- stellung, Produktion, Fertigung" (vgl. Duden Oxford – Großwörterbuch Englisch, a. a. O.; www.leo.org), so dass für das Verständnis der Ver- gleichsmarken die exakte Endung ebenfalls keine Rolle spielt. Hinzu kommt, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Zeichen in der Regel nicht nebeneinander einem direkten Vergleich unterziehen, son- dern sie vielmehr aus der Erinnerung heraus wiedergeben. Dabei neigt der Durchschnittsverbraucher oftmals dazu, das Wortende zu verschlu- cken oder zu verkürzen. Zudem verändert sich durch die jeweils un- terschiedlichen Endbuchstaben die Aussprache der Marken in dem übereinstimmenden Teil nicht, so dass aufgrund des Stummen "e" am Ende der jüngeren Marke sich diese klanglich vollständig in der Wi- derspruchsmarke wiederfindet. - 12 - Es besteht daher in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr, was – wie oben ausgeführt – bereits für eine Löschung der angegriffenen Mar- ke für identische bzw. hochgradig ähnliche Dienstleistungen ausreicht (vgl. BGH GRUR 2008, 714, 717 Rdnr. 37 – idw). b) Die Vergleichsmarken sind aber auch schriftbildlich und begrifflich ver- wechselbar. aa) Längere Markenwörter werden nicht nur klanglich, sondern auch schriftbildlich leichter verwechselt als Kurzmarken. Aufgrund der nahezu identischen Zeichenfolge wird der Unterschied der Ver- gleichsmarken auch vor dem Hintergrund, dass grundsätzlich ver- stärkt auf die Übereinstimmungen sich gegenüberstehender Zei- chen abgestellt wird, vom Verkehr nicht maßgeblich visuell wahr- genommen. bb) Zudem ist der Sinngehalt beider Marken identisch, da sie über- setzt jeweils auf die elektronische Herstellung hinweisen. Der identische Bedeutungsgehalt trägt verstärkt dazu bei, dass der nur geringe Unterschied in der letzten Silbe nicht dazu ausreicht, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. 4. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin durch die Markenstelle ist spätestens im Beschwerdeverfahren geheilt worden. Der verfassungsrechtlich verbürgte Anspruch auf rechtliches Gehör gibt den Verfahrensbeteiligten das Recht, sich zu dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt und zu den erheblichen Rechtsfragen zu äußern. (st. Rspr.; vgl. z. B. BGH GRUR 1997, 637, 638 f. – Top Selection; GRUR 2003, 1067, 1068 – Bach-Blüten-Ohrkerze). - 13 - Es trifft zwar zu, dass die Markenstelle die Ergebnisse ihrer Internet-Re- cherche, auf die sie ihre Entscheidung im Wesentlichen gestützt hat, der Wi- dersprechenden nicht vorher bekannt gegeben hat, aber die Beschwerde- führerin hat ausreichend im Beschwerdeverfahren dazu Stellung nehmen können. Grabrucker Kortge Uhlmann Hu