29 W (pat) 121/10

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 121/10 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 18. April 2012 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 307 38 156.0 - 2 - hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. April 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmann beschlossen: Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Dezember 2009 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückver- wiesen. G r ü n d e I. Das Wort-/Bildzeichen (schwarz, weiß) ist am 13. Juni 2007 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Dienstleistungen angemeldet worden: Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung; Wahrnehmung von wirtschaftli- chen Interessen von Industrieunternehmen und Forschungsein- richtungen. - 3 - Mit Beanstandungsbescheid vom 25. Oktober 2007 (Bl. 4 ff. VA) hat die Marken- stelle für Klasse 35 dem Anmelder mitgeteilt, dass der Eintragung des angemel- deten Wort-/Bildzeichens absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden. Ferner hat sie beanstandet, dass die Angabe "Wahr- nehmung von wirtschaftlichen Interessen von Industrieunternehmen und For- schungseinrichtungen" nicht klar einer Klasse zugeordnet werden könne, und um Erläuterung dahingehend gebeten, ob es sich dabei vielleicht um "Öffentlichkeits- arbeit zur Wahrnehmung und Vertretung von wirtschaftlichen Interessen von In- dustrieunternehmen und Forschungseinrichtungen" handele (Bl. 6 VA). Mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2007 (Bl. 10 ff. VA) hat der Anmelder erklärt, dass er der von der Markenstelle vorgeschlagenen Änderung des Dienstleistungs- verzeichnisses zustimme und nun die Eintragung für folgende Dienstleistungen beantrage: Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung; Öffentlichkeitsarbeit zur Wahrung und Vertretung von wirtschaftlichen Interessen von Biotechnolo- gieunternehmen und Forschungseinrichtungen. Mit Beschluss vom 8. Dezember 2009 hat die Markenstelle für Klasse 35 ausge- hend von dem ursprünglich angemeldeten Dienstleistungsverzeichnis die Anmel- dung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterschei- dungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Wortbe- standteil des angemeldeten Zeichens setze sich sprachüblich aus gängigen Wör- tern der deutschen Alltagssprache zusammen, nämlich "BIO" mit der Bedeutung "Biologie, das Leben betreffend" und "Deutschland", der Bezeichnung für einen Staat in Mitteleuropa. "Bio" werde seit geraumer Zeit als Hinweis für umweltge- rechtes Leben und Verhalten verwendet. In der Gesamtbezeichnung "BIO Deutschland" werde man daher einen beschreibenden Hinweis darauf sehen, dass sich die beanspruchten Dienstleistungen inhaltlich mit Themen der Biologie, - 4 - also des Lebens, der Umwelt, des natürlichen Anbaus usw. in Deutschland be- fassten. Es liege also eine Aussage über die Thematik und die Regionalität der damit bezeichneten Dienstleistungen vor. Sowohl Werbung und Geschäftsführung als auch die Wahrnehmung wirtschaftlicher Interessen von Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen könnten sich im weitesten Sinne auf biologische Fragen beziehen. Der vergleichbare Begriff "Intrachem Bio Deutschland" werde bereits verwendet, wie eine Internetrecherche gezeigt habe (Anlage zum ange- fochtenen Bescheid, Bl. 233 VA). Die Wortfolge werde daher nicht zwingend mit dem Anmelder in Verbindung gebracht. Die angesprochenen Verkehrskreise gin- gen auch nicht davon aus, dass es nur eine Institution gebe, die Dienstleistungen anbiete, die sich mit biologischen Fragen in Deutschland befassten. Auch die ver- gleichbaren Anmeldungen 306 31 551.3 "European BioEnergy", 307 32 166.5 "Swiss Bio Welt" und 307 81 855.1 "Biogut Thüringen" hätten nicht zu einer Ein- tragung als Marke geführt. Die grafische Ausgestaltung vermöge die Schutzfähig- keit ebenfalls nicht zu begründen, weil es sich bei den Linien und bei der Weltku- gel über dem "I" um einfache, werbeübliche Gestaltungselemente handele, die schon aufgrund ihrer Größe in den Hintergrund träten und den beschreibenden Charakter der Wortkombination nicht veränderten. Eine Durchsetzung des ange- meldeten Zeichens im Verkehr habe der Anmelder nicht ausreichend glaubhaft gemacht oder nachgewiesen. Er habe zwar Einladungen zu Veranstaltungen, Teilnehmerlisten, Protokolle von Mitgliederversammlungen, Erwähnungen in Pres- seartikeln usw. eingereicht. Da sich die angemeldeten Dienstleistungen aber nicht nur an Biotechnologieunternehmen, sondern z. B. Werbung auch an breite Ver- kehrskreise richteten, reiche eine Erwähnung unter Fachkreisen der Biotechnolo- gie nicht aus. Auch, dass ein großer Teil der deutschen Biotechnologieunterneh- men Mitglieder des Anmelders seien, sei für eine Verkehrsdurchsetzung unzurei- chend. Wie sich der finanzielle Werbeaufwand sowie die Umsätze aufschlüssel- ten, gehe aus den eingereichten Unterlagen nicht hervor. Firmeneigene Publikati- onen besagten nichts über die Bekanntheit unter Dritten. Preislisten oder Rech- nungen seien nicht vorgelegt worden. Bei den eingereichten Bestätigungen durch Verbände und Unternehmen aus Deutschland sei nicht erkennbar, ob es sich um - 5 - eigene Anschauungen und Erkenntnisse der Unternehmen hinsichtlich der Zuord- nung des angemeldeten Markenbegriffs zum Unternehmen des Anmelders oder um vorformulierte Schreiben handele, die eine Unterscheidungskraft suggerieren sollen. Die Erwähnung in Pressartikeln und Medien besage nicht, ob sich der Be- griff unter den angesprochenen Verkehrskreisen durchgesetzt habe. Es sei auch nicht ersichtlich, wie eine Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses zu ei- ner Schutzfähigkeit führen könnte, da es sich bei Biotechnologie naturgemäß um ein breites Gebiet handele, das Forschung, ökologische Landwirtschaft, naturbe- lassene Nahrungsmittel, Textilien etc. umfassen könne. Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Dezember 2009 aufzuheben. Er ist der Ansicht, die Wortfolge beschreibe nicht die angemeldeten Dienstleistun- gen. Insofern liege ein Begründungsmangel vor. "BIO" stehe heute für Lebens- mittelprodukte, die gerade nicht "biotechnologisch" verändert worden seien. Der Wortsinn "BIO" sei eine Art Widerspruch zum unternehmerischen Ziel dieses In- dustriezweiges, der gerade die von der Natur vorgegebenen Abläufe für andere Zwecke verwenden bzw. verändern wolle. Unter der Marke "Intrachem Bio Deutschland" werde ein chemischer Bio-Dünger vertrieben (Anlage zur Beschwer- debegründung, Bl. 22 ff. GA), so dass diese rein beschreibend sei. Die von der Markenstelle angeführten Drittzeichen seien nicht identisch und es bleibe offen, für welche Dienstleistungen sie angemeldet worden seien. Es sei zudem bei der Prüfung, ob einem Verbandsnamen ein kennzeichenrechtlicher Schutz zukomme, ein großzügiger Maßstab anzulegen. Die angemeldete Bezeichnung habe eine Doppelfunktion: sie werde in der biotechnologischen Industrie als Name eines Ver- bandes und zugleich als Kennzeichnungsmittel für Dienstleistungen verstanden. Er regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, sofern der Senat eine Übertragbar- keit der vom BGH in der Entscheidung vom 31. Juli 2008 (… – Haus & - 6 - Grund II) aufgestellten Grundsätze auf den vorliegenden Fall verneine. Schutz- fähigkeit werde dem Zeichen auch durch die grafische Ausgestaltung verliehen. Er verwende nicht die "platten und gängigen Grafiken aus der biotechnologischen Industrie" mit Bezug zu Chemie oder Biologie, sondern untypische und abstrahie- rende Gestaltungsmittel, die zu einer phantasievollen Verfremdung des Wortele- ments führten. Die Wortbestandteile seien von einer unteren und einer oberen Li- nie umgeben. Die obere Linie beginne nicht schon bei den beiden ersten Buchsta- ben des Wortbestandteils "BIO", sondern erst oberhalb des Vokals "O" und ende über dem letzten Buchstaben "D" des Wortes "DEUTSCHLAND". Zusätzlich sei über dem Buchstaben "I" eine Weltkugel angebracht, die die Kontinente Afrika und Europa, aber nicht allein Deutschland zeige. Das Wort "BIO" habe ferner keinen Bezug zu einer Weltkugel. Hilfsweise macht er Verkehrsdurchsetzung geltend. Er sei der Wirtschaftsverband der deutschen Biotechnologiebranche, der die Interes- sen der deutschen biotechnologischen Industrie und nicht die Interessen breiter Verkehrskreise wahrnehmen wolle. Da er bereits mehr als … % aller in der deut schen Biotechnologie aktiven Unternehmen als Mitglieder vertrete – von … deut schen Biotechnologieunternehmen seien derzeit … seine Mitglieder – und nur der Fachverkehr eine Rolle spielen könne, habe sich die angemeldete Bezeich- nung bereits im Verkehr durchgesetzt. Die vorgelegten Unterlagen seien in der Gesamtschau entgegen der Ansicht der Markenstelle auch für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung tauglich. Der ständige Auftritt eines Verbandes in Presse, Fernsehen und Messen zeige dessen Bemühungen, von der avisierten Zielgruppe als Interessenverband wahrgenommen zu werden. In der mündlichen Verhandlung hat er ein Informationsblatt über eine Umfrage im Jahr 2011 zur Deutschen Biotechnologie-Branche (Bl. 53 f. GA) vorgelegt und er- klärt, eine demoskopische Befragung zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in Betracht zu ziehen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. - 7 - II. Die zulässige Beschwerde führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt. 1. Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt leidet an einem wesentlichen Verfahrensmangel, weil die Markenstelle ihrer Entscheidung das ursprüngliche Dienstleistungsverzeichnis zugrunde gelegt hat, obwohl lange zuvor, mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2007 eine teilweise geänderte Fassung des Verzeichnisses eingereicht worden ist. a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu ent- scheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Verfah- rensmangel im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann nur ausge- gangen werden, wenn ein so erheblicher Verfahrensverstoß gegeben ist, dass es an einer ordnungsgemäßen Grundlage für eine Sachent- scheidung fehlt (BGH GRUR 1962, 86, 87 – Fischereifahrzeug; GRUR 1990, 68, 69 – VOGUE-SKI; NJW 1993, 2318; NJW 1996, 2155 jeweils m. w. N., alle zu § 539 ZPO a. F.; NJW-RR 2003, 131 m. w. N. zu § 538 ZPO). b) Nachdem der Anmelder ursprünglich die Eintragung des Wort-/Bild- zeichens für die Dienstleistungen der Klasse 35 "Werbung und Geschäftsführung; Wahrnehmung von wirtschaftlichen Interessen von Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen" beantragt hatte, hatte er auf den Beanstandungsbescheid der Marken- stelle vom 25. Oktober 2007 mit seinem Schriftsatz vom - 8 - 3. Dezember 2007 sein Dienstleistungsverzeichnis ausdrücklich wie folgt eingeschränkt: Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung; Öffentlichkeitsarbeit zur Wahrung und Vertretung von wirtschaftlichen Interessen von Biotechnologieunternehmen und Forschungseinrich- tungen. Mit der Änderung des Dienstleistungsverzeichnisses liegt auch ein ge- änderter Eintragungsantrag des Anmelders vor. Nur über diesen Antrag darf entschieden werden. Der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG (oder umgekehrt die Eintragung nach § 41 MarkenG) unter Zugrundelegung des ursprünglichen Verzeichnisses ohne vorherige Zustimmung des Anmelders stellt einen schweren Ver- stoß gegen das Antragsprinzip und zugleich eine Entscheidung über ei- nen falschen Antragsgegenstand dar (BPatG 33 W (pat) 193/04 – emo- tion effects). Da die Markenstelle über den ursprünglichen und nicht über den zuletzt vom Anmelder gestellten Antrag und damit zumindest teilweise über ei- nen falschen Antragsgegenstand entschieden hat, leidet ihr Beschluss unter einem wesentlichen Verfahrensmangel. 2. Der Senat weist darauf hin, dass er zu der Auffassung neigt, das angemel- dete Zeichen für die angemeldeten Dienstleistungen als schutzfähig anzusehen. a) Es ist schon zweifelhaft, ob die Wortbestandteile des um Schutz nach- suchenden Zeichens überhaupt einen für die beanspruchten Dienst- - 9 - leistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt auf- weisen. Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Begriffen "Bio" und "Deutsch- land" zusammen. Der Zeichenbestandteil "Bio" kommt als Wort in der Alleinstellung im Deutschen allenfalls als umgangssprachliche Abkür- zung für das Schul- oder Studienfach "Biologie" vor (Duden – Deut- sches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]. Ansonsten dient es ausschließlich als Wortbildungselement mit der Bedeutung "das Le- ben betreffend; mit Natürlichem, Naturgemäßem zu tun habend; mit or- ganischem Leben, mit Lebewesen in Verbindung stehend" (Duden – Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]; Duden – Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.). Deutschland ist als Staat in Mitteleuropa (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.) eine geografische Angabe. Beide Begriffe zusammen bilden keinen lexikalischen Gesamt- begriff. Ihnen kann auch kein Sinngehalt entnommen werden, der für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise ohne gedankliche Zwischenschritte sofort erkennbar wäre. Denn die Gesamtbedeutung, dass "Deutschland mit Natürlichem, Naturgemäßem zu tun hat oder mit der Natur, mit organischem Leben, mit Lebewesen in irgendeiner Weise in Beziehung steht" (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.), ist ohne ergänzende Zusätze wie "[BIO]-logie, [BIO]-technologie; [BIO]- produkte etc." nicht verständlich. Erst nach eingehender Interpretation könnte der angemeldeten Bezeichnung die Bedeutung "Biologie/Bio- technologie/Bioprodukte in Deutschland" und damit eine Aussage über die Thematik und die geografische Herkunft der angemeldeten Dienst- leistungen entnommen werden. b) Aber selbst wenn der Wortkombination ein klarer Sinngehalt entnom- men werden könnte, neigt der Senat dazu, dem Anmeldezeichen auf- - 10 - grund der grafischen Ausgestaltung in ihrer Gesamtheit die erforderli- che Unterscheidungskraft zuzuerkennen. Die Wortbestandteile werden von einer unteren und einer oberen Linie umrahmt. Allerdings beginnt die obere Linie nicht schon bei den beiden ersten Buchstaben des Wortbestandteils "BIO", sondern erst oberhalb des Vokals "O", während sie zusammen mit der unteren Linie mit dem letzten Buchstaben "D" des Wortes "DEUTSCHLAND" endet. Dieser ungewöhnliche, verspätete Beginn der oberen Linie wird zusätzlich be- tont durch die dieser Linie vorangestellte Weltkugel über dem Buchsta- ben "I" von "BIO". Der die Kontinente Afrika und Europa zeigende Glo- bus weist auf einen globalen Bezug, aber nicht ausschließlich auf Deutschland hin. Auch das Wortbildungselement "BIO" hat keinen Be- zug zu einer Weltkugel. Die einzelnen Bildelemente mögen zwar für sich gesehen wegen ihrer Werbeüblichkeit nicht zur Begründung der Schutzfähigkeit des Anmel- dezeichens ausreichen. Dies gilt sowohl für die – "i-Punkt-Gestaltung" (BPatG 25 W (pat) 23/01 - Think global, drink regional!), für kartografi- sche oder skizzenhafte Darstellungen der Erde (26 W (pat) 505/10 – WORLD OF TEA; 25 W (pat) 264/01 – webdesigner) als auch für die Umrahmung mit zwei horizontalen Linien. Aber in ihrer konkreten Aus- gestaltung und Kombination verleihen sie der Gesamtdarstellung eine in sich geschlossene Form und vermitteln einen unverwechselbaren, charakteristischen Gesamteindruck, der geeignet ist, das Erinnerungs- vermögen des Publikums in herkunftshinweisender Funktion zu beein- flussen (vgl. auch BPatG 27 W (pat) 184/09 – ANONVIOLENTWORLD; 29 W (pat) 157/10 – Premium Ingredients International; 29 W (pat) 144/10 – Fairplus). - 11 - c) Ferner kann nach Ansicht des Senats nicht ausgeschlossen werden, dass es praktisch bedeutsame und naheliegende Anbringungs- bzw. Verwendungsmöglichkeiten gibt, bei denen das Zeichen als betriebli- cher Herkunftshinweis wahrgenommen wird (BPatG 27 W (pat) 250/09 – In Kölle jebore; BGH GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 1100 – TOOOR!). In Bezug auf die angemeldeten Dienst- leistungen kommt insbesondere die Verwendung des Zeichens am Ge- schäftslokal sowie auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbrin- gung der Dienstleistungen zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Werbedrucksachen etc.. Ähnliche aus "Bio" und einer geografischen Angabe gebildete Bezeichnungen wie "BioWorld" (Bl. 35 f. GA), "Bio- Asia" (Bl. 37 GA), "BioRegioFreiburg" (Bl. 39 – 41 GA), "Bio.NRW" (Bl. 48 GA) und "BIO-MV" (Bl. 49 GA) werden ausweislich der Internet- recherche des Anmelders und des Senats bereits zur Bezeichnung von Interessenverbänden auf dem Biotechnologiesektor oder von Dienst- leistern im Bioproduktbereich markenmäßig verwendet. d) Für den Fall, dass es auf die vom Anmelder hilfsweise geltend gemach- te Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG ankommen sollte, weist der Senat vorsorglich darauf hin, dass für die Vorlage eines de- moskopischen Gutachtens eine vorherige Glaubhaftmachung nicht für erforderlich gehalten wird. 3. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG kam trotz des Verfahrensfehlers nicht in Betracht, weil, wie die Be- gründung am Ende des angefochtenen Beschlusses zeigt, auch auf der - 12 - Grundlage des eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnisses inhaltlich die- selbe Entscheidung der Markenstelle ergangen wäre und deshalb Beschwer- de hätte eingelegt werden müssen. Grabrucker Kortge Uhlmann Hu