25 W (pat) 110/11

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 25 W(pat) 110/11 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - … betreffend das Schutzentziehungsverfahren SB 8/11 gegen die Marke IR 551 457 hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner beschlossen: 1. Es wird festgestellt, dass der Beschluss der Markenab- teilung 3.4.des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Oktober 2011 wirkungslos ist. 2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zu- rückgewiesen. G r ü n d e I. Gegen die für die Waren der Klasse 30 "Miel naturel, bonbons au miel, biscuits au miel " international unter der Nummer IR 551 457 registrierten Marke - 3 - MELIFLOR, deren Schutz sich auch auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt, hat die An- tragstellerin mit einem am 14. Januar 2011 beim DPMA eingegangenen Schrift- satz einen Schutzentziehungsantrag wegen Verfalls gestellt. Die Mitteilung der Markenabteilung über den Schutzentziehungsantrag, die vom 4. März 2011 datiert und an die K.… mit Sitz in K1…, B…, als der im Register eingetrage nen Vertreterin der Markeninhaberin adressiert war, ist am 9. März 2011 zum Zwecke der Zustellung durch Aufgabe zur Post an die D… AG überge ben worden. Mit Beschluss vom 18. Oktober 2011 hat die Markenabteilung 3.4. der Marke MELIFLOR den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland entzogen, da die Mar- keninhaberin dem Schutzentziehungsantrag nicht innerhalb der Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG widersprochen habe, so dass die Schutzentziehung ohne weitere Sacherörterung vorzunehmen sei. Der Beschluss ist am 28. Oktober 2011 zum Zwecke der Zustellung an die D… AG übergeben worden, wobei als Adressatin wiederum die K.… genannt ist. Gegen den Beschluss der Markenabteilung hat die Markeninhaberin mit Schrift- satz ihres Bevollmächtigten vom 25. November 2011 Beschwerde eingelegt, des weiteren hat sie zugleich Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen der Ver- säumung der Widerspruchsfrist beantragt und Widerspruch gegen den Schutzent- ziehungsantrag erklärt. Bei der K.… sei nämlich keine Post den Schutzent ziehungsantrag der Marke MELIFLOR betreffend eingegangen. Zur Glaubhaftma- chung hierfür hat die Markeninhaberin eidesstattliche Versicherungen der Rechts- anwältin C… sowie deren für die Post zuständigen Mitarbeiterin vorgelegt, die die Kanzleipost seit über 26 Jahren sorgfältig und beanstandungsfrei bearbeite. In diesem Zusammenhang weist die Markeninhaberin noch darauf hin, dass die Post in Belgien im Jahre 2011 viel gestreikt habe und in dieser Zeit einige Briefe ver- loren gegangen seien. Da sie demnach die Widerspruchsfrist schuldlos versäumt - 4 - habe, habe sie, um die endgültige Löschung ihrer Marke zu verhindern, Beschwer- de gegen den Beschluss der Markenabteilung einlegen müssen, weshalb ihr die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten sei. Mit Schriftsatz von 22. Februar 2012 hat die Antragstellerin unter Hinweis auf ei- nen mit der Markeninhaberin geschlossenen Vergleich den Schutzentziehungsan- trag zurückgenommen. Die Markeninhaberin beantragt nunmehr noch, ihr die Beschwerdegebühr zu erstatten. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtene Entscheidung der Markenabteilung 3.4., die Schriftsätze der Beteiligten und auf den übrigen Akten- inhalt verwiesen. II. 1. Nachdem die Antragstellerin den Schutzentziehungsantrag zurückgenom- men hat und der Beschluss der Markenabteilung vom 18. Oktober 2011 nicht bestandskräftig geworden ist, ist der die Schutzentziehung aussprechende Beschluss der Markenabteilung 3.4. gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO analog wirkunglos geworden. Der Aus- spruch zur Wirkungslosigkeit des angefochtenen Beschlusses erfolgt von Amts wegen insbesondere aus Gründen der Rechtssichterheit, wobei auch vorliegend eine Entscheidung über den Antrag der Markeninhaberin auf Er- stattung der Beschwerdegebühren zu treffen war. a) Die Beschwerde der Markeninhaberin war zulässig, insbesondere statt- haft. - 5 - Mit dem Beschluss der Markenabteilung über die Schutzentziehung der IR-Marke lag eine gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG beschwerdefä- hige Entscheidung vor. Der Begriff des Beschlusses im Sinne des § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist nicht formell, sondern materiell zu verstehen, (vgl. BGH GRUR 1972, 535 - Aufhebung der Geheimhaltung; s. auch Ströbele/Hacker, Mar- kenG, 10. Aufl., § 66, Rdn. 7; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 66, Rdn. 14), so dass es für die Statthaftigkeit der Beschwerde nicht auf die Form der Entscheidung ankommt, sondern auf den Inhalt der angegrif- fenen Entscheidung unabhängig von ihrer äußeren Bezeichnung (s. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 66 Rdn. 8; Ingerl/Rohnke, a. a. O.). Angefochten werden können mit der Beschwerde nach § 66 Abs. 1 MarkenG alle Entscheidungen der Markenstelle oder -abteilung, die eine abschließende Regelung enthalten, welche die Rechte der Be- teiligten berühren (s. Ströbele/Hacker a. a. O.; Ingerl/Rohnke a. a. O.). Nicht beschwerdefähig sind daher lediglich vorbereitende Bescheide (z. B. Beanstandungsbescheide wegen absoluter Schutzhindernisse) und bloße Mitteilungen ohne Entscheidungscharakter (vgl. Ströbele/Ha- cker, MarkenG, 10. Aufl., § 66 Rdn. 9; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 66 Rdn. 15). Dagegen können mit der Beschwerde in der Regel auch abschließende Feststellungen über den Eintritt oder Nicht- eintritt bestimmter Rechtsfolgen angefochten werden (vgl. Ströbele/Ha- cker, MarkenG, 10. Aufl., § 66 Rdn. 7; Ingerl/Ruhnke, MarkenG, 3. Aufl., § 66 Rdn. 15; BPatG Mitt. 2005, 569, 570 - RENAPUR). Mit der Schutzentziehung einer international registrierten Marke nach §§ 119, 124, 115 MarkenG i. V. m. § 53 Abs. 3 MarkenG wie auch mit der Löschung einer nationalen Marken nach § 53 Abs. 3 MarkenG wird faktisch in größtmöglichem Umfang und abschließend in die Rechte des Markeninhabers eingegriffen. Er verliert sein Recht an der eingetrage- - 6 - nen Marke. Mithin handelt es sich bei der Schutzentziehung wie auch bei der Löschung wegen Verfalls grundsätzlich um eine beschwerdefä- hige Entscheidung, unabhängig davon, in welcher Form (Beschluss o- der Verfügung) sie vorgenommen worden ist. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang außerdem, ob die Markenabteilung mit der Schutzent- ziehung bzw. Löschung den Eintritt dieser Rechtsfolge lediglich fest- stellt, wovon auszugehen wäre, wenn § 53 Abs. 3 MarkenG eine unmit- telbar kraft Gesetzes eintretende Rechtsfolge regelt, oder ob erst durch die Entscheidung der Markenabteilung die Rechtsfolge der Schutzent- ziehung bzw. Löschung herbeigeführt wird (siehe dazu im Folgenden). Die Beschwerde der Markeninhaberin war auch fristgerecht binnen ei- nen Monats nach Zustellung des Beschlusses gemäß § 66 Abs. 2 Mar- kenG eingelegt worden. Die Zustellung an die Markeninhaberin bzw. ihre Vertreterin, die beide ihren Sitz in Belgien haben, erfolgte am 28. Oktober 2011 im Wege der Auslandszustellung gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO durch Aufgabe zur Post, womit sie zwei Wochen nach diesem Zeitpunkt, also am 11. November 2011 als zugestellt galt. Die Markeninhaberin hat am 25. November 2011 und somit innerhalb der Monatsfrist Beschwerde erhoben. b) Die Rücknahme des Schutzentziehungsantrag der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren hat verfahrensbeendende Wirkung und führt zur Wirkungslosigkeit der vom DPMA zuvor ausgesprochenen Schutzent- ziehung. Grundsätzlich ist die Rücknahme eines auf Verfallsgründe gestützten Löschungs-/Schutzentziehungsantrages nach § 53 Abs. 1 MarkenG ebenso wie die Rücknahme eines Schutzentziehungs- bzw. Löschungs- antrages wegen absoluter Schutzhindernisse (vgl. BPatG 25 W (pat) 74/99 - MATRIX, zu finden in PAVIS PROMA; Ströbele/Ha- - 7 - cker, MarkenG, 10. Aufl., § 54, Rdn. 6) oder die Rücknahme eines Widerspruchs (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 42, Rdn. 49) in jedem Verfahrensstand zu berücksichtigen. Das Schutzentziehungs- verfahren war - bis zur Antragsrücknahme - nicht abgeschlossen, da die Markeninhaberin - wie oben ausgeführt - gegen die Schutzentziehung eine zulässige Beschwerde eingelegt hatte, mithin der Beschluss der Markenabteilung nicht bestandskräftig geworden war, und zudem die Schutzentziehung der angegriffenen Marke rein tatsächlich auch noch nicht vollzogen worden war. Gründe für eine andere Sachbehandlung der Antragsrücknahme im Schutzentziehungsverfahren nach § 53 Mar- kenG als im Widerspruch- oder Löschungsantragsverfahren nach §§ 42, 54 MarkenG sind nicht gegeben, insbesondere ergeben sich solche nicht aus den unterschiedlichen Verfahrensabläufen nach erho- benem Widerspruch gegen den Löschungs- bzw. Schutzentziehungs- antrag. Auch führt der Umstand, dass die Widerspruchsfrist für die Markenin- haberin gegen den Schutzentziehungsantrag gemäß §§ 119, 124, 115, MarkenG i. V. m. § 53 Abs. 3 MarkenG verstrichen war, zu keinem an- deren Ergebnis und zwar unabhängig von der Frage, ob der Wiederein- setzungsantrag der Markeninhaberin zulässig und begründet war. Denn der Ablauf der Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG ohne Widerspruch des Inhabers der mit dem Löschungs- bzw. Schutzentziehungsantrag ange- griffenen Marke führt nicht automatisch zur Löschung bzw. Schutzent- ziehung, d. h. diese Rechtsfolge tritt nicht unmittelbar kraft Gesetzes ein, sondern bedarf einer Entscheidung durch die Markenabteilung des DPMA - dabei sogar einer förmlichen Beschlussfassung des DPMA, wie der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung des § 65 Abs. 1 Nr. 11 Mar- kenG zu entnehmen ist (so im Ergebnis auch BPatG, BlPMZ 2004, 168 – Rena-ware; weniger eindeutig: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 53, Rdn. 5). Dieser Regelungsinhalt des § 53 Abs. 3 MarkenG ergibt - 8 - sich bei sachgerechter Auslegung der Norm, insbesondere unter sys- tematischen und teleologischen Gesichtspunkten. Ausgangspunkt jeder Gesetzesauslegung ist der Wortlaut des Gesetzes, der vorliegend zu keinem klaren Ergebnis führt. Denn die Formulierung in § 53 Abs. 3 MarkenG "wird die Eintragung gelöscht" lässt ein Verständnis in beide Richtungen zu, d. h. dass die Rechtsfolge ipso iure eintritt bzw. erst auf- grund einer dahingehenden Entscheidung eintreten soll. Jedoch ergibt sich aus dem Zusammenhang mit anderen Regelungen des Markenge- setzes, dass der Gesetzgeber in § 53 Abs. 3 MarkenG nicht eine kraft Gesetzes eintretende Rechtsfolge normieren wollte, sondern dass es hierfür einer nicht nur rein deklaratorischen, sondern einer konstitutiven Entscheidung bedarf. In § 65 Abs. 1 Nr. 11 MarkenG ist nämlich eine Rechtsverordnungsermächtigung dafür vorgesehen, dass Beamte des gehobenen Dienstes oder vergleichbare Angestellte mit Aufgaben be- traut werden können, die den Markenabteilungen obliegen. Ausdrück- lich ausgenommen davon sind Beschlussfassungen über die Löschung von Marken (§§ 48 Abs. 1, §§ 53 und 54), was dafür spricht, dass nicht nur eine unmittelbar von Gesetzes wegen eintretende Rechtsfolge fest- zustellen ist, sondern zur Frage der Schutzentziehung bzw. Löschung eine Entscheidung zu treffen ist, zumal dabei auch einige rechtliche Ge- sichtspunkte zu beachten bzw. zu überprüfen sind. Zunächst sind die Voraussetzungen für der ordnungsgemäßen Antragstellung nach § 53 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 41 MarkenV einschließlich der Antragsfä- higkeit und -berechtigung des Antragstellers zu prüfen. Im Weiteren ist eine Prüfung dahingehend erforderlich, ob der Schutzentziehungs-/Lö- schungsantrag an den Inhaber der angegriffenen Marke ordnungsge- mäß zugestellt worden ist, d. h. ob die Frist für den Widerspruch gegen die Schutzentziehung/Löschung zu laufen begonnen hat, und ob die zweimonatige Frist ohne Widerspruchserklärung des Markeninhabers abgelaufen ist (s. zu dieser nicht immer einfachen Fragen: Senatsent- scheidung vom 17. Februar 2011, Az.: 25 W (pat) 216/09, GRUR 2011, - 9 - 854 - Wiener Griessler). Angesichts dieser Prüfungspunkte, die unter Umständen nicht unerhebliche rechtliche Schwierigkeiten aufweisen können und deshalb nach § 56 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 11 MarkenG der Markenabteilung in qualifizierter Besetzung vorbe- halten sind, kann nur eine die Schutzentziehung bzw. Löschung aus- sprechende Entscheidung dem Regelungszweck des § 53 Abs. 3 Mar- kenG entsprechen. Wenn aber die Schutzentziehung/Löschung nicht ipso iure mit dem Fristablauf eintritt, sondern erst durch eine Entscheidung der Marken- abteilung mit konstitutiver Wirkung nach § 53 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 11 MarkenG, die – wie hier – in zulässiger Weise ange- fochten ist, hat der Fristablauf auch nicht unabhängig vom weiteren Verfahrensablauf und der Möglichkeit der Antragsrücknahme zwingend die Schutzentziehung bzw. Löschung der angegriffenen Marke zur Fol- ge. Die Rücknahme des Schutzentziehungsantrags führt in diesem Ver- fahrensstadium vielmehr dazu, dass das Beschwerdeverfahren erledigt ist und die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung wirkungslos wird, wie dies auch in anderen Antragsverfahren so bei Rücknahmen von Löschungsanträgen nach §§ 50, 54 MarkenG und Widersprüchen nach § 42 MarkenG der Fall ist (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 66 Rdn. 68 ff. bzw. Rdn. 72 ff. und 75 ff.). Die von der In- haberin der eingetragenen Marke versäumte Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG, für die sie Wiedereinsetzung in der vorigen Stand beantragt hat, verliert durch die Rücknahme des Schutzentziehungsantrags vor Bestandskraft der Schutzentziehungsentscheidung ihre Wirkung bzw. Bedeutung, ist dadurch quasi prozessual überholt. Es widerspräche dem Sinne und Zweck des Löschungs- bzw. Schutzentziehungsverfah- rens nach § 53 MarkenG als Antragsverfahren, das auch wesentlich den Interessen des Antragstellers dient, unabhängig vom weiteren Ver- fahrensgeschehen allein den Ablauf der 2-Monatsfrist des § 53 Abs. 2 - 10 - MarkenG ohne Widerspruch des Inhabers der angegriffenen Marke mit der - vorbehaltlich eines erfolgreichen Wiedereinsetzungsantrags - zwingenden Sanktion der Markenlöschung bzw. Schutzentziehung zu belegen. Deshalb ist der Wortlaut des § 53 Abs. 3 MarkenG im Wege der teleologisch Reduktion dahingehend auszulegen, dass die Lö- schung/Schutzentziehung der mit dem Löschungsantrag/ Schutzentzie- hungsantrag angegriffenen Marke nicht erfolgt "sofern der Löschungs- antrag bzw. Schutzentziehungsantrag vor der Bestandskraft der Lö- schungs- bzw. Schutzentziehungsentscheidung wirksam zurückgenom- men wird." Die Wirkungslosigkeit der Schutzentziehungsentscheidung der Lö- schungsabteilung ist gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m § 269 Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz, Abs. 4 ZPO analog festzustellen. Ein Rechts- schutzbedürfnis der Markeninhaberin an der entsprechenden Feststel- lung und Klärung ergibt sich schon daraus, dass nach Rücknahme des Schutzentziehungsantrags die ausgesprochene Schutzentziehungsent- scheidung nicht mehr zu vollziehen ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 82 Rdn. 40 ff.). Dieses Rechtsschutzbedürfnis besteht um so mehr, als die Rechtslage nach Ablauf der "Widerspruchsfrist" des § 53 Abs. 3 MarkenG ohne Widerspruch gegen die Löschung und Schutzentziehung – wie ausgeführt - nicht ganz einfach zu beurteilen ist und durchaus kontrovers diskutiert werden kann. 2. Es sind keine Gründe gegeben, der Antragstellerin die Kosten des Be- schwerdeverfahrens aufzuerlegen. Von dem nach § 71 Abs. 1 Satz 2 Mar- kenG geltenden Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat, der gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG auch bei Rücknahme eines Löschungsantrages anzuwenden ist, ist nur unter besonderen Umstän- den abzuweichen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71, Rdn. 12). Der Verfahrensausgang für sich genommen reicht zur Kostenauferlegung zu - 11 - Lasten des Unterlegenen nicht aus (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71, Rdn. 11) und daher auch nicht die Rücknahme des Antrages nach außergerichtlichem Vergleichsabschluss der Beteiligten. Da das Markenge- setz mit § 71 Abs. 4 MarkenG eine abschließende Kostenregelung bei Rück- nahme eines Löschungs- bzw. Schutzentziehungsantrages enthält, kann auch nicht über § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auf die Regelung des § 269 Abs. 3 Satz 2 und 3 ZPO in entsprechender Anwendung zurückgegriffen wer- den (vgl. zur Widerspruchsrücknahme BGH GRUR 1998, 818, 819 - Puma; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 42, Rdn. 51). 3. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Markeninhaberin gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG kommt nicht in Betracht. Bei dieser Regelung handelt es sich um einen Ausnahmetatbestand, der nur bei Vorliegen besonderer Umstände und auch nicht schon bei jeder fehler- haften Rechtsanwendung erfüllt ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71, Rdn. 43, 44). Vorliegend sind aber nicht einmal Anzeichen für eine feh- lerhafte Verfahrens- bzw. Sachbehandlung des DPMA gegeben. Die Marken- abteilung hat mit der Zustellung durch Aufgabe zur Post eine für die Aus- landszustellung zulässige Form der Zustellung gewählt und diese auch in korrekter Weise durchgeführt. § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG sieht die Zustellung an Empfänger, die sich im Ausland aufhalten und keinen Inlandsvertreter be- stellt haben, mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post vor. Gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 4 ZPO ist zum Nachweis der Zustellung in den Akten mit Unterschrift zu vermerken, zu wel- cher Zeit und unter welcher Anschrift das Schriftstück zur Post gegeben wurde. Diese Formalien sind ausweislich des auch unterschriebenen Akten- vermerks (Bl. 10 der Schutzentziehungsakte) erfüllt, so dass die Zustellung zwei Wochen nach der Aufgabe zur Post, mithin am 17. März 2011, gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO fingiert wurde. Da ein Widerspruch der Markeninhaberin nicht innerhalb von zwei - 12 - Monaten nach Zustellung, d. h. nicht bis zum 17. Mai 2011, eingegangen war und der Markenabteilung zudem keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass die Mitteilung vom 4. März 2011 der Markeninhaberin bzw. ihrem Vertreter nicht zugegangen sein könnte, wie die Markeninhaberin in ihrem Wiederein- setzungsantrag angegeben hat, konnte sie eine Entscheidung gemäß § 53 Abs. 3 MarkenG treffen. Allein der Umstand, dass sich ein allgemeines Ri- siko verwirklicht, nämlich wie hier, dass Postsendungen im normalen Post- verkehr verloren gehen und sich hieraus Nachteile für Verfahrensbeteiligte ergeben, rechtfertigt nicht, den Ausnahmetatbestand des § 71 Abs. 3 Mar- kenG zu bejahen, zumal die genauen Umstände regelmäßig nicht geklärt werden können. Knoll Metternich Grote-Bittner Hu