30 W (pat) 525/10

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 525/10 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 30 2009 064 209.5 hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juni 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes - 2 - beschlossen: I. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. März 2010 aufgehoben. II. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I . Das Wortzeichen OGUCHI IMPLANT METHOD ist ursprünglich für folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das Register an- gemeldet worden: „Klasse 44: Medizinische und zahnmedizinische Dienstleistungen; Bereitstel- lung medizinischer Informationen; körperliche Untersuchungen; Zusammenstellen und Ausgeben von Medizin; Vermietung medi- zinischer Apparate, Instrumente, Maschinen und Geräte.“ Auf die Beanstandungsbescheide der Markenstelle vom 8. Januar 2010 und vom 11. Februar 2010 hat die Anmelderin das Dienstleistungsverzeichnis wie folgt neu gefasst: - 3 - „Klasse 38: Bereitstellung medizinischer und zahnmedizinischer Informationen über lokale, regionale, nationale und internationale Computer- netzwerke, insbesondere über das Internet; Klasse 41: Herausgabe von Zeitungen, Magazinen und Bücher(n) mit medizi- nischen und zahnmedizinischen Informationen; Abhaltung(en) von Seminaren über medizinische und zahnmedizinische Themen; Zu- sammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen mit me- dizinischen und zahnmedizinischen Themen; Klasse 44: Medizinische und zahnmedizinische Dienstleistungen; Durchfüh- rung medizinischer Untersuchungen; Dienstleistungen eines Apo- thekers; Vermietung medizinischer Apparate, Instrumente, Ma- schinen und Geräte.“ Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klas- se 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach nochmali- ger Beanstandung mit Beschluss vom 17. März 2010 teilweise, nämlich hinsicht- lich der Dienstleistungen „Bereitstellung medizinischer und zahnmedizinischer In- formationen über lokale, regionale und internationale Computernetzwerke, insbe- sondere über das Internet“ zurückgewiesen. Die insoweit verwendeten Begriffe entsprächen nicht der „Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistun- gen, 9. Ausgabe“. - 4 - Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie bean- tragt, den Beschluss der Markenstelle vom 17. März 2010 aufzuheben und die Rückerstattung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Sie ist der Auffassung, die zurückgewiesenen Dienstleistungen seien klar, eindeu- tig und hinreichend bestimmt formuliert. Es sei nicht erforderlich, dass das Ver- zeichnis dem Wortlaut der „Internationalen Klassifikation von Waren und Dienst- leistungen“ entspreche. II. Die Beschwerde der Anmelderin ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zu- lässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt. Sie ist auch begründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Unrecht gemäß §§ 32 Abs. 3, 36 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 MarkenG zurückgewiesen. 1. Die Markenstelle weist eine Markenanmeldung ganz oder teilweise gemäß § 32 Abs. 3 i. V. m. § 36 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 MarkenG zurück, wenn sie die dort genannten Mängel aufweist und diese nicht innerhalb einer von ihr bestimmten Frist beseitigt werden. Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG muss die Anmeldung ein Verzeichnis der beanspruchten (Waren und) Dienstleistungen enthalten. Nach § 32 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 20 Abs. 1 MarkenV sind diese so zu bezeichnen, dass die Klassifizierung derselben in eine Klasse der Klasseneinteilung nach § 19 Abs. 1 MarkenV möglich ist. Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1, § 19 Abs. 1 und 2 MarkenV sollen hierbei die Bezeichnungen der Klasseneinteilung und die Begriffe der Anlagen 2 und 3 zur MarkenV verwendet werden, soweit dies möglich ist. - 5 - Die Anmeldung weist jedenfalls in ihrer präzisierten Form die hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 38 beanstandeten Mängel nicht auf. Die für die Klasse 38 vorgesehenen Dienstleistungen „Bereitstellung medizinischer und zahnmedizinischer Informationen über lokale, regionale, nationale und internatio- nale Computernetzwerke, insbesondere über das Internet“ sind weder unzutref- fend gruppiert noch unklar formuliert. Die Klasse 38 betrifft „Telekommunikation“. Sie umfasst u. a. solche Dienstleistun- gen, welche Botschaften von einer Person an eine andere übermitteln und solche, die im Wesentlichen in der Verbreitung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen bestehen. Hierunter fällt auch die „Vermietung von Zugriffszeit auf globale Com- puternetzwerke“ (Markenklassifikation, 9. Ausgabe, Teil I, S. 253 bzw. 10. Ausgabe, Teil I, S. 260) bzw. die von der Markenstelle im Bescheid vom 11. Februar 2010 vorgeschlagene Formulierung „Bereitstellen des Zugriffs auf In- formationen im Internet“. Die von der Anmelderin gewählte Formulierung unter- scheidet sich von der von der Markenstelle vorgeschlagenen - soweit hier von In- teresse - lediglich in dem Verzicht auf die Worte „des Zugriffs auf“. Die Marken- stelle hat jedoch nicht aufgezeigt, inwiefern hierdurch eine Unklarheit entstehen soll. Dafür ist auch nichts ersichtlich. Das Bereitstellen von Informationen (für Dritte) über Computernetzwerke ist inhaltlich nichts anderes als eben das Bereit- stellen des Zugriffs Dritter auf Informationen über Computernetzwerke. Denn eine Information, auf die nicht zugegriffen werden kann, ist auch nicht bereitgestellt. Es gibt auch keine Rechtsgrundlage für das Verlangen der Markenstelle, im Dienstleistungsverzeichnis nur Begriffe zu verwenden, die in der „Internationalen Klassifikation“ enthalten sind. Das ergibt sich insbesondere nicht aus § 20 Abs. 2 Satz 1 MarkenV. Diese Vorschrift spricht von „sollen“ mit der Einschränkung „so- weit möglich“. Ein „Müssen“ ist hieraus nicht herzuleiten (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 32 Rn. 11 a. E.), zumal § 20 Abs. 2 Satz 2 MarkenV das „Sollen“ des Satzes 1 weiter relativiert. Es reicht deshalb aus, wenn die verwen- deten Begriffe eine eindeutige Klassifizierung zulassen. Das ist der Fall. - 6 - Aus den vorstehenden Gründen liegt auch kein Verstoß gegen § 21 Abs. 1 MarkenV vor. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG angemessen. Anders als in § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG knüpft das Gesetz für die Gebührenrückzahlung in § 71 Abs. 3 MarkenG dem Wortlaut nach nicht an Billig- keitsgesichtspunkte an. Diese sind gleichwohl für die Entscheidung maßgeblich (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 71 Rn. 43). Allerdings besteht im Vergleich zur Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ein weiter ge- hender Spielraum, weil beim Erlass der Beschwerdegebühr, anders als bei einer vom Grundsatz abweichenden Kostenentscheidung, keiner der Beteiligten belastet wird (vgl. BPatG 33 W (pat) 9/09 - IGEL PLUS/PLUS). Eine Erstattung der Be- schwerdegebühr kommt dennoch nur in Ausnahmefällen in Betracht, um dem grundsätzlichen Anliegen des Gesetzgebers gerecht zu werden, das gerichtliche Beschwerdeverfahren für den Regelfall gebührenpflichtig auszugestalten (BPatG a. a. O.; Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 43; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rn. 35). Ein solcher Ausnahmefall liegt hier vor. Die Anmelderin hatte ursprünglich die „Bereitstellung medizinischer Informationen“ beansprucht und auf die Beanstandung vom 8. Januar 2010 formuliert: „Bereit- stellung medizinischer Informationen über lokale, regionale, nationale und interna- tionale Computernetzwerke, insbesondere über das Internet, …“. Daraufhin hat die Markenstelle mit weiterem Bescheid vom 11. Februar 2010 vorgeschlagen bzw. - wie der weitere Verlauf des Verfahrens gezeigt hat - zwingend verlangt, in Klasse 38 zu formulieren „Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Inter- net“. Dieser Vorschlag bzw. dieses Verlangen war nicht nur - wie aufgezeigt - un- begründet (was für eine Gebührenrückzahlung grundsätzlich noch nicht ausrei- chend wäre), sondern auch unzulässig, weil er durch den Verzicht auf die Ein- schränkung „medizinische“ (Informationen) eine unzulässige Erweiterung enthielt. - 7 - Bei dieser Sachlage entspricht es nicht der Billigkeit, die Beschwerdegebühr ein- zubehalten. Hacker Winter Backes Cl