19 W (pat) 76/09

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 19 W (pat) 76/09 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 9. Juli 2012 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Patentanmeldung 10 2007 035 353.9-53 hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2012 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Groß als Vorsitzender, der Richterin Kirschneck und der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. J. Müller beschlossen: 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zu- rückgewiesen. - 2 - G r ü n d e I Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G 07 C - hat die am 27. Juli 2007 eingereichte Patentanmeldung 10 2007 035 353.9-53 durch Be- schluss vom 22. Oktober 2008, abgesandt am 4. November 2008, mit der Begrün- dung zurückgewiesen, dass sich der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 in na- he liegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe. Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schreiben vom 27. November 2008, eingegangen am 29. November 2008, Beschwerde eingelegt. Die Anmelderin beantragt, den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 C des Deut- schen Patent- und Markenamts vom 22. Oktober 2008 aufzuhe- ben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu er- teilen: Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hauptantrag vom 28. Januar 2009, geänderte Beschreibungsseiten 2 und 2a vom 17. September 2008, übrige Beschreibung und 1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur vom Anmeldetag, hilfsweise, Patentansprüche 1 bis 3 gemäß 1. Hilfsantrag vom 28. Januar 2009, - 3 - Patentansprüche 1 bis 3 gemäß 2. Hilfsantrag vom 28. Januar 2009, übrige Unterlagen jeweils wie Hauptantrag, sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet (unter Einfügung von Gliederungsbuchstaben): "a) Verfahren zur Prognose des Zustandes eines Bauteils (1) ei- nes Kraftfahrzeuges (2), b) wobei in einer Speichereinheit (3) Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit des Bauteils (1) gespeichert werden, dadurch gekennzeichnet, c) dass Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit eines als Sicher- heitskomponente ausgebildeten Bauteils (1) gespeichert wer- den, das keinem üblichen Verschleiß unterliegt, d) und dass vor Ablauf der voraussichtlichen Haltbarkeit der Si- cherheitskomponente automatisch eine die Sicherheitskompo- nente betreffende Information über eine Ausgabeeinheit (4) ausgegeben wird." - 4 - Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem des Haupt- antrags dadurch, dass dort das Merkmal c) ersetzt ist durch das Merkmal c’) (Än- derungen gekennzeichnet): "c’) dass Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit eines als einer Sicherheitskomponente, nämlich eines Airbags, eines Air- bagmoduls oder eines Gurtaufrollers oder eines Bauteils zur reversiblen Aktorik, ausgebildeten Bauteils(1) gespeichert werden, das die keinem üblichen Verschleiß unterliegt,". Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem des Hilfsan- trags 1 dadurch, dass zwischen die Merkmale c’) und d) das Merkmal "c1) wobei die Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit abhängig von erfassten Daten über eine Beanspruchung des Bauteils und/oder von einer erfassten Fahreridentifikation automa- tisch angepasst werden" eingefügt ist und dass im Merkmal c‘) gegenüber dem des Merkmals c‘) des Pa- tentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 die Worte "Airbags, eines Airbagmoduls oder eines Gurtaufrollers oder einen" gestrichen sind. Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass das Verfahren gemäß der DE 10 2006 000 397 A1, bei der die Antriebsstrangbatterie für ein Fahrzeug über- wacht werde, sich nicht zur Lebensdauervorhersage für ein als Sicherheitskompo- nente ausgebildetes Bauteil, das keinem üblichen Verschleiß unterliege, eigne. Da die Batterie üblichem Verschleiß unterliege, würde der Fachmann das in der Druckschrift beschriebene Verfahren nicht für die in Rede stehenden Bauteile, die keinem derartigen Verschleiß unterlägen, heranziehen. Als Verschleiß sieht die Anmelderin unter Verweis auf den Duden dabei Abnutzungen, die durch den Ge- - 5 - brauch entstünden. Unter nicht üblichem Verschleiß versteht die Anmelderin dage- gen die Alterung des Bauteils. Im Hinblick auf den zweiten Hilfsantrag meint die Anmelderin, dass die automati- sche Anpassung von Daten zur automatischen Ermittlung der Haltbarkeit abhän- gig von einer erfassten Fahrerindentifikation nicht durch das von einem Fahrer ein- gegebene Fahrzeugfahrmuster, wie es die DE 10 2006 000 397 A1 (Abs. 0057, 0058) anspricht, nahegelegt werden könne. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, weil das Verfahren gemäß dem je- weiligen Patentanspruch 1 nach allen Anträgen jeweils nicht auf einer erfinderi- schen Tätigkeit beruht (§ 4 PatG). 1. Als zuständiger Fachmann ist hier ein Diplomingenieur mit Fachhochschulab- schluss anzunehmen, der besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Sicherungs- systeme hat und der in der Konzeption und Entwicklung solcher Systeme tätig ist. 2. Dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach allen Anträgen liegt nachfolgendes Ver- ständnis zugrunde: Unter einem als Sicherheitskomponente ausgebildeten Bauteil, das keinem übli- chen Verschleiß unterliegt, werden die in der Anmeldung als die mit ebendieser Eigenschaft aufgeführten Bauteile, wie z. B. ein Airbag, ein Airbagmodul, wie ein Gasgenerator oder ein Gurtaufroller oder ein Bauteil zur reversiblen Aktorik, wie ein Gurtstraffer oder ein Aufrollstraffer, verstanden (S. 3 Abs. 3, 4 u. U.). - 6 - 3. Das Verfahren gemäß dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach allen Anträgen beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns. 3.1 Zum Hauptantrag Mit dem Verfahren nach der DE 10 2006 000 397 A1 ist es möglich, die Lebens- dauer einer Antriebsstrangbatterie eines Kraftfahrzeuges vorherzusagen (Abs. 0001). Diese Batterie mag zwar nicht als Sicherheitskomponente ausgebil- detes Bauteil zu sehen sein, sie unterliegt aber der Alterung, die ebenso, wie die in der Anmeldung aufgeführten Bauteile nach Auffassung des Senats als nicht üb- licher Verschleiß angesehen werden kann. Auch die in der Druckschrift als Ver- schleißdatenbank beschriebene Datenbank (Abs. 0044, 1. Satz) liefert tatsächlich nur Daten, die die Haltbarkeit betreffen (Abs. 0044, linke Sp., 15. bis 8. Z. v. u.), aber keinen Verschleiß im Sinne einer Abnutzung (Verständnis der Anmelderin) beschreiben. Damit ist aus der DE 10 2006 000 397 A1 – mit den Worten des Patentan- spruchs 1 – bekannt ein a) Verfahren zur Prognose des Zustandes eines Bauteils (2) ei- nes Kraftfahrzeuges (Hybridfahrzeug) (Abs. 0001, 0002), b) wobei in einer Speichereinheit (Fig. 1: Speicher 8 i. V. m. Abs. 0044) Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit des Bau- teils (2) gespeichert werden, wobei, cteilw) Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit eines als Sicherheits- komponente ausgebildeten Bauteils (2) gespeichert werden (Abs. 0044, 1. Satz und insb. linke Sp., 15. bis 8. Z. v. u.), das keinem üblichen Verschleiß unterliegt (Siehe o. g. Ver- ständnis), - 7 - dteilw) und dass vor Ablauf der voraussichtlichen Haltbarkeit der Si- cherheitskomponente automatisch eine die Sicherheitskom- ponente betreffende Information über eine Ausgabeeinheit (Fig. 6 i. V. m. Abs. 0055) ausgegeben wird. Wenn ausgehend von der DE 10 2006 000 397 A1 schon Bedarf besteht, für ein nicht als Sicherheitskomponente ausgebildetes Bauteil die voraussichtliche Halt- barkeit zu kennen, dann besteht zwangsläufig für ein als Sicherheitskomponente ausgebildetes Bauteil – im Übrigen auch unabhängig davon, ob es einem üblichen oder einem nicht üblichen Verschleiß unterliegt - erst recht Bedarf hierfür. Dies ist Anlass genug für den Fachmann, das Verfahren nach der DE 10 2006 000 397 auch für ein als Sicherheitskomponente ausgebildetes Bau- teil einzusetzen (Restmerkmale c) und d)). Erfinderische Tätigkeit ist daher nicht vonnöten. 3.2. Zum Hilfsantrag 1 Wenn es sich bei dem als Sicherheitskomponente ausgebildeten Bauteil um einen Airbag, ein Airbagmodul oder eines Gurtaufroller oder ein Bauteil zur reversiblen Aktorik handelt (Merkmal c‘)), also um ein Bauteil, das als Sicherheitskomponente ausgebildet ist, dann besteht hierfür genau der gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag angesprochene Anlass, die voraussichtliche Haltbarkeit für ein sol- ches Bauteil zu kennen. Auch hierzu muss der Fachmann mithin nicht erfinderisch tätig werden. - 8 - 3.3. Zum Hilfsantrag 2 Gemäß Hilfsantrag 2 soll bei einem Bauteil zur reversiblen Aktorik als Sicherheits- komponente vorgesehen sein, dass gemäß Merkmal c1) die Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit abhängig von erfass- ten Daten über eine Beanspruchung des Bauteils und/oder von ei- ner erfassten Fahreridentifikation automatisch angepasst werden. Auch diese zusätzlichen Maßnahmen lassen etwas Patentfähiges nicht erkennen. Die erste Alternative (Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit werden abhängig von erfassten Daten über eine Beanspruchung des Bauteils automatisch ange- passt) ist ebenfalls aus der DE 10 2006 000 397 A1 (Abs. 0022 (3)) bekannt. Dort ist nämlich gesagt, dass anhand eines jeweiligen Verlaufs der Umgebungsdaten - sowie weiterer veränderlicher Daten - Daten der Batterie als Bauteil geschätzt werden können, aufgrund derer dann eine Berechnung der Restlebensdauer durchgeführt werden kann. Dies ist genau die automatische Anpassung, wie sie auch die erste Alternative des Merkmals c1) vorsieht. Die zweite Alternative (Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit werden abhängig von einer erfassten Fahreridentifikation automatisch angepasst) liegt dagegen für den Fachmann auf der Hand. Denn die DE 10 2006 000 397 A1 lehrt, dass der Fahrer ein Fahrzeugfahrmuster einzugeben hat (Abs. 0057), das einem bestimm- ten Fahrverhalten entspricht (Abs. 0058: Berufsverkehr, Langstreckenfahrt und dergleichen) und das in die Anpassung der Daten für die voraussichtliche Haltbar- keit eingeht (Steuerungseinrichtung 7 im Lebensdauervorhersagegerät 1 i. V. m. Abs. 0050). Daraus entnimmt der Fachmann, dass das Fahrverhalten in die Be- rechnung für die voraussichtliche Haltbarkeit eingeht. Da dem Fachmann bekannt ist, dass das Fahrverhalten wesentlich vom Fahrer abhängt, liegt es für ihn nahe, dieses von einer Fahreridentifikation abhängig zu machen, zumal er aus der DE 10 2006 000 397 A1 (Abs. 0057) auch noch den Hinweis erhält, dass der Fah- - 9 - rer in sich selbst identifizierender Weise tätig werden muss (Abs. 0057: Fahrer gibt Fahrzeugfahrmuster ein und ermöglicht damit seine Identifizierung). Die zweite Al- ternative des Merkmals c1) lässt daher etwas Erfinderisches nicht erkennen. 4. Nach Wegfall des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach allen Anträgen, teilen auch die auf diese Ansprüche jeweils rückbezogenen Unteransprüche deren Schicksale. 5. Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG bestand keine Veranlassung. Ob die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, steht im pflichtgemäßen Ermessen des Senats. Sie ist veranlasst, wenn es aufgrund be- sonderer Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Solche besonderen Umstände können u. a. auch in einem fehlerhaften Verfahren der Prüfungsstelle liegen, soweit der Verfahrensverstoß ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 73 Rdn. 132 ff. m. N. w.; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 80 Rdn. 23 und 28 m. N. w.; BPatG BlPMZ 2006, 372, 374 - Frequenzsignal; BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; 49, 154, 161 ff. - Tragbares Gerät; BPatG Mitt. 2010, 41, 43 - Mobilfunknetzwerk). Vorliegend ist zwar ein Verfahrensverstoß festzustellen, es fehlt aber an der Kausalität des Verstoßes für die Einlegung der Beschwerde. Der Verfahrensfehler besteht darin, dass die Prüfungsstelle die Patentanmeldung zurückgewiesen hat, ohne zuvor die von der Anmelderin in ihrer Erwiderung vom 17. September 2008 auf den - einzigen - Prüfungsbescheid vom 7. Juli 2008 hilfs- weise beantragte und i. S. d. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG sachdienliche Anhörung durchzuführen. Nach überwiegender Auffassung in der Rechtsprechung ist eine einmalige Anhörung im Prüfungsverfahren vor dem Patentamt grundsätzlich sach- dienlich. Eine mündliche Erörterung bietet dem Anmelder und dem Prüfer die Möglichkeit, ihre - gegensätzlichen - Auffassungen ausführlich in Rede und Ge- genrede zu erörtern, was in der Regel eine schnellere und bessere Klärung der Sach- und Rechtslage als eine schriftliche Auseinandersetzung und damit eine - 10 - Förderung des Verfahrens verspricht (vgl. u. a. BPatGE 47, 224, 231 - Mikropro- zessor; BPatGE 49, 111, 112 - Anhörung im Prüfungsverfahren; BPatG v. 10. August 2007, 14 W (pat) 16/05; BPatG v. 1. August 2008, 20 W (pat) 31/08; BPatG v. 21. April 2009, 21 W (pat) 47/05; Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 8-9 m. N. w.). Eine beantragte Anhörung kann daher nur in Ausnahmefällen als nicht sachdienlich abgelehnt werden, wenn triftige Gründe vorliegen, insbesondere die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde, etwa in einfach gelagerten – aussichtslosen – Fällen oder in Fällen, in denen der Anmel- der überhaupt keine Bereitschaft zeigt, eine als notwendig erachtete Anpassung der Patentansprüche vorzunehmen (vgl. Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 8-9 m. N. w.; BPatG v. 10. Dezember 2008 – 17 W (pat) 58/08), mithin in Fällen, in denen auf- grund der jeweiligen Umstände des Einzelfall, keine weitere Aufklärung der Sach- und Rechtslage durch eine Anhörung zu erwarten ist. Ein solcher Ausnahmefall lag hier jedoch ersichtlich nicht vor. Wenngleich sich der Sachverhalt relativ überschaubar gestaltet, ist er gleichwohl nicht derart einfach gelagert, dass er keinerlei Anlass zu einer weiteren mündlichen Erörterung der Sach- und Rechtslage geben würde. Ferner bestand kein Grund für die Annahme, die Anmelderin werde sich den Argu- menten der Prüfungsstelle verschließen, weshalb eine Anhörung dem Verfahren nicht förderlich sei. Nicht nachvollziehbar sind in diesem Zusammenhang die Aus- führungen des Prüfers in dem Zurückweisungsbeschluss, wonach die Tatsache, dass die Anmelderin trotz der negativen Beurteilung der Patentfähigkeit des Ge- genstandes nach (ursprünglichem) Patentanspruch 1 in dem Prüfungsbescheid, dennoch ihr Patentbegehren in der Sache unverändert weiterverfolgen möchte, insbesondere nicht einmal hilfsweise einen Antrag auf eine von der Prüfungsstelle möglicherweise als patentfähig erachtete Ausgestaltung des Anmeldegegenstan- des richte, nicht erwarten lasse, dass bei Fortführung des Verfahrens durch die Prüfungsstelle … auch im Rahmen einer Anhörung eine Einigung erzielt werden könne. Denn in dem Prüfungsbescheid vom 7. Juli 2008 findet sich keinerlei Hin- - 11 - weis des Prüfers auf einen seiner Meinung nach möglicherweise patentfähigen Gegenstand in den Anmeldeunterlagen. Vielmehr werden in dem Bescheid die ur- sprünglichen untergeordneten Patentansprüche 2 bis 4 ebenfalls als nicht patent- fähig beanstandet sowie festgestellt, dass auch den übrigen Anmeldeunterlagen nichts selbständig Patentbegründendes entnommen werden könne. Eine etwaige Anpassung ihres Patentbegehrens nach den Vorgaben des Prüfers war für die An- melderin folglich nicht angezeigt. Im Übrigen hat sie mit ihrer ausführlichen Erwi- derung auf den Bescheid der Prüfungsstelle sowie der Einreichung eines geänder- ten Anspruchssatzes ihre Bereitschaft zum Meinungsaustausch und ggfls. zur wei- teren Anpassung ihres Patentbegehrens gezeigt. Auch dass mit der unterlassenen Anhörung keine Verletzung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) verbunden war, lässt die Sachdienlichkeit der Anhörung nicht entfallen. Zwar ist dem Prüfer zuzugeben, dass es auf den geänderten Anspruchs- satz vom 17. September 2008 ausnahmsweise keiner weiteren Mitteilung der inso- weit von ihm angenommenen mangelnden Patentfähigkeit bedurfte, da sich der Patentanspruch 1 vom 17. September 2008 aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 2 zusammensetzt, deren Merkmale bereits in dem Prüfungsbescheid hinrei- chend eindeutig und konkret als nicht neu bzw. nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhend beanstandet worden waren. Eine Anhörung im Prüfungsverfahren dient jedoch der Aufklärung des Sachverhalts und der Erörterung sowohl der tatsächli- chen wie der rechtlichen Fragen (vgl. Schulte Patentgesetz, 8. Aufl., RN. 6 zu § 46 PatG). Da dabei auf die gesamten Unterlagen Bezug zu nehmen ist, wird in der Regel nicht kategorisch auszuschließen sein, dass nicht doch eine Ausgestaltung offenbart ist, die auch aus Sicht der Prüfungsstelle patentfähig ist. Allerdings wiegt der Verfahrensfehler einer unterlassenen sachdienlichen Anhörung ohne Gehörs- verletzung grundsätzlich nicht so schwer wie der einer Ablehnung der Anhörung unter Verletzung rechtlichen Gehörs, weil der Anmelder jedenfalls im schriftlichen Verfahren Gelegenheit hat, sich zu äußern und sein Patentbegehren ggfls. umzu- stellen. - 12 - Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt aber trotz der verfahrensfehler- haften Ablehnung der Anhörung nicht in Betracht, da diese nicht ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Nachdem sich auch nach dem Ergebnis der im Be- schwerdeverfahren durchgeführten mündlichen Verhandlung kein patentfähiger Gegenstand in den Anmeldeunterlagen ergeben hat, kann nicht unterstellt werden, dass im Fall einer Anhörung vor der Prüfungsstelle die Entscheidung des Prüfers anders, d. h. für die Anmelderin positiv ausgefallen wäre und sich ihre Beschwer- de infolgedessen erübrigt hätte. Groß Kirschneck Dr. Scholz J. Müller Pü