4 W (pat) 21/10

BUNDESPATENTGERICHT L e i t s a t z Aktenzeichen: 4 Ni 21/10 verbunden mit 4 Ni 9/11 Entscheidungsdatum: 24. Juli 2012 Rechtsbeschwerde zugelassen: nein Normen: § 22 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2, 21 PatG, § 34 Abs. 4 PatG Fixationssystem 1. Die Aufspaltung eines Patentanspruchs in zwei nebengeordnete Ansprüche stellt eine zulässige Änderung des erteilten Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren dar, wenn die- se sich nicht nur in einer Klarstellung erschöpft, sondern eine Beschränkung des Ge- genstands darstellt (hier auf zwei konkrete Ausführungsbeispiele) und zudem der Aus- räumung eines geltend gemachten Nichtigkeitsgrunds (hier der fehlenden Ausführbar- keit) Rechnung trägt. 2. Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung kann auch dann zu verneinen sein, wenn der durch eine generalisierende Formulierung verallgemeinerte Patentgegenstand mangels Anlagen in der Anmeldung und Patentschrift eine für den Fachmann nur partiell ausführbare Problemlösung beanspruchte und dieser im Übrigen vor einen Er- findungsauftrag gestellt wird (Fortführung von BPatG GRUR 2011, 905, Tz. 72 – Bu- prenorphinpflaster). BUNDESPATENTGERICHT IM NAMEN DES VOLKES 4 Ni 21/10 verbunden mit 4 Ni 9/11 (Aktenzeichen) URTEIL Verkündet am 24. Juli 2012 … In der Patentnichtigkeitssache … - 2 - … betreffend das deutsche Patent 43 43 117 hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 24. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Engels sowie die Richterin Friehe, die Richter Dr. rer. nat. Müller und Dipl.-Ing. Veit sowie die Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer für Recht erkannt: I. Das Deutsche Patent 43 43 117 wird für nichtig erklärt, soweit es über folgende Patentansprüche hinausgeht 1. Fixationssystem für Knochen mit einer Knochenplatte (8) mit wenigstens einem Durchgangsloch (9), wenigstens einer in ein Durchgangsloch eingesetzten Knochenschraube (1), eine gegenseitige Ausrichtung unter verschiedenen Winkeln er- möglichenden Sitzflächen (4, 11) von Knochenplatte (8) und Knochenschraube (1) und Mitteln 6, 10) zum Festlegen der Knochenschraube in einem bestimmten Winkel zur Knochen- platte, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Festlegen eine durch Eindrehen der Knochenschraube (1) in dem be- stimmten Winkel von einem vorgeformten Gewinde (6, 10) an mindestens einer Sitzfläche (4, 11) gebildete Gewindeverbin- dung der Sitzflächen von Knochenplatte (8) und Knochen- schraube 1) aufweisen, wobei die Gewindeverbindung unter Umformung des Materials einer Sitzfläche gebildet wird. - 3 - 3. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steigung des vorgeformten Gewindes (6, 10) geringfügig kleiner als die Steigung eines Knochengewindes der Kno- chenschraube (1) ist. 5. System nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Gewindegang des vorgeformten Gewindes (6, 10) zwei bis vier Gewindesegmente (13, 17) hat. 6. System nach einem der Ansprüche 3 oder 5, dadurch ge- kennzeichnet, dass die Gewindesegmente (13, 17) in be- stimmten Umfangsbereichen des vorgeformten Gewindes (6, 10) in Gruppen (15) angeordnet sind. 7. System nach einem der Ansprüche 3 oder 5 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Sitzfläche (11) der Knochenplatte (8) als auch die Sitzfläche (4) der Knochen- schraube (1) ein vorgeformtes Gewinde (6, 10) aus voneinan- der beabstandeten Gewindesegmenten (13, 17) hat. 8. System nach einem der Ansprüche 3 oder 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzfläche (4) der Knochen- schraube (1) ein vorgeformtes Gewinde (6) aus voneinander beabstandeten Gewindesegmenten (13) und die Sitzflä- che (11) der Knochenplatte (8) ein vorgeformtes, durchgehen- des Gewinde (10) hat. 9. System nach einem der Ansprüche 3 oder 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzfläche (11) der Kno- chenplatte (8) ein vorgeformtes Gewinde (10) aus voneinan- der beabstandeten Gewindesegmenten (17) und die Sitzflä- - 4 - che (4) der Knochenschraube (1) ein durchgehendes, vorge- formtes Gewinde (6) hat. 10. System nach einem der Ansprüche 1, 3 oder 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass nur eine der Sitzflächen (4) ein vorgeformtes Gewinde (6) hat und aus einem härteren Mate- rial als die andere Sitzfläche ist. 11. System nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das vorgeformte Gewinde der einen Sitzfläche (4) ein durch- gehendes Gewinde (6) ist. 12. System nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeich- net, dass die Knochenschraube (1) das eine Gewinde (6) hat. 13. System nach einem der Ansprüche 1, 3 oder 5 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das vorgeformte Gewinde ein mehrgängiges Gewinde (6) ist. 14. System nach einem der Ansprüche 1, 3 oder 5 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzfläche (4) der Knochen- schraube (1) sphärisch ist. 15. System nach einem der Ansprüche 1, 3 oder 5 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzfläche (4) der Knochen- schraube (1) an der Unterseite eines Schraubenkopfes (3) ausgebildet ist. 16. System nach einem der Ansprüche 1, 3 oder 5 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Schraubenkopf (3) einen Anschlag (12) für Anlage an einem Gegenanschlag der Kno- chenplatte (8) hat. - 5 - 17. System nach einem der Ansprüche 1, 3 oder 5 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzfläche (11) der Kno- chenplatte (8) zylindrisch, konisch oder sphärisch ist. 18. System nach einem der Ansprüche 1, 3 oder 5 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzfläche (11) der Kno- chenplatte (8) in einem Durchgangsloch (9) ausgebildet ist. II. Im Übrigen werden die Klagen abgewiesen. III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen 20 % und der Beklagte 80 %. IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Tatbestand (Streitpatent), das am 17. Dezember 1993 angemeldet wurde. Das Streitpatent betrifft ein Fixationssystem für Knochen und weist 18 Patentansprüche auf, die von der Klägerin zu 1) sämtlich, von der Klägerin zu 2) nur im Umfang des Pa- tentanspruchs 1 in Verbindung mit Patentanspruch 10 angegriffen sind. Patentan- spruch 1 lautet: - 6 - Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf diesen Patentanspruch rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 18 wird auf die Streitpatentschrift DE 43 43 117 C2 Bezug genommen. Nach Ansicht beider Klägerinnen ist der Gegenstand von Anspruch 1 des Streit- patents in den nach Haupt- und Hilfsanträgen verteidigten Fassungen nicht pa- tentfähig; die Klägerin zu 2) hält ihn darüber hinaus nicht für ausführbar. Die Klä- gerinnen berufen sich unter anderem auf folgende Schriften: D1 US 5,067,956 D2 EP 0 530 585 A2 D3 GB 997 733 D4 DE 40 38 082 A1 D5 GB 1 470 557 D6 US 4,791,918 D7 EP 0 201 024 B1 D8 CH 675 531 A5 D9 DE 43 41 980 A1 D10 US 4,630,985 D11 EP 0 360 139 A2 D12 US 4,493,317 D13 EP 0 266 146 B1 D14 CH 672 245 A5 D15 US 3,741,205 D16 US 5,085,660 NHG 4 US 3,741,205 NHG 5 CH 675 531 A5 NHG 6 US 5,085,660 NHG 7 CH 614 761 A5 Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie hilfsweise nach den Hilfsanträgen 1 und 2 sowie den weiteren Hilfsanträgen A3 bis A7 und - 7 - B3 bis B6 vom 11. Juni 2012. Die Anspruchssätze nach den Hilfsanträgen 1 und 2 lauten wie folgt: Hilfsantrag 1 1. Fixationssystem für Knochen mit einer Knochenplatte (8) mit wenigstens einem Durchgangsloch (9) zum Durchführen des Schafts (2) und zur Aufnahme des Kopfs einer Knochen- schraube (1), wenigstens einer in ein Durchgangsloch eingesetz- ten Knochenschraube (1), eine gegenseitige Ausrichtung unter verschiedenen Winkeln ermöglichenden Sitzflächen (4, 11) von Knochenplatte (8) und Knochenschraube (1) und Mitteln zum Festlegen der Knochenschraube in einem bestimmten Winkel zur Knochenplatte, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Festlegen eine durch Eindrehen der Knochenschraube (1) in dem bestimmten Winkel von einem vorgeformten Gewinde (6, 10) an mindestens einer Sitzfläche (4, 11) gebildete Gewindeverbindung der Sitzflächen von Knochenplatte (8) und Knochenschraube (1) aufweisen. 2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steigung des vorgeformten Gewindes (6,10) geringfügig kleiner als die Steigung eines Knochengewindes der Knochen- schraube (1) ist. 3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das vorgeformte Gewindes (6, 10) voneinander beabstan- dete Gewindesegmente (13, 17) hat. 4. System nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Gewindesegmente (13, 17) jeweils einen Einlaufbereich mit zum Einlaufende (14, 19) hin konvergierendem Gewindeprofil haben. - 8 - 5. System nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass je-der Gewindegang des vorgeformten Gewindes (6, 10) zwei bis vier Gewindesegmente (13, 17) hat. 6. System nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Gewindesegmente (13, 17) in bestimmten Um- fangsbereichen des vorgeformten Gewindes (6, 10) in Grup- pen (15) angeordnet sind. 7. System nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekenn- zeichnet, dass sowohl die Sitzfläche (11) der Knochenplatte (8) als auch die Sitzfläche (4) der Knochenschraube (1) ein vorgeformtes Gewinde (6, 10) aus voneinander beabstandeten Gewindeseg- menten (13, 17) hat. 8. System nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Sitzfläche (4) der Knochenschraube (1) ein vor- geformtes Gewinde (6) aus voneinander beabstandeten Gewin- desegmenten (13) und die Sitzfläche (11) der Knochenplatte (8) ein vorgeformtes, durchgehendes Gewinde (10) hat. 9. System nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Sitzfläche (11) der Knochenplatte (8) ein vor- geformtes Gewinde (10) aus voneinander beabstandeten Gewin- desegmenten (17) und die Sitzfläche (4) der Knochenschraube (1) ein durchgehendes, vorgeformtes Gewinde (6) hat. 10. System nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn- zeichnet, dass nur eine der Sitzflächen (4) ein vorgeformtes Ge- winde (6) hat und aus einem härteren Material als die andere Sitz- fläche ist. - 9 - 11. System nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das vorgeformte Gewinde der einen Sitzfläche (4) ein durchgehendes Gewinde (6) ist. 12. System nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Knochenschraube (1) das eine Gewinde (6) hat. 13. System nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekenn- zeichnet, dass das vorgeformte Gewinde ein mehrgängiges Ge- winde (6) ist. 14. System nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Sitzfläche (4) der Knochenschraube (1) sphä- risch ist. 15. System nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Sitzfläche (4) der Knochenschraube (1) an der Unterseite eines Schraubenkopfes (3) ausgebildet ist. 16. System nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekenn- zeichnet, dass der Schraubenkopf (3) einen Anschlag (12) für An- lage an einem Gegenanschlag der Knochenplatte (8) hat. 17. System nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Sitzfläche (11) der Knochenplatte (8) zylind- risch, konisch oder sphärisch ist. 18. System nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Sitzfläche (11) der Knochenplatte (8) in einem Durchgangsloch (9) ausgebildet ist. - 10 - Hilfsantrag 2 1. Fixationssystem für Knochen mit einer Knochenplatte (8) mit wenigstens einem Durchgangsloch (9), wenigstens einer in ein Durchgangsloch eingesetzten Knochenschraube (1), eine gegen- seitige Ausrichtung unter verschiedenen Winkeln ermöglichenden Sitzflächen (4, 11) von Knochenplatte (8) und Knochen- schraube (1) und Mitteln zum Festlegen der Knochenschraube in einem bestimmten Winkel zur Knochenplatte, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Mittel zum Festlegen eine durch Eindrehen der Knochenschraube (1) in dem bestimmten Winkel von einem vor- geformten Gewinde (6, 10) an mindestens einer Sitzfläche (4, 11) gebildete Gewindeverbindung der Sitzflächen von Knochen- platte (8) und Knochenschraube (1) aufweisen, wobei die Gewin- deverbindung unter Umformung des Materials einer Sitzfläche ge- bildet wird. 2. Fixationssystem für Knochen mit einer Knochenplatte (8) mit wenigstens einem Durchgangsloch (9), wenigstens einer in ein Durchgangsloch eingesetzten Knochenschraube (1), eine gegen- seitige Ausrichtung unter verschiedenen Winkeln ermöglichenden Sitzflächen (4, 11) von Knochenplatte (8) und Knochen- schraube (1) und Mitteln zum Festlegen der Knochenschraube in einem bestimmten Winkel zur Knochenplatte, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Mittel zum Festlegen eine durch Eindrehen der Knochenschraube (1) in dem bestimmten Winkel von einem vor- geformten Gewinde (6, 10) an mindestens einer Sitzfläche (4, 11) gebildete Gewindeverbindung der Sitzflächen von Knochen- platte (8) und Knochenschraube (1) aufweisen, wobei das vorge- formte Gewinde (6, 10) voneinander beabstandete Gewindeseg- mente (13, 17) hat. - 11 - 3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Steigung des vorgeformten Gewindes (6,10) geringfügig kleiner als die Steigung eines Knochengewindes der Knochen- schraube (1) ist. 4. System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Gewindesegmente (13, 17) jeweils einen Einlaufbereich mit zum Einlaufende (14, 19) hin konvergierendem Gewindeprofil haben. 5. System nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekenn- zeichnet, dass jeder Gewindegang des vorgeformten Gewin- des (6, 10) zwei bis vier Gewindesegmente (13, 17) hat. 6 System nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Gewindesegmente (13, 17) in bestimmten Um- fangsbereichen des vorgeformten Gewindes (6, 10) in Grup- pen (15) angeordnet sind. 7. System nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekenn- zeichnet, dass sowohl die Sitzfläche (11) der Knochenplatte (8) als auch die Sitzfläche (4) der Knochenschraube (1) ein vorgeformtes Gewinde (6, 10) aus voneinander beabstandeten Gewindeseg- menten (13, 17) hat. 8. System nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Sitzfläche (4) der Knochenschraube (1) ein vor- geformtes Gewinde (6) aus voneinander beabstandeten Gewin- desegmenten (13) und die Sitzfläche (11) der Knochenplatte (8) ein vorgeformtes, durchgehendes Gewinde (10) hat. 9. System nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Sitzfläche (11) der Knochenplatte (8) ein vor- - 12 - geformtes Gewinde (10) aus voneinander beabstandeten Gewin- desegmenten (17) und die Sitzfläche (4) der Knochenschraube (1) ein durchgehendes, vorgeformtes Gewinde (6) hat. 10. System nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekenn- zeichnet, dass nur eine der Sitzflächen (4) ein vorgeformtes Ge- winde (6) hat und aus einem härteren Material als die andere Sitz- fläche ist. 11. System nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das vorgeformte Gewinde der einen Sitzfläche (4) ein durchgehendes Gewinde (6) ist. 12. System nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Knochenschraube (1) das eine Gewinde (6) hat. 13. System nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekenn- zeichnet, dass das vorgeformte Gewinde ein mehrgängiges Ge- winde (6) ist. 14. System nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Sitzfläche (4) der Knochenschraube (1) sphä- risch ist. 15. System nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Sitzfläche (4) der Knochenschraube (1) an der Unterseite eines Schraubenkopfes (3) ausgebildet ist. 16. System nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekenn- zeichnet, dass der Schraubenkopf (3) einen Anschlag (12) für An- lage an einem Gegenanschlag der Knochenplatte (8) hat. - 13 - 17. System nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Sitzfläche (11) der Knochenplatte (8) zylind- risch, konisch oder sphärisch ist. 18. System nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Sitzfläche (11) der Knochenplatte (8) in einem Durchgangsloch (9) ausgebildet ist. Die Klägerinnen sind der Ansicht, dass die mit dem Hilfsantrag 2 verteidigte Fas- sung des Streitpatents auf einer unzulässigen Änderung beruhe, da diese Fas- sung mit den Patentansprüchen 1 und 2 im Gegensatz zur erteilten Fassung zwei nebengeordneten Ansprüche enthält. Die Klägerin zu 1) beantragt, das deutsche Patent 43 43 117 in vollem Umfang für nichtig zu er- klären. Die Klägerin zu 2) beantragt, das deutsche Patent im Umfang des Patentanspruchs 1 in Verbin- dung mit Anspruch 10 für nichtig zu erklären. Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2 sowie den weiteren Hilfsanträgen A3 bis A7 und B3 bis B6 vom 11. Juni 2012 verteidigt wird. - 14 - Die Beklagte hat hierbei geltend gemacht, dass auch hinsichtlich der nach Hilfs- antrag 2 verteidigten Fassung des Streitpatents die jeweiligen Hauptansprüche 1 und 2 mit ihren abhängigen Ansprüchen gesondert verteidigt werden. Hinsichtlich des Wortlauts der Patentansprüche der Hilfsanträge A3 bis B6 wird auf die Akten und Anlagen zum Protokoll über die mündliche Verhandlung vom 24. Juli 2012 Bezug genommen. Das Gericht hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis nach § 83 PatG zugeleitet. Auf Bl. 214 ff. der Akten wird Bezug genom- men. Entscheidungsgründe Die zulässigen Klagen sind nur teilweise begründet; sie führen zur Nichtigerklä- rung des Streitpatents, soweit dieses über die im Tenor genannten Ansprüche hinausgeht (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 PatG). Im Übrigen sind die Klagen unbegründet und abzuweisen. 1. Nach der Beschreibungseinleitung betrifft die Patentschrift ein Fixationssys- tem für Knochen mit einer Knochenplatte mit wenigstens einem Durchgangsloch, wenigstens einer in ein Knochenloch eingesetzten Knochenschraube, eine gegen- seitige Ausrichtung unter verschiedenen Winkeln ermöglichenden Sitzflächen von Knochenplatte und Knochenschraube und Mitteln zum Festlegen der Knochen- schraube in einem bestimmten Winkel zur Knochenplatte. Solche Fixationssysteme werden in der Osteosynthese verwendet. Die Beschrei- bungseinleitung führt jedoch aus, dass bei den zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentschrift bekannten Fixationssystemen unter anderem aufgrund der ungenü- genden Stabilität der Winkelverbindung von Knochenschraube und Knochenplatte sich deren Verbindung lockern könne. Im Stand der Technik waren verschiedene Lösungen bekannt, eine bessere Stabilität der Verbindung zu erreichen. Die be- kannten Systeme hatten allerdings nach der Beschreibungseinleitung die Prob- - 15 - leme, dass sie ein großes Volumen aufwiesen, in Herstellung und Anwendung aufwändig waren oder nur in bestimmten Ausrichtungen einzubringen waren. Die Patentstreitschrift weist ferner zum Stand der Technik darauf hin, dass es da- nach zwar bekannt sei, den Schraubenkopf mit einem Außengewinde und das Plattenloch mit einem Innengewinde zu versehen, und dass die so geschaffene Gewindeverbindung zu einer winkelstabilen Ausrichtung von Platte und Schraube führe, dass aber mit dieser Lösung der gravierende Nachteil verbunden sei, dass die Schraube nicht in einem beliebigen Winkel, sondern nur in der durch die Ge- windeachsen vorgegebenen Ausrichtungen in das Plattenloch eingebracht werden könne (Sp. 1, Zeilen 49-53). 2. Die Patentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, ein Fixationssys- tem der eingangs genannten Art mit wählbarem und fixierbarem Winkel zwischen Knochenplatte und Knochenschraube zu schaffen, welches einen geringeren Platzbedarf hat und weniger aufwändig ist. 3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein Fixationssystem vor (Merkmalsgliederung hinzugefügt): 1 Fixationssystem für Knochen 2 mit einer Knochenplatte (8) mit wenigstens einem Durch- gangsloch (9), 3 wenigstens einer in ein Durchgangsloch eingesetzten Kno- chenschraube (1), 4 eine gegenseitige Ausrichtung unter verschiedenen Winkeln ermöglichenden Sitzflächen (4, 11) von Knochenplatte (8) und Knochenschraube (1) und 5 Mitteln (6, 10) zum Festlegen der Knochenschraube in einem bestimmten Winkel zur Knochenplatte, dadurch gekenn- zeichnet, dass - 16 - 5.1 die Mittel zum Festlegen eine durch Eindrehen der Kno- chenschraube (1) in dem bestimmten Winkel 5.2 von einem vorgeformten Gewinde (6, 10) an mindes- tens einer Sitzfläche (4, 11) gebildete (5.1) Gewindeverbindung der Sitzflächen von Knochen- platte (8) und Knochenschraube (1) aufweisen. Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 wird gegenüber dem erteilen An- spruch 1 (Hauptantrag) das Durchgangsloch in Merkmal 2 näher charakterisiert (Unterschiede durch Unterstreichung gekennzeichnet, Merkmalsgliederung hinzu- gefügt): 2’ mit einer Knochenplatte (8) mit wenigstens einem Durch- gangsloch (9) zum Durchführen des Schafts (3) und zur Auf- nahme des Kopfs einer Knochenschraube (1) Nach Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung wird ein Fixationssystem mit den Merkmalen 1 bis 5.2 gemäß erteiltem Anspruch 1 Hauptantrag und dem folgenden Merkmal beansprucht (Merkmalsgliederung hin- zugefügt): 6 wobei die Gewindeverbindung unter Umformung des Materials einer Sitzfläche gebildet wird. Nach Patentanspruch 2 in der mit dem Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung wird ein Fixationssystem mit den Merkmalen 1 bis 5.2 gemäß erteiltem Anspruch 1 Hauptantrag und dem folgenden Merkmal beansprucht (Merkmalsgliederung hin- zugefügt): 7 wobei bei das vorgeformte Gewinde (6, 10) voneinander beab- standete Gewindesegmente (13, 17) hat. - 17 - 4. Der maßgebliche Fachmann ist derjenige, dem üblicherweise die Lösung der sich objektiv stellenden Aufgabe übertragen wird (BGH GRUR 1978, 37 – Börsen- bügel). Diese Aufgabe ist ausgehend von dem durch die beanspruchte Lehre ge- lösten technischen Problem, d. h. dem gegenüber dem Stand der Technik tat- sächlich Geleisteten (BGH GRUR 2010, 602, Tz. 27 – Gelenkanordnung; BGH GRUR 2010, 607, Tz. 18 – Fettsäurezusammensetzung; BGH GRUR 2003, 693 – Hochdruckreiniger), zu bestimmen und vorliegend – wie auch in der Patentstreit- angesprochen – darauf gerichtet, ein Fixationssystem für Knochen zu schaffen, dass eine stabile Verbindung zwischen Knochenplatte und Knochenschraube un- ter variabel wählbaren Winkel gewährleistet. Der Schwerpunkt der Aufgabe liegt damit im Bereich der Verbesserung der mechanischen Fixierung der Knochen- platte durch eine Knochenschraube. Für dieses technische Fragestellung berufen ist nach Überzeugung des Senats ein berufserfahrener Ingenieur mit Fachhoch- schulabschluss, der sich mit der Entwicklung und Fertigung von Schrauben be- fasst, ein "Schraubenfachmann", der zudem jedenfalls einfache medizinische Grundkenntnisse erworben hat und bezüglich der spezifischen medizinischen An- wendungsprobleme mit einem Chirurgen oder Orthopäden in engem Kontakt steht und diesen bei der Entwicklung hinsichtlich der klinisch-medizinischen Fragestel- lungen zu Rate zieht (vgl auch BGH GRUR 2012, 475, Tz. 22 – Elektronenstrahl- therapiesystem) oder ein Team bildet (BGH GRUR 2012, 803, Tz. 34 – Calci- potriol-Monohydrat; GRUR 2012, 482, Tz. 18 – Pfeffersäckchen). Nicht maßgeb- lich ist dagegen, von wem und wofür das Fixationssystem aus Knochenplatte und Knochenschraube eingesetzt wird. Deshalb kommt im vorliegenden Fall weder der Chirurg noch entgegen der Auffassung der Beklagten ein Biomechaniker in Be- tracht, da diese lediglich die Anforderungen bestimmen und das Fixationssystem einsetzen (BGH GRUR 009, 1039, Tz. 18 – Fischbissanzeiger). 5. Für die Bestimmung des Gegenstands des Streitpatents maßgeblich sind die Patentansprüche und die darin beanspruchten Lehre, für deren Verständnis durch den angesprochenen Fachmann auf eine sich am technischen Sinn und nicht an der philologischen Bedeutung orientierenden Auslegung abzustellen ist. Hierbei ist an einer am Gesamtzusammenhang orientierten Betrachtung (st. Rspr., vgl. BGH - 18 - GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS; GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung, m. w. N.) zu beurteilen, welche technische Lehre Gegenstand des Patentan- spruchs ist und welchen technischen Sinngehalt den Merkmalen des Patentan- spruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zukommt (BGH GRUR 2002, 515, – Schneidmesser I m. w. N.). a. Im vorliegenden Verfahren im Streit ist insbesondere die Bedeutung des in Patentanspruch 1 enthaltenen Begriffs „Gewindeverbindung“. Merkmal 5 bean- sprucht Mittel zum Festlegen, d.h. zum Fixieren der Knochenschraube in einem bestimmten Winkel zur Knochenplatte, wobei nach den Merkmalen 5.1. und 5.2. diese Mittel eine Gewindeverbindung der Sitzflächen von Knochenplatte und -schraube aufweisen, die von mindestens einem vorgeformten Gewinde an mindestens einer Sitzfläche gebildet wird. Wie der Senat bereits im qualifizierten Hinweis ausgeführt hat, versteht der Fachmann unter einer „Gewindeverbindung“ eine formschlüssige Verbindung, bei der Gewindeprofile, die im Durchgangsloch der Knochenplatte und an der Knochenschraube ausgebildet sind, ineinander greifen (Sp .1 Z. 49 – 53). Dabei ergibt sich selbstverständlich, dass die Mittelach- sen dieser gegenüberliegenden Gewindegänge nach Schaffung der Gewindever- bindung übereinstimmen und damit koaxial sind. Näher ist die Gewindeverbindung in den Merkmalen 5.1 und 5.2 nicht definiert. Eine reine Reibschlussverbindung alleine ist dabei nicht ausreichend, d. h. zwingend für eine Gewindeverbindung erforderlich ist ein Formschluss von gegenüberliegenden Gewindegängen, wobei diese nicht vollständig ausgebildet sein müssen, d. h. auch Gewindesegmente ge- nügen für das erforderliche und beanspruchte Ineinandergreifen, so wie sie im Streitpatent in Sp. 3 Z. 7-10 wegen der größeren Variabilität der Winkelausrich- tung als vorteilhaft beschrieben und u. a. in der Figur 4 abgebildet sind. Hierzu wird in Sp. 2 Zeilen 28 – 32 aus- geführt, dass bei der bevorzugten Aus- gestaltung das vorgeformte Gewinde voneinander beabstandete Gewindes- egmente hat, deren Abstandsbereiche - 19 - das Eindringen eines Gegengewindes unter verschiedenen Einschraubwinkeln begünstigen. b. Dabei wird durch den Begriff „Gewindeverbindung“ auch nicht vorgegeben, wie die Gewindegänge entstehen, insbesondere ist damit nicht vorgegeben, dass die Gewindegänge bereits vor dem Eindrehen in der genannten Art (koaxial) vor- handen sein müssen. Die Gewindegänge des Gegengewindes zum vorgeformten Gewinde können auch erst durch Umformung entstehen (Sp. 2 Z. 13 – 16). Dies kann auch mit dem Zerstören eines bereits vorhandenen Gewindes einhergehen, bei dem neue Gewindegänge mit unterschiedlicher Gewindeachse entstehen. Dem steht auch nicht entgegen, dass im Streitpatent Sp. 3 Z. 36 – 40 erwähnt ist, dass der Einsatz von Drehmomentenschraubenziehern in Betracht zu ziehen ist, um ein Zerstören der Gewinde der Verbindung durch Überdrehen zu vermeiden. Dies trifft auch für die Gewindeverbindung zu, die erst durch ein Zerstören und Neubilden von Gewindegängen entstanden ist. Auch diese neue Gewindeverbin- dung kann durch Überdrehen zerstört werden, was durch einen Drehmomenten- schraubenzieher vermieden werden kann. Für das Verständnis einzelner Merkmale ist nicht nur die Funktion entscheidend, die das Merkmal für sich hat, sondern auch diejenige im Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeiführung des erfindungs- gemäßen Erfolgs (BGH Urt. v. 17.7.2012 X ZR 117/11 – Polymerschaum), der hier in der allgemeinen Lehre der Schaffung irgendeiner winkelvariablen und zugleich stabilen Gewindeverbindung der Sitzflächen besteht. Zusätzlich kann die Gewindeverbindung mittels Reib- oder Stoffschluss gesichert sein. So heißt es in Sp. 2 Z. 13 – 20: „Die Gewindeverbindung kann unter Umfor- mung des Materials entstehen und durch Kraftschluss (Reibschluss) und/oder Stoffschluss (Reibschweißen) zwischen den Sitzflächen gesichert sein. Dabei kann sich die Materialumformung durch Anpassung des vorgeformten Gewindes einer Sitzfläche an seine durch den Schraubwinkel bestimmten Kontaktflächen der anderen Sitzfläche und umgekehrt ergeben. Die reibschlüssige bzw. stoffschlüs- - 20 - sige Verbindung kann eine Folge der Materialumformung sein.“ Auch in weiterem Zusammenhang wird bei einer ausdrücklich vorausgesetzten Materialumformung infolge des Eindrehens der Knochenschraube bei geneigter Schraubenachse zur Lochachse von einer Reibschluss- bzw Reibschweißverbindung gesprochen (Sp. 4 Z. 14 – 20). Hier bildet die Patentschrift nach Auffassung des Senats ihres eigenes Lexikon (BGH GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; Mitt. 2000, 105, 106 - Extrusionskopf. Letztlich ist diese Begrifflichkeit des Stoff- oder Reibschlus- ses jedoch nicht entscheidungserheblich, da unabhängig von der Bezeichnung die Patentschrift ausdrücklich sowohl hinsichtlich stoff- oder „reibschlüssigen Verbin- dung davon ausgeht, dass diese nicht zwangsläufig infolge einer Materialumfor- mung gebildet wird, sondern gebildet werden „kann“ (Sp. 2 Z.13 – 20). Dies gilt auch, soweit in der Patentschrift im Zusammenhang mit den nach Figu- ren 4 und 5 abgebildeten Gewindesegmenten darauf hingewiesen wird, dass es durch das Eindringen der Knochenschraube in die Knochenplatte zu einer „Ver- hakung“ der Segmente verschiedener Gewinde kommen kann, die ein sekundäres Lockern und Herausdrehen erschweren (Sp. 2 Z. 44 – 50). Bei der insoweit ange- sprochenen „Segmentlösung“ geht das Verständnis der Patentschrift davon aus, dass die so geschaffene Gewindeverbindung ohne Umformung entsteht. c. Der Fachmann wird die erfindungsgemäß beanspruchte Lehre nach dem er- teilten Patentanspruch 1 auch nicht einschränkend dahingehend verstehen, dass diese nur eine durch Materialumformung geschaffene Gewindeverbindung erfasst. Das gilt ebenso für den Umstand, dass – wie noch aufzuzeigen sein wird – insbe- sondere die beanspruchte Erfindung dem Fachmann tatsächlich keinen ausführ- baren Weg zur Nacharbeit aufzeigt, wie in diesem Fall ohne Umformung eine Ge- windeverbindung geschaffen werden soll. Dies ändert nichts daran, dass es für das maßgeblichen Verständnis der erfin- dungsgemäß beanspruchten Lehre auf die Gesamtoffenbarung der Patentschrift ankommt und dass eine Auslegung unterhalb des Wortlauts der Patentansprüche auch dann nicht in Betracht kommt, wenn diese den Inhalt der Beschreibung ver- - 21 - allgemeinern (BGH GRUR 2010, 602, Tz. 29 – Gelenkanordnung) oder wenn die Ausführungsbeispiele des Patents sich ausschließlich auf bestimmte Ausfüh- rungsformen beziehen, insbesondere wenn der Beschreibung eine Schutzbe- reichsbeschränkung auf diese nicht zu entnehmen ist (BGH GRUR 2007, 309, Tz. 17 – Schussfädentransport). Dem steht auch nicht der Umstand entgegen, dass – wie noch aufzuzeigen sein wird – die gebotene Auslegung des Patentanspruchs dazu führt, dass die insoweit eindeutig identifizierte (BGH GRUR 2009, 749, Tz. 22 – Sicherheitssystem) Lehre für den Fachmann nicht – oder wie hier – nur partiell ausführbar offenbart ist. Denn dem Patentanspruch darf nicht deshalb ein anderer Sinngehalt beigelegt werden, weil so die Schutzfähigkeit bejaht werden kann (BGH GRUR 2004, 47, Tz. 39 – blasenfreie Gummibahn I; BGH Urt. v. 17.7.2012 X ZR 117/11 – Poly- merschaum, zu unzulässigen Erweiterung). Dies gilt auch vorliegend, soweit sein Gegenstand andernfalls eine nicht ausführbar offenbarte Lehre – hier hinsichtlich der anspruchsgemäßen ohne Materialumformung geschaffenen Gewindeverbin- dung – beinhaltet. Maßgebliche Grundlage dafür, was durch das Patent unter Schutz gestellt ist, bleibt auch dann der gewählte Wortlaut des Patentanspruchs, den der Patentanmelder regelmäßig auch so zu formulieren vermag, dass er den beanspruchten Schutzgegenstand erkennen lässt (BGH Mitt. 2000, 105 – Extrusi- onskopf; GRUR 2010, 602, Tz. 29 – Gelenkanordnung). So ist es auch hier. II. 1. Das angegriffene Patent offenbart die nach Patentanspruch 1 erteilter Fas- sung geschützte Lehre sowie die nach Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 beanspruchte Lehre nicht so deutlich und vollständig i. S. v. § 34 Abs. 4 PatG, dass sie ein Fachmann ausführen kann. Patentanspruch 1 erteilter Fassung erfüllt damit den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund nach §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG. Zugleich erweist sich der nach Hilfsantrag 1 verteidigte Pa- tentanspruch 1 als patentrechtlich unzulässig und bedarf keiner weiteren Sach- - 22 - prüfung (Keukenschrijver GRUR 2001, 571, 573; Meier-Beck GRUR 2011, 857, 864). Nach der vorbeschriebenen Auslegung beansprucht Patentanspruch 1 für das aus Knochenplatte und Knochenschraube gebildete Fixationssystem mit dem Merk- malskomplex 5 allgemein eine winkelvariable Gewindeverbindung der Sitzflächen von Knochenplatte und Knochenschraube, ohne dass für den vorgenannten Fachmann im Streitpatent offenbart ist, wie diese ohne Materialumformung gebil- det werden kann. Eine Erfindung ist aber nur ausführbar offenbart, wenn der an- gesprochene Fachmann aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in die Lage versetzt wird, den angestrebten Erfolg zu erreichen (BGH GRUR 2011, 707, Tz. 20 – Dentalgeräteeinsatz; GRUR 2010, 916, Tz. 17 – Klammernahtgerät). Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. 1.1. Allerdings ist die beanspruchte Erfindung bei der Prüfung der ausführbaren Offenbarung insoweit nicht zu beanstanden, als die Gewindeverbindung nach dem Merkmal 5.1 und der Lehre des Patentanspruchs 1 durch eine Materialumformung entsteht, da der Gesamtinhalt der Patentschrift für den Fachmann in ausführbarer Weise anhand mehrerer Ausführungsbeispiele offenbart, wie für eine Gewinde- verbindung bei gleichzeitiger Winkelvariabilität die Gewindegänge des Gegenge- windes mittels Materialumformung zu bilden sind. So sind in den Figuren 1 bis 2 jeweils Knochenschrauben dargestellt, die ein durchgehendes Gewinde aufweisen. Das Eindrehen der Knochenschraube in eine der Knochenplatten nach Fig. 1 oder 6 ist unter verschiedenen Winkelausrichtun- gen möglich, wobei jedoch bei einer Neigung der Schraubenachse zur Lochachse im Bereich der Gewinde eine Materialumformung stattfindet (vgl. Streitpatent Sp. 4 Z. 14 – 19). Auch bei Knochenplatten gemäß den Figuren 7 und 8, die große Ge- windesegmente aufweisen, führt ein Eindrehen einer Schraube nach Figur 1 oder 2 bei einer Neigung der Schraubenachse zur Lochachse zu einer Materialumfor- mung. - 23 - Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin führt auch ein Eindrehen unter der angesprochenen Neigung bei Knochenschrauben nach den Figuren 4 und 5, die jeweils nur Gewindesegmente 13 aufweisen, zwingend zu einer Materialumfor- mung. Die Gewindesegmente in der Knochenplatte nach den Figuren 7 und 8 er- strecken sich jeweils über einen erheblichen Teil des Gewindeumfangs, und ein Eindrehen einer Knochenschraube mit einem Gewinde nach den Figuren 4 und 5 unter einer Neigung entgegen einer Gewindeachse führt bei der gewünschten Gewindeverbindung zwangsläufig zu einer Materialumformung. Damit stehen die an eine hinreichende Ausführbarkeit zu stellenden Anforderungen außer Frage. 1.2. Anders beurteilt der Senat jedoch die Ausführbarkeit der von Patentan- spruch 1 des Streitpatents umfassten technischen Lehre, wonach eine Gewinde- verbindung ohne Umformung entstehen kann, während zugleich die Winkelvaria- bilität der Gewindeverbindung beibehalten wird. Denn insoweit enthält die Streit- patentschrift keinerlei technische Hinweise oder Anregungen, wie die Gewindes- egmente auszubilden sind, damit eine beim Einschrauben unter verschiedenen Winkeln zwangsläufig stattfindende Materialumformung vermieden wird. Allein der Hinweis auf ein „Verhaken“ bei der bevorzugten Ausgestaltung durch Gewindes- egmente (siehe Streitpatentschrift Sp. 2 Z. 28 – 34) ändert hieran, wie bereits ausgeführt, nichts, da aus der Patentschrift nicht ersichtlich ist, wie ein Verhaken ohne Umformung erreicht werden soll. Dem steht auch der Umstand nicht entge- gen, dass sich eventuell die streitige Verletzungsform einer derartigen umfor- mungsfreien Lösung bedient. Denn das Patent enthält keinerlei Hinweise auf diese Lösung, die dem Fachmann in die Hand gegeben werden. Der Fachmann müsste vielmehr umfangreiche Versuche anstellen und sich diese Lehre vollständig – eventuell sogar erfinderisch – selbständig erschließen, um die Gewinde nach den Figuren 1 bis 8 derart zu verändern, dass das Material von Knochenplatte oder Knochenschraube beim Eindrehen unter verschiedenen Winkeln und gleichzeitiger Stabilität bei einer Gewindeverbindung nicht umgeformt wird. 1.3. Damit ist zugleich der geschützte Gegenstand im Patentanspruch durch eine generalisierende Formulierung über die dem Fachmann in der Gesamtheit der - 24 - Unterlagen an die Hand gegebene Lösung hinaus so weit verallgemeinert, dass der Patentschutz über den geleisteten Beitrag der Erfindung zum Stand der Tech- nik hinausgeht (BGH GRUR 2010, 901, Tz. 36 – Polymerisierbare Zementmi- schung; GRUR 2010, 414, Tz. 23 – Thermoplastische Zusammensetzung). Dem steht nicht entgegen, dass es für die Annahme der Ausführbarkeit einer ge- nerischen Lehre nach einhelliger Auffassung ausreichend ist, wenn zumindest ein nacharbeitbarer Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung offenbart wor- den ist (BGH GRUR 2010, 414, Tz. 23 – Thermoplastische Zusammensetzung; GRUR 2001, 813 – Taxol; Busse/Keukenschrijver, § 34 Rdnr. 278). Es ist auch nicht grundsätzlich erforderlich, dass alle denkbaren, unter den Wortlaut des Pa- tentanspruchs fallenden Ausgestaltungen ausgeführt werden können bzw. dass die Ausführbarkeit in der gesamten Anspruchsbreite offenbart ist (BGH GRUR 2010, 901, 903 - Polymerisierbare Zementmischung; GRUR 2003, 223, Tz. 43 – Kupplungsvorrichtung II; BPatG GRUR 2011, 905, Tz. 72, 73 – Bupren- orphinpflaster). Die ausführbare Offenbarung erfasst auch in solchen Fällen nur die Bereiche, in denen sich die Ausführbarkeit aus den offenbarten oder den dem nacharbeitenden Fachmann geläufigen Maßnahmen ergibt oder in denen sie, ins- besondere bei punktuellen Offenbarungen, jedenfalls plausibel ist (BGH GRUR 2010, 414, Tz. 23 – Thermoplastische Zusammensetzung), während sie dort zu verneinen ist, wo die durch den Patentanspruch beanspruchte Problemlö- sung nur partiell ausführbar gelöst wird und der Fachmann im Übrigen mangels Hinweisen in den Anmeldeunterlagen und der Patentschrift vor einen Erfindungs- auftrag gestellt wird (BPatG GRUR 2011, 905, Tz. 72 – Buprenorphinpflaster, m. w. H.) 2. Zulässig erweist sich dagegen der geänderte Patentanspruch 1 in der Fas- sung nach Hilfsantrag 2, der den patentgemäßen Gegenstand einschränkt auf Gewindeverbindungen, die unter Umformung des Materials einer Sitzfläche her- gestellt werden. Der Gegenstand dieses Patentanspruchs ist auch patentfähig. - 25 - 2.1. Der Senat sieht vorliegend eine zulässige Änderung darin, dass die Patentin- haberin die Beschränkung der allgemeinen Lehre nach dem angegriffenen Pa- tentanspruch 1 der erteilten Fassung durch eine Aufspaltung in zwei nebengeord- nete Ansprüche vorgenommen hat, die jeweils unterschiedliche und von dem Pa- tentanspruch 1 erteilter Fassung umfasste Ausführungsformen betreffen. Damit liegt nicht nur eine Änderung des Patents im Rahmen des Angriffs vor, sondern zugleich schränken beide Patentansprüche jeweils für sich den erteilten Patentan- spruch 1 auch ein. Den Klägerinnen ist zwar zuzustimmen, dass grundsätzlich die Aufstellung neuer Patentansprüche keine Beschränkung des erteilten Patents darstellt, sondern dessen unzulässige Umgestaltung, die allein dem Patenterteilungsverfahren vor- behalten ist (BGH GRUR 2005, 145 – elektronisches Modul). Dies schließt aber nach Überzeugung des Senats nicht aus, dass im Einzelfall auch die Aufstellung neuer Patentansprüche im Nichtigkeitsverfahren jedenfalls zulässig ist, sofern hiermit eine zulässige Beschränkung dies erteilten Patentgegenstandes und nicht dessen Umgestaltung verbunden ist und eine Beschränkung in dieser Weise – wie vorliegend – veranlasst ist. Die Beklagte hat sich darauf berufen, dass insoweit ein Rechtsschutzbedürfnis bestehe, die von Patentanspruch 1 erteilter Fassung umfassten beiden wirtschaft- lich bedeutsamen Ausführungsformen („Umformlösung“ und „Segmentlösung“) der Erfindung hilfsweise mit zwei unabhängigen Ansprüchen zu verteidigen. Insoweit hat der Senat allerdings Bedenken, ob allein die hiermit angestrebten besseren Durchsetzungsmöglichkeiten für das Patent ein solches Rechtsschutzbedürfnis und die Zulässigkeit begründen können (so Engel GRUR 2009, 248, 251), weil das Patentnichtigkeitsverfahren nicht der Verbesserung dieser Möglichkeiten dient (zur entsprechenden Diskussion im Einspruchsverfahren bei der Aufstellung neuer Unteransprüche und beschränkter Verteidigung des Hauptanspruchs bereits: BPatGE 43, 230 = BlPMZ 2001, 223 – Spülgut; a. A. BPatGE 44, 240 = GRUR 2002, 327, 330 – Erstes Impulssignal). - 26 - Es ist umstritten, ob und inwieweit in der Aufstellung neuer Patentansprüche noch eine zulässige beschränkende Verteidigung eines erteilten Patents im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren gesehen werden kann oder ob dies eine unzulässige sonstige Gestaltung des erteilten Patents darstellt, für die ein Rechtsschutzbe- dürfnis nicht anerkannt werden kann (zum Einspruchsverfahren und der Aufstel- lung neuer Unteransprüche: BPatGE 43, 230 = BlPMZ 2001, 223 – Spülgut; a. A. BPatGE 44, 240 = GRUR 2002, 327, 330 – Erstes Impulssignal; ablehnend und auf fehlende Veranlassung abstellend Benkard, PatG, 10. Aufl., § 59 Rdn. 46d). Allerdings wird in der Literatur eine Aufstellung zusätzlicher Patentansprüche dann anerkannt, wenn hierfür eine konkrete Veranlassung besteht, so wenn ein Pa- tentanspruch in mehrere nebengeordnete Ansprüche bei Wegfall einer gemein- samen Rückbeziehung aufgespalten wird (Keukenschrijver/Busse, PatG, 6. Aufl., § 84 Rdn. 9; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. 2011 Rn. 253) oder ein erteiltes Patent mit zwei nebengeordneten selbstständigen Hauptansprü- chen verteidigt wird, die aus dem nicht schutzfähigen erteilten Hauptanspruch und unterschiedlichen Merkmalen gebildet werden, und die nebengeordneten Ansprü- che sich insgesamt als eine zulässige Beschränkung des erteilten Patents dar- stellen (Engel GRUR 2009, 248, 251). Auch das Bundespatentgericht hat in einem derartigen Fall eine solche beschränkte Verteidigung als zulässig angesehen (BPatG v. 28. Juli 2008 - 9 W (pat) 405/05 Juris Das Rechtsportal, Rdnrn. 174 ff.). Dem entspricht auch die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, die jedenfalls eine derartige Befugnis anzuerkennen, wenn der Patentinhaber nur so eine seinen Interessen gerecht werdende Be- schränkung erreichen und zugleich den erweiterten Anforderungen an die Zuläs- sigkeit der Änderung genügen kann. Die damit in der Rechtsprechung des EPA im Vordergrund stehende Frage der „Veranlassung“ für die Änderung, die voraus- setzt, dass diese der Ausräumung von Widerrufsgründen und nicht sonstigen Gründen dient, und welche in Regel 80 AVOEPÜ generell für jede Änderung ge- fordert wird (vgl. Singer/Stauder, EPÜ, 5. Aufl. § 101, Rdnr. 105; Rspr. der Be- schwerdekammern des EPA, 6. Aufl., 2010 S. 909), ist auch bei der Aufstellung - 27 - neuer Patentansprüche nach dieser Rechtsprechung entscheidendes Zulässig- keitskriterium (vgl. Singer/Stauder, EPÜ, 5. Aufl. § 101 Rdnr. 106; Rspr. der Be- schwerdekammern des EPA, 6. Aufl., 2010 S. 914 – 915). Inwieweit diese sehr ausdifferenzierte Rechtsprechung „veranlasster Änderun- gen“ generell als Zulässigkeitskriterium auch bei nationalen Patenten beachtlich (hierzu bereits BPatGE 44, 240 = GRUR 2002, 327, 330 – Erstes Impulssignal) und im Ergebnis Ausdruck eines insoweit zu fordernden Rechtsschutzbedürfnis- ses ist (hierzu auch Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. 2011 Rdnr. 253 unter Hinweis auf BGH GRUR 2006, 923 – Luftabscheider für Milch- sammelanlage) erscheint fraglich. Dies gilt ebenso für die Frage, ob ein solches Rechtsschutzinteresse überhaupt gefordert werden kann. Denn die Möglichkeit einer beschränkten Verteidigung des Patents im Einspruchs- und Nichtigkeitsver- fahren, die – anders als in Art. 101 Abs. 3 EPÜ – im PatG nicht ausdrücklich gere- gelt ist, beruht auf dem Gedanken der Prozessökonomie und der Vermeidung des isolierten Beschränkungsverfahrens nach § 64 PatG (vgl. BGH GRUR 2005, 145, Tz. 42 – elektronisches Modul; BPatG GRUR 2010, 137, Tz. 7 - Oxaliplatin; BGH GRUR 1956, 409 – Spritzgussmaschine; BGH GRUR 2005, 145, hierzu auch Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 81 Rdnr. 36 m. w. H), welches ein sol- ches Rechtsschutzinteresse für die Zulässigkeit einer Beschränkung ebenfalls nicht fordert (kritisch auch Schulte GRUR 2001, 999, 1002). Letztlich können diese Fragen jedoch dahinstehen. Denn vorliegend liegt mit der Aufspaltung des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung in zwei nebengeordnete Patentansprüche nicht nur eine bloße Klarstellung vor, welche nach der Recht- sprechung des Bundesgerichtshofs als unzulässig anzusehen wäre (BGHZ 103, 262 = GRUR 1988, 757, Tz. 58 – Düngerstreuer; zum Einspruchsverfahren BGH GRUR 1989, 103 – Verschlussvorrichtung für Gießpfannen; vgl. auch Keuken- schrijver/Busse, PatG, 6. Aufl., § 21 Rdnr. 130, m. w. N.; § 84 Rn. 9). Es liegt vielmehr eine tatsächliche Beschränkung auf zwei konkrete Ausführungsbeispiele vor, wobei zudem in Patentanspruch 2 die Ausführungsform eine nicht durch Um- formung entstehenden Gewindeverbindung durch Aufnahme der Merkmale aus Patentanspruch 3 erteilter Fassung konkretisiert und auf beabstandete Gewindes- - 28 - egmente beschränkt worden ist. Zudem ist mit der Aufspaltung des Patentan- spruchs 1 den Bedenken der Ausführbarkeit dieses Patentanspruchs dadurch Rechnung getragen, dass Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 sich auf die „Um- formungslösung“ beschränkt. Damit stellt sich die beschränkende Änderung durch Bildung von zwei nebenge- ordneten Patentansprüchen nicht nur als eine zweckmäßige, etwa im Hinblick auf eine bessere Durchsetzungsmöglichkeit für das Patent, intendierte Änderung. Diese erweist sich vielmehr als eine notwendige Reaktion zur Ausräumung eines Nichtigkeitsgrunds und Fassung eines zulässig geänderten Patentanspruchs. Sie ist somit „veranlasst“ bzw. von einem hinreichenden Rechtsschutzbedürfnis getra- gen. Denn anerkanntermaßen ist bei einer Verteidigung des Patents mit einer ge- änderten, beschränkten Fassung der Patentansprüche die Zulässigkeit ohne Be- schränkung auf gesetzlichen oder gar die geltend gemachten Widerrufs- /Nichtigkeitsgründe zu überprüfen, wobei sich der Prüfungsumfang an den im Prüfungsverfahren geforderten Erteilungsvoraussetzungen des Patents zu orien- tieren hat (BGH GRUR 1998, 901, 902 – Polymermasse; Engel GRUR 2009, 248, 249; Keukenschrijver Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl., 2011 Rdnr. 228 und GRUR 2001, 571, 574, Augenmaß fordernd). Deshalb müssen geänderte Pa- tentansprüche u. a. auch der in § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG geforderten Bestimmtheit des Patentgegenstandes genügen und ebenso wie nach Art. 84 EPÜ für europäi- sche Patente (BGH GRUR 2010, 709, Tz. 55 – Proxyserversystem) deutlich an- geben, welcher Gegenstand unter Schutz gestellt ist. Eine Ausräumung des streitgegenständlichen Nichtigkeitsgrundes fehlender Aus- führbarkeit der Lehre nach Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung in Verbin- dung mit der Beschränkung dieses Anspruchs durch Aufnahme weiterer Merk- male, welche nur eine von mehreren umfassten Ausführungsformen betreffen – hier die „Segmentlösung“ –, wäre aber mit diesen Anforderungen für ein zulässige Änderung schwerlich vereinbar gewesen. Im Ergebnis bestehen deshalb selbst unter den Anforderungen einer veranlassten und von einem Rechtsschutzinteresse getragenen Änderung keine Zweifel an der - 29 - Zulässigkeit der vorliegenden beschränkenden Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 2 mit zwei nebengeordneten Patentansprüchen. 2.2 .Die Offenbarung des in der Fassung gemäß Hilfsantrag 2 eingeschränkten Gegenstands des Patentanspruchs 1 ergibt sich mit dem gegenüber der erteilten Fassung hinzugenommenen Merkmal 6 aus der ursprünglichen Anmeldung sowie der erteilten Fassung des Streitpatents durch den Patentanspruch 1 in Verbindung mit der Beschreibung (vgl. Offenlegungsschrift Sp. 4 Z. 33 – 35, Streitpatent Sp. 4 Z. 23 – 25). Die Patentansprüche 3 und 5 bis 18 gemäß Hilfsantrag 2 entsprechen im Wortlaut den erteilten Patentansprüchen 2 und 5 bis 18. 2.3. Wie bereits dargelegt wurde, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausfüh- ren kann (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG). 3. Der gemäß Hilfsantrag 2 verteidigte Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zu- ständigen Fachmanns. 3.1. Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften offenbart eine Umfor- mung des Materials der Sitzfläche einer Knochenplatte oder einer Knochen- schraube (Merkmal 6), so dass die Neuheit eines derart ausgestalteten Fixations- systems anzuerkennen ist. Dies gilt auch für die nachveröffentlichte Druckschrift D9. Auch diese zeigt entge- gen der Argumentation der Klägerin zu 2) keine Materialumformung nach Merk- mal 6: Die D9 offenbart ein Fixationssystem für Knochen (vgl. D9 Titel) [= Merkmal 1], mit einer Knochenplatte (1) mit wenigstens einem Durchgangs- loch (2) und wenigstens einer in ein Durchgangsloch einge- setzten Knochenschraube (3) (vgl. D9 Sp. 2 Z.18 – 20, Fig. 1) - 30 - [= Merkmale 2 und 3]. Die Durchgangslöcher 2 der Knochenplatte weisen dabei ein Gewinde auf, und der Schraubenkopf 5 der Knochenschraube ist ebenfalls mit einem Gewinde versehen (vgl. D9 Sp. 2 Z. 20 – 24). Beim Anziehen verklemmt sich der Schraubenkopf 5 in der Knochenplatte 1, womit eine stabile Verbindung zwischen Knochenplatte 1 und Knochenschraube 3 erreicht wird (vgl. D9 Sp. 1 Z. 61 – 64, Sp. 2 Z. 35 – 37). Ein Verklemmen der Knochenplatte mit der Knochenschraube entspricht jedoch nicht der Gewindeverbindung nach Merkmal 5.1, insbesondere liegen beim Verklemmen keine Gewindegänge formschlüssig aneinander an. Diese Verbindung würde erst entstehen, wenn das Material der Kontaktfläche des Durchgangslochs der Knochenplatte oder der Knochenschraube umgeformt werden würde (Merkmal 6) und neue Gewindegänge gebildet werden würden. Eine Materialumformung würde ausschließlich bei einer fehlerhaften Anwendung des Fixationssystems nach der Druckschrift D9 entstehen, diese technische Lehre ist der Druckschrift D9 jedoch nicht zu entnehmen. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der im Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung ist daher neu. 3.2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 war dem Fach- mann auch nicht durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nahege- legt. Ausgehend von der sich objektiv stellenden Aufgabe, ein Fixationssystem der eingangs genannten Art mit wählbarem und fixierbarem Winkel zwischen Kno- chenplatte und Knochenschraube zu schaffen, welches einen geringeren Platzbe- darf hat und weniger aufwändig ist, war dem Fachmann das in der Druckschrift D7 offenbarte Fixationssystem für Knochen (Knochenplattenanordnung) bekannt (vgl. D7 Sp. 1 Z. 3 – 4) mit einer Knochenplatte 1 mit wenigstens einem Durchgangs- loch 2, wenigstens einer in ein Durchgangsloch eingesetzten Knochenschraube 3 (vgl. D7 Sp. 3 Z. 17 – 25, Fig. 1,3) [= Merkmale 1 bis 3] und einer auf die Kno- chenplatte geschraubten Deckplatte. Dabei ermöglichen die Sitzflächen von Kno- chenplatte 1 und Knochenschraube 3 eine gegenseitige Ausrichtung unter ver- schiedenen Winkeln (vgl. D7 Sp. 3 Z. 24 – 25: „Die Schrauben sind in den Boh- rungen bis zu einem gewissen Grade schwenkbar“) [= Merkmal 4]. - 31 - Es sind Mittel vorhanden (Sitzflächen-Konfigurationen) zum Festlegen der Kno- chenschraube mittels Reibung in einem bestimmten Winkel zur Knochenplatte (vgl. D7 Sp. 5 Z. 36 – 44) [= Merkmal 5], wobei allerdings trotz des Hinweises, dass in vielen Fällen ein kräftiger Reibschluss zwischen Schraubenkopf und Kno- chenplatte für eine richtungssteife Verbindung genügt (Sp. 2. Z. 6 – 16), der Deck- platte die wesentliche Bedeutung für die Fixierung zukommt. Die hiermit verbundene Problematik der Höhe des Gesamtsystems beim Einsatz als Implantat im Patienten legte es zunächst einmal für den Fachmann nahe, die Bauhöhe zu minimieren und die Deckplatte dünner ausführen. Der Fachmann er- kannte auch, dass er idealerweise die geringste Bauhöhe erreichen würde, wenn er die Deckplatte gänzlich wegließ. Da diese Deckplatte jedoch auch die wesentli- che Funktion zur Lagesicherung der Schrauben übernimmt, kam diese Lösung nicht in Betracht, und der Fachmann musste nach anderen Lösungswegen für eine Festlegung der Knochenschraube bei gleichzeitiger Winkelvariabilität suchen. Hierbei stieß er auf die Druckschrift D7, welche die Anregung vermittelt, durch eine Ringkante die Reibung zu erhöhen (vgl. D7, Fig. 5, Sp. 5 Z. 9 – 11: „Eine sol- che Kante kann sogar besonders reibungsintensiv und daher zweckmäßig sein.“). Einen Hinweis auf eine Gewindeverbindung mittels Materialumformung ist der Druckschrift D7 jedoch nicht zu entnehmen. In der Druckschrift D8 ist dieses Problem ebenfalls durch einen Reibschluss mit- tels Linienkontakt zwischen den Kontaktflächen von Knochenschraube und Durchgangsloch gelöst (vgl. D8 Sp. 1 Z. 57 – 63). - 32 - Angesichts dessen ist nicht ersichtlich, was den Fachmann zum Perspektiven- wechsel veranlassen konnte, die Festlegung mittels Formschluss und nicht mittels Reibschluss zu erreichen und insbesondere – analog zu den bekannten Knochen- schrauben - den Formschluss dadurch zu erreichen, dass ein Gewinde in der Sitz- fläche der Knochenplatte und/oder -schraube angebracht wird. Die bekannten Knochenschrauben mit Gewinde nach den Druckschriften D15 (vgl. D15 Fig. 1) oder D16 (D16 Fig. 1) und die zugehörigen Fixationssysteme zeichnen sich ent- gegen der gewünschten Lösung darin aus, dass sie keine variablen Winkel ermöglichen, und füh- ren daher von der erfindungsgemäßen Lösung weg. Der alleinige Umstand, dass dem Fachmann auf- grund seines Fachwissens gewindefurchende Schrauben, die unter Materialum- formung eine Gewindeverbindung bilden (vgl. D17 Fig. 1 und 2, D22 Fig. 7 und 8), bekannt waren, begründet ebenfalls nicht die berechtigte Annahme, dass die in Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 beanspruchte Lösung für ihn nahe- liegend war, da alleine der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Sach- verhalts zum allgemeinen Fachwissen gehört, noch nicht belegt, dass es für den Fachmann nahegelegen hat, sich bei der Lösung eines bestimmten technischen Problems dieser Kenntnis zu bedienen (BGH GRUR 2009, 743, Tz. 37 – Airbag- Auslösesteuerung). Konkrete Vorbilder für die Materialumformung in einer Kno- chenplatte oder Knochenschraube sind im Stand der Technik nicht angegeben und wurden auch in der mündlichen Verhandlung nicht aufgezeigt. Es bleibt daher ein aus der Sachlogik des technischen Problems begründetes Postulat, dass der Fachmann den Weg der Erfindung als den als sachgerecht er- kennbaren hätte gehen müssen. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass die technische Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen Wege geht, die sich bei nachträg- licher Analyse der Ausgangsposition als sachlich plausibel oder gar mehr oder weniger zwangsläufig darstellen. Um das Begehen eines von den bisher beschrit- tenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem - 33 - Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es daher – abgesehen von denjenigen Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist – in der Re- gel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichen- der Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH GRUR 2009, 746, Tz. 20 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). So war es auch hier. Insbe- sondere stellt die erfindungsgemäße Problemlösung, eine Gewindeverbindung mittels Materialumformung auszubilden, keine durchschnittliche Entwicklungsleis- tung und bloße Optimierung dar, die ohne konkrete Anweisung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik zu entwickeln war und für den Fachmann auf der Hand lag (BGH GRUR 2010, 814 – Fugenglätter). 6. Der Gegenstand von Patentanspruch 2 des Hilfsantrags 2 beruht jedoch auf einer unzulässigen Selbstbeschränkung und Fassung des Patentanspruchs, da die insoweit beanspruchte und durch Merkmal 7 auf beabstandete Gewindeseg- mente gerichtete Lehre nicht ausführbar offenbart ist. Denn auch dieser Anspruch ist so auszulegen, dass die Gewindeverbindung entsprechend Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht auf eine Materialumformung spezifiziert und deshalb aus den genannten Gründen für den Fachmann nicht ausführbar offenbart ist. Das gilt ebenso für die von der Klägerin angegriffenen Unteransprüche, soweit diese auf Anspruch 2 rückbezogen sind. 7. Da die Beklagte ausdrücklich erklärt hat, die Patentansprüche 1 und 2 des 2. Hilfsantrags mit den hierauf rückbezogenen weiteren Ansprüchen gesondert ver- teidigen zu wollen, war das Streitpatent nur soweit für nichtig zu erklären, wie es nicht mit Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 sowie der im Tenor genannten nachgeordneten Ansprüche 3, 5 – 18 erfolgreich verteidigt worden ist. Auch diese erweisen sich als zulässig und sind schon deshalb patentfähig, weil sie durch den patentfähigen Anspruch 1 getragen werden. - 34 - 8. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO. Engels Friehe Dr. Müller Veit Zimmerer Pr