24 W (pat) 531/10

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 24 W (pat) 531/10 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die IR-Marke 877 942 hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. September 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner, der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. - 2 - G r ü n d e I. Mit Beschluss vom 25. Mai 2010 hat die Markenstelle für Klasse 3 IR durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes der international registrierten Wortmarke IR 877 942 BALANCE - N - BRIGHTEN für die Waren „Klasse 3: cosmetics“ den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marke bestehe ausschließlich aus einer nicht unterscheidungs- kräftigen und freihaltebedürftigen Angabe. Das schutzsuchende Zeichen setze sich aus dem englischen „BALANCE“ für „Balance, Ausgeglichenheit und Aus- gleich“ und dem englischen Begriff für „aufhellen“, „BRIGHTEN“, zusammen. Beide Wortbestandteile würden, wie die Markenstelle unter Verweis auf verschie- dene, zur Akte gereichte Belege dargelegt hat, in der Kosmetikbranche als Hin- weise auf ausgleichende Eigenschaften sowie im Sinne von „aufhellen“ verwen- det. Zumindest vom angesprochenen Fachverkehr für Kosmetikprodukte, der hierzu über hinreichende Kenntnisse der englischen Fachsprache verfüge, werde er auch so verstanden. Der Buchstabe „N“ stelle, umrahmt von zwei Wörtern und von Mittelstrichen, ein gängiges Verbindungselement dar, das in diesem Kontext als werbeübliche Verkürzung des Wortes „und“ verstanden werde. Bei den ange- sprochenen Fachverkehrskreisen werde die Angabe „BALANCE - N - BRIGHTEN“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Kosmetikprodukten in ihrer Gesamtheit daher lediglich als beschreibender Sachhinweis darauf aufgefasst, dass diese Produkte ausgleichende und aufhellende Wirkung hätten. - 3 - Gegen diese Entscheidung wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Be- schwerde. Sie wendet ein, die von der Markenstelle zur Akte gereichten Internet- auszüge ließen lediglich eine Aussage darüber zu, dass sich die beiden Wortbe- standteile „BALANCE“ und „BRIGHTEN“ in Zusammenhang mit Worten setzen ließen, die ihrerseits beschreibend auf den Bereich der Kosmetika hinwiesen. Auch der inländische Fachverkehr für Kosmetika werde „BALANCE - N - BRIGHTEN“ nicht ohne weiteres als „ausgleichen und aufhellen“ verstehen. Der Buchstabe „n“ könne unterschiedliche Bedeutungen haben. Er werde als Verbin- dungselement zwischen zwei Worten nicht nur mit der Bedeutung „und“ verwen- det, sondern könne im Englischen auch die Endung –„ing“ abkürzen und die Be- deutung „in“ oder „im“ haben. Daher könnten der schutzsuchenden Wortkombina- tion auch die Bedeutungen „BALANCE IN BRIGHTEN“ oder „BALANCING BRIGHTEN“ zukommen. Der Verkehr könne mit ihr zudem das englische Seebad „Brighton“ assoziieren. Das Zeichen weise eine schutzbegründende Mehrdeutig- keit auf. Die Annahme, dass es für die Schutzfähigkeit einer Marke allein auf das Verständnis des angesprochenen Fachverkehrs ankommen könne, treffe nicht zu und lasse sich insbesondere den Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäi- schen Union EuGH GRUR 2006, 411ff., Rn. 45 - Matratzen Concord/Hukla und EuGH GRUR 1999, 723, 726, Rn. 29 - Chiemsee nicht entnehmen. Bei Zeichen, die für Massenartikel wie Kosmetikprodukte beansprucht würden und sich an breite Verkehrskreise richteten, sei es nicht zulässig, zur Beurteilung ihrer marken- rechtlichen Schutzfähigkeit allein auf das Verständnis der angesprochenen Fach- verkehrskreise abzustellen. Schließlich verweist die Markeninhaberin darauf, dass der internationalen Registrierung IR 847058 „BRONZE - N - BRIGHTEN“ in Deutschland ebenfalls Schutz gewährt worden sei. Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Mai 2010 aufzuheben. - 4 - Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen. Zusammen mit einem gerichtlichen Hinweis hat der Senat der Markeninhaberin mit Gelegenheit zur Stellungnahme vorab verschiedene Ausdrucke inländischer Internetseiten als Be- leg für die Verwendung von Ausdrücken im Inland übersandt, in denen der Buch- stabe „-N-“ als Bindeglied zwischen zwei Worten benutzt wird. II. Die gem. §§ 66 Abs. 1, 2, 64 Abs. 1 S. 1 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat die Mar- kenstelle für Klasse 3 IR der für die Waren „cosmetics“ beanspruchten Wortmarke „BALANCE - N - BRIGHTEN“ den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert, §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art.5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Diese auf Art. 3 Abs. 1 Buchst. C MarkenRL beruhende Vorschrift verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass beschreibende Zeichen und Angaben von jedermann, insbesondere von den Mitbewerbern der Markeninhaberin, frei verwendet werden können (st. Rspr. d. EuGH, vgl. z. B. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25 - Chiemsee; GRUR 2003, 514, Rn. 73 - Linde, Winward u Rado; GRUR 2004, 674, Rn. 54, 55 - Postkantoor; GRUR 2006, 233, Rn. 62 - Standbeutel; GRUR 2008, 503, Rn. 23 - adidas/Marca Mode u. a.; EuGH MarkenR 2007, 204, Rn. 75 - CELLTECH; EuGH GRUR Int. 2010, 503, Rn. 34 - Patentconsult; EuGH GRUR Int. 2011, 400, Rn. 37 - Zahl 1000; vgl. auch BGH GRUR 2006, 850, 856, Rn. 35 - FUSSBALL WM 2006). Die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aufgeführten, beschreibenden Zei- chen sind vom Schutz deshalb ausgeschlossen, weil ihrer Monopolisierung einem - 5 - berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht (Ströbele, Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, Rn. 265 zu § 8). Dieses Allgemeininteresse wird bereits durch die bloße potenzielle Beeinträchti- gung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl. Alber GRUR 2005, 127, 129; BPatG GRUR 2010, 338, 340 - Etikett; GRUR 2010, 1017, 1019 - Bonbon- form). Zur Erfüllung des Tatbestandes des § 8 Abs. 2 S. 2 MarkenG erachtet es der Ge- richtshof der Europäischen Union als ausreichend, aber auch notwendig, dass die beteiligten Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen der Marke und den beanspruchten Waren herstellen können (vgl. EuGH GRUR 2010, 534, Rn. 29 - PRANAHAUS; EuGH GRUR Int. 2010, 503, Rn. 26, 27 - Patentconsult; GRUR Int. 2011, 400, Rn. 50 - Zahl 1000), bzw. es vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zukünftig eine sol- che Verbindung herstellen können (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 31 - Chiem- see; GRUR 2004, 674, Rn. 56 - Postkantoor; GRUR 2010, 534, Rn. 53 - PRANAHAUS; Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 392 zu § 8). Die insoweit maßgeblichen beteiligten Verkehrskreise definiert der Gerichtshof der Europäi- schen Union, dies sei auf die von der Markeninhaberin geäußerten Einwände hin erneut klargestellt, als „den Handel und/oder den normal informierten und ange- messen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher“ (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla im Anschluss an EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 682, Rn. 23-25 – Bos- tongurka; Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 393 zu § 8). Mithin kann auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise allein von ausschlagge- bender Bedeutung sein (vgl. Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 393 zu § 8; Ströbele MarkenR 2006, 433, 435; BPatG MarkenR 2007, 527, 529 f. - Rapido). Entgegen der von der Markeninhaberin geäußerten Auffassung kommt es dabei auf die absolute Größe des durch die Markenanmeldung angesprochenen Kreises inländischer Fachleute ebenso wenig an (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 58 - - 6 - Postkantoor; GRUR 2010, 534, Rn. 25-31 - PRANAHAUS; Ströbele, Strö- bele/Hacker, a. a. O., Rn. 396 zu § 8; Ströbele, MarkenR 2006, 433 - 435) wie auf dessen Größe in Relation zur Anzahl der durch das Zeichen zusätzlich angespro- chenen Endverbraucher. Die von der Markeninhaberin benannte Entscheidung des Gerichts der Europäi- schen Union vom 12. März 2008 (EuG T-341/06, BeckRS 2010, 91890- GARUM) deutet auf Unterschiede in der Rechtsanwendung des Gemeinschaftsmarken- rechts im Vergleich zum harmonisierten nationalen Markenrecht hin. Sie entfaltet für den Senat jedoch keine Bindungswirkung und gibt keinen Anlass, von der dar- gestellten gefestigten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union dazu abzuweichen, dass auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fach- kreise für die Frage der markenrechtlichen Schutzfähigkeit eines Zeichens allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann. In diesem Punkt folgte der Gerichtshof der Europäischen Union Generalanwalt Ja- cobs, der an mehreren Stellen seiner Schlussanträge ausdrücklich neben den „Durchschnittsverbrauchern“ die „Händler“ als in diesem Zusammenhang maß- gebliche beteiligte Verkehrskreise bezeichnet hat, wobei er insbesondere auf den zwischenstaatlichen Handel und das in diesem Bereich zu berücksichtigende All- gemeininteresse abgestellt hat (vgl. Rn 45, 46, 47, 50 und 57 der Schlussanträge vom 24.11.2005 in dieser EuGH-Rechtssache C-421/04). Diese Überlegungen tragen dem im 2. Erwägungsgrund der Markenrichtlinie hervorgehobenen Grund- prinzip Rechnung, wonach das vordringliche Anliegen des harmonisierten euro- päischen Markenrechts darin besteht, den freien Waren- und Dienstleistungsver- kehr innerhalb des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs zu gewährleisten (vgl. näher Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 394 zu § 8). Die hier schutzsuchende Wortfolge „BALANCE - N - BRIGHTEN“ richtet sich an die an Kosmetikprodukten interessierten Endverbraucher ebenso wie an den am Handel mit diesen Produkten beteiligten Fachverkehr. In dieser Branche gehört - 7 - die Welthandelssprache Englisch im Inland zu denjenigen Fremdsprachen, derer sich die international agierende Fachwelt und die fachspezifisch orientierte Wer- bebranche erfahrungsgemäß besonders häufig bedienen. Mit „BALANCE“ i. S. v. „ausgleichen“ und „BRIGHTEN“ i. S. v. „aufhellen“ (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Neubearbeitung 2004, S. 54, 92) kom- biniert die schutzsuchende Wortfolge zwei Verben der englischen Sprache mitei- nander, die jeweils als Bestimmungsangabe für die in Klasse 3 beanspruchten Kosmetikartikel dienen können. Beide Ausdrücke gehören zu dem in der Kosmetikbranche häufig verwendeten Fachvokabular. So sind im Handel Seren, Lotionen und Cremes zur Aufhellung geröteter Haut und zur Reduktion von Hyperpigmentierung, Sonnenschäden und so genannter Altersflecken erhältlich, die Unterschiede in der Pigmentierung der Haut ausgleichen sollen. Auf die aufhellende Eigenschaft dieser Produkte können ihre Hersteller mit dem englischen Wort „BRIGHTEN“ hinweisen: So bewirbt die Markeninhaberin auf ihrer Internetseite http://www.laurageller.com/store/face- foundations-and-powders/products/BALANCE - N - BRIGHTEN-baked-color-cor- recting-foundation mit „BALANCE - N - BRIGHTEN“ eine Grundierung zur Farb- korrektur „für ein makelloses Finish“. Der Begriff „BALANCE“, dessen Bedeutung sich nicht nur der Fachverkehr, son- dern auch der inländische Durchschnittsverbraucher durch die Nähe zum deut- schen Wort „Balance“ leicht zu erschließen vermag, spielt in der Kosmetikbranche nicht zuletzt deshalb eine herausragende Rolle, weil die Vorstellung von Schönheit traditionell eng mit äußerlicher Symmetrie einerseits und dem Erreichen eines in- neren Gleichgewichts andererseits verknüpft wird. Dass es auch im Inland üblich ist, den Buchstaben „N“ zur Verbindung zweier englischsprachiger Begriffe zu verwenden, belegen die der Markeninhaberin vorab übersandten Nachweise zur Benutzung von Wortkombinationen wie „CASH-N- - 8 - GO“; „beans-n-bites“; „Rack n Roll“, „book-n-drive“ „rock ’n pop“ oder „Arts’n’Boards“. Dass dem Buchstaben „N“ in dieser Funktion die Bedeutung „und“ zukommen kann, stellt die Markeninhaberin nicht in Abrede. Einen entsprechen- den lexikalischen Nachweis enthält beispielsweise eine ältere Auflage der deut- schen Brockhaus-Enzyklopädie (17. Aufl. 1973, Bd. 16, S. 29) für die Wortkombi- nation „Rock’n’Roll“: „Rock’n’Roll, [engl. „wiegen und rollen], Rock and Roll (…)“. Aus dem Vortrag der Markeninhaberin, nach welchem dem Buchstaben „N“ als Verbindungselement zweier Worte noch weitere Bedeutungen zukommen können, lässt sich keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit der beanspruchten Wortkom- bination „BALANCE - N - BRIGHTEN“ ableiten. In rechtlicher Hinsicht ist es nicht erforderlich, dass der Verkehr die Bezeichnung in allen Bedeutungsmöglichkeiten als sachbezogenen Begriff wahrnimmt. Ein Zeichen ist nämlich bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es auch nur in einer seiner möglichen Be- deutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen be- zeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 - DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 - BIOMILD/Campina Melkunie). Auch auf die Frage der Neuheit einer Wort- oder Markenneubildung kommt es nicht an; die Feststellung der Unterscheidungskraft einer Marke erfolgt im Wege einer Prognose unabhängig von einer Benutzung (vgl. Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 139 zu § 8 m. w. N.). Angesichts dessen wird zumindest der mit den hier beanspruchten Kosmetikpro- dukten angesprochene Fachverkehr das schutzsuchende Zeichen als sachlichen Hinweis auf die mit einem Kosmetikprodukt verbundenen Eigenschaften i. S. v. „aufhellen und ausgleichen“ verstehen. Auch Mitbewerbern der Markeninhaberin muss es mithin möglich bleiben, die schutzsuchende Wortkombination als be- schreibende Sachangabe zur Anpreisung ihrer Konkurrenzprodukte im Inland zu verwenden. Einer Schutzrechtserstreckung von „BALANCE - N - BRIGHTEN“ auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland steht daher ein Freihaltebedürfnis - 9 - i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ. Aus der Schutzgewährung für andere - ihrer Ansicht nach vergleichbare - Marken vermag die Markeninhaberin keinen Anspruch auf Registrierung im vorliegenden Fall herzuleiten. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich genommen, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Die Schutzfähigkeit einer Marke ist bezogen auf den konkreten Einzelfall ausschließlich anhand der gesetzlichen Be- stimmungen zu prüfen; einer vorgängigen Amtspraxis (des Deutschen Patent- und Markenamts oder eines ausländischen Markenamts) kommt daher keine entschei- dende Bedeutung zu (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44 - Postkantoor GRUR 2009, 676 Nr. 19 - SCHWABENPOST u. a.; MarkenR 2009, 478, Nr. 57 - American Clothing; BGH BlPMZ 1998, 248 - Today; GRUR 2008, 1093, Nr. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 33 - Papaya; GRUR 2010, 425 - VOLKSFLAT). Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen. Werner Dr. Schnurr Heimen Pr