35 W (pat) 471/08

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 35 W (pat) 471/08 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - … betreffend das Gebrauchsmuster … (hier: Gegenstandswert) hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge- richts am 4. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richter Dipl.-Ing. Reinhardt und Dipl.-Ing. Univ. Nees beschlossen: 1. Der Wert des Gegenstands für die anwaltliche Tätigkeit für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wird auf 125.000,– € festgesetzt. 2. Der Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts für die anwaltliche Tätigkeit für das Verfahren vor der Gebrauchs- musterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Beschwerdeführerin war eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters … (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „… - 3 - ….“, das aus der deutschen Patentanmeldung … mit dem An meldetag 17. Juni 1999 abgezweigt worden und am 27. Oktober 2005 in das Ge- brauchsmusterregister eingetragen worden ist. Mit Schriftsatz vom 13. März 2007 hat die Beschwerdegegnerin Teillöschung im Umfang der Schutzansprüche 22 und 23 bis 29, soweit diese auf den Anspruch 22 zurückbezogen sind, beantragt. Die Gebrauchsmusterabteilung hat das Streitgebrauchsmuster in der mündlichen Verhandlung vom 29. Juli 2008, in der die Beteiligten einvernehmlich von einem Gegenstandswert von 125.000,– € ausgegangen sind, im beantragten Umfang gelöscht. Gegen diesen Beschluss hat die Gebrauchsmusterinhaberin Beschwerde einge- legt, die sie mit Schriftsatz vom 7. Juni 2010 im Hinblick auf den mittlerweile ein- getretenen Ablauf der maximalen Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters zu- rückgenommen hat. Mit Schriftsatz vom 18. Januar 2011 hat die Beschwerdegegnerin beantragt, die Kosten gegen die Gegenseite vollstreckbar festzusetzen. Sie ist dabei weiterhin von einem Gegenstandswert von 125.000,– € ausgegangen. Mit Verfügung vom 27./28. April 2011 hat die Senatsrechtspflegerin darauf hinge- wiesen, dass die für die Kostenfestsetzung erforderliche Festsetzung des Gegen- standswerts noch fehle. Mit Schriftsatz vom 23. Mai 2011 hat die Beschwerdegeg- nerin daraufhin beantragt, den Gegenstandswert unter Berücksichtigung des ge- änderten Streitwerts in einem parallelen Nichtigkeitsverfahren für das Löschungs- verfahren und das Löschungsbeschwerdeverfahren festzusetzen. Der Bundesge- richtshof habe den Streitwert im Nichtigkeitsverfahren X ZR 144/07 für beide In- stanzen auf 3.750.000,00 € festgesetzt; im u. a. auf das Streitgebrauchsmuster gestützten Verletzungsverfahren sei der Streitwert vom Landgericht und vom Oberlandesgericht Düsseldorf auf 3 Mio. Euro festgesetzt worden. Die Beschwer- degegnerin ist der Auffassung, dass der Gegenstandswert im vorliegenden Ver- fahren in der Größenordnung von 3 Mio. € liegen müsse. - 4 - Die Beschwerdeführerin hat ausgeführt, dass die Verletzungsklage nicht den Zeit- raum ab Eintragung des Streitgebrauchsmusters am 27. Oktober 2005 zum Ge- genstand gehabt habe, sondern vielmehr Ansprüche erst ab dem 26. Febru- ar 2006 geltend gemacht und ausgeurteilt worden seien, also die Zeit nach Ertei- lung des parallelen Patents DE … und deren Veröffentlichung am 26. Januar 2006 betroffen habe. Das Streitgebrauchsmuster, das zu Beginn des Löschungsverfahrens noch rund 2 Jahre Laufzeit gehabt habe, habe demnach im Verletzungsverfahren nur eine untergeordnete Rolle eingenommen. Daher sei kein Grund ersichtlich, von dem bisherigen Betrag von 125.000,– € abzuweichen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. II. Der Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts für das Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung wird zurückgewiesen, da für diesen Antrag eine Rechtsgrundlage nicht besteht. Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit für das Beschwerdeverfahren ist auf 125.000,– € festzusetzen (§ 33 Abs. 1 RVG). 1. Eine Rechtsgrundlage für die Bestimmung des Gegenstandswerts für das patentamtliche Gebrauchsmusterlöschungsverfahren durch das Gericht existiert nicht. Hierfür ist vielmehr alleine das Deutsche Patent- und Markenamt zuständig, die die Wertbestimmung inzident im Rahmen der Kostenfestsetzung autonom vor- nimmt (vgl. für die erstmalige Festsetzung des Streitwerts im gerichtlichen Verfah- ren: Gerold/Schmidt, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, 19. Aufl. 2010, § 32 Rn. 55). Da es sich beim Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts nicht um ein gerichtliches Verfahren handelt, wäre im Übrigen die Festsetzung des Gegenstandswerts im Beschlusswege weder durch die Gebrauchsmusterabteilung noch durch das Beschwerdegericht - 5 - zulässig (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl. 2011, § 17 Rn. 112 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung). 2. Der Senat hält auf Grund des Akteninhalts und des Vortrags der Beteiligten einen Gegenstandswert in der festgesetzten Höhe für billig und angemessen. Nach allgemeiner Ansicht hängt der Wert eines Gebrauchsmusters vom Einzelfall ab. Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren erfolgt die Bemessung des Gegen- standswertes gem. §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3,4 ZPO grundsätzlich nach billigem Ermessen, weil eine Wertvorschrift für die Anwaltsgebühren fehlt und der Gegen- standswert auch ansonsten nicht feststeht. Die Bestimmung des Gegenstands- werts nach „billigem“ Ermessen i. S. v. § 23 Abs. 3 S. 2 RVG bedeutet dabei nicht, dass die Festsetzung im freien Belieben des Gerichts steht. Vielmehr hat sie nach pflichtgemäßen Ermessen zu erfolgen (vgl. Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl. 2005, § 23 RVG Rn. 18). Dazu bedarf es konkreter tatsächlicher Anhaltspunkte, die eine genügende Schätzungsgrundlage bilden, was bedeutet, dass derjenige, der einen bestimmten Gegenstandswert anstrebt, diese tatsächlichen Anhalts- punkte für die Schätzung so vortragen muss, dass sie nachvollziehbar als Grund- lage für die Wertbemessung einer Entscheidung zugrunde gelegt werden können (vgl. Thomas-Putzo, ZPO, 30. Aufl. 2009, Rn. 11 zu § 287 ZPO; zu den Substan- tiierungsanforderungen vgl. auch BGH, Beschluss vom 8. September 2009, X ZR 81/08). Dafür reichen die von der Beschwerdegegnerin gemachten Angaben nicht aus, die sich lediglich auf das parallele Verletzungsverfahren beziehen, in dem die Beschwerdeführerin Ansprüche nicht nur aus dem Streitgebrauchs- muster, sondern auch aus dem parallelen Patent geltend macht. Der Gegenstandswert richtet sich regelmäßig nach dem Interesse der Allgemein- heit an der Löschung des Gebrauchsmusters. Ausgangspunkt für die Bemessung des Werts ist dabei der gemeine Wert des Gebrauchsmusters, wie er sich zum Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags oder zu Beginn des Beschwerde- verfahrens für die restliche Laufzeit darstellt und für dessen Höhe die noch zu er- - 6 - wartenden Erträge des Schutzrechts, insbesondere durch Eigennutzung und Lizenzvergabe, aber auch aus Verletzungshandlungen, bis zum Ablauf seiner Schutzdauer und die bis zum Beginn des Verfahrens entstandenen Schadenser- satzforderungen aus Verletzungshandlungen einen Anhalt geben. Dabei ist die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters zu unterstellen (vgl. Bühring a. a. O., § 17 Rn. 116 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung). Diese Grundsätze gelten allerdings nur für Wertbestimmungen, die während der Laufzeit des Gebrauchsmusters vorgenommen werden, nicht nach Ablauf der Schutzdauer. Bei Einleitung des vorliegenden Löschungsverfahrens am 19. März 2007 (Eingang des Löschungsantrags beim Deutschen Patent- und Markenamt) betrug die Restlaufzeit des Streitgebrauchsmusters noch gut 2 ¼ Jahre, zu Beginn des Beschwerdeverfahrens am 22. September 2008 (Ein- gang der Beschwerde beim Deutschen Patent- und Markenamt) noch gut 9 Monate. Nach Ablauf wäre das Löschungsverfahren als Feststellungsverfahren weiterzuführen gewesen, bei dem sich der Gegenstandswert mangels öffentlichen Interesses nur noch nach dem Interesse des Antragstellers an der Abwehr seiner Inanspruchnahme aus dem Gebrauchsmuster richtet (Bühring a. a. O. § 17 Rn. 115). Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren kann nach diesen Grund- sätzen keinesfalls über dem Gegenstandswert für das erstinstanzielle Löschungs- verfahren liegen, es sei denn, es ist klar erkennbar, dass es sich insoweit um eine eklatante Fehlbeurteilung handelte. Hierfür müssen allerdings konkrete Tatsachen ersichtlich sein oder substantiiert vorgetragen werden, was hier nicht der Fall ist. Der Senat geht davon aus, dass die Beteiligten den gemeinen Wert des Streitge- brauchsmusters für das erstinstanzielle Löschungsverfahren aus ihrer Sicht realis- tisch angesetzt haben. Sie haben im Verfahren vor der Gebrauchsmusterabtei- lung I des Deutschen Patent- und Markenamts laut Protokoll zu Beginn der münd- lichen Verhandlung am 29. Juli 2008 den Gegenstandswert übereinstimmend mit 125.000,– € angegeben. Am Tag der mündlichen Verhandlung betrug die Restlaufzeit noch 11 Monate (§ 23 Abs. 1 GebrMG). Die Wertangabe erfolgte also - 7 - in Kenntnis der kurzen Restlaufzeit des Streitgebrauchsmusters sowie des Um- stands, dass mit der Verletzungsklage Ansprüche nicht für die volle Laufzeit des Streitgebrauchsmusters, sondern im Wesentlichen aus dem parallelen Patent DE 199 27 698 geltend gemacht worden waren. Bei der Wertermittlung ist zu berück- sichtigen, dass ab dem Zeitpunkt seines Erlöschens für den gemeinen Wert des Streitgebrauchsmusters Unterlassungsansprüche sowohl gegen die Beschwerde- gegnerin als auch gegen Dritte keine Rolle mehr spielten, sondern lediglich bis dahin entstandene Schadensersatzansprüche. Aus diesem Grund hat die Be- schwerdeführerin auch das Beschwerdeverfahren nicht mehr weiter betrieben. Des Weiteren lagen den Beteiligten im Termin vor der Gebrauchsmusterabteilung das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 27. November 2007 und die prozess- leitende Verfügung des Vorsitzenden des 2. Zivilsenats des OLG Düsseldorf vom 10. Juli 2008 vor, die jeweils von einem Streitwert von 3 Mio Euro ausgehen. Gleichwohl haben die Beteiligten in Kenntnis der dortigen weit höheren Werte übereinstimmend für das Löschungsverfahren 125.000,– € als angemessenen Gegenstandswert angesehen. Soweit die Beschwerdegegnerin auf diesen Streitwert aus dem Verletzungsverfah- ren vor dem Landegericht und dem Oberlandesgericht Düsseldorf Bezug nimmt, enthalten die von ihr genannten Zitatstellen aus den dortigen Akten im Übrigen keinerlei Ausführungen zur Zusammensetzung des Streitwerts und keine Begrün- dung zu dessen Höhe. Die dortigen Wertannahmen ermöglichen daher keinen Schluss darauf, mit welchem Anteil das Interesse der Beschwerdeführerin am Streitgebrauchsmuster zu bewerten ist. Am 19. April 2011, dem Tag der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren X ZR 144/07, war das Streitgebrauchsmuster lange erloschen, so dass es dort bei der Festsetzung des Streitwerts in keinem Fall eine Rolle gespielt haben wird. Dementsprechend können auch die Grundsätze aus dem Beschluss des Bundes- gerichtshofs vom 12. April 2011 (X ZR 28/09 = BGH GRUR 2011, 757 ff. - Nichtig- keitsstreitwert I) für das vorliegende Verfahren nicht entsprechend herangezogen werden. Danach kann bei der Festsetzung des Gegenstandswerts von dem - 8 - Streitwert eines auf das Streitpatent gestützten Verletzungsprozesses aus- gegangen werden, der regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der Nichtigerklärung des Patents widerspiegelt. Dem Umstand, dass der gemeine Wert des Patents in der Regel über dieses Individualinteresse hinausgeht, ist nach Ansicht des Bundesgerichtshofs bei der Wertfestsetzung mangels anderweitiger Anhaltspunkte dadurch Rechnung zu tragen, dass der Gegenstandswert um ein Viertel höher als der Streitwert des Verletzungsprozesses angenommen wird. Vor- liegend ist der Streitwert des Verletzungsverfahrens mit 3 Mio Euro angesetzt worden, der des Nichtigkeitsverfahrens mit 3.750.000,– €. Dies entspricht damit zwar einer Erhöhung des Streitwerts des Verletzungsprozesses um ein Viertel, was aber gerade im Hinblick auf den zum Zeitpunkt der Wertfestsetzung durch den 10. Zivilsenat bereits längst eingetretenen Ablauf der Schutzdauer keine Schlüsse auf den Wert des Streitgebrauchsmusters zulässt. Das Fehlen von tatsächlichen Anhaltspunkten für eine nachvollziehbare Schät- zung hat nach § 23 Abs. 3 S. 2, le. Hs., RVG zur Folge, dass der Gegenstands- wert grundsätzlich mit 4.000,– € festzusetzen ist, was allerdings keinen sog. Re- gelwert bedeutet. Vielmehr kann der Wert nach Lage des Falles auch erheblich niedriger oder höher ausfallen (Hartmann, KostG, 35. Aufl. 2005, § 23 Rn. 19). Die Obergrenze liegt bei 500.000,– €, die aber vorliegend bei sachgemäßer Wertung des beiderseitigen Vorbringens der Beteiligten und des Inhalts der Akten nicht erreicht werden. Angesichts der Gesamtumstände erscheint vielmehr der ursprünglich von den Beteiligten übereinstimmend knapp ein Jahr vor Ablauf des Streitgebrauchs- musters angegebene Gegenstandswert von 125.000,– € auch für das Beschwer- deverfahren in der genannten Höhe angemessen und billig, wobei auch die Be- schwerdegegnerin - von der Beschwerdeführerin insoweit unbeanstandet - nach - 9 - der Zurücknahme der Beschwerde zunächst diesen Betrag ihrer Kostenberech- nung für das Beschwerdeverfahren zugrunde gelegt hat (vgl. auch Bühring a. a. O. Rn. 119). Baumgärtner Reinhardt Nees Cl