BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 24 W (pat) 506/12 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 30 2010 022 825 hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Dezember 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen beschlossen: Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Mar- kenamts vom 21. November 2011 insoweit aufgehoben, als darin die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens der Wi- dersprechenden auferlegt worden sind. Eine Kostenauferlegung im Beschwerdeverfahren findet nicht statt. G r ü n d e I. Im Widerspruchsverfahren standen sich die am 16. Juni 2010 eingetragene Wort- marke Nr. 30 2010 022 825 Climotop - 3 - für die Waren und Dienstleistungen „Klasse 17: Dämmstoffe Dämmstoffplatten, Dämmstoffmatten, Isoliermaterial insbesondere aus Mineralwolle, Glas- wolle, vorgenannte Dämmstoffe insbesondere für den Wärme, Schall und Brandschutz, Kunststofffo- lien außer für Verpackungszwecke, Dichtungsmittel; Klasse 20: Befestigungsmaterialien aus Kunststoff zur Befesti- gung von Dämmmaterialien; Klasse 37: Bauwesen, insbesondere Fassadenbau; Repara- turwesen, nämlich Reparatur von Lüftungsgeräten, baulichen Dämmungen und Fassaden; Installations- DUEHLWHQಯ und die am 8. Mai 2006 eingetragene Wortmarke Nr. 306 13 929 der Widersprechenden gegenüber, die für die Waren und Dienstleistungen „Klasse 6: Bodenschwellen für Türen, im Wesentlichen aus Me- tall; Klasse 19: Bodenschwellen für Türen, überwiegend nicht aus Metall, LQVEHVRQGHUHDXV+RO]XQGRGHU.XQVWVWRIIಯ Schutz beansprucht. Der Widerspruch wurde auf alle Waren gestützt und richtete sich gegen sämtliche Waren und Dienstleistungen der Marke. ThermoTop - 4 - Die Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat – durch einen Beamten des gehoben Dienstes – mit Beschluss vom 21. November 2011 den Widerspruch zurückgewiesen, da keine Verwechslungs- gefahr i. S. d. § 9 MarkenG vorliege. Die Kosten des Widerspruchverfahrens wur- den der Widersprechenden auferlegt. Zur Begründung hat die Markenstelle aus- geführt, die von der Widersprechenden für möglich gehaltene Ähnlichkeit der Wa- ren und Dienstleistungen sei konstruiert, tatsächlich sei auch für die Widerspre- chende offenkundig gewesen, dass zwischen den Vergleichswaren und –dienst- leistungen keinerlei Ähnlichkeit bestehe. Da der Widerspruch von vornherein und offenkundig keine Aussicht auf Erfolg gehabt habe, entspreche es der Billigkeit, die Kosten des Verfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen. Hiergegen hat die Widersprechende am 21. Dezember 2011 zunächst unbe- schränkt Beschwerde eingelegt, mit Schriftsatz vom 28. September 2012 hat die Widersprechende die Beschwerde auf die Kostenentscheidung beschränkt. Die Widersprechende ist der Auffassung, dass es keinen Anlass gebe, bei der Kostenentscheidung vom Grundsatz des § 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG abzuweichen. Ihr Widerspruch sei nicht aussichtslos gewesen, da die Zeichen inhaltlich ähnliche, sogar identische Elemente aufwiesen und die Waren- bzw. Dienstleistungsähn- lichkeit keineswegs nur konstruiert sei. Die Widersprechende beantragt nunmehr, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 vom 21. November 2011 aufzuheben, soweit die Widersprechende da- rin zur Kostentragung verpflichtet wurde. - 5 - Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Die Markeninhaberin vertritt die Auffassung, dass die Kostenentscheidung des DPMA der Billigkeit entspreche, da die vom DPMA festgestellte absolute Unähn- lichkeit der Waren und Dienstleistungen auch von der Widersprechenden hätte erkannt werden müssen. Die Ausführungen der Widersprechenden zur Ähnlich- keit, dass auch Bodenschwellen zu Dichtungszwecken genutzt werden könnten, seien unzulänglich und genügten auch nicht den prozessualen Sorgfaltspflichten. Des Weiteren habe die Widersprechende auch die Kosten des Beschwerdeverfah- rens zu tragen, da sie zunächst unbeschränkt Beschwerde eingelegt habe, die Beschwerde im Kostenpunkt verzögert begründet habe und erst nach Terminie- rung ihren Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen habe. Die Widersprechende sei deshalb für erhöhten Aufwand beim Gericht und bei der Markeninhaberin verantwortlich. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. II. Die nunmehr auf den Kostenpunkt beschränkte Beschwerde ist zulässig und in der Sache begründet. Die einseitige Kostenauferlegung entspricht nicht der Billigkeit im Sinne von § 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG. Aus § 63 Abs. 1 MarkenG folgt der Grundsatz, dass in mehrseitigen markenrechtlichen Verfahren jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt. Zu einer Abweichung von diesem Grundsatz bedarf es - wie - 6 - die Markenstelle im Ansatz zutreffend angenommen hat - besonderer Umstände. Der Verfahrensausgang allein, also die Tatsache des Unterliegens, genügt hierfür nicht. Erforderlich ist vielmehr, dass darüber hinausgehende Umstände vorliegen, die eine Kostenauferlegung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen las- sen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rn. 5, 11, 14 m. w. N.). Das kommt namentlich in Betracht, wenn ein Widerspruch offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat (vgl. BPatG 33 W (pat) 9/09 - IGEL PLUS/plus; 33 W (pat) 547/10 - Omega/OMEGA; 30 W (pat) 94/11 - Gesundo/Big gesund), insbesondere wegen erkennbar fehlender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleis- tungen oder ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Zeichen (Ströbele/Hacker, Mar- kenG, 10. Aufl., § 71 Rn. 14). Entgegen der Auffassung der Markenstelle lässt sich die Möglichkeit, dass die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke im Ähnlichkeitsbereich zu den von der Widerspruchsmarke erfassten Waren der Klassen 6 und 19 liegen, welche die Markenstelle nur allgemein erörtert hat, nicht von vorne herein und für die Widersprechende offensichtlich verneinen. Insbesondere die Gegenüberstellung von Waren einerseits und Dienstleistungen anderseits ist im Rahmen der im Widerspruchsverfahren anzustellenden Ver- gleichsbetrachtung – wie die Markenstelle ebenfalls zutreffend herausgestellt hat – nicht ohne Schwierigkeit. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleis- tungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens (siehe z. B. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 112). Die sorgfältige Beurteilung der Ähnlichkeit ist insbesondere dann erforderlich, wenn sich die zu vergleichenden Dienstleistungen und die Waren innerhalb derselben Branche, hier dem Bausek- tor, nämlich „Bauwesen, insbesondere…“ und „Installationsarbeiten“ auf Seiten der Marke und den Baumaterialien, insbesondere „Bodenschwellen für Türen“ aus unterschiedlichen Materialien, auf Seiten der Widerspruchsmarke, begegnen kön- nen. Die fehlenden Erfolgsaussichten eines Widerspruches sind jedenfalls ange- sichts der rechtlichen und tatsächlichen Streitfragen bei der Beurteilung der Ähn- lichkeit von Dienstleistungen und Waren innerhalb derselben Branche nicht derart - 7 - offensichtlich vorhersehbar, dass ein dennoch darauf gestützter Widerspruch mit der prozessualen Sorgfalt nicht mehr zu vereinbaren wäre. Hier tritt hinzu, dass die sich gegenüberstehenden Markenzeichen jedenfalls am jeweiligen Wortende identisch sind. Zu der Frage, ob der Bestandteil „-Top“ schutzunfähig sein könnte oder nur geminderte Kennzeichnungskraft hat, hat sich die Markenstelle nicht abschließend geäußert, so dass die Kostenentscheidung nicht darauf gestützt werden kann (vgl. dazu: Knoll in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rn. 14). Ob dies für die Annahme von Verwechslungsgefahr ausgereicht hätte, kann da- hinstehen. Von einem offensichtlich unbegründeten Widerspruch, der abweichend vom Regelfall eine einseitige Kostenpflicht der Widersprechenden rechtfertigt, kann bei der gegebenen Sachlage jedenfalls nicht ausgegangen werden. Die Kostenentscheidung kann daher keinen Bestand haben. Eine Kostenauferlegung im Beschwerdeverfahren findet nicht statt. Ein Anlass, die Kosten der Gegenseite abweichend von § 71 Abs. 1 S. 3 MarkenG aus Billigkeits- gründen der obsiegenden Widersprechenden aufzuerlegen, besteht nicht. Auch die Teilrücknahme der Beschwerde führt ohne besondere Umstände, die vorlie- gend nicht gegeben sind, nicht zur Kostentragungspflicht (§ 71 Abs. 4 MarkenG). Weder durch die späte, allerdings auch nicht vorgeschriebene Begründung der Beschwerde noch durch die Rücknahme des Hilfsantrages auf mündliche Ver- handlung sind der Markeninhaberin erkennbar ersatzfähige Zusatzkosten entstan- den. Werner Dr. Schnurr Heimen Bb

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