10 W (pat) 14/13

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 10 W (pat) 14/13 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Patentanmeldung 11 2009 002 729.6 wegen Einleitung der nationalen Phase / Wiedereinsetzung hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun- despatentgerichts am 29. August 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Kober-Dehm - 2 - beschlossen: Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle 54 – vom 8. Januar 2013 in Zif- fer 2 aufgehoben. Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Gebühr nach Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG gewährt. G r ü n d e I. Die Anmelderin reichte am 16. November 2009 unter Inanspruchnahme der Prio- rität einer US-amerikanischen Anmeldung vom 14. November 2008 und vom 13. November 2009 die internationale Anmeldung PCT/US2009/064527 mit 17 Patentansprüchen ein und gab dabei u. a. Deutschland als Bestimmungsstaat an. Am 11. Mai 2011 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Unterlagen für die Einleitung der nationalen Phase der PCT-Anmeldung für die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Verbinder mit niedriger Anschluss-Einführkraft und Verfahren zur Reduzierung der selbigen“ mit einem gegenüber der ursprünglichen internationalen Anmeldung geänderten Anspruchssatz mit 14 Ansprüchen ein. Auf dem Formblatt betreffend die Einlei- tung der nationalen Phase hatte die Anmelderin zwar auf eine Einzugsermächti- gung in Höhe von 340,-- € Bezug genommen. Tatsächlich hatte sie jedoch eine Einzugsermächtigung in Höhe von 250,-- € erteilt, wovon – wie die Anmelderin im weiteren Verlauf des Verfahrens bestätigte - 180,-- € als Gebühr für eine 14 An- sprüche umfassende Anmeldung und 70,-- € für die dritte Jahresgebühr verwendet werden sollten. - 3 - Mit Bescheid vom 22. Juni 2012, der der Anmelderin laut Empfangsbekenntnis am 27. Juni 2012 zugegangen ist, wies das DPMA darauf hin, dass das Verfahren vor dem DPMA beendet sei, da die Anmeldegebühr innerhalb der hierfür maßgebli- chen Frist des Art. 22 Abs. 1 Abs. 1 PCT nicht vollständig gezahlt worden sei. Be- rechnungsgrundlage sei die Anzahl der Patentansprüche in der ursprünglich beim ausländischen Anmeldeamt eingereichten PCT-Anmeldung. Für diese 17 Ansprü- che umfassende Anmeldung sei daher eine Gebühr in Höhe von 270,-- € fällig geworden. Das DPMA kündigte ferner die Rückerstattung der bisher gezahlten Gebühr an und wies unter Bezugnahme auf ein dem Bescheid beigefügtes Merk- blatt auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung hin. Mit am 27. August 2012 beim DPMA eingegangenem Schreiben beantragte die Anmelderin, den nach ihrer Ansicht fehlerhaften Bescheid zurückzuziehen und die Bearbeitung der Anmeldung wiederaufzunehmen. Zwar müsse bei einer aus einer PCT-Anmeldung abgeleiteten Anmeldung eine vollständige Übersetzung der PCT-Anmeldung und damit im vorliegenden Fall eine Übersetzung aller 17 Pa- tentansprüche eingereicht werden. Da jedoch als „Geltende Ansprüche“ lediglich 14 Ansprüche benannt worden seien, richte sich die Gebühr nach dieser Anzahl, so dass die mit der Antragstellung gezahlte Gebühr ausreichend gewesen sei. In demselben Schreiben beantragte die Anmelderin „vorsorglich“ Wiedereinset- zung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr und erteilte mit Rücksicht auf eine möglicherweise in der Zwischenzeit erfolgte Rückerstattung der zunächst ge- zahlten Gebühr zur Nachholung der versäumten Handlung eine Einzugsermächti- gung für eine 17 Ansprüche umfassende Anmeldung, wobei sie im Hinblick auf ihre in der Hauptsache vertretene Rechtsauffassung Rückerstattung von 90,-- € für drei Patentansprüche beantragte. Die Anmelderin machte geltend, dass in dem ihr am 27. Juni 2012 zugegangenen Bescheid vom 22. Juni 2012 erstmals festge- stellt worden sei, dass nach Auffassung des DPMA die Gebühr nicht vollständig entrichtet worden sei. Sie sei davon ausgegangen, dass sie eine zusätzliche Ge- bühr lediglich für vier und nicht für sieben Patentansprüche zahlen müsse, weil sie - 4 - dem DPMA mitgeteilt habe, dass die Patentanmeldung in der nationalen Phase nur 14 Ansprüche umfassen solle. In einem Zwischenbescheid vom 27. September 2012 kündigte die Prüfungs- stelle 54 des DPMA an, dass sowohl der Feststellungsantrag als auch der Antrag auf Wiedereinsetzung voraussichtlich zurückzuweisen seien. Die Höhe der Anmeldegebühr richte sich nach der Zahl der Ansprüche in der in- ternationalen Anmeldung. Aus Art. 11 Abs. 3 PCT, Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 Int- PatÜG i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG ergebe sich, dass die Anmeldegebühr bereits mit Einreichung der PCT-Anmeldung beim ausländischen Anmeldeamt fäl- lig werde, da der Anmeldung bereits zu diesem Zeitpunkt gemäß Art. 11 Abs. 3 PCT die Wirkung einer nationalen Anmeldung zukomme, die nach Art. 24 Abs. 1 iii) PCT wiederum entfalle, wenn die Voraussetzungen für die Einleitung der natio- nalen Phase nicht erfüllt worden seien. Auch aus Art. 23 Abs. 1 PCT werde deut- lich, dass das nationale Verfahren bereits mit der Einreichung der internationalen Anmeldung beginne. Mit dem in Art. 23 PCT normierten Prüfungs- und Bearbei- tungsverbot werde für das Bestimmungsamt lediglich die Aussetzung des Verfah- rens bis zum Ablauf der in Art. 22 Abs. 1 PCT genannten Frist angeordnet. Daran ändere sich nichts, auch wenn der Anmelder bei Vornahme der nach Art. 22 Abs. 1 PCT i. V. m. Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG erforderlichen Handlungen für den Eintritt in die nationale Phase vor dem DPMA eine reduzierte Anspruchs- fassung einreiche. Es gebe daher keine rechtliche Grundlage dafür, die bereits fällig gewordene Anmeldegebühr unter Berücksichtigung einer bei Einleitung der nationalen Phase vorgenommenen Reduzierung der Zahl der Ansprüche neu zu berechnen. Da die Einleitung der nationalen Phase vor dem DPMA die Zahlung einer Gebühr voraussetze, könne deren Fälligkeit nicht nach dem Zeitpunkt der Einleitung der nationalen Phase eintreten. Schließlich richte sich der Prüfungs- und Rechercheaufwand der Prüfungsstelle nicht nur nach dem Anspruchssatz der für die Einleitung der nationalen Phase eingereicht werde. Vielmehr müsse sich das DPMA im Hinblick auf Art. 19 Abs. 2 PCT, wonach Änderungen nicht über den - 5 - Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinaus- gehen dürften, auch mit den in der nationalen Phase nicht mehr beanspruchten Patentansprüchen auseinandersetzen. Der Antrag auf Wiedereinsetzung sei wegen Überschreitung der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG unzulässig und nicht ausreichend begründet. Es fehle an einer Glaubhaftmachung, dass die Anmelderin, die in dem von ihr am 11. Mai 2011 eingereichten Formblatt betreffend die Einleitung der nationalen Phase die fällige Gebühr für eine Anmeldung mit 17 Patentansprüchen korrekt angegeben habe, ohne Verschulden lediglich eine Gebühr für eine 14 Ansprüche umfassende Anmeldung gezahlt habe. Unter Bezugnahme auf diesen Zwischenbescheid hat die Prüfungsstelle 54 des DPMA durch Beschluss vom 8. Januar 2013 den Feststellungsantrag der Anmel- derin als unbegründet zurückgewiesen und den hilfsweise gestellten Wiederein- setzungsantrag wegen Überschreitung der Jahresfrist als unzulässig verworfen. Der Beschluss enthält am Ende außer dem Dienstsiegel die Angabe „Prüfungs- stelle 54“, die maschinengeschriebene Wiedergabe des Namens der Bearbeiterin sowie den Hinweis: „Dieses Dokument wurde elektronisch signiert und ist ohne Unterschrift gültig.“ Die Signaturdatei in der elektronischen Akte des DPMA be- zieht sich auf zwei identische Exemplare des Beschlusses vom 8. Januar 2013. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt, den Antrag auf Wiedereinsetzung zuzulassen. Die angekündigte Beschwerdebegründung hat sie bisher nicht eingereicht. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. - 6 - II. Die zulässige Beschwerde, die sich ausweislich des in der Beschwerdeschrift ge- stellten Antrags nur gegen die Versagung der Wiedereinsetzung in Ziffer 2 des angefochtenen Beschlusses richtet, ist begründet, da die Prüfungsstelle den An- trag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung zu Unrecht als unzulässig verworfen hat. 1. Der Beschluss vom 8. Januar 2013 ist zwar nicht bereits deshalb aufzuheben, weil es in der elektronischen Verfahrensakte des DPMA an einer ordnungsgemä- ßen, vom zuständigen Prüfer unterzeichneten, d. h. elektronisch signierten Ur- schrift des Beschlusses fehlte (vgl. BPatG, Beschluss vom 10. Juni 2013 – 20 W (pat) 24/12; Beschluss vom 18. März 2013 – 19 W (pat) 16/12 – Elektrischer Winkelstecker; Beschluss vom 5. März 2013 – 20 W (pat) 28/12). Der im Rahmen der elektronischen Aktenführung erstellte Beschluss vom 8. Januar 2013 ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Zwar bezieht sich die Sig- naturdatei nicht nur auf ein Exemplar des Beschlusses, sondern umfasst ein wei- teres, in der elektronischen Akte enthaltenes, identisches Exemplar. So wie es jedoch im Falle einer Papierakte unschädlich ist, wenn neben der Urschrift eines Beschlusses auch dessen Ausfertigung unterschrieben wird, steht bei der elektro- nischen Akte der Umstand, dass die Signaturdatei sich auf mehrere Exemplare des Beschlusses bezieht, der Wirksamkeit eines Beschlusses jedenfalls dann nicht entgegen, wenn – wie im Streitfall insbesondere wegen der Kürze des Be- schlusses - ohne Zweifel festgestellt werden kann, dass alle signierten Beschluss- exemplare übereinstimmen. Zur Vermeidung von Unsicherheiten in weniger über- sichtlichen Fällen erschiene es allerdings als angebracht, wenn die elektronische Signatur ausschließlich das maßgebliche Beschlussexemplar – und damit nicht zugleich weitere Texte – erfasst. - 7 - 2. Der angefochtene Beschluss ist jedoch aufzuheben, weil die Prüfungsstelle den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Gebühr nach Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG zu Unrecht als unzulässig verworfen hat. a) Dass die Anmelderin den Antrag auf Wiedereinsetzung erst nach Ablauf der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG gestellt hat, steht einer Wiedereinset- zung im vorliegenden Fall ausnahmsweise nicht entgegen. Zwar hat das DPMA zutreffend festgestellt, dass die Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG im Zeit- punkt des Eingangs des Antrags auf Wiedereinsetzung am 27. August 2012 über- schritten war; die von der Anmelderin versäumte Zahlungsfrist nach Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 22 Abs. 1 PCT war am Montag, den 16. Mai 2011 abgelaufen. Ebenso zutreffend ist das DPMA davon ausgegangen, dass die Jahresfrist aus Gründen der Rechtssicherheit grundsätzlich weder ver- längerbar noch wiedereinsetzungsfähig ist und somit eine Wiedereinsetzung auch dann ausgeschlossen ist, wenn die Jahresfrist schuldlos versäumt wurde (Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 123 Rn. 32). Von der Einhaltung der Jahresfrist kann nach der höchstrichterlichen Rechtspre- chung zur entsprechenden Regelung in § 234 Abs. 3 ZPO allerdings in bestimm- ten Ausnahmefällen abgesehen werden. Dies kommt aus Gründen eines wir- kungsvollen Rechtsschutzes und zur Wahrung des rechtlichen Gehörs insbeson- dere dann in Betracht, wenn die Ursache der Überschreitung der Jahresfrist nicht in der Sphäre der Partei liegt, sondern allein dem Gericht zuzurechnen ist (BGH, Beschluss vom 30. August 2010 – X ZR 193/03, Mitt. 2011, 24 Rn. 18 – Crimp- werkzeug IV m. w. N.). Dementsprechend hat der Senat anerkannt, dass auch im patentamtlichen Verfahren die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung trotz Ablaufs der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG in besonders gelagerten Ausnahmefällten als zulässig anzusehen ist, und zwar insbesondere dann, wenn die Fristüberschreitung auf Umstände zurückzuführen ist, die der Sphäre des DPMA zuzurechnen sind (vgl. Senatsbeschluss vom 25. Juli 2013 – 10 W (pat) 2/13 - Nationale Gebühr einer internationalen Anmeldung; für den Fall - 8 - der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr: Senatsbeschluss vom 26. Februar 2009 – 10 W (pat) 40/06, BPatGE 51, 197, 202 - Überwachungs- vorrichtung; für den Fall der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmel- degebühr: Senatsbeschluss vom 10. Februar 2012 – 10 W (pat) 38/08, Mitt. 2012, 293 f. - Wäschespinne). So liegt der Fall hier. Die Überschreitung der Jahresfrist ist darauf zurückzuführen, dass die Prüfungsstelle des DPMA die Anmelderin mit Bescheid vom 22. Juni 2012, der der Anmelderin am 27. Juni 2012 zugegangen ist, und damit erst nach Ablauf der Jahresfrist über die Fristversäumnis und deren Rechtsfolgen unterrichtet hat. b) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft, da er auf eine Frist gerichtet ist, deren Versäumung nach einer gesetzlichen Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Die Anmelderin hat die nationale Gebühr für ihre internationale Anmeldung innerhalb der hierfür nach Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 22 Abs. 1 PCT maßgeblichen Frist nicht vollständig entrich- tet. Insoweit hat der Senat mit Beschluss vom 25. Juli 2013 – 10 W (pat) 2/13 ent- schieden, dass sich die Höhe der nationalen Gebühr nach der Anzahl der Pa- tentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der internationalen An- meldung richtet. Die Zahlung einer Gebühr entsprechend der Anzahl der Ansprü- che in der nationalen Phase, wie sie die Anmelderin vorgenommen hat, ist daher nicht ausreichend. Wegen der nicht rechtzeitigen Zahlung der vollständigen Ge- bühr hat die internationale Anmeldung gemäß Art. 24 Abs. 1 Buchst. iii PCT die Wirkung als nationale Anmeldung beim DPMA verloren. c) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist auch im Übrigen zulässig, insbesondere ist die Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG eingehalten. Die Frist beginnt mit dem Wegfall des Hindernisses, d. h. in dem Zeitpunkt, in dem der Säumige bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die ver- säumte Handlung vorzunehmen oder wenn das Fortbestehen des Hindernisses - 9 - nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 27). Die Anmelderin hat von der Fristversäumnis am 27. Juni 2012 Kenntnis erlangt, so dass der am 27. August 2012 beim DPMA eingegangene Antrag auf Wiederein- setzung fristgerecht gestellt ist. Da die Anmelderin gleichzeitig mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung eine Einzugsermächtigung über die für eine 17 Patentansprü- che umfassende Anmeldung zu zahlende nationale Gebühr erteilt hat, ist auch die versäumte Handlung innerhalb der Antragsfrist nachgeholt worden (§ 123 Abs. 2 Satz 3 PatG). Die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 123 Abs. 2 PatG sind ebenfalls eingehalten. So werden in dem Antrag die die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen vorgetragen und glaubhaft gemacht. d) Der Antrag ist auch begründet. Die Anmelderin hat glaubhaft gemacht, dass sie die bis 16. Mai 2011 laufende Frist zur Zahlung der nationalen Gebühr ohne Verschulden versäumt hat. Eine falsche Gesetzesauslegung ist zwar grundsätzlich kein Wiedereinsetzungs- grund. Jeder Verfahrensbeteiligte ist grundsätzlich verpflichtet, sich die Kenntnis über das geltende Recht zu verschaffen, das für das ihn betreffende Verfahren gilt. Insbesondere ein Anwalt muss das jeweils geltende Recht vollinhaltlich ken- nen (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 136). Nach der Rechtsprechung kann jedoch ausnahmsweise Wiedereinsetzung ge- währt werden, wenn der Rechtsirrtum auch bei zumutbarer Sorgfalt nicht zu ver- meiden war (Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 137). Dies kann dann anzunehmen sein, wenn durch eine Rechtsänderung die Rechtslage unübersichtlich geworden ist, so dass eine irrtümliche Auslegung entschuldbar erscheint (vgl. BPatG, Beschl. v. 4. Oktober 1990 – 18 W (pat) 40/90, BPatGE 31, 266, 269). - 10 - So liegt der Fall hier. Durch Art. 4 des Gesetzes zur Vereinfachung und Moderni- sierung des Patentrechts (BGBl. 2009 I, S. 2521) wurde die Bemessung der Höhe der Anspruchsgebühr nach der Zahl der Ansprüche eingeführt. Dabei wurde durch Art. 4 Nr. 2 des Gesetzes das Gebührenverzeichnis in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG dahingehend geändert, dass sich für eine Anmeldung mit 11 und mehr Ansprüchen die Anmeldegebühr bei einer elektronischen Anmeldung um 20 Euro und bei einer Anmeldung in Papierform um jeweils 30 Euro pro Anspruch erhöht. Die Überschrift zu den insoweit einschlägigen Gebührennummern 311 000, 311 050 und 311 100 lautet: „Anmeldeverfahren (§ 34 PatG, Artikel III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜbkG)“. Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG wurde durch das Gesetz zur Ver- einfachung und Modernisierung des Patentrechts dagegen nicht geändert. Aus der Auflistung im Gebührenverzeichnis lässt sich nicht ohne weiteres entnehmen, dass sich die Gebühr im Falle einer internationalen Anmeldung, deren Überleitung in die nationale Phase ansteht, nach der Zahl der Ansprüche der internationalen Anmeldung richtet. Die gleichrangige Nennung von § 34 PatG und Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG unter der Überschrift „Anmeldeverfahren“ im Gebühren- verzeichnis lässt es auch denkbar erscheinen, dass für die Höhe der Gebühr nach Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG die Zahl der Ansprüche im Zeitpunkt des Ein- tritts in die nationale Phase maßgeblich sein solle. Vor diesem Hintergrund ist es auch einem Anwalt nicht vorzuwerfen, wenn er die gesetzlichen Vorschriften in diesem Sinne interpretiert hat, dass die Zahlung einer Gebühr entsprechend der Zahl der bei Einleitung der nationalen Phase noch verfolgten Ansprüche den ge- setzlichen Vorgaben entspricht. Dass die Rechtslage als unübersichtlich gelten kann, lässt sich auch daraus entnehmen, dass sich der Gesetzgeber veranlasst sieht, durch eine abermalige Änderung des Gebührenverzeichnisses des § 2 Abs. 1 PatKostG und durch eine Änderung des Art. III § 4 IntPatÜG klarzustellen, dass sich die nationale Gebühr im Fall einer internationalen Anmeldung nach der Zahl der Ansprüche der internationalen Anmeldung richtet (vgl. Art. 4 Nr. 1 und Art. 7 Nr. 2 des Entwurfs eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vor- - 11 - schriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes, BT- Drucks. 17/10308). Rauch Püschel Kober-Dehm prö