29 W (pat) 82/11

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 82/11 _______________ (Aktenzeichen) An Verkündungs Statt zugestellt am 20. November 2013 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 30 2009 046 647 - 2 - hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 11. September 2013 unter Mitwirkung der Richterin Kortge als Vorsitzende, der Richterin Uhlmann und des Richters Jacobi beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Wortmarke NOVASCAPE ist am 3. August 2009 angemeldet und am 17. September 2009 unter der Nummer 30 2009 046 647 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden u.a. für Dienstleistungen der Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistun- gen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwick- lung von Computerhard- und Software. Gegen diese Marke, deren Eintragung am 23. Oktober 2009 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der älteren Gemeinschaftswortmarke NOVASCALE - 3 - die am 17. März 2005 unter der Nummer EM 003059862 eingetragen wurde für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9: Rechenmaschinen und Ausrüstungen für die Daten- verarbeitung, nämlich Computer, Multiprozessoren, Netze, Systemarchitektur, Peripherie- und Endge- räte, nämlich Laufwerke, Tastaturen, Drucker, Bild- schirme, Geräte mit Bildschirm und Tastatur, Spei- cherausrüstungen, insbesondere Magnet- und opti- sche Speicher, Speicher mit integrierten Schaltkrei- sen und Controller; optische Geräte und Instru- mente zum Lesen codierter Informationen; Daten- übertragungs- und Telekommunikationsausrüstun- gen; Softwareprogrammen; Klasse 38: Nachrichtenübermittlung mittels Computer, Tele- kommunikation und Fernsprechgeräte; Klasse 42: Ingenieurarbeiten und -dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, nämlich Erstellen von Programmen, Aktualisierung und Wartung von Software, Computerberatungsdienste Widerspruch erhoben, der sich aber nur gegen die für die Klasse 42 der angegrif- fenen Marke eingetragenen Dienstleistungen richtet. Mit Beschluss vom 27. Mai 2011 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken festgestellt und die an- gegriffene Marke für die in Klasse 42 eingetragenen Dienstleistungen gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die in Klasse 42 angegriffenen Dienstleistun- gen seien mit den Widerspruchsdienstleistungen identisch oder zumindest ähnlich. - 4 - So überschneide sich die für die angegriffene Marke geschützte Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und Software“ mit den für die Wi- derspruchsmarke registrierten Dienstleistungen „Ingenieurarbeiten und -dienst- leistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, nämlich Erstellen von Pro- grammen, Aktualisierung und Wartung von Software, Computerberatungsdienste“ inhaltlich. Zumindest seien sie als einander ergänzende Dienstleistungen ähnlich. Die angegriffenen Dienstleistungen „wissenschaftliche und technologische Dienst- leistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ wiesen ebenfalls Ähnlich- keit mit den Widerspruchsdienstleistungen auf, weil Forschungs- und Entwick- lungsarbeiten auf dem Gebiet der Datenverarbeitung unter die Oberbegriffe im Bereich wissenschaftlicher und industrieller Forschung fallen könnten. Mangels Anhaltspunkten für eine Steigerung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Die angegriffene Marke halte aber weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, weil die sich gegenüberstehenden Wortmarken in Vokalfolge, Silbenzahl und Be- tonung identisch seien. Lediglich in der Schlusssilbe liege eine Abweichung in ei- nem Konsonanten vor; es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass diese Abweichung angesichts der übereinstimmenden Wortanfänge überhört werde. Die Gefahr von Verwechslungen werde auch nicht durch einen etwaigen abweichen- den Begriffsgehalt der Endsilben ausgeschlossen. Die Vergleichsmarken stellten in ihrer Gesamtheit Kunstwörter dar, mit denen die angesprochenen Verkehrs- kreise keinen eindeutigen, erfassbaren Sinngehalt verknüpften. Auch schriftbildlich seien die beiden Marken aufgrund einer Übereinstimmung fast aller Buchstaben nahezu identisch. Die Abweichung durch den Buchstaben „P“ anstelle von „L“ rei- che zur Unterscheidung nicht aus. - 5 - Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke, mit der er beantragt, den Beschluss des DPMA vom 27. Mai 2011 aufzuheben. Er ist der Ansicht, eine Dienstleistungsähnlichkeit liege nicht vor, weil keine Dienstleistungen angeboten würden. Mit der angegriffenen Marke werde eine Netzwerk- und Technologieplattform bezeichnet, die als interdisziplinäres For- schungsprojekt zum Thema „Intelligentes Bauen und Wohnen“ vom Bundesmi- nisterium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) zur Innovationsförderung des Mittelstandes initiiert und bewilligt worden sei mit dem Ziel der energetischen Sa- nierung des Gebäudebestands in Deutschland sowie der Optimierung der energe- tischen Planung und Gestaltung von Gebäudehüllen und modularer Fassaden- systeme von Wohn-, Gewerbe- sowie Zweckbauten. „NOVASCAPE“ sei als Kunst- wort aus „Innovation“ und „Landscape“ inzwischen ein eigenständiger und erklä- render Begriff in der deutschen Forschungsszene für ein bestimmtes Netzwerk- konzept. Der Begriff „NOVASCALE“ werde von ihm nicht benutzt. Bei der BMWi- Netzwerkplattform „NOVASCAPE building intelligence“ liege eine völlig anders geartete inhaltliche und konzeptionelle Ausrichtung vor. Die Widersprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. In der mündlichen Verhandlung hat sie an ihrer im Amtsverfahren geäußerten Auffassung festgehalten, dass die sich gegenüberstehenden Marken schriftbildlich und klanglich an Identität grenzten. Der einzige Unterschied bestehe im vorletzten Buchstaben, der angesichts der weitgehend identischen und im Übrigen hochgra- dig ähnlichen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen könne. - 6 - Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken hinsichtlich der in Klasse 42 angegriffenen Dienstleistungen Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG besteht. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto- ren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa- ren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistun- gen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBO- LEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – METROBUS; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PI- CARO/PICASSO). - 7 - 1. Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken zur Kenn- zeichnung identischer sowie hochgradig und mittelgradig ähnlicher Waren und Dienstleistungen verwendet. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nut- zung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander er- gänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unterneh- men oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. (EuGH GRUR 1998, 922 Rdnr.15 – Canon; BGH, GRUR 2007, 321 Rdnr. 20 – COHIBA; GRUR 2009, 484 Rdnr.25 – METROBUS; GRUR 2012, 1145, 1148 Rdnr. 34 f. - Pelikan). a) Identität besteht zwischen den in Klasse 42 genannten Dienstleistungen „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ der angegriffenen Marke und den in der gleichen Klasse registrierten Widerspruchsdienstleistungen „Ingenieurarbeiten und -dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbei- tung, nämlich Erstellen von Programmen, Aktualisierung und Wartung von Software“. b) Die in Klasse 42 angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware“ sind hochgradig ähnlich mit den in Klasse 9 vorgenannten Widerspruchswaren „Rechenmaschinen und Aus- rüstungen für die Datenverarbeitung, nämlich Computer, Multiprozessoren, Netze, Systemarchitektur“, weil die Entwicklung und Herstellung von Com- puterhardware oft von denselben Unternehmen oder unter derselben Kon- trolle erbracht werden. - 8 - c) Die für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbe- zügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungs- dienstleistungen" weisen eine mittelgradige Ähnlichkeit zu den Wider- spruchsdienstleistungen „Ingenieurarbeiten und -dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, nämlich Erstellen von Programmen, Aktuali- sierung und Wartung von Software, Computerberatungsdienste“, weil bei- spielsweise das Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen im Rahmen industrieller Analysedienstleistungen oder bei wissenschaftlichen und tech- nologischen Dienstleistungen und Forschungsarbeiten zur Ermittlung oder Auswertung zu analysierender Parameter eine Rolle spielen und vom An- bieter der Analysedienstleistung als ergänzende Dienstleistung mit angebo- ten werden kann. Vom Oberbegriff der wissenschaftlichen Dienstleistungen und Forschungsarbeiten werden auch Forschungsarbeiten zu Computersoft- ware erfasst (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistun- gen, 15. Aufl., S. 344; BPatG 25 W (pat) 84/03). 2. Die sich gegenüberstehenden identischen, hochgradig bzw. mittelgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen der Vergleichsmarken richten sich vorwiegend an Fachkreise. Da es sich bei ihnen um spezialisierte Dienst- leistungen mit einer gewissen Werthaltigkeit für den Auftraggeber handelt, ist bei den betroffenen Verkehrskreisen ein erhöhter Aufmerksamkeitsgrad an- zusetzen. Das gilt auch für den Erwerb von Computern durch den Endver- braucher. 3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. a) Der Begriff „NOVASCALE“ kann in nicht-markenmäßiger Verwendung weder im deutschen noch im englischen Sprachraum nachgewiesen werden. - 9 - aa) Als „Nova“ wird sowohl im Deutschen als auch im Englischen ein Stern bezeichnet, der aufgrund innerer Explosionen plötzlich stark an Helligkeit zu- nimmt. Im deutschen Sprachgebrauch eher selten ist die Verwendung von „Nova“ als Pluralform des substantivierten Neutrums „Novum“, welches sich von dem lateinischen Adjektiv „novus“ für „neu“ ableitet. Ebenfalls nachge- wiesen ist „NOVA“ als Abkürzung des Begriffs „Normenverbrauchsabgabe“ im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen (www.duden.de; http://oxforddictionaries.com; http://wortschatz.uni-leipzig.de). bb) Der Begriff „Scale“ ist im Deutschen nicht gebräuchlich, im Duden werden lediglich „Scaling“ („das Vergrößern oder Verkleinern von [Bild]vorlagen vor einer Verwendung in Prospekten oder Anzeigen“) und „scale-up“ als „Über- tragung von Laborergebnissen auf großtechnischen Maßstab in der Verfah- renstechnik“ erwähnt. Im englischen Sprachraum kommt dem Wort als Sub- stantiv neben „Skala“ unter anderem auch die Bedeutung „Schuppe“, „Waage“ oder „Größenordnung“ zu. Beispielhafte Bedeutungen als Verb umfassen „schuppen“, „messen“, „anpassen“ oder „wiegen“ (www.duden.de; http://wortschatz.uni-leipzig.de; http://oxforddictionaries.com; www.dict.cc). b) Aufgrund der Ungebräuchlichkeit des Wortbestandteils „NOVA-„ sowie der je nach Sichtweise vorliegenden gemischt deutsch/englisch oder rein engli- schen Bildung des Wortes erschließt sich die Bedeutung von „NOVASCALE“ den angesprochenen Verkehrskreisen nicht. Selbst wenn bei den Fachver- kehrskreisen die Kenntnis einiger der Bedeutungen des Begriffs „scale“ etwa als „Skala“, „Waage“ oder „Größenordnung“ unterstellt werden kann, bleibt die Bedeutung des Gesamtbegriffs „Novascale“ diffus. Es ergibt sich jeden- falls keine beschreibende Aussage in Bezug auf die Waren und Dienstleis- tungen der Widerspruchsmarke. - 10 - 4. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider- spruchsmarke bei identischen, hochgradig und mittelgradig ähnlichen Dienstleistungen und trotz Anwendung einer erhöhten Sorgfalt hält die ange- griffene Marke den erforderlichen Abstand nicht mehr ein. Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamtein- druck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrund- satz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterzie- hen (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 – Henkel; BGH Mar- kenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegen- überstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeu- tungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Das schließt nicht aus, dass unter Umstän- den ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 487 Rdnr. 32 – Metrobus; GRUR 2006, 60 Rdnr. 17 coccodrillo). Weiterhin ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeich- nende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammen- gesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH a.a.O. Rdnr. 30 – THOMSON LIFE; BGH a.a.O. – Metrobus; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden sowohl klanglich als auch schriftbildlich hochgradig ähnlich wahrgenommen. - 11 - a) Silbengliederung, Vokalfolge sowie Sprech- und Betonungsrhythmus der sich gegenüberstehenden Zeichen „NOVASCAPE“ und „NOVASCALE“ sind iden- tisch. Beide Wörter sind dreisilbig bzw. viersilbig (in englischer bzw. deut- scher Sprechweise) und weisen die Vokalfolge O-A-A-E auf. Ein klanglicher Unterschied findet sich nur in der Schlusssilbe. Dort unterscheiden sich die beiden Wörter im vorletzten Buchstaben und Konsonanten („P“ statt „L“), was klanglich sowohl in englischer als auch in deutscher Sprechweise jedoch nur geringfügig zum Tragen kommt. Angesichts der Übereinstimmung nicht nur der stärker beachteten Wortanfänge, sondern der ersten sieben von neun Buchstaben wird die einzige Abweichung im achten Buchstaben, den Konso- nanten „P“ bzw. „L“, leicht überhört werden. b) Auch im Schriftbild sind die einander gegenüberstehenden Zeichen „NOVAS- CAPE“ und „NOVASCALE“ ähnlich, da sie sich lediglich in einem von neun Buchstaben („P“ statt „L“) unterscheiden, wobei der jeweilige abweichende Buchstabe am Wortende lokalisiert ist, welches, insbesondere da beide Zei- chen eine gewisse Wortlänge aufweisen, weniger stark wahrgenommen wird. Auch unter Berücksichtigung der möglichen Kleinschreibung der beiden Wortmarken reicht der einzige Unterschied durch die Unterlänge des Buch- stabens („p“), die dem „l“ fehlt, am Wortende nicht aus, um eine Verwechs- lungsgefahr auszuschließen. c) Eine Neutralisierung der hohen klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit durch einen abweichenden Begriffsgehalt der Vergleichsmarken ist aufgrund des sich nicht unmittelbar erschließenden Sinngehalts der Begriffe „NOVASCAPE“ und „NOVASCALE“ ausgeschlossen. Die angegriffene Marke setzt sich aus den Bestandteilen „NOVA“ und „SCAPE“ zusammen. - 12 - aa) Die Bedeutung des Teilbegriffs „NOVA“ ist schon bei der Widerspruchsmarke eingehend erörtert worden. Dass dieser Bestandteil aus dem Wort „INNOVATION“ entnommen ist, wie der Beschwerdeführer vorgetragen hat, ist nicht ohne weiteres erkennbar. bb) „SCAPE“ ist lexikalisch nicht nachweisbar (www.duden.de). Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass den angesprochenen Verkehrskreisen dieser englische Begriff mit der Bedeutung „Schaft“ (www.dict.cc; http://oxforddictionaries.com) bekannt ist. Ferner ergibt sich selbst ausge- hend von dieser Bedeutung kein Sinngehalt in der Zusammenschau mit dem Teilbegriff „NOVA“. Eine Interpretation als „neue Landschaft“ würde zum ei- nen einen Rückgriff auf die lateinische Bedeutung von „Nova“ und zum ande- ren eine Interpretation von „Scape“ als Kürzel für das englische Substantiv „Landscape“ erfordern, was dem Verbot der zergliedernden Betrachtung von Marken zur Bestimmung des Sinngehalts zuwiderlaufen würde, auch wenn „SCAPE“ nach dem Vorbringen des Beschwerdeführers tatsächlich aus dem englischen Wort „landscape“ entnommen wurde. Kortge Uhlmann Jacobi Hu