29 W (pat) 549/12

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 549/12 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 30 2011 069 065.0 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 17. September 2014 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Uhlmann und den Richter k.A. Portmann - 2 - beschlossen: 1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Mar- kenamtes vom 8. Mai 2012 insoweit aufgehoben, als die An- meldung hinsichtlich der Waren der Klasse 16 Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, zur Anwendung im Bereich Malen, Lackieren und Air- brush; zurückgewiesen worden ist: 2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. G r ü n d e I. Das Wortzeichen stencilcity ist am 22. Dezember 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Pa- tent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden: Klasse 16: Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, zur Anwendung im - 3 - Bereich Malen, Lackieren und Airbrush; Klasse 26: Besatzwaren für Textilien, insbesondere Strasssteine und Strass- applikationen; Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Be- reichen Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, im Bereich Malen, Lackieren und Airbrush; Besatzwaren für Textilien, insbe- sondere Strasssteine und Strassapplikationen. Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 8. Mai 2012 teilweise als unmittelbar beschrei- bende Angabe wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen und zwar für die Waren und Dienstleistungen: Klasse 16: Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, zur Anwendung im Bereich Malen, Lackieren und Airbrush; Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Berei- chen Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, im Bereich Malen, Lackieren und Airbrush. - 4 - Die angemeldete Bezeichnung bestehe aus den Wörtern „stencil“ und „city“. Das Wort „stencil“ stamme aus der englischen Sprache und werde als Bezeichnung für „Malerschablone, Matrize, Schablone“ verwendet. Es handele sich um einen Fachbegriff für eine bestimmte Art von Schablonen bzw. Schablonenkunst. Den inländischen Durchschnittsverbrauchern seien englische Bezeichnungen gerade im Bereich Airbrush, Maler- und Lackierarbeiten bekannt, so dass davon auszu- gehen sei, dass die englische Sprache im verfahrensrelevanten Waren- und Dienstleistungsbereich auch verstanden werde. Das Wort „city“ bezeichne das Geschäftsviertel einer Großstadt, die Innenstadt und werde auch als Synonym für die Bezeichnungen „Stadtkern, Stadtzentrum, Zentrum“ verwendet. Daneben habe sich der Begriff „City“ zur Bezeichnung für den Herkunfts- und Erbringungsort bzw. für die Angebotsstätte von Waren und Dienstleistungen entwickelt. Die Bezeich- nung „stencilcity“ bezeichne demnach (irgend-)eine Herkunfts-, Erbringungs- und/oder Angebotsstätte, in welcher Schablonen, Matrizen, Malerschablonen an- geboten würden oder Produkte erhältlich seien, die sich für Arbeiten mit Schablo- nen und Matrizen eigneten. Die Waren der Klasse 16 könnten selbst Schablonen darstellen und in einer als „stencilcity“ bezeichneten Angebotsstätte für Schablo- nen zu Maler-, Lackier- und Airbrush-Arbeiten angeboten werden. Schablonen würden häufig aufgrund ihres Designs und ihrer Funktionalität als Vorlagen beim Malern, Lackieren oder Airbrush verwendet, um dekorative Ziermotive leicht und einfach auf Wänden, Decken oder sonstigen Flächen anzubringen. Die bean- spruchten Einzelhandelsdienstleistungen könnten dazu dienen, die Angebots-, Erbringungs- und Herkunftsstätte sowie deren Warenbereich zu beschreiben. Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt, den Beschluss des deutschen Patent- und Markenamtes für Klasse 16 vom 8. Mai 2012 aufzuheben, soweit die Markenanmel- dung zurückgewiesen worden ist. - 5 - Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, die angemeldete Marke sei unterschei- dungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Der Zeichenteil „stencil“ sei ein Begriff aus der Szenesprache, wie er beispielsweise im „Duden, Neues Wörterbuch der Szenesprachen“ beschrieben werde. Dies bedeute aber nicht, dass der englisch- sprachige Begriff damit Eingang in den Wortschatz des normal gebildeten inländi- schen Verbrauchers gefunden hätte. Außerhalb der „(Graffiti-)Szene“ sei der Be- griff in Deutschland schlicht unbekannt. Hinzu komme, dass selbst in der „Szene“ der Zeichenteil „stencil“ nicht auf Schablonen hinweise, sondern auf Graffitis. Ge- genstand der Markenanmeldung seien aber nicht Graffitis, sondern Schablonen bzw. spezielle Dienstleistungen im Bereich Schablonen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar- kenstelle, die Schriftsätze des Anmelders und auf den übrigen Akteninhalt verwie- sen. II. Die zulässige Beschwerde ist in der Sache hinsichtlich der Waren „Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, zur Anwendung im Bereich Malen, Lackieren und Airbrush“ begründet, da insoweit Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht bestehen. Im Übrigen ist die Anmeldung stencilcity hingegen wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen und die Beschwerde deshalb zurückzuwei- sen. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel auf- gefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet - 6 - (EuGH, GRUR Int. 2012, 914, Rdnr. 23 - Smart/HABM [WIR MACHEN DAS - BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228, Rdnr. 33 - Audi AG/ HABM [Vor- sprung durch Technik]; BGH, GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeich- neten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, a.a.O. - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World; GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE). Da allein das Fehlen jeglicher Unterschei- dungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab an- zulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, GRUR 2009, 778, 779, Rdnr. 11 - Will- kommen im Leben; GRUR 2009, 411, Rdnr. 8 - STREETBALL). Hiervon ausge- hend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a.a.O.). Ein enger beschreibender Bezug ist insbesondere zwischen Bezeichnun- gen von Verkaufs- und Vertriebsstätten bzw. von Angebotsstätten und den dort vertriebenen Produkten gegeben, wobei die Bezeichnung für die Betriebsstätte die Ware selbst nicht ohne weiteres beschreibt (vgl. BGH GRUR 1999, 988, Rdnr. 15 - HOUSE OF BLUES). 1. Zumindest unter dem letztgenannten Gesichtspunkt fehlt dem angemeldeten Wortzeichen in Bezug auf die beanspruchten „Dienstleistungen des Einzelhandels - 7 - über das Internet in den Bereichen Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, im Bereich Malen, Lackieren und Airbrush“ die Unterscheidungskraft. „City“ erkennen die Verkehrskreise unschwer in der Bedeutung „Geschäftsviertel einer Großstadt, Innenstadt“, da es insoweit Eingang in den deutschen Sprach- schatz gefunden hat (Duden, Deutsches Universalwörterbuch 7. Auflage, S. 376). Der Begriff „city“ wird dabei zudem im Sinne von „Zentrum“ verwendet (Duden, Das Synonymwörterbuch 3. Auflage, S. 233). Der Verkehr kennt Wortzusammen- setzungen mit „city“, wie z.B. „Outletcity, Shoppingcity, Bahnhofscity, Hafencity, Megacity“ aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. Weiterhin bezeichnet „city“ im Internet üblicherweise auch eine Internetplattform, auf der Waren in reichhaltiger Auswahl und Vielfalt angeboten werden. Ein Onlineshop, der damit wirbt, die viel- fältige Welt der Stempel entdecken zu können, bezeichnet sich als „Stempelcity“. Ein anderer bietet unter der Bezeichnung „CHEERCITY“ Bekleidungsstücke für Cheerleader an. In dem Onlineshop „Kryolan City“ werden neue Make-up Trends beworben. Auf der Website „www.drivecity.de“ sind Festplatten verschiedener Hersteller erhältlich und unter „www.farbcity-uster.ch“ werden Farben angeboten. Unter der Bezeichnung „Airbrush-City“ werden Produkte rund um diese Maltechnik vertrieben. Weiterhin sind Onlineshops mit den Bezeichnungen „OUTLETCITY“, „MÖBEL CITY“ und „ShoeCity“ nachweisbar (vgl. die mit Schreiben vom 31. Juli 2014 übersandten Kopien). Der Zeichenteil „stencil“ stammt ebenfalls aus der englischen Sprache und be- deutet „Schablone“ (Pons, Großwörterbuch Englisch – Deutsch 2008, S. 955). Dem Fachverkehr, der sich mit Maler- und Lackierarbeiten, insbesondere in Air- brush-Technik beschäftigt, der von den beanspruchten Dienstleistungen ebenso angesprochen wird wie der Durchschnittsverbraucher (EuGH, GRUR 2008, 608, Rdnr. 67 – EUROHYPO; GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Con- cord/Hukla; BGH WRP 2014, 449 Rdnr. 11 – grill meister), ist er daher bekannt. - 8 - Anders verhält es sich mit dem Durchschnittsverbraucher, der in seiner Freizeit zwar möglicherweise Schablonen zum Zeichnen verwendet oder zum Verschö- nern von Flächen benutzt. Diesem ist die deutsche Bedeutung des - nicht zum englischen Grundwortschatz gehörenden - Begriffs „stencil“ allerdings - wenn er sich nicht speziell mit Graffiti-Malerei beschäftigt - nicht vertraut. Eine Differenzie- rung innerhalb eines einzigen angesprochenen Verkehrskreises - hier dem des Verbrauchers, der als Nachfrager für Schablonen in Betracht kommt - widerspricht dabei dem Grundsatz, dass es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf die Auffassung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständi- gen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistun- gen ankommt. Die Annahme einer gespaltenen Verkehrsauffassung ist mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff deshalb nicht zu vereinbaren (vgl. BGH, GRUR 2013, 631, Rdnr. 64 - AMARULA/Marlulablu; Hacker, in: Strö- bele/Hacker, 10. Auflage, § 9 Rdnr. 18; krit. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 14 Rdnr. 461). Selbst wenn einem kleinen Teil der Endverbraucher, der sich mit dem speziellen Bereich der Graffiti-Malerei beschäftigt, der Begriff „stencil“ in sei- ner Bedeutung als Schablone bekannt sein sollte, trifft dies auf „den“ in Rede ste- henden Durchschnittsverbraucher nicht zu. Es werden zwar Schablonen von Street-Art Künstlern mit der Bezeichnung „Street Art Stencil Kunst“ angeboten, diese gehören jedoch zu der - zahlenmäßig unbedeutenden - Gruppe, die sich mit Graffiti-Malerei auseinandersetzt. In einem Internetkatalog werden ebenfalls ver- schiedene „Stencils“ angeboten, z.B. mit den Bezeichnungen: „Stencil Schablone Eule“, “Stencil Schablone Flugzeug“, „Stencilschablone Sommer“, „Stencilschab- lone Mechanik, dabei wird der Begriff allerdings tautologisch verwendet, da der Verbraucher ihn vermutlich sonst nicht verstehen würde. Weiterhin werden „Sten- cils“ und Schriftarten für den Stencildruck zum Herunterladen über das Internet zur Verfügung gestellt. Im Internet finden sich auch Anleitungen zum Basteln mit „Stencils“. Die Elsa-Brandström-Schule bietet sogar einen Kunstkurs mit der Be- zeichnung „Stencil dich“ an, was damit zu erklären ist, dass die Schüler mit der Graffiti-Maltechnik vertraut gemacht werden sollen (vgl. die mit Schreiben vom 31. Juli 2014 übersandten Kopien). Die Verwendungsnachweise sind aber zum - 9 - einen nicht vielfältig, wobei man sich darüber im Klaren sein muss, dass man im Internet grundsätzlich alles finden kann. Zum anderen sind die ermittelten Nach- weise zum Teil unmittelbar wegen des – fehlenden – Verkehrsverständnisses übersetzt, so dass bereits insoweit zu vermuten ist, dass die Bezeichnung „Schabloneschablone“ den Endverbraucher unmittelbar über das zu erwerbende Produkt aufzuklären soll. Die Wortzusammensetzung „stencilcity“ wird daher jedenfalls dem Fachverkehr einen Hinweis auf ein Schablonenzentrum geben, also auf einen Onlineshop mit einer gewissen Größe und einer umfangreichen Auswahl an Schablonen. In diesem Sinne hat das Bundespatengericht auch die Anmeldung „SHOE CITY“ (Beschluss vom 21.04.1998, 27 W (pat) 183/96) als Etablissementbezeichnung, in der Schuhe verkauft werden, und „Travelcity“ (Beschluss vom 26.02.2002, 33 W (pat) 198/01) als Angebotsstätte für Reisen zurückgewiesen. Die ebenfalls zurückgewiesenen Anmeldungen „messecity“ (Beschluss vom 05.10.2006, 30 W (pat) 283/04), und „VirtualCITY“ (Beschluss vom 23.10.2001, 33 W (pat) 195/00) beruhten demgegenüber zum einen auf einem Verständnis als „Messestadt“, in der die beanspruchten Dienstleistungen für die Organisation von Ausstellung und Messen und damit im Zusammenhang stehenden weiteren Dienstleistungen der Unterbringung von Gästen erbracht werden sollten. „Virtual- CITY“ war hingegen der Hinweis auf eine virtuelle Stadt und das Angebot entspre- chender vielfältiger Angebote über virtuelle Marktplätze, E-Commerce und Online- Shopping im Internet. Die Schutzfähigkeit des Zeichens „Fotocity“ (Beschluss vom 30.04.2003, 26 W (pat) 100/02) für die ausschließlich beanspruchten Waren beruhte demge- genüber auf dem Umstand, dass der Senat darin allenfalls einen Hinweis auf ein kaufmännisches Unternehmen sah, nicht aber einen unmittelbar beschreibenden Sachzusammenhang zu den ausschließlich beanspruchten Waren. „Centralcity“ (Beschluss vom 10.07.2001, 27 W (pat) 268/99) wurde als sprechende Marke ein- gestuft, da eine Übersetzung mit „Innenstadt“ oder „Stadtzentrum“ lexikalisch - 10 - falsch und eine Verwendung des Begriffs in der Werbung aufgrund der Senats- recherche nicht nachgewiesen gewesen sei. Die Anmeldung „Cable City“ (Be- schluss vom 21.03.2001, 29 W (pat) 335/99) erwies sich demgegenüber als schutzfähig, weil sie für die beanspruchten Dienstleistungen nicht als sachbe- schreibende Angabe gedient hatte. Selbst wenn die Bezeichnung „stencilcity“ oder „Schablonenzentrum“ für ein statio- näres Ladengeschäft ungewöhnlich sein sollte, gilt dies nicht für den Vertrieb über das Internet. Die Verkaufsmodalitäten im Internet unterscheiden sich von denjenigen stationärer Geschäfte. Insoweit kann auch ein deutlich kleineres Sor- timent über einen Onlineshop angeboten werden, für das die Anmietung eines Ladengeschäfts sich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht lohnen würde. Nebenkosten wie z.B. für Ladenmiete, Ladeneinrichtung und Ladenreinigung ent- fallen. Auch Personalkosten lassen sich einsparen, Öffnungszeiten müssen nicht beachtet werden. Die Produkte müssen ferner nicht vor Ort präsentiert und kön- nen unter Umständen direkt vom Hersteller an den Kunden versandt werden. Durch den Betrieb einer Internetplattform ist es daher ohne besonderen Kosten- aufwand möglich, ein Schablonenzentrum mit einer großen Auswahl und einem umfangreichen Sortiment zu führen. b) Für die mit der Beschwerde noch beanspruchten Waren der Klasse 16 ist die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dagegen zu bejahen. Die Beschwerde ist daher insoweit begründet. Das Anmeldezeichen weist für die beanspruchten Waren im tenorierten Umfang weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt werden kann. Der Hinweis auf eine Verkaufsstätte ist für Waren grundsätzlich keine Merkmalsangabe. Eine Bezeichnung, die der Beschreibung einer virtuellen oder stationären Verkaufsstätte dienen kann, stellt nicht notwendig eine konkret beschreibende Angabe der in einem solchen Unternehmen veräu- - 11 - ßerten Waren dar. Das Bedürfnis, eine Bezeichnung für bestimmte Herstellungs- oder Verkaufsstätten freizuhalten, rechtfertigt es nicht, die Eintragung des Zei- chens auch für dort hergestellte oder verkaufte Waren zu versagen (BGH GRUR 1999, 988 – HOUSE OF BLUES, BPatG Beschluss vom 30.04.2003, 26 W (pat) 100/02 - FotoCity). Zwar kann die Silhouette einer Stadt das Motiv einer Schablone sein. Eine solche Schablone würde jedoch sprachüblich mit „Citystencil“ und nicht mit „Stencilcity“ benannt werden. Der Verkehr benötigt deshalb mehrere analytische Zwischen- schritte, um angesichts der auf einer Schablone wiedergegebenen Bezeichnung „stencilcity“ darauf zu schließen, dass es sich nicht um einen Herkunftshinweis, sondern die Herkunft des Produkts aus einer üblichen Vertriebsstätte handelt, die eine große Auswahl und ein umfangreiches Sortiment von Schablonen anbietet. 2. Wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der im Tenor aufgeführten Waren kann bei der angemeldeten Bezeichnung für diese Waren auch ein Frei- haltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden. Zwar ist bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse auch ein aktuell noch nicht beste- hendes, jedoch aufgrund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit prog- nostizierbares zukünftiges Freihaltebedürfnis zu beachten (BGH GRUR 1996, 771 - THE HOME DEPOT; GRUR 1999, 988 - HOUSE OF BLUES). Für ein solches, sich aufgrund konkreter Anhaltspunkte für die Zukunft abzeichnendes Frei- haltebedürfnis fehlt im Streitfall jedoch jeder Anhalt. Es ist nicht zu erkennen, dass sich etwa bei auf Schablonen spezialisierten Fachgeschäften in Zukunft das Be- dürfnis einstellen wird, die veräußerte Ware in einer beschreibenden Weise ent- sprechend zu bezeichnen. - 12 - Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statt- haft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge- lehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif- ten über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan- wältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herren- straße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbe- schwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden. Dr. Mittenberger-Huber Uhlmann Portmann Hu