2 W (pat) Ep 5/12

BPatG 253 08.05 BUNDESPATENTGERICHT IM NAMEN DES VOLKES 2 Ni 5/12 (EP) (Aktenzeichen) URTEIL An Verkündungs Statt zugestellt am: 11. Oktober 2016 … In der Patentnichtigkeitssache … - 2 - … betreffend das europäische Patent 1 496 516 (DE 503 05 185) hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter Guth, den Richter Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Friedrich sowie die Richterin Dr. Hoppe und die Richter Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Zebisch und Dipl.-Ing. Matter für Recht erkannt: I. Das europäische Patent EP 1 496 516 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teil- weise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fas- sung erhalten: 1. Verfahren zum individualisierenden Kennzeichnen eines maschinell auslesbaren Filmträgers (10) der analoge Bild- und Toninformatio- nen beinhaltet, die in einer kontinuierlichen Abfolge auf dem Filmträ- ger (10) enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind, dadurch ge- kennzeichnet, - dass die analogen Toninformationen in einer Lichttonspur (20) enthalten sind; - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich be- - 3 - abstandeter, sich quer über die Lichttonspur erstreckender Mar- kierungen (14) ausgebildet wird, der zusammen mit der Lichtton- spur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichtton- spur (20) enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträ- ger (20) individualisierenden Weise zu ändern; und - dass die Markierungen (14) durch Änderung von optischen Eigenschaften des Filmträgers ausgebildet werden. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Markierungen derart ausgebildet werden, dass jede ein- zelne der Markierungen die wiedergegebenen Toninformationen beeinflusst. 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine einzelne der Markierungen die wiedergegebenen Tonin- formationen um weniger als 250 ms beeinflusst. 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Markierungen durch mechanisches Ein- wirken auf den Träger ausgebildet werden. 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Markierungen durch berührungsloses Einwirken auf den Träger ausgebildet werden. 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Markierungen (14) zeitlich getrennt von den zur Wiedergabe bestimmten Informationen auf dem Träger aus- gebildet werden. 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Identifizierungs-Code ein binärer Code ist. - 4 - 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Markierungen (14) mittels eines Lasers ausgebildet werden. 9. Maschinell auslesbarer, individualisierter Filmträger (10), der ana- loge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer kontinuierli- chen Abfolge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind, dadurch gekennzeichnet, - dass die Toninformationen in einer Lichttonspur (20) enthalten sind; - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich be- abstandeter, sich quer über die Lichttonspur erstreckender Mar- kierungen (14) ausgebildet ist, der zusammen mit der Lichtton- spur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichtton- spur (20) enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträ- ger (20) individualisierenden Weise zu ändern; und - dass die Markierungen (14) durch Änderung von optischen Eigenschaften des Filmträgers (20) ausgebildet sind. 10. Filmträger nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet, dass der Identifizierungs-Code mehrfach und räumlich versetzt auf dem Filmträger (20) ausgebildet ist. 11. Filmträger nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Markierungen (14) derart ausgebildet sind, dass die Wahr- nehmung der wiedergegebenen Informationen seitens eines Publi- kums nicht oder nur kaum beeinflusst ist. 12. Filmträger nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekenn- zeichnet, dass sich eine einzelne der Markierungen (14) zumindest senkrecht zu der Ausleseeinrichtung (A) erstreckt. - 5 - 13. Gekennzeichneter Filmträger enthaltend zur Wiedergabe bestimmte Informationen erhalten durch Kopieren eines Filmträgers (10) nach einem der Ansprüche 9 bis 12. 14. Verfahren zum Identifizieren eines Filmträgers (10) nach einem der Ansprüche 9 bis 13, umfassend - maschinelles Auslesen der auf dem Filmträger (20) enthaltenen und zur Wiedergabe bestimmten Informationen in einem mit den Markierungen (14) versehenen Bereich des Filmträgers (20); - Auswerten der ausgelesenen Informationen zum Ermitteln der Abfolge von Markierungen (14); und - Identifizieren des Filmträgers (20) auf der Grundlage der ermittel- ten Abfolge von Markierungen (14). 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Ermitteln der Abfolge der Markierungen eine Bild- und/oder Spektral-Analyse umfasst. 16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, ferner enthaltend - Bereithalten von Referenz-Informationen, und - Vergleichen der vom Filmträger (20) ausgelesenen und zur Wie- dergabe bestimmten Informationen mit den Referenz-Informati- onen zur Identifizierung der Markierungen (14). Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. II. Die Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin zu 1/2 und der Beklagte zu 1/2 zu tragen. Die Kosten der Nebenintervention haben die Klägerin zu 1/2 und die Nebenintervenientin zu 1/2 zu tragen. - 6 - III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Tatbestand Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die Nichtigerklärung des europäischen Patents 1 496 516 (im Folgenden: Streitpatent). Der Beklagte war Inhaber dieses am 11. Juli 2003 angemeldeten Patents. Das in der Verfahrenssprache Deutsch ab- gefasste Patent mit der Bezeichnung „Kennzeichnung eines Trägermaterials für zur Wiedergabe bestimmte Informationen“ wird vom Deutschen Patent- und Marken- amt unter der Nummer DE 503 05 185.3 geführt. Der Beklagte hat den deutschen Teil des Patents nach Eintritt der Rechtshängigkeit der Nichtigkeitsklage auf die Nebenintervenientin übertragen. Die Registerum- schreibung ist am 16. September 2011 erfolgt. Das Patent, das in vollem Umfang und hilfsweise mit 6 Hilfsanträgen verteidigt wird, umfasst 18 Ansprüche, von denen die Ansprüche 1 (Verfahren zum individualisie- renden Kennzeichnen), 10 (maschinell auslesbarer, individualisierter Filmträger), 15 (gekennzeichneter Filmträger) und 16 (Verfahren zum Identifizieren eines Film- trägers) einander nebengeordnet sind. Die übrigen Ansprüche 2 bis 9, 11 bis 14, sowie 17 und 18 stellen Unteransprüche zu den Ansprüchen 1 bzw. 10 und 16 dar. Anspruch 1 des Streitpatents lautet in der Verfahrenssprache Deutsch (Gliederung eingefügt ohne Änderung des Wortlauts des Anspruchs): M1.1 Verfahren zum individualisierenden Kennzeichnen eines maschinell auslesbaren Filmträgers (10), M1.2 der analoge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer konti- nuierlichen Abfolge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wie- dergabe bestimmt sind, dadurch gekennzeichnet, - 7 - M1.3 - dass die analogen Toninformationen in einer Lichttonspur (20) ent- halten sind; und M1.4 - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form ei- ner den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beab- standeter Markierungen (14) ausgebildet wird, M1.5 der zusammen mit der Lichttonspur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichttonspur (20) enthaltenen Toninformatio- nen in einer den Filmträger (20) individualisierenden Weise zu än- dern. Anspruch 10 des Streitpatents lautet (Gliederung eingefügt ohne Änderung des Wortlauts des Anspruchs): M10.1 Maschinell auslesbarer, individualisierter Filmträger (10), M10.2 der analoge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer konti- nuierlichen Abfolge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wie- dergabe bestimmt sind, dadurch gekennzeichnet, M10.3 - dass die Toninformationen in einer Lichttonspur (20) enthalten sind; und M10.4 - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form ei- ner den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beab- standeter Markierungen (14) ausgebildet ist, M10.5 der zusammen mit der Lichttonspur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichttonspur (20) enthaltenen Toninformatio- nen in einer den Filmträger (20) individualisierenden Weise zu än- dern. Anspruch 15 des Streitpatents lautet: 15. Gekennzeichneter Filmträger enthaltend zur Wiedergabe be- stimmte Informationen, erhalten durch Kopieren eines Filmträ- gers (10) nach einem der Ansprüche 10 bis 14. - 8 - Anspruch 16 des Streitpatents lautet (Gliederung eingefügt ohne Änderung des Wortlauts des Anspruchs): M16.1 Verfahren zum Identifizieren eines Filmträgers (10) nach einem der Ansprüche 10 bis 15, umfassend M16.2 - maschinelles Auslesen der auf dem Filmträger (20) enthaltenen und zur Wiedergabe bestimmten Informationen in einem mit den Markie- rungen (14) versehenen Bereich des Filmträgers (20); M16.3 - Auswerten der ausgelesenen Informationen zum Ermitteln der Ab- folge von Markierungen (14); und M16.4 - Identifizieren des Filmträgers (20) auf der Grundlage der ermittelten Abfolge von Markierungen (14). Wegen des Wortlauts der weiteren Patentansprüche wird auf die Patentschrift EP 1 496 516 B1 verwiesen. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet: 1. Verfahren zum individualisierenden Kennzeichnen eines maschinell auslesbaren Filmträgers (10), der analoge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer kontinuierlichen Ab- folge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind, dadurch gekennzeichnet, - dass die analogen Toninformationen in einer Lichtton- spur (20) enthalten sind, - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beabstandeter Markierungen (14) ausgebildet wird, der zusammen mit der Lichttonspur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichttonspur (20) enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträger (20) individualisie- renden Weise zu ändern; und - 9 - - dass die Markierungen (14) durch Änderung von optischen Eigenschaften des Filmträgers (20) ausgebildet werden. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet: 1. Verfahren zum individualisierenden Kennzeichnen eines maschinell auslesbaren Filmträgers (10), der analoge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer kontinuierlichen Ab- folge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind, dadurch gekennzeichnet, - dass die analogen Toninformationen in einer Lichtton- spur (20) enthalten sind: - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beabstandeter Markierungen (14) ausgebildet wird, der zusammen mit der Lichttonspur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichttonspur (20) enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträger (20) individualisie- renden Weise zu ändern; - dass die Markierungen (14) durch Änderung von optischen Eigenschaften des Filmträgers (20) ausgebildet werden; und - dass die Markierungen (14) gleichzeitig mit dem Aufbringen der zur Wiedergabe bestimmten Informationen auf dem Träger (10) ausgebildet werden. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 lautet: 1. Verfahren zum individualisierenden Kennzeichnen eines maschinell auslesbaren Filmträgers (10), der analoge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer kontinuierlichen Ab- - 10 - folge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind, dadurch gekennzeichnet, - dass die analogen Toninformationen in einer Lichtton- spur (20) enthalten sind; - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beabstandeter, sich quer über die Lichttonspur er- streckender Markierungen (14) ausgebildet wird, der zu- sammen mit der Lichttonspur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichttonspur (20) enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträger (20) individualisie- renden Weise zu ändern; und - dass die Markierungen (14) durch Änderung von optischen Eigenschaften des Filmträgers (20) ausgebildet werden. Die Klägerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an und macht den Nichtig- keitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend. Zur Stützung ihres Vorbringens nennt sie u. a. folgende Druckschriften: D1 EP 0 802 527 A1 D2 US 6 259 575 B1 D3 WO 94/24 665 A1 D4 US 5 400 319 A D5 DE 37 07 608 A1 D6 WO 01/35 163 A1 D7 WO 85/02 293 A1 D8 US 5 080 479 A Die Klägerin ist der Ansicht, dass es den Gegenständen nach den Ansprüchen 1 und 10 des Streitpatents an erfinderischer Tätigkeit fehle gegenüber einer Kombi- - 11 - nation des Standes der Technik aus dem Dokument D5 mit einem der Dokumente D6 und D7. Sie verweist zudem auf die Druckschrift D8. Die Gegenstände der Ansprüche seien zudem nicht neu im Hinblick auf eine An- zahl offenkundiger Vorbenutzungen. Sie behauptet hierzu, dass die erfindungsge- mäße Kodierungsmethode in der Filmverleiherbranche allgemein bekannt gewesen sei. Die relevante Lehre des Streitpatents sei bereits im Jahr 1988 durch Herrn S… und seinen Sohn S1…, den späteren Geschäftsführer der T… GmbH, entwickelt und Vertretern der Filmwirtschaft am 30. Sep- tember 1988 anlässlich des „Second International Film- and Video Anti-Piracy Meeting, Munich“ vorgestellt worden. Im Jahr 1989 sei zudem ein Lizenzvertrag zwischen der Firma S… und der A… GmbH über das als „Comp Coding“ bekannte Kodierverfahren geschlossen worden. Seit Mitte der 90er Jahre hätten namhafte Filmverleiher Herrn S…, später die T… GmbH, beauftragt, alle für die Kinovorführung vorgesehenen 35 mm Filmkopien mit einer Tonkodierung zu versehen (vgl. näher Aufstellungen in den Anlagen NK7, NK39). Vereinzelt seien bis 2002 auch Filme der Klägerin kodiert worden. Da die Filme nach der Kodierung durch die T… GmbH in den Filmverleih gebracht und in Kinos vorgeführt worden seien, sei die erfindungsgemäße Lehre auch offen- kundig geworden. Aufgrund der hohen Anzahl von Kopien habe nämlich eine Viel- zahl von Personen, insbesondere Filmvorführer, Spediteure und Lageristen, Kon- takt mit den kodierten Filmen bekommen. Die Klägerin meint, dass diese Personen keiner Geheimhaltungspflicht unterlägen und macht insbesondere geltend, dass verschiedene Chats im Internet zeigten, dass die Filmvorführer die Kodierung er- kannt und offenbart hätten. Die Klägerin stellt den Antrag, das europäische Patent 1 496 516 mit Wirkung für das Hoheitsge- biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. - 12 - Der Beklagte und die Nebenintervenientin erklären, dass sie die Patentansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen jeweils als geschlossene Anspruchssätze verstehen und beantragen, die Klage abzuweisen, hilfsweise, das Streitpatent dadurch für nichtig zu erklären, dass seine Ansprüche die Fassung des Hilfsantrags 1 gemäß An- lage A1 zum Schriftsatz vom 21. Mai 2013, weiter hilfsweise die Fassung eines der Hilfsanträge 2 bis 6 ge- mäß Anlagen A2‘ bis A6‘ zum Schriftsatz vom 28. Januar2016, in dieser Reihenfolge, erhalten; im Hinblick auf den Hilfsantrag 3 mit der Maßgabe, dass in den Ansprüchen 1 und 9 jeweils die Worte „im wesentlichen“ gestri- chen werden und im Hinblick auf den Hilfsantrag 4 mit der Maßgabe, dass in den Ansprüchen 1 und 7 jeweils die Worte „im wesentlichen“ gestri- chen werden. Der Beklagte hält die Gegenstände des mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträ- gen verteidigten Patents für patentfähig. Der druckschriftlich belegte Stand der Technik weise wesentliche Merkmale des Streitpatents nicht auf und lege den Ge- genstand des Streitpatents auch nicht nahe. Des Weiteren bestreitet der Beklagte die Vorbenutzung der Lehre des Streitpatents und deren Offenkundigkeit. Er hat hierzu vorgetragen, dass das patentgemäße Kodierungsverfahren in der Film- branche vor September/Oktober 2003 nicht bekannt gewesen oder verwendet worden sei. Erst ab Oktober 2003 hätten nahezu alle Filmkopien der Verleiher W….in C… UIP, Sony u. a. erfindungsgemäße Tonkodierungen, me- chanisch hergestellt durch die Fa. T… GmbH, enthalten. An der Offenkun- digkeit der behaupteten Vorbenutzungen fehle es aber ohnehin schon deshalb, weil sämtliche in den Filmverleih eingebundene Personen zumindest einer still- schweigend vereinbarten Geheimhaltungspflicht unterlegen hätten. - 13 - Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. Entscheidungsgründe I. Die Klage ist zulässig und teilweise begründet. Die gegen den bis zur Rechtshängigkeit im Register des Deutschen Patent- und Markenamts als Patentinhaber eingetragenen Beklagten gerichtete Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Artikel 54 und Artikel 56 EPÜ, Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG) geltend gemacht wird, ist gemäß § 81 PatG zulässig. Die nach der Rechtshängig- keit erfolgte Übertragung und Umschreibung des Streitpatents auf die Nebeninter- venientin hat gemäß § 265 Abs. 2 Nr. 1 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG keinen Ein- fluss auf den Prozess. II. Die Klage ist teilweise begründet. Der Gegenstand des Streitpatents in der erteil- ten Fassung, die mit dem Hauptantrag verteidigt wird, und in den mit den Hilfsan- trägen 1 und 2 verteidigten Fassungen, ist nicht patentfähig, wohingegen die mit dem Hilfsantrag 3 verteidigte Fassung der Patentansprüche zulässig und ihr Ge- genstand patentfähig ist. 1. Das Streitpatent betrifft die Individualisierung maschinell auslesbarer Filmträger- materialien (vgl. Abs. [0001] des Streitpatents). Mechanismen zur Wiedergabe von Informationen stehen im Mittelpunkt vieler technischer Gebiete. Bei Filmen sind die zur Wiedergabe bestimmten Informatio- - 14 - nen auf einem Filmträger enthalten, der mittels geeigneter Vorrichtungen, übli- cherweise einem Filmprojektor, ausgelesen wird. Der Filmprojektor gibt die aus- gelesenen Informationen dann kombiniert optisch und akustisch wieder. Verschiedene Gegebenheiten im Zusammenhang mit der Handhabung des Film- trägers lassen dessen Kennzeichnung wünschenswert erscheinen. So besteht bei der Produktion der Filmträger häufig das Erfordernis, die Filmträger mit einer indi- vidualisierenden Kennzeichnung wie beispielsweise einer fortlaufenden Serien- nummer oder einer Chargenbezeichnung zu versehen. Eine derartige Kennzeich- nung erleichtert das nachträgliche Ermitteln von Produktionsstätten, Produktions- parametern, Vertriebswegen, usw. Auch die Herstellung von nicht autorisierten Kopien lässt sich so teilweise nachverfolgen. In der Regel erfolgt das Kennzeichnen des Trägers dadurch, dass beispielsweise eine Seriennummer mittels geeigneter Druck- oder Graviertechniken auf eine Oberfläche des Filmträgers aufgebracht wird. Um die Wiedergabe der Informatio- nen nicht zu beeinträchtigen, wird darauf geachtet, dass die Kennzeichnung beab- standet von denjenigen Bereichen des Filmträgers angebracht wird, welche die zur Wiedergabe bestimmten Informationen beinhalten. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass herkömmliche Kennzeichnungen häufig unbeabsichtigt oder auch absichtlich manipuliert werden (vgl. Abs. [0002] bis [0005] des Streitpatents). Im Stand der Technik sind bereits einige Kennzeichnungsverfahren bekannt, die bei Filmträgern angewandt werden können. So ist aus der DE 37 07 608 A1 (= D5) ein kombiniertes Ton-/Bildkodierverfahren bekannt. Zur Kodierung im Ton wird wenigstens ein schmalbandiger Frequenzbe- reich ausgefiltert, um eine Fehlstelle im Frequenzband zu erzeugen. Die Position der Fehlstelle sowie deren Positionsänderung stellen einen Identitätscode für ei- nen Film oder eine Filmkopie dar. Zur Bildkodierung werden in einer Kopierma- - 15 - schine Kodierzeichen auf eine Filmkopie (Original) aufbelichtet. Dadurch wird es möglich, jeder Filmkopie einen anderen Code (beispielsweise eine fortlaufende Nummerierung) zu geben. In der WO 01/35 163 A1 (= D6) wird ein Verfahren beschrieben, bei dem ein ma- schinenlesbarer Barcode zwischen den Perforationen und dem Rand eines Filmstreifens angeordnet wird. In der WO 85/02 293 A1 (= D7) wird ein Verfahren erläutert, bei dem ein Markie- rungssignal auf ein Tonsignal aufmoduliert und das so erhaltene Tonsignal auf ei- ner Tonspur aufgezeichnet wird (vgl. Abs. [0010] bis [0012] des Streitpatents). 2. Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten Ansatz zum Kennzeichnen eines maschinell aus- lesbaren Filmträgers anzugeben, der zur Wiedergabe bestimmte Informationen beinhaltet (vgl. Abs. [0013] des Streitpatents). 3. Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, die mit dem Hauptan- trag verteidigt wird, ist nicht patentfähig, da sich das Verfahren des Anspruchs 1 für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Lehre der Druckschrift D5 ergibt. Als Fachmann ist ein in der Filmbranche arbeitender Diplomingenieur der Fach- richtung Medientechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss zu definie- ren, der nicht nur über die für sein Fachgebiet üblichen Kenntnisse im Bereich der Wiedergabe von Bild- und Tonaufzeichnungen verfügt, sondern auch mit der Kennzeichnung von Filmmaterial auch im Hinblick auf die Erkennung und Vermei- dung von unzulässigen Filmkopien vertraut ist. - 16 - So offenbart Druckschrift D5 ein Verfahren zum individualisierenden Kennzeich- nen eines maschinell auslesbaren Filmträgers (= Merkmal M1.1). In Anspruch 1 der Druckschrift D5 wird ein „Verfahren zur Bekämpfung von Video-Piraterie durch unanfechtbar beweiskräftige Kenntlichmachung und Identifizierung von Video- Raubkopien … mit Hilfe von in die Originale eingefügten, zum Teil versteckten Kennzeichen (…) innerhalb eines komplexen Kodiersystems…“ beansprucht. Es wird weiter ein individualisierendes Verfahren beansprucht (vgl. Anspruch 14: „Die Position dieser Fehlstellen im Frequenzband und die Position der Veränderungen der Lage der Fehlstellen im ablaufenden Film stellen einen diesem Film oder die- ser Kopie zugeordneten Identitätscode dar…“). In Anspruch 2 wird deutlich, dass es sich auch um einen üblichen Kinofilm und damit um die Kennzeichnung eines Filmträgers handeln kann (vgl. Anspruch 2: „Bei Filmen nicht außerhalb der Bild- fläche in der Perforationskante und bei Video-Bändern…“). Da es sich, wie bereits dargelegt, um einen Film handeln kann, beinhaltet dieser auch Bild- und Toninformationen, die in einer kontinuierlichen Abfolge auf dem Filmträger enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind (zu Merkmal M1.2). Ein üblicher Film, wie er in Druckschrift D5 erwähnt wird, weist auch eine Tonspur auf, in der die Toninformationen enthalten sind (vgl. auch Anspruch 3: „… während eine oder mehrere andere Komponenten, die im folgenden Tonkomponenten ge- nannt werden, wahlweise den Tonsignalinhalt des Originals verändern oder beein- flussen…“; zu Merkmal M1.3). In der Tonspur ist auch ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger in- dividualisierenden Abfolge örtlich beabstandeter Markierungen ausgebildet. Denn Anspruch 14 gibt an „dass eine der Tonkomponenten darin besteht, dass die auf- gezeichnete Tonmodulation bei der Herstellung des Originals oder in einem vor- hergehenden Arbeitsgang über eine Filteranordnung geführt wurde, welche aus dem Frequenzband der Tonmodulation einen oder mehrere außerordentlich schmale Bereiche, z. B. noch wesentlich kleiner, als eine Terz, herausfiltert“. Dies bedeutet, dass Markierungen ausgebildet werden, denn auch das Herausfiltern - 17 - eines bestimmten Frequenzbereichs stellt eine Markierung dar. Weiter heißt es, dass die Position dieser Fehlstellen im Frequenzband und die Position der Verän- derungen der Lage der Fehlstellen im ablaufenden Film einen diesem Film oder dieser Kopie zugeordneten Identitätscode darstellen. Dies bedeutet wiederum, dass es sich um eine Abfolge örtlich beabstandeter Markierungen (vgl. An- spruch 14: „…und die Position der Veränderungen der Lage der Fehlstellen im ablaufenden Film…“) handelt, die einen individuellen Identifizierungscode darstel- len (vgl. Anspruch 14: „…stellen einen diesen Film oder dieser Kopie zugeordne- ten Identitätscode dar…“; zu Merkmal M1.4). Die örtliche Beabstandung der Mar- kierungen ergibt sich dabei aus dem Ablaufen des Films über die Zeit, so dass eine Veränderung der Lage der Fehlstellen über die Zeit gleichbedeutend mit einer örtlichen Beabstandung auf dem Filmträger ist. Der Identifizierungscode ist auch zusammen mit der Tonspur auslesbar, um die Wiedergabe der in der Tonspur enthaltenen Toninformationen in einer den Film- träger individualisierenden Weise zu ändern. So wird das Fehlen eines Frequenz- bereichs bei der Tonwiedergabe ebenfalls wiedergegeben, auch wenn dies nicht hörbar sein soll. Druckschrift D5 gibt jedoch an, dass dieses Fehlen messbar ist (vgl. Anspruch 14: „…so schmal, dass diese Fehlstellen absolut unhörbar sind und nur mit einem leistungsfähigen Spektrumanalysator entdeckt und lokalisiert wer- den können.“; zu Merkmal M1.5). Druckschrift D5 beschäftigt sich in erster Linie mit Videobändern und, wie gezeigt, in zweiter Linie erst mit Filmen. Sie gibt dabei nicht an, wie ein üblicher Film auf- gebaut ist, sondern geht davon aus, dass ein Fachmann darüber Bescheid weiß. Dieser weiß, dass ein üblicher Film aus einer Folge von Bildern und mindestens einer Tonspur besteht. Er weiß auch, dass sich unter den Tonspuren immer auch eine Lichttonspur, die das älteste Tonaufzeichnungsverfahren darstellt, befindet. Hinzu können eine oder mehrere digitale Tonspuren kommen. Gemäß der Lehre der Druckschrift D5 soll eine Kennzeichnung im Ton erfolgen. Der Fachmann wird deshalb die Kennzeichnung in allen Tonspuren, also auch in der Lichttonspur vor- - 18 - nehmen, womit er in naheliegender Weise zum Verfahren des Anspruchs 1 kommt. 4. a) Die beschränkte Verteidigung des Streitpatents mit Hilfsanträgen ist rechtlich zulässig, weil sie vorliegend sowohl durch den Beklagten als auch durch die Ne- benintervenientin als nunmehr materiell-rechtlich befugte Patentinhaberin erfolgt (zur Zulässigkeit beschränkter Verteidigung durch den materiell-rechtlich nicht mehr berechtigten Patentinhaber siehe: BGH, Urteil vom 23. September 2008 – X ZR 135/04 – Multiplexsystem, GRUR 2009, 42). b) Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung, die mit dem Hilfsantrag 1 verteidigt wird, ist ebenfalls nicht patentfähig, da sich auch das Verfahren des An- spruchs 1 für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Lehre der Druck- schrift D5 ergibt. Das gegenüber dem erteilten Anspruch 1 des Streitpatents neu hinzugekommene Merkmal, dass die Markierungen durch Änderungen von optischen Eigenschaften des Filmträgers ausgebildet werden, ist bei einem üblichen Filmträger, der nur op- tische Informationen enthält und optisch ausgelesen wird, selbstverständlich. Denn wird auf einem Film, der nur optisch ausgelesen wird, eine Markierung an- gebracht, die beim Auslesen bzw. Abspielen des Films erkennbar sein soll, wie z.B. die in Druckschrift D5 vorgeschlagenen Fehlstellen im Frequenzband, so müssen die optischen Eigenschaften des Filmträgers gegenüber einer unmarkier- ten Version verändert werden. Anderenfalls könnten die Änderungen nicht optisch ausgelesen werden. Damit ist das Verfahren des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht anders als das Verfahren des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents zu be- urteilen, was bedeutet, dass es wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht pa- tentfähig ist. c) Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung, die mit dem Hilfsantrag 2 verteidigt wird, ist ebenfalls nicht patentfähig, weil das Verfahren des Anspruchs 1 - 19 - nach Hilfsantrag 2 dem Fachmann durch die Druckschrift D5 ebenfalls nahegelegt ist. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 enthält gegenüber Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 das zusätzliche Merkmal, dass die Markierungen gleichzeitig mit dem Aufbringen der zur Wiedergabe bestimmten Informationen auf dem Träger ausgebildet wer- den. Auch hier gibt es ausgehend von Druckschrift D5 keine andere Möglichkeit, denn ein nachträgliches Erzeugen von Fehlstellen im Frequenzband ist nicht mög- lich, da die Fehlstellen im ursprünglichen Tonsignal durch Herausfiltern eines en- gen Frequenzbandes erzeugt werden und dann das resultierende Tonsignal als eine Einheit aufgebracht werden muss (vgl. auch Anspruch 14: „…, dass die auf- gezeichnete Tonmodulation bei der Herstellung des Originals oder in einem vor- hergehenden Arbeitsgang über eine Filteranordnung geführt wurde, welche aus dem Frequenzband der Tonmodulation einen oder mehrere außerordentlich schmale Bereiche […] herausfiltert,…“). Damit beruht auch das Verfahren des An- spruchs 1 nach Hilfsantrag 2 auf keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns, weshalb es nicht patentfähig ist. Die übrigen, zu Anspruch 1 nebengeordneten Ansprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 und 2 fallen genau wie die Unteransprüche mit dem jeweiligen Anspruch 1, da die Anspruchssätze der einzelnen Anträge geschlossene An- spruchssätze darstellen. 5. Die Klage ist unbegründet soweit die Nichtigerklärung des Streitpatents auch in der Fassung der Patentansprüche nach Hilfsantrag 3 begehrt wird. Diese Fassung der Patentansprüche ist zulässig, und ihr Gegenstand ist patentfähig. a) Die Patentansprüche nach Hilfsantrag 3 sind zulässig. Anspruch 1 geht aus der Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1, 2, 3, 5 und 8 hervor und ist mittels der Fig. 3a und der Absätze [0038] und [0039] der Of- - 20 - fenlegungsschrift (EP 1 496 516 A1) auf einen Filmträger konkretisiert worden. Es ist dabei zulässig, dass das Merkmal, dass es sich um parallele strichförmige Mar- kierungen handelt, nicht in vollem Umfang in den Anspruch 1 übernommen wurde, denn der Anmelder hat es bei der Änderung seines Anspruchs in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher Merkmale eines Aus- führungsbeispiels beschränkt, solange die beanspruchte Kombination in ihrer Ge- samtheit eine Lehre darstellt, die der Fachmann der Ursprungsanmeldung – wie hier – als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen konnte (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 – X ZB 9/89 – Spleißkammer, GRUR 1990, 432 –; BGH, Urteil vom 9. Dezember 2014 – X ZR 6/13 – Presszange, GRUR 2015, 463; BGH, Urteil vom 24. April 2015 – X ZR 74/13 – Rückstrahlende Folie). Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der Ausführung der Markierungen als parallele strichförmige Markierungen um ein selbständiges Merkmal, das der Anmelder nicht in den Anspruch übernehmen muss, auch wenn es gemeinsam mit der Ausbildung der Markierung in der Tonspur in einem Satz steht (vgl. Abs. [0039]: „In Fig. 3a ist deutlich zu erkennen, dass im Bereich der Lichtton- spur 20 eine Abfolge von parallelen, strichförmigen Markierungen 14 ausgebildet ist.“). Aus Fig. 3a ist zudem ersichtlich, dass sich die Markierungen quer über die Lichttonspur erstrecken. Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsan- trag 3 in den ursprünglichen Unterlagen offenbart. Er ist auch im erteilten Patent enthalten, wie Fig. 3a der Streitpatentschrift in Zusammenhang mit den Abs. [0040] und [0041], welche gegenüber den Abs. [0038] und [0039] der Offen- legungsschrift unverändert geblieben sind, zeigt. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 schränkt den erteilten Anspruch 1 des Streitpatents auch weiter ein, denn es wurden weitere Merkmale, so das Merkmal des erteilten Anspruchs 8 und die Ausführung der Markierungen als sich quer über die Licht- tonspur erstreckend, in den erteilten Anspruch 1 aufgenommen. Damit ist An- spruch 1 zulässig. Das Merkmal des Anspruchs 2 ist in Abs. [0044], das des Anspruchs 3 in Abs. [0020], die Merkmale der Ansprüche 4 und 5 sind in Abs. [0013], das Merk- - 21 - mal des Anspruchs 6 ist in Anspruch 6, das des Anspruchs 7 wiederum in Abs. [0039] und das des Anspruchs 8 in Anspruch 9 der Offenlegungsschrift ur- sprünglich offenbart. Anspruch 9 beansprucht den mit dem Verfahren des Anspruchs 1 erzeugten Ge- genstand, der – genau wie das Verfahren des Anspruchs 1 – ursprünglich offen- bart ist. Das Merkmal des Anspruchs 10 ist Abs. [0021] und die Merkmale der Ansprü- che 11 und 12 sind den Ansprüchen 13 und 14 der Offenlegungsschrift zu ent- nehmen. Anspruch 13 ist zwar gleichlautend zum ursprünglichen Anspruch 15, doch haben sich die Gegenstände, auf die sich Anspruch 15 zurückbezieht, geändert, so dass dort ein anderer Gegenstand als im ursprünglichen Anspruch 15 beansprucht wird. Jedoch offenbart Abs. [0022] der Offenlegungsschrift durch die dortige allgemeine Angabe, dass die Erfindung weiterhin einen gekennzeichneten Träger beinhalte, der durch Kopieren des vorstehend erläuterten Trägers erhalten wurde, den Ge- genstand des Anspruchs 13. Der selbständige Anspruch 14 geht aus dem ursprünglichen Anspruch 16 hervor, indem lediglich der Träger auf einen Filmträger nach einem der Ansprüche 9 bis 13 eingeschränkt wurde, was ursprünglich offenbart ist, da, wie bereits ausge- führt, auch die Gegenstände der Ansprüche 9 bis 13 ursprünglich offenbart sind. Die Ansprüche 15 und 16 gehen aus den ursprünglichen Ansprüchen 17 und 18 hervor. Da die beanspruchten Verfahren und Gegenstände gegenüber den Verfahren und Gegenständen der erteilten selbständigen Ansprüche durch weitere Merkmale eingeschränkt sind, sind sie zulässig, so dass der gesamte Anspruchssatz nach Hilfsantrag 3 zulässig ist. - 22 - b) Die Verfahren und Gegenstände der mit dem Hilfsantrag 3 begehrten Patentansprüche 1 bis 16 sind gegenüber dem vorbekannten, öffentlich zugängli- chen Stand der Technik neu und erfinderisch. Zu dem für die Prüfung auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit zu berücksichti- genden Stand der Technik zählen alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang des Streitpatents maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschrei- bung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich ge- macht worden sind (BGH, Urteil vom 10. November 1998 – X ZR 137/94 – Herz- klappenprothese, NJW-RR 1999, 834; Singer, EPÜ, 7. Aufl., Art. 54 Rd. 21). aa) Die beanspruchten Verfahren und Gegenstände sind gegenüber dem druck- schriftlich nachgewiesenen Stand der Technik neu und beruhen diesem gegen- über auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns. So offenbart der nächstliegende Stand der Technik, die Druckschrift D5, keine sich quer über die Lichttonspur erstreckende Markierungen. Wie bereits ausgeführt of- fenbart diese Druckschrift als Markierungen Fehlstellen im Frequenzband. Diese Fehlstellen verändern die Lichttonspur gegenüber einer Lichttonspur ohne diese Fehlstellen. Die Markierung besteht demnach in der Änderung der Lichttonspur, ohne dass die Markierung sofort mit dem Auge erkennbar wäre. Der Fachmann wird bei dieser Art der Markierung nicht von einem Erstrecken der Markierungen quer zur Tonspur sprechen. Er wird höchstens von einem Erstrecken der Markie- rung entlang der Lichttonspur sprechen, denn es bedarf einer Mindestzeit, über die die Fehlstelle im Frequenzband bestehen muss, um sie überhaupt erkennen zu können. Die Zeit ist aber bei der Lichttonspur gleichbedeutend mit einem Ver- lauf über die Länge. Druckschrift D8 beschreibt ebenfalls eine Markierung, welche im Frequenzbereich stattfindet. Dort wird keine Fehlstelle im Frequenzband erzeugt, sondern es wird ein Tonsignal mit einer Frequenz von 26 Hz dem eigentlichen Filmtonsignal hin- zugefügt (vgl. Sp. 2, Z. 46 bis Sp. 3, Z. 1: „The principle used to accomplish the - 23 - actions of this invention is as follows: The unique identification number is numeri- cally the same number (or proportionate to) as the length of film (or elapsed time) passed, measured in various intervals comprising seconds, minutes, feet, frames, perforations, bar code groups, etc. This is the distance between two points (at least one of which is invisible and inaudible). […] The location markers (only in the audio track) are sources of 26 Hz burst. …). Auch diese Markierung ist mit dem bloßen Auge in der Lichttonspur nicht zu erkennen und auch hier wird der Fach- mann nicht von einem „Erstrecken quer über die Lichttonspur“ sprechen. Er wird wiederum höchstens von einem Erstrecken der Markierung entlang der Lichtton- spur sprechen, da auch hier eine gewisse zeitliche Länge der Markierungen not- wendig ist, um sie erkennen zu können. Die übrigen Druckschriften geben ebenfalls keinen Hinweis auf sich quer über die Lichttonspur erstreckende Markierungen. So beschäftigt sich Druckschrift D1 mit der Kodierung optischer Platten wie DVDs (vgl. die Bezeichnung: „Optical Disk, Optical Recorder, Optical Reproducing De- vice, Encrypted Communication System, and Authorizing System for Use of Pro- gram“). Eine analoge Lichttonspur gibt es bei diesen Platten nicht. Dies gilt auch für die Druckschriften D2, D3 und D4, die sich alle drei mit digitalen Speichermedien und deren Markierung beschäftigen. Druckschrift D6 beschreibt dagegen die Kennzeichnung eines Filmträgers. Bei der Kennzeichnung handelt es sich jedoch um eine Kennzeichnung vor dem Entwick- lungsprozess, die das Verarbeiten und Schneiden des Films erleichtern soll. Dabei ist die Kennzeichnung bereits vor der Entwicklung des Films lesbar. Einen Hinweis darauf, dass sich die Kennzeichnung im fertiggestellten Film quer über die Licht- tonspur erstreckt, gibt es nicht, zumal dies eher vermieden werden sollte, da es in diesem Fall zu einer unerwünschten Störung des später aufgebrachten Filmton- signals käme. - 24 - Druckschrift D7 beschäftigt sich wiederum mit einer Kennzeichnung, die der Videopiraterie entgegenwirken soll. Hierbei wird vor allem, jedoch nicht aus- schließlich, an Magnetbänder, also Bänder für Videorekorder gedacht. Es werden auch hier Markierungen im Ton vorgenommen, indem Tonsignale dem eigentli- chen Filmton überlagert werden. Damit ergibt sich für den Fall eines Films bes- tenfalls wiederum eine Markierung, die der Fachmann als „sich entlang der Licht- tonspur erstreckend“, aber nicht mit „quer über sie erstreckend“ bezeichnen würde. Zusammengefasst gibt es im druckschriftlich nachgewiesenen Stand der Technik somit keinen Hinweis auf eine Markierung, die sich quer über die Lichttonspur ei- nes Filmträgers erstreckt. Damit ist das Verfahren des Anspruchs 1 des Hilfsan- trags 3, genau wie der Gegenstand des Anspruchs 9 nach Hilfsantrag 3, der das- selbe Merkmal enthält, patentfähig. Die erfinderische Tätigkeit beim Gegenstand des Anspruchs 9 trägt auch die des Gegenstands des Anspruchs 13 und des Verfahrens des Anspruchs 14, denn auf Grund des direkten oder indirekten Rückbezugs auf Anspruch 9 enthalten auch diese Ansprüche das die Erfindung tragende Merkmal, dass die Markierungen sich quer über die Lichttonspur erstrecken. bb) Die Patentfähigkeit der erfindungsgemäßen Lehre nach den Patentansprü- chen des Hilfsantrags 3 ist auch nicht wegen einer offenkundigen Vorbenutzung zu verneinen. Soweit die Klägerin ohne konkrete Einzelheiten zu nennen, behauptet hat, dass das patentgemäße Kodierungsverfahren bereits anlässlich des „Second Internati- onal Film- and Video Anti-Piracy Meeting, Munich“ vorgestellt worden sei, kann dahinstehen, ob dieser pauschale Vortrag geeignet ist, eine offenkundige Vorbe- nutzung hinreichend substantiiert darzulegen, da die Klägerin insoweit – trotz des expliziten Bestreitens durch den Beklagten – keinen Beweis angeboten hat. - 25 - Die Darlegungs- und Beweislast für den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund - vorliegend für die fehlende Patentfähigkeit - trägt die Nichtigkeitsklägerin (BGH, Urteil vom 10. November 1998 – X ZR 137/94 – Herzklappenprothese, NJW- RR 1999, 834). Dies umfasst auch die Notwendigkeit zur Darlegung und ggf. zum Beweis des Umstands, dass eine bestimmte Information durch offenkundige Vor- benutzung öffentlich zugänglich war (Schulte, PatG, 9. Aufl., § 3 Rd. 31; Busse, PatG, 7. Aufl., § 3 Rd. 193). Im Hinblick auf die weiteren von der Klägerin behaupteten Vorbenutzungshand- lungen durch Kodierung von Filmkopien kann dahinstehen, ob überhaupt eine Vorbenutzung stattgefunden hat, denn selbst wenn dies der Fall gewesen sein sollte, würde die durch diese offenbarte Lehre nicht zum Stand der Technik im Sinne von Art. 54 Abs. 2 EPÜ zählen, weil nicht beliebige Personen von der Lehre Kenntnis nehmen konnten und es deshalb jedenfalls an der Offenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzung gefehlt hätte. Die Klägerin hat behauptet, dass das erfindungsgemäße Verfahren bereits 1988 von Herrn S… entwickelt worden sei und dieser seit Mitte der 90er Jahre, später die Firma T…, den Ton verschiedener Filme nach der Lehre des Streitpatents kodiert habe, und diese Filme danach in den Filmverleih gelangt seien. Dadurch seien sowohl die Filme selbst als auch die darauf befindliche Ton- kodierung einer Vielzahl von Personen, insbesondere Filmvorführern, Spediteuren und Lageristen, zugänglich gemacht worden. Selbst wenn man unterstellt, dass eine Benutzung der patentgemäßen Lehre durch die Kodierung von Kinofilmen stattgefunden hat, hat die Klägerin jedenfalls nicht hinreichend substantiiert zur Offenkundigkeit der Vorbenutzung vorgetragen. Eine Information ist der Öffentlichkeit zugänglich, wenn auch nur ein Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, die Information zu erlangen und zu verstehen und wenn dieses Mitglied keiner Geheimhaltungspflicht unterlag (Singer, EPÜ, 7. Aufl., Art. 54 Rd. 21). Hierzu muss die technische Lehre so zugänglich gemacht worden sein, dass ein hinreichend Fachkundiger ausreichende Kenntnis von dem - 26 - vorbenutzten Gegenstand und dessen Eigenschaften erhalten konnte, und die Weiterverbreitung des auf diese Weise erlangten Wissens von der Erfindung an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat oder doch wenigstens nicht unwahrscheinlich ist (vgl. BGH GRUR 2013, 367 Rd. 20 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; BGH X ZR 132/13, Ziffer III d) bb) – Drahtlegekopf; BGH GRUR 1996, 747, 752 – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 3 Rd. 77). Das kann jede Handlung sein, die ihrer Art nach ge- eignet ist, den Erfindungsgedanken erkennbar werden zu lassen (Schulte, PatG, 9. Aufl., § 3 Rd. 20). Hierzu gehört die objektive Möglichkeit, dass zumindest Fachleute das Wesen der Erfindung erkennen und mit ihrem Fachwissen die technische Lehre ausführen können (BGH GRUR 1997, 892, 895 f. – Leiterplat- tennutzen; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 3 Rd. 32; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 3 Rd. 157). (1) Das von der Klägerin behauptete Aufführen erfindungsgemäß kodierter Filme in Kinos hätte zwar den Inhalt der Kinofilme und damit auch eventuell wahrnehm- bare Tonstörungen dem – nicht an Geheimhaltungspflichten gebundenen – Kino- publikum offenbart. Dies ist indes nicht gleichzusetzen mit der Offenbarung der er- findungsgemäßen Lehre. Die erfindungsgemäße Lehre war nämlich – auch für den Fachmann – nicht allein durch akustische Wahrnehmung erkennbar und damit erst recht nicht nacharbeitbar. Insbesondere war jedenfalls das im Hilfsantrag 3 zusätzlich aufgenommene Merkmal, dass sich die Markierungen quer über die Lichttonspur erstrecken, mangels Zugänglichkeit der Filme und Vorführgeräte für die Zuschauer nicht erkennbar. (2) Die öffentliche Zugänglichkeit der erfindungsgemäßen Lehre ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass nach der Behauptung der Klägerin eine Vielzahl von Personen, die im Rahmen des Filmverleihs ihnen zugewiesene Aufgaben wahr- nehmen, Zugriff auf die Filmträger hatte. Ungeachtet der Frage, ob neben den Filmvorführern auch andere im Rahmen des Filmverleihs agierende Auftragnehmer, wie z. B. Spediteure und Lageristen, fach- - 27 - lich überhaupt in der Lage waren, die patentgemäße Lehre zu erkennen, fehlt es für die öffentliche Zugänglichkeit jedenfalls an der Möglichkeit der Kenntnisnahme durch beliebige Dritte. Dem Begriff »Öffentlichkeit« ist ein finales Element eigen, d. h. die neuheitsschäd- liche Tatsache muss für die Öffentlichkeit bestimmt sein (BGH, Urteil vom 10. November 1998 – X ZR 137/94 – Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834). Daran fehlt es, wenn die Möglichkeit der Kenntnisnahme auf bestimmte Personen beschränkt war, und die berechtigte Erwartung bestand, dass diese ihre Kennt- nisse nicht weitergeben (BGH, Urteil vom 10. November 1998 – X ZR 137/94 – Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834). Eine Benutzung der beanspruchten Lehre durch bzw. gegenüber zur Geheimhaltung verpflichteten Personen steht der Neuheit jedenfalls dann nicht entgegen, wenn die Beteiligten ihre Pflicht zur Ver- schwiegenheit einhalten (BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 – X ZR 139/95 – Leiter- plattennutzen, GRUR 1997, 892 m. w. N.). Folglich kommt es darauf an, ob eine Geheimhaltungspflicht ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart wurde oder sich aus Treu und Glauben ergibt oder ob zu erwarten war, dass der Empfänger die maßgeblichen technischen Merkmale wegen eines eigenen geschäftlichen In- teresses geheim halten werde (BGH, Urteil vom 8. Dezember 2015 – X ZR 132/13 – Drahtlegekopf, Ziffer III d) bb), BGH, Beschluss vom 5. März 1996 – X ZB 13/92 – Lichtbogen-Plasma- Beschichtungssystem, GRUR 1996, 747, 752 –; BGH, Urteil vom 15. Januar 2013 – X ZR 81/11 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser, GRUR 2013, 367 Rn. 20 f. m. w. N. –). Nachdem somit entscheidend ist, ob die maßgebliche Lehre der Öffentlichkeit zu- gänglich war und damit Stand der Technik geworden ist, ist es auch unerheblich, ob die Geheimhaltungspflicht gerade im Interesse des Erfinders besteht, vielmehr genügt es, dass eine vertrauliche Behandlung aus objektiven Gründen von den an der Vorbenutzung beteiligten Kreisen erwartet werden kann. Ungeachtet der Frage, ob es vorliegend ausdrückliche Geheimhaltungsvereinba- rungen zwischen den Kodierunternehmen, den Filmverleihern und den am Verleih - 28 - beteiligten Personen gab bzw. ob diese Geheimhaltungsverpflichtungen auch In- formationen über die Art der Kodierung umfassten, ergibt sich bereits aus den Umständen, dass Informationen über technische Merkmale von Kodierungen nicht an Dritte weitergegeben werden durften. Es bestand nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) für alle systemgemäß an der behaupteten Kodierung und am Film- verleih beteiligten Personen, wie insbesondere Filmvorführer, Lageristen und Spediteure, zumindest eine stillschweigende Geheimhaltungspflicht im Hinblick auf mögliche Erkenntnisse über Kodierungen am Filmmaterial. Es liegt in der Na- tur der Sache, dass eine Kodierung, die dazu dienen soll, Raubkopien zu identifi- zieren und Raubkopierer zu überführen, nur dann sinnvoll eingesetzt werden kann, wenn die Art der Kodierung geheim bleibt. Den beteiligten Filmvorführern und Lageristen war daher nicht nur bewusst, dass sie die ihnen überlassenen Filmkopien weder selbst kopieren noch an Dritte herausgeben durften, sondern darüber hinausgehend auch, dass sie Einzelheiten über Erkenntnisse von Filmko- dierungen nicht an Dritte offenbaren durften. Dies gilt erst recht für die beteiligten Spediteure, denen im Rahmen des Speditionsvertrags noch nicht einmal ein di- rekter Zugriff auf das Filmträgermaterial erlaubt wäre. Diese nach den Umständen nicht von der Hand zu weisende stillschweigende Ge- heimhaltungsvereinbarung hat die insoweit beweisbelastete Klägerin (vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2001 – X ZR 155/98 – Schaltungselement, GRUR 2001, 819, 823; Singer, EPÜ, 7. Aufl., Art. 54 Rd. 164; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 3 Rd. 31) nicht ausgeräumt. Der infolge der stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung fehlenden öffentli- chen Zugänglichkeit steht insbesondere auch nicht entgegen, wenn der beteiligte Personenkreis relativ groß ist (zu umfangreichen Vertriebsaktivitäten vgl.: BGH, Urteil vom 10. November 1998 – X ZR 137/94 – Herzklappenprothese, NJW- RR 1999, 834; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 3 Rd. 81). Auch in einem solchen Fall bedarf es vielmehr konkreter Anhaltspunkte dafür, dass gegen die Vertraulich- keitspflicht verstoßen wurde, eine bloße Wahrscheinlichkeit reicht dafür nicht aus (BGH GRUR 1993, 466 – photovoltaisches Halbleiterbauelement; vgl. BGH, Urteil - 29 - vom 9. Dezember 2014 – X ZR6/13 – Presszange, GRUR 2015, 463; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 3 Rd. 26; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 3 Rd. 81). Erforderlich wäre daher zumindest ein Kommunikationsakt, der die Annahme rechtfertigt, dass beliebige Dritte die Möglichkeit der Kenntnisnahme von der erfin- dungsgemäßen Lehre hatten (BGH, Urteil vom 9. Dezember 2014 – X ZR 6/13 – Presszange, GRUR 2015, 463). Denn eine Weitergabe an beliebige Dritte kann nicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwartet werden, wenn ausschließlich zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten Informationen zugänglich werden und keine Anhaltspunkte dafür zu erkennen sind, dass diese die Geheimhaltungsver- pflichtung nicht einhalten werden (BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 – X ZR 139/15 – Leiterplattennutzen, GRUR 1997, 892, 894). Vorliegend fehlen solche hinreichen- den Anhaltspunkte für eine pflichtwidrige Offenbarung der erfindungsgemäßen Lehre durch die zur Vertraulichkeit verpflichteten Kreise. Ein konkreter Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht, der vor dem maßgebli- chen Anmeldetag zur Offenbarung der erfindungsgemäßen Lehre geführt hätte, ergibt sich insbesondere nicht aus den von der Klägerin als Anlagen NK34 bis NK36 vorgelegten Chat-Protokollen der Filmvorführer. Die Anlage NK36 betrifft ei- nen Zeitraum nach dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt und kann deshalb nicht berücksichtigt werden. Die als Anlage NK34 und NK35 vorgelegten Protokolle über einen Internet-Chat aus einem Filmvorführerforum liegen demgegenüber vor dem maßgeblichen Anmeldetag. Diese zeigen zwar, dass sich einzelne Filmvor- führer in Zusammenhang mit Ton- bzw. Bildstörungen schon vor dem Anmelde- zeitpunkt in einem öffentlich zugänglichen Forum über Kodierungsmaßnahmen ausgetauscht haben (vgl. z. B. NK34 S. 2, 3; NK35 S. 4), eine Offenbarung der er- findungsgemäßen Lehre ist dabei indes nicht erfolgt. In dem Chat vom 19. November 2002 (NK34 S. 3 „Guest“) ist zwar davon die Rede, dass im Ton eine Kodierung durch Einkopieren eines Datentelegramms erfolge. Es ist jedoch nicht ersichtlich, was mit dem Begriff „Datentelegramm“ konkret gemeint ist, ins- besondere ist nicht entnehmbar, dass dieser Begriff einen „Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beabstan- - 30 - deter Markierungen“ im Sinne des Streitpatents betrifft. Zudem geht diese Offen- barung nicht über die aus der D5 ohnehin allgemein zugänglichen Erkenntnisse hinaus (vgl. insbesondere D5 Anspruch 14). Auch im Übrigen ergeben sich aus den Besonderheiten der Filmbranche keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte, die darauf schließen ließen, dass Vertrau- lichkeitspflichten im Allgemeinen nicht eingehalten werden. Der Senat hat sich in- soweit ausführlich mit der Frage beschäftigt, ob der Umstand, dass Raubkopien in der Filmbranche weit verbreitet sind und häufig auch Filmvorführer in deren Er- stellung involviert sind (vgl. D5 Beschreibung Sp. 5; Anlage NK37, Artikel aus: Spiegel 1/2006, S. 117 ff., 118) dazu führt, dass die Weitergabe geheimer Infor- mationen an beliebige Dritte erwartet werden kann, zumal auch das Streitpatent in Absatz [0005] der Beschreibung davon ausgeht, dass es Raubkopien gibt und be- stehende Kennzeichnungen häufig manipuliert werden. Indes können Raubkopien auch ohne Mitwirkung der zur Vertraulichkeit verpflichteten Personen durch schlichte Mitschnitte in Kinovorführungen entstehen, deren Identifizierung die Lehre des Streitpatents in erster Linie dienen soll. Selbst wenn man aber davon ausgeht, dass manchmal auch Filmvorführer an der Erstellung von Raubkopien mitwirken und diese sich in Internetforen zumindest in allgemeiner Form über Ko- dierungen austauschen, rechtfertigt der nur gelegentliche Verstoß gegen Geheim- haltungspflichten in Einzelfällen nicht die Annahme, dass es auch im konkreten Fall einen Verstoß gegen die bestehende Geheimhaltungspflicht gegeben hat. Auch erscheint es zu weitgehend, aufgrund solcher Verstöße in Einzelfällen anzu- nehmen, dass der generelle Erfahrungssatz, dass bestehende Vertraulichkeits- pflichten eingehalten werden, in der Filmverleiherbranche oder unter Filmvorfüh- rern generell nicht anwendbar sei. Aufgrund des geltenden Erfahrungssatzes kön- nen allgemeine Vermutungen die Feststellung eines konkreten Sachverhalts, aus dem sich die naheliegende Möglichkeit eines Offenkundigwerdens ergibt, vielmehr nicht ersetzen (vgl. BGH, Urteil vom 10. November 1998 – X ZR 137/94 – Herz- klappenprothese, NJW-RR 1999, 834). - 31 - cc) Aufgrund der Patentfähigkeit der selbständigen Ansprüche haben auch die da- rauf zurückbezogenen Unteransprüche Bestand. III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 92 Abs. 1 Satz 1, 101 Abs. 1 ZPO. Nach § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 265 Abs. 2 Satz 3 ZPO ist ein Nebenintervenient, der dem Rechtsstreit auf der Seite des Beklagten als dessen Rechtsnachfolger beitritt, nicht als Streitgenosse des Beklagten anzu- sehen (vgl. BGH GRUR 2012, 149, 150 – Sensoranordnung) und daher nach Maßgabe des § 101 Abs. 1 ZPO nur an den Kosten der Nebenintervention zu be- teiligen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO. IV. Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG statt- haft. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils - spätestens nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung - durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen. Die Berufungsschrift muss - die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie - die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Ab- schrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden. - 32 - Auf die Möglichkeit, die Berufung nach § 125a PatG in Verbindung mit § 2 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) auf elektronischem Weg beim Bundes- gerichtshof einzulegen, wird hingewiesen (www. bundesgerichtshof.de/erv.html). Guth Dr. Friedrich Dr. Hoppe Dr. Zebisch Matter Pr