23 W (pat) 56/17

ECLI:DE:BPatG:2017:201017B23Wpat56.17.0 BUNDESPATENTGERICHT 23 W (pat) 56/17 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Patentanmeldung 197 81 101.9 hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Strößner und der Richter Dipl.-Phys. Brandt, Dipl.-Phys. Dr. Friedrich und Dr. Himmelmann beschlossen: Die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz wird nicht zurückgezahlt. 2 G r ü n d e I. Die Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 3. Mai 2017, der dem patentanwaltlichen Vertreter der Anmel- derin am 8. Mai 2017 zugegangen ist, die Patentanmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen 197 81 101.9 gemäß § 48 PatG aus den Gründen des Bescheids vom 8. Juli 2015, auf den sie verwiesen hat, zurückgewiesen. Mit Prüfungsbescheid vom 8. Juli 2015 hat die Prüfungsstelle als formalen Mangel missbilligt, dass die Anmelderin der Aufforderung, druckfähige Unterlagen einzu- senden, nur eingeschränkt nachgekommen sei. Anspruch 1 genüge durch man- gelhafte grammatikalische Formulierung im kennzeichnenden Teil nicht den An- forderungen, derer es für eine Patenterteilung bedürfe. In den Unteransprüchen 7 und 11 sei von einem „Halterechen“ die Rede, so dass der Begriff „Haltemittel“ des Hauptanspruchs nicht durchgängig verwendet werde. In der Ausgestaltung des unabhängigen Anspruchs 1 durch geeignete Merkmalskombinationen der Unter- ansprüche 2 bis 11 sei die Abgrenzung zwischen Oberbegriff und kennzeichnen- dem Teil nicht eindeutig, wodurch die Unteransprüche in ihrer jetzigen, zweiteili- gen Form nicht gewährbar seien. Gleiches gelte für die Ausgestaltung des unab- hängigen Anspruchs 13 durch geeignete Merkmalskombinationen der Unteran- sprüche 14 bis 17. Somit sei eine Patenterteilung ohne eine entsprechende Klar- stellung nicht möglich, da über eine Anmeldung nur einheitlich entschieden wer- den könne. Im Blick auf die Patentfähigkeit hat die Prüfungsstelle mit Prüfungsbescheid vom 8. Juli 2015 ausgeführt, der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 sei, soweit er klar sei, nicht patentfähig, weil Anspruch 1 im Blick auf eine Kombination der Druckschriften 1 (WO 96/12 294 A1) und 4 (US 4 839 028 A) nicht erfinderisch sei, was die Prüfungsstelle im Einzelnen erläutert hat. Die Merkmale der Unteransprü- che 2 bis 6 und 8 bis 11 seien weder für sich noch in Kombination miteinander ge- eignet, die Patentfähigkeit eines entsprechend eingeschränkten Schutzbegehrens des bezogenen Anspruchs zu begründen. Zu den Unteransprüchen 7 und 12, so- weit sie klar seien, sei nichts Patenthinderndes ermittelt worden. Die Patentfähig- 3 keit des klargestellten unabhängigen nebengeordneten Anspruchs 13 sei bereits in Aussicht gestellt worden. Mit dem Anspruch 13 seien auch dessen Unteran- sprüche voraussichtlich patentfähig. Mit den vorliegenden Unterlagen sei eine Pa- tenterteilung nicht möglich; vielmehr sei bei Fortbestehen o. g. Patenthinde- rungsgründe mit der Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen. Auf fakultative Merkmale in den abhängigen Ansprüchen 8, 11, 14 und 15 werde nachrichtlich hingewiesen. Diese Ansprüche seien in ihrer jetzigen Form keinesfalls geeignet, eine Patentfähigkeit eines unabhängigen Anspruchs durch ihre wörtliche Über- nahme herzustellen. In dem Anschreiben vom 8. Juli 2015 zum Prüfungsbescheid vom 8. Juli 2015 ist der Anmelderin eine Frist zur Äußerung von 6 Monaten ge- währt worden. Nach einem Fristverlängerungsantrag der Anmelderin vom 16. Mai 2016 ist die Äußerungsfrist seitens der Prüfungsstelle mit Schreiben vom 18. Mai 2016 bis zum 12. September 2016 verlängert worden. Mit an den patentanwaltlichen Ver- treter der Anmelderin am 20. Oktober 2016 per Empfangsbekenntnis versendeten Bescheid vom 18. Oktober 2016 hat die Prüfungsstelle der Anmelderin nochmals eine Frist von 1 Monat gewährt. Der Bescheid vom 18. Oktober 2016 ist dem pa- tentanwaltlichen Vertreter der Anmelderin nach vergeblichen Zustellungsversu- chen am 23. Februar 2017 durch Postzustellungsurkunde zugestellt worden. Nach Ablauf der Frist hat die Prüfungsstelle die Anmeldung durch Beschluss vom 3. Mai 2017 aus den Gründen des Bescheids vom 8. Juli 2015 zurückgewiesen. Mit Verfahrensstandstag vom 3. Mai 2017 gilt die Anmeldung jedoch wegen Nicht- zahlung der Jahresgebühr bereits als zurückgenommen (§ 58 Abs. 3 PatG i. V. m. § 7 Abs. 1 PatKostG), was am 27. Juli 2017 in dem beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Patentregister veröffentlicht worden ist. Die Anmelderin hat durch ihren patentanwaltlichen Vertreter am 6. Juni 2017 ge- gen den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L vom 3. Mai 2017 gegen- über dem Deutschen Patent- und Markenamt Beschwerde eingelegt und am sel- ben Tag die Gebühr im Beschwerdeverfahren nach § 2 Abs. 1 Anlage B. I. Nr. 401 300 PatKostG in Höhe von 200 € gezahlt. Nachdem das Deutsche Patent- 4 und Markenamt der Beschwerde nicht abgeholfen hat, hat es diese dem Bundes- patentgericht vorgelegt. Mit Schreiben vom 6. August 2017, per Fax im Bundespatentgericht eingegangen am 7. August 2017, hat die Anmelderin durch ihren patentanwaltlichen Vertreter die Beschwerde zurückgenommen und die Rückerstattung der Beschwerdegebühr beantragt. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. Es war nach § 80 Abs. 3 PatG nicht anzuordnen, dass die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetzes zurückgezahlt wird, weil eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit entspricht. Das Bundespatentgericht kann nach § 80 Abs. 3 PatG von Amts wegen anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Eines Antrags bedarf es nicht. Für die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist billiges Ermessen maßgebend, weil nach § 80 Abs. 3 PatG eine Rückzahlung angeordnet werden „kann.“ Die Be- schwerdegebühr wird daher zurückgezahlt, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich unter anderem aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt (z. B. sachliche Fehlbeurteilung, Ver- fahrensfehler, Verstoß gegen Verfahrensökonomie) oder aus sonstigen Umstän- den ergeben, die eine Einbehaltung der Gebühr als unbillig erscheinen lässt (Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl. 2017, § 80 Rn. 113 f.). Die Anordnung der Rück- zahlung ist grundsätzlich immer dann billig, wenn bei ordnungsmäßiger und an- gemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (Schul- te/Püschel, a. a. O., § 73 Rn. 135 mit umfangreichen Rechtsprechungs- nachweisen in Fußnote 323). Die Einbehaltung der Gebühr muss der Gerechtig- keit widersprechen (Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rn. 138). § 80 Abs. 3 PatG ist 5 nach § 80 Abs. 4 PatG auch anzuwenden, wenn die Beschwerde oder die Anmel- dung zurückgenommen wird. Die Beschwerde der Anmelderin vom 6. Juni 2017 ist mangels Beschwer unzuläs- sig. Jedoch ergibt sich daraus kein Grund, die Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen. Die Beschwerde der Anmelderin ist unzulässig, weil die Anmelderin nicht be- schwert ist. Beschwer ist im deutschen Recht eine ungeschriebene Voraussetzung für die Zulässigkeit der Beschwerde. Liegt sie vor, so ist das Rechtsschutzbedürf- nis für die Anrufung des Bundespatentgerichts in der Regel gegeben (Schul- te/Püschel, a. a. O., § 73 Rn. 45). Mit Verfahrensstandstag vom 3. Mai 2017 galt nach § 58 Abs. 3 PatG i. V. m. § 7 Abs. 1 PatKostG die Anmeldung wegen Nicht- zahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen. Die Anmelderin hat Beschwerde gegen den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2017 am 6. Juni 2017 eingelegt, also zu einem Zeit- punkt, zu dem die Anmeldung bereits als zurückgenommen galt. Nach § 73 Abs. 3 Satz 2 PatG hat das Deutsche Patent- und Markenamt dann, wenn es der Be- schwerde nicht abhilft, sie dem Bundespatentgericht vorzulegen. Auch wenn eine Beschwerde unzulässig ist, ist allein das Beschwerdegericht zur Entscheidung be- fugt (BGH, X ZB 14/08, Beschluss vom 16. Dezember 2008 – Gehäusestruktur, GRUR 2009, 521, 522 Rn. 6; Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rn. 114). Auch unzulässige Beschwerden sind jedoch existente Beschwerden und als sol- che nicht gebührenfrei. Ist die Beschwerdeerklärung unzulässig, die Gebühr aber rechtzeitig gezahlt, ist die Beschwerde existent und damit als solche gebühren- pflichtig. Nur wenn sowohl die Beschwerdeerklärung als auch die Beschwerdege- bühr nach Ablauf der Beschwerdefrist eingehen, gilt die unzulässige Beschwerde als nicht erhoben und ist deshalb die Gebühr zurück zu zahlen (Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rn. 133 mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis des BPatG in den Fußnoten 318-320). Dem steht auch die diesbezügliche Rechtsprechung des BPatG nicht entgegen. Anders als in dem Beschluss des BPatG vom 13. November 2014 (9 W (pat) 25/13, BlPMZ 2015, 133 f., Leitsatz, Rn. 11, 12, 14) ist die Beschwer- 6 degebühr hier nicht zurückzuzahlen. Denn im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung am 6. Juni 2017 hat die Anmelderin gewusst oder hätte zumindest wissen können, dass nach § 58 Abs. 3 PatG i. V. m. § 7 Abs. 1 PatKostG die Anmeldung wegen ihrer Nichtzahlung der Jahresgebühr mit Verfahrensstandstag vom 3. Mai 2017 als zurückgenommen galt. Darin unterscheidet sich der vorliegende Fall grundlegend von demjenigen, der dem Beschluss des Bundespatentgerichts vom 13. November 2014 zu Grunde lag. Nach dem Beschluss des Bundespatentge- richts (a. a. O.) ist die Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen dann zu erstat- ten, wenn der Einsprechende im Zeitpunkt der fristgerecht eingelegten Be- schwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung nicht gewusst hat und nicht hat wissen können, dass das angegriffene Patent vorher erloschen ist, und er kein Rechtsschutzinteresse an dem rückwirkenden Widerruf des Patents hat (zustim- mend Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rn. 164). In dem Fall, der dem Beschluss vom 13. November 2014 zu Grunde lag, hatte die Einsprechende die Begründung des Beschlusses erst eine Woche vor Ablauf des Patents erhalten. Die Einspre- chende konnte nicht erkennen, ob die zur Aufrechterhaltung des Patents erforder- liche Jahresgebühr gezahlt wurde oder nicht. Von der Patentinhaberin hatte die Einsprechende das Erlöschen des Patents nicht erfahren. Um ihr Rechtsmittel nicht zu verlieren, war die Einsprechende gezwungen, Beschwerde einzulegen, obwohl dies bei Einlegung objektiv nicht erforderlich gewesen war. Eine fehlerhafte Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt, die ebenfalls einen Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr darstellen kann, ist weder von Seiten der Anmelderin vorgetragen noch erkennbar. Ebenso wenig sind weitere sonstige Umstände erkennbar, die es unbillig erscheinen las- sen würden, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Insbesondere hat die Prü- fungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts in ihrem mit der Beschwerde angegriffenen Zurückweisungsbeschlusses vom 3. Mai 2017 als gesetzlichen Zu- rückweisungsgrund § 48 Satz 1 PatG benannt, wonach die Patentanmeldung zu- rückzuweisen ist, wenn die nach § 45 Abs. 1 PatG gerügten Mängel nicht beseitigt werden oder wenn die Prüfung ergibt, dass eine nach den §§ 1 bis 5 PatG pa- tentfähige Erfindung nicht vorliegt. 7 Insofern war durch Beschluss auszusprechen, dass die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt wird. R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g Gegen diesen Beschluss steht dem Beschwerdeführer das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich 1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre- ten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still- schweigend zugestimmt hat, 5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt wor- den sind, oder 6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan- walt als Bevollmächtigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH, www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist mit einer prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturge- setz oder mit einer prüfbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu verse- hen. Die Eignungsvoraussetzungen für eine Prüfung und für die Formate des 8 elektronischen Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben. Dr. Strößner Brandt Dr. Friedrich Dr. Himmelmann prö