30 W (pat) 38/16

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 38/16 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 30 2015 056 213.0 hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent- gerichts in der Sitzung vom 7. Dezember 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser - 2 - beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Das Wortzeichen Softfeel ist am 15. Oktober 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden für folgende Waren: „Klasse 2: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmit- tel, Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrich- farbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten Waren; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Spachtelmassen zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrunds [Anstrich- mittel]; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtig- keit; streichfähige Makulatur; Klasse 3: Wasch- und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Maler und Stuckateurhandwerk; Abbeiz- mittel; - 3 - Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Baukalk; Estrich; Spachtelmassen und Grundierungsmittel [soweit in Klasse 19 enthalten] für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen.“ Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 22. Januar 2016 teilweise, nämlich für folgende Waren „Klasse 2: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Holzkonservie- rungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmit- tel; Färbemittel; Naturharze im Rohzustand; Spachtelmassen zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrunds [Anstrichmittel]; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Ober- flächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur; Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Baukalk; Estrich; Spachtelmassen und Grundierungsmittel [soweit in Klasse 19 enthalten] für Bauzwecke; Asphalt; Pech; Bitumen“ wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewie- sen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, das Anmeldeichen sei sprachüb- lich aus den Wörtern des englischen Grundwortschatzes „Soft“ (für „weich“) und „feel“ (für „fühlen“) zusammengesetzt. Ausgehend hiervon werde der Verkehr das Anmeldezeichen ohne weiteres als bloßen Sachhinweis darauf verstehen, dass es - 4 - sich um Waren mit einer sich weich anfühlenden Oberfläche handele bzw. dass diese Waren geeignet seien, einen solchen haptischen Effekt (einer sich beson- ders weich anfühlenden Oberfläche) zu erzielen. Die Ergebnisse einer amtsseiti- gen Internetrecherche belegten, dass der Begriff Softfeel mit diesem Sinngehalt bereits verwendet werde und dabei nicht alleine auf die Anmelderin zurückgehe. Die Anmelderin könne sich schließlich auch nicht mit Erfolg auf Voreintragungen anderer, (vermeintlich) vergleichbarer Zeichen stützen. Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, dass die angemeldete Bezeichnung über die erforderliche Un- terscheidungskraft verfüge. Bei Softfeel handele es sich um einen abstrakten, le- xikalisch nicht nachweisbaren Begriff, der in seinem Sinngehalt vage bleibe und in keinem Sachbezug zu den zurückgewiesenen Waren stehe. Den einzelnen Wortelementen „Soft“ und „feel“ komme jeweils eine Vielzahl von Bedeutungen zu. „Soft“ stehe für „weich, leise, mild, angenehm, sacht, gelinde, nachgebend, gedämpft“ und werde auch in Wortkombinationen ganz unterschied- lich verwendet. Die Bandbreite der Übersetzungsmöglichkeiten für „feel“ erstrecke sich auf sämtliche Sinneseindrücke, so dass die Beschränkung alleine auf die Haptik, wie sie die Markenstelle vorgenommen habe, dem Anmeldezeichen nicht gerecht werde. Ausgehend hiervon bleibe völlig offen, was der Gesamtbegriff Softfeel bedeuten solle. Entgegen der Auffassung der Markenstelle weise auch nichts in der Marke auf eine „Oberfläche“ bzw. auf einen haptischen Effekt hin. Farben, Lacke und Bau- materialien würden zum Schutz, zur Isolierung oder auch zur Dekoration verwen- det; zum Anfassen seien sie dagegen nicht bestimmt, und der Verbraucher er- warte insoweit auch kein „weiches Fühlen“. Die von der Markenstelle ermittelten Fundstellen bezögen sich dementsprechend auf Waren wie Kosmetika und Texti- lien, während Attribute wie „weich“ und „sanft“ für die beschwerdegegenständli- - 5 - chen Waren keine Rolle spielten. Selbst wenn das Anmeldezeichen aber schon für Farben und Lacke benutzt worden sei, handele es sich um eine Marke mit „spre- chendem“ Sinngehalt, die nach der Rechtsprechung eintragungsfähig sein müsse. Schließlich sei darauf zu verweisen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt u. a. die Wort-/Bildmarke 30354359 softfeel sowie weitere Marken mit den Wort- elementen „soft“ und „feel“ unbeanstandet eingetragen habe. Die Anmelderin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Pa- tent- und Markenamts vom 22. Januar 2016 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist. Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse, insbesondere zur branchen- üblichen Verwendung des Begriffs Softfeel, übersandt. Die Anmelderin, die ur- sprünglich hilfsweise die Anberaumung eines Termins zu mündlichen Verhandlung beantragt hatte, hat mit Schriftsatz vom 7. November 2017 beantragt, im schriftli- chen Verfahren zu entscheiden. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemelde- ten Wortmarke Softfeel in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG). 1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei- chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel - 6 - aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienst- leistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EURO- HYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Ein- tragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts- hofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smart- book; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link eco- nomy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und ver- ständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Con- cord/Hukla). Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungs- kraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link eco- - 7 - nomy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger be- schreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006). 2. Nach diesen Grundsätzen entbehrt die Wortkombination Softfeel für die be- schwerdegegenständlichen Waren jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. a) Bei den beschwerdegegenständlichen Waren handelt es sich um solche, die auf Verbraucherseite breite Verkehrskreise aus dem Bereich Heimwerker und Maler und in diesen Bereichen tätige Fachkreise ansprechen. Diese Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen – welches sprachüblich aus den einfachen Wörtern des englischen Grundwortschatzes „Soft“ für „weich“ und „feel“ für „fühlen“ zusammengesetzt ist – ohne weiteres als Sachhinweis auf be- sondere Merkmale und Eigenschaften der zurückgewiesenen Waren verstehen. Denn aus den von der Markenstelle ermittelten Belegen und den weiteren Recher- cheergebnissen des Senats, die der Anmelderin zur Verfügung gestellt worden sind, ergibt sich eindeutig, dass das Gesamtwort Softfeel auf dem Warensektor der Farben und Lacke seit vielen Jahren im Inland gängig verwendet wird zur Be- zeichnung einer besonderen Lackart bzw. von Farben mit einem besonderen hap- tischen Effekt. So wird bereits in einer Patentschrift aus dem Jahr 2005 (WO 2006032373 A1) ausgeführt, um die haptischen Eigenschaften von Kunststoffteilen zu verbessern, - 8 - würden in den letzten Jahren vermehrt sogenannte Softfeel-Lacke eingesetzt. Der sog. „Softfeel-Effekt“ (im Sinne der Erfindung) bezeichne ein besonderes Griff- empfinden (Haptik) der lackierten Oberfläche; diese Haptik lasse sich mit Begriffen wie „samtig, weich, gummiartig, warm“ umschreiben. Dem Trend folgend, Emissio- nen zu vermeiden, hätten sich in den letzten Jahren wässrige Softfeel-Lacke auf Basis der Polyurethanchemie durchgesetzt (…). (vgl. die Anlage www.google.com/patents/WO2006032373A1?cl=de). Auch in einer weiteren, vor dem Anmeldezeitpunkt datierenden Fundstelle wird da- rauf hingewiesen, dass sog. Softfeel-Lackierungen und Beschichtungen mit einem sog. Softfeel-Effekt in vielen Bereichen immer wichtiger werden. Weiter wird aus- geführt: „An einige Oberflächen werden besondere, haptische „Soft“-Anforderun- gen gestellt. Ob im Bereich der Fahrzeug-Innenlackierung, der mobilen Unterhal- tungs- und Kommunikationselektronik, auf Möbeln und Gebrauchsgegenständen sowie hochwertigen Verpackungen: überall werden verhältnismäßig oft Softfeel- Lackierungen eingesetzt. Die Oberflächen sollen durch die Lackierung mit Softla- cken ein angenehmeres, weich-warmes Anfassgefühl bekommen und einen an- spruchsvollen Eindruck gehobener Qualität vermitteln (…)“. (vgl. die Anlage www.deuteron.com“, 9. September 2015, „Additive von Deuteron - Softfeel-Addi- tive zur haptischen Oberflächengestaltung“) Hieraus – so wie aus den weiteren Fundstellen, die der Anmelderin zur Verfügung gestellt worden sind – geht hervor, dass es sich bei Softfeel um einen seit langem gängig verwendeten Fachbegriff zur Bezeichnung einer bestimmten Lackart han- delt, die geeignet ist , ein besonderes „weiches“, samtiges Griffempfinden (Haptik) der lackierten Oberfläche herbeizuführen. Ebenso gebräuchlich ist die Verwen- dung des Begriffs Softfeel zur Beschreibung eines haptischen Effektes bei der Anwendung von Farben (vgl. hierzu etwa die Anlage www.ablberdingk-boley.de vom 22. Februar 2012: „Beschichtungssysteme und Softfeel-Wandfarben bieten unsere Innovationen (…)“). - 9 - b) Daraus folgt, dass die Bezeichnung Softfeel in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in naheliegender und im Vordergrund stehender Weise als Sachhinweis bzw. als eine allgemeine Angabe mit engem beschreiben- dem Bezug dahin verstanden wird, dass Waren angeboten werden, die ihrer Art und Beschaffenheit nach eine sich weich anfühlende Oberfläche aufweisen oder aber dazu bestimmt sind, einen besonderen haptischen (Softfeel-) Effekt herbei- zuführen. Dies trifft entgegen dem Beschwerdevorbringen auf alle beschwerdege- genständlichen Waren der Klassen 2 und 19 zu. aa) Hinsichtlich der in Klasse 2 beanspruchten Waren werden die angesprochenen Fachkreise sowie die interessierten Verbraucherkreise, denen Softfeel als gängi- ger Fachbegriff im Bereich der Lacke und Farben bekannt ist, das Anmeldezeichen unmittelbar als Sachhinweis auf einen „Softfeel-Lack“, eine „Softfeel-Farbe“ bzw. ein Produkt, welches einen „Softfeel-Effekt“ herbeizuführen geeignet ist, verstehen. Zu den weiterhin in Klasse 2 beanspruchten „Naturharze(n) im Rohzustand“ sowie zu „Bitumen“ in Klasse 19 besteht zumindest ein die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließender enger beschreibender Bezug: Denn Naturharze stellen im Bereich von Lacken und (Öl-)Farben einen üblichen Inhalts- stoff dar, der auch als Zusatz im Malereibedarf in Betracht kommt. Mithin ist hier ein enger funktionaler Zusammenhang gegeben, der insoweit zu einem engen be- schreibenden Bezug des angemeldeten Zeichens führt (vgl. BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 23. April 2013, 25 W (pat) 62/12 – Macchiato). Dieselben Er- wägungen gelten für „Bitumen“, das als traditionelles Bindemittel ebenso Inhalts- stoff von Lacken sein kann (vgl. hierzu die Anlage http://www.kienscherf-wupper- tal.de/Lacke.php). Die weiterhin in Klasse 2 beschwerdegegenständlichen Waren „Holzkonservie- rungsmittel; Holzschutzmittel“ können oberbegrifflich Lacke mit umfassen, da Holzlackierungen gerade auch zum Holzschutz eingesetzt werden (vgl. hierzu die Anlage https://de.wikipedia.org/wiki/Lack). Auch für Lackierungen von Holzoberflä- - 10 - chen kann aber der Effekt einer sog. „Softfeel-Haptik“ nachweislich eine Rolle spielen (vgl. hierzu die Anlagen „Alberdingk PUR-MATT“ sowie „Münzig Chemie GmbH: OMBRELUB MA 2), so dass der angesprochene Verkehr das Anmeldezei- chen auch insoweit als Sachhinweis auf die Art und den Bestimmungszweck die- ser Waren, nicht jedoch als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, auffassen wird. bb) Hinsichtlich der in Klasse 19 beschwerdegegenständlichen Baumaterialien kann zum einen die Erzielung haptischer (Softfeel-)Effekte eine wesentliche Pro- dukteigenschaft darstellen (vgl. hierzu etwa die Anlage „Alpha Tacto Dekorative Beschichtung für Innen mit Soft-Touch-Effekt“: „Für hochwertige, dekorative, halb- transparente Beschichtungen auf Innenwänden, z. B. Putz, Mauerwerk, Gipskar- tonplatten (…) Die beschichteten Oberflächen fühlen sich wegen der speziellen Pigmente weich an“); zum anderen handelt es sich um Erzeugnisse, die im Rah- men der Vorbereitung eines Anstrichs, einer Lackierung etc. mit haptischem Soft- feel-Effekt zum Einsatz gelangen können, so dass auch insoweit zumindest ein die Unterscheidungskraft ausschließender, enger beschreibender Bezug gegeben ist. c) Für das Verständnis im dargelegten Sinne bedarf es entgegen der Auffassung der Anmelderin auch keiner analysierenden, mehrere differenzierende Gedanken- schritte erfordernden Betrachtungsweise noch eines vertieften Nachdenkens, um diesen rein sachlichen Bezug zwischen dem angemeldeten Zeichen und den ver- sagten Waren zu erkennen und zu erfassen. Das Anmeldezeichen bleibt im vorlie- genden Warenzusammenhang weder diffus oder vage noch interpretationsbedürf- tig. Vielmehr bedient sich die Anmelderin eines Fachbegriffs, der nachweislich seit vielen Jahren auf dem Sektor der Farben und Lacke zur Bezeichnung eines be- sonderen haptischen (Softfeel-)Effekts etabliert ist, und dessen Sinngehalt die an- gesprochenen Verkehrskreise daher im vorliegenden Warenzusammenhang auf Anhieb erfassen. - 11 - d) Ein Eingehen auf die von der Anmelderin genannten Voreintragungen ist nicht veranlasst (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Nr. 18 – Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2012, 276, 277, Nr. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V. m. w. N.). e) Die Marke Softfeel kann im Umfang der versagten Waren damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb in- soweit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. 3. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben. 4. Demnach war die Beschwerde zurückzuweisen. III. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg- nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 12 - 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre- ten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schrift- lich einzulegen. Dr. Hacker Merzbach Dr. Hacker Pr