26 W (pat) 515/18

ECLI:DE:BPatG:2018:160518B26Wpat515.18.0 BUNDESPATENTGERICHT 26 W (pat) 515/18 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 30 2017 019 538.9 hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Mai 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel - 2 - beschlossen: 1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deut- schen Patent- und Markenamtes vom 12. Dezember 2017 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I. Das Wort-/Bildzeichen ist am 7. August 2018 unter der Nummer 30 2017 019 538.9 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für folgende Waren und Dienstleistungen der Klasse 3: Cremes zum Rasieren; Lotionen für den Bart; Lotionen für die Gesichts- und Körperpflege; Lotionen für die Haarpflege; Loti- onen für kosmetische Zwecke; Parfüms; Rasierbalsam; Ra- siergele; Rasiermittel; Rasierpräparate; Rasierschaum; Ra- sierseife; Rasiersets, bestehend aus Rasiercreme und Ra- sierwasser; Hautpflegemittel; Rasierwasser; Shampoos; Zahnputzmittel; - 3 - Klasse 5: Nahrungsergänzungsmittel; Klasse 8: Rasiernecessaires; Rasierapparate; Rasierklingen; Rasiermesser; Angepasste Behälter für Rasierklingen; Essbe- stecke [Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel]; Messer; Klasse 9: 3D-Brillen zum Gebrauch mit Fernsehgeräten; 3D- Fernsehempfangsgeräte; Am Armband tragbare Computer; Audioempfangsgeräte; Audiogeräte für das Auto; Audiogeräte und Radioempfänger; Audiovisuelle Geräte; Brillen; Brillen für den Augenschutz; Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen; Brillenbeutel; Brillenbänder; Brillenfassungen, -gestelle; Com- puter; Computer-Hardware; Computer-Peripheriegeräte; Computerbauteile; Computerbildschirme; Computereingabe- geräte; Computerkabel; Computerkomponenten und -teile; Di- gitale Audioabspielgeräte; Digitale Audiorekorder; Digitale Fernsehgeräte; Digitale Videoabspielgeräte; Digitale Videore- corder; Digitale Videoserver; Drahtlose Audio- und Video- empfänger; Elektronische Audiogeräte; Elektronische Geräte zur Übertragung von Audiosignalen; Fernsehapparate; Fern- sehempfänger; Fernsehgeräte; Geräte zum Streamen von Vi- deos; Hi-Fi-Audiogeräte; Hochauflösende Fernsehgeräte; In- Ear-Kopfhörer; Kabellose Kopfhörer; Kombinationen aus Kopfhörer und Mikrofon; Kopfhörer; Kopfhörerverstärker; Lautsprecher; Satelliten-Fernsehempfangsgeräte; Software für Fernsehgeräte; Ultra-HD-Fernseher; Videoabspielgeräte; Vi- deobildschirme; Videogeräte; Videokameras [Camcorder]; Vi- deoprojektoren; Videorecorder; Schallplatten; - 4 - Klasse 12: E-Bikes; Motorisierte Scooter; Scooter [Fahrzeuge]; Zusammenklappbare E-Bikes; Kraftfahrzeuge; Boote; Yach- ten; Fahrräder; Klasse 14: Armbanduhren und Uhren; Armbänder für Uhren; Business- Uhren; Digitale Uhren; Elektrische Uhren; Etuis für Uhren; Ge- häuse für Uhren und Armbanduhren; Geschenkboxen für Uh- ren; Juwelier- und Schmuckwaren, Uhren, Armband- und Ta- schenuhren; Kleine Uhren; Mechanische Uhren; Teile und Zu- behör für Uhren; Chronografen; Manschettenknöpfe; Krawat- tennadeln; Krawattenhalter; Zeitmessgeräte; Klasse 16: Bleistifte; Filzschreiber [Stifte]; Fotografien; Füller; Füllfederhalter, Kugelschreiber; Gerahmte und ungerahmte Fotografien; Hotelverzeichnisse; Mechanische Bleistifte; Sig- nierte Fotografien; Stifte [mehrfarbig]; Stifte [Schreibwaren]; Stiftesets; Stiftetuis; Zeitschriften; Bücher; Büroartikel; Drucke; Kunstdrucke; Schreibgeräte; Klasse 18: Beutel [Taschen] zum Tragen an der Taille; Gepäck; Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse; Gepäck- stücke; Ledermappen; Sporttaschen; Taschen; Taschen aus Leder; Taschen aus Lederimitationen; Taschen für Beklei- dungstücke; Taschen für Herren; Taschen für Sportbeklei- dung; Taschen mit Rollen; Krawattentaschen; Geldbörsen; Koffer; Klasse 20: Aktenschränke in Form von Möbeln; Anrichten [Möbel]; Antike Möbel; Arbeitsflächen [Möbel]; Arbeitsplatten [Möbelteile]; Barhocker [Möbel]; Bekleidungsständer [Möbel]; Betten [Mö- bel]; Bewegliche Lagerregale [Möbel]; Borde als Möbel; Bro- - 5 - schürenhalter [in Form von Möbeln]; Buchstützen [Möbel]; Bänke [Möbel]; Büroartikel [Möbel]; Computerarbeitsplätze [Möbel]; Freistehende Raumteiler [Möbel]; Futons [Möbel]; Gepolsterte Möbel; Hochstühle [Möbel]; Hutregale [Möbel]; Hängeregale zur Lagerung [Möbel]; Karren für Computer [Mö- bel]; Kleiderständer [Möbel]; Kommoden [Möbelstücke]; Kon- solen [Möbel]; Liegesessel [Möbel]; Metallschränke [Möbel]; Möbel; Möbel für Innen; Möbel für Wintergärten; Möbel in anti- kem Stil; Möbel und Einrichtungsgegenstände; Möbel- schränke; Möbelstücke; Rasierspiegel; Regale für Aktenordner [Möbel]; Schrankwände [Möbel]; Schrankwände aus Metall [Möbel]; Schränke als Möbelstücke; Schränke für Schreibwa- ren [Möbel]; Teile von Möbeln; Tische [Möbel]; Truhen [Mö- bel]; Vitrinen [Möbel]; Matratzen; Klasse 21: Rasierpinsel; Rasierschalen; Ständer für Rasierzeug; Hosen- spanner; Hemdenspanner; Küchengeräte; Klasse 25: Anzüge; Anzüge für Damen; Bekleidungsstücke; Blusen; Hemden; Hemden für Anzüge; Hemden mit Kragen; Hosen; Hosenröcke [Röcke]; Kurzärmelige Hemden; Langärmelige Hemden; Röcke; Sandalen; Schuhe; Flache Schuhe; Pumps [Schuhe]; Schuhe für Damen; Schuhe für Herren; Schuhe für Freizeitbekleidungsstücke; Schuhe [Halbschuhe]; Schuhwa- ren; Krawatten; Krawattentücher; Socken; Schlafanzüge; Ja- cken; Mäntel; Golfbekleidung; Golfschuhe; Tennisbekleidung; Tennisschuhe; Klasse 28: Golfbälle; Golfmatten; Golfschläger; Golfballmarker; Golfhand- schuhe; Golfschlägerhauben; Golf-Eisen; Golf-Trainingshilfen; Golf-Tees; Divotausbesserungswerkzeuge [Golfzubehör]; Arti- - 6 - kel für den Golfsport; Golftaschen, mit oder ohne Räder; Schachspiele; Tennisschläger; Tennisbälle; Schlägertaschen für Tennisschläger; Klasse 29: Fisch; Fleisch; Geflügel; Verarbeitetes Obst und Gemüse [ein- schließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze; Wild; Öle für Speisezwecke; Wurstwaren; Hummer [nicht le- bend]; Austern [nicht lebend]; Klasse 30: Aus Schokolade geformte Konditorwaren; Feine Backwaren; Konditorwaren mit Zuckerglasur; Nicht medizinische Konditor- waren in Geleeform; Pralinen enthaltende Konditorwaren aus Schokolade; Verzehrfertige Desserts [Konditorwaren]; Kaffee; Getränke aus Kaffee; Kakaohaltige Getränke; Getränke mit Schokolade; Getränke auf der Basis von Tee; Verzehrfertige Snacks auf Getreidebasis; Klasse 31: Frisches Obst; Frisches Gemüse; Frische Nüsse; Frische Kräuter; Hummer [lebend]; Austern [lebend]; Frische Trüffel; Klasse 32: Alkoholfreie Getränke; Bier; Isotonische Getränke; Limonaden; Klasse 33: Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Gin; Liköre; Rum; Spirituosen; Weine; Weingetränke; Weinhaltige Ge- tränke [Weinschorlen]; Whisky; Wodka; Klasse 35: Erteilen von Auskünften in Bezug auf den Vergleich von Hotel- preisen; Personalberatung; Werbung für Hotels; Marketing; Marktforschung; Meinungsforschung; Unternehmensberatung; Beratung auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit; Beratung und Beratungsleistungen zur Warenbeschaffung für Dritte; Be- - 7 - ratung zu Verkaufsmethoden und Verkaufsprogrammen; Be- ratung in Bezug auf Handelsgeschäfte; Organisatorische Be- ratung bei der Bestellung von Büromaterial; Organisatorische Beratung in Bezug auf den Tauschhandel; Auskünfte und Be- ratung in Fragen des Außenhandels; Informations- und Bera- tungsdienste in Bezug auf Tarife; Beratung in Bezug auf die Bestellung von Schreibwaren; Beratung bezüglich Marketing; Beratung zur Verkaufsförderung; Beratung in Bezug auf Di- rektmarketing; Beratung in Bezug auf Unternehmensmarke- ting; Beratung in Bezug auf Corporate Identity; Beratung in Bezug auf die Werbung für Geschäfte; Beratung und Informa- tionen in Geschäftsangelegenheiten; Beratungsdienste in Be- zug auf Geschäftsanalysen; Beratungsdienste in Bezug auf die Unternehmensplanung; Beratung der Geschäftsführung in Fragen des Personaleinsatzes; Beratung der Geschäftsfüh- rung in Bezug auf Personalanwerbung; Klasse 36: Bank- und Finanzdienstleistungen; Bankberatung; Bank-ge- schäfte; Finanzanalysen; Immobiliengeschäfte [Finanz- dienstleistungen]; Kunstgeschäfte [Finanzdienstleistungen]; Vermittlung von Versicherungen; Maklerdienste; Klasse 38: Mobilfunk; Mobilfunk-Kommunikationsdienste; Mobilfunk- dienste; Telekommunikationsdienste für den Betrieb von Mo- bilfunksystemen; Klasse 39: Autovermietung; Zuverfügungstellen von Informationen in Be- zug auf Autovermietungsdienste; Chauffeurdienste; Boots- vermietung; Reisebuchungsdienste; Vermietung von Trans- portmitteln; Reiseführung; Reiseplanung; Reiseberatung; Rei- - 8 - sebegleitung; Reisedurchführung; Reisedienstleistungen; Rei- seinformationsdienste; Reiseorganisationsdienste; Klasse 41: Betrieb eines Fitnesszentrums; Betrieb von Fitnessanlagen; Betrieb von Fitnessclubs; Dienstleistungen im Bereich von Sport und Fitness; Dienstleistungen von Fitnesstrainern; Ver- mietung von Kunstwerken; Ausbildung; Erziehung; Weiter- und Fortbildung; Klasse 43: Agenturdienste zur Buchung von Hotelunterkünften; Beratung in Bezug auf Hotelangebote; Betrieb von Hotelanlagen; Bu- chung von Hotelunterkünften; Buchungsservice für Hotelzim- mer; Dienstleistungen eines Reisebüros zur Reservierung von Hotelunterkünften; Dienstleistungen von Hotels. Mit Beschluss vom 12. Dezember 2017 hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA die Anmeldung wegen Freihaltebedürftigkeit und fehlender Unterschei- dungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen sei unmittelbar be- schreibend, weil es darauf hinweise, dass die beanspruchten Waren und Dienst- leistungen in Veröffentlichungen als in besonderem Maße für Personen in geho- benen Führungspositionen geeignet beworben würden, und damit nur als eine verständliche Bestimmungsangabe wahrgenommen werde. Der Wortbestandteil setze sich aus den beiden englischen Begriffen „manager“ und „magazin“ zusam- men. „Manager“ sei die Bezeichnung für eine Führungskraft in einem Unterneh- men oder eine Funktionsbeschreibung für jemanden, der einen Künstler finanziell und organisatorisch betreue. Ein „Magazin“ sei eine unterhaltende oder politische Zeitschrift oder eine Sendung des Hörfunks oder des Fernsehens mit politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Inhalten. Die Wortfolge „manager maga- zin“ reihe sich sprachlich und begrifflich in zahlreiche ähnlich gebildete und übliche Ausdrücke ein, wie z. B. „Computer-Magazin“, „Klassik & Jazz Magazin“, „Berg- - 9 - steiger Magazin“ oder „Das Magazin Kultur. Gesellschaft. Leben“ etc.. Angespro- chen sei vorliegend sowohl ein ganz allgemeines als auch ein zumindest fachlich interessiertes Publikum. Sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen seien geeignet, Inhalt eines Magazins zu sein, das sich sowohl an „Manager“ selbst als auch an solche Personen richte, die sich für diesen Berufsstand interes- sierten oder sich dessen zugehörig fühlten. Die beanspruchten Produkte und Dienste stammten sowohl aus dem täglichen Leben als auch aus der Berufs- und Finanzwelt, die für einen „Manager“ von Interesse sein könnten. Die grafische Ausgestaltung beschränke sich auf die ausschließliche Verwendung von Klein- buchstaben in fetter schwarzer Druckschrift, etwa vom Typus „Lucida Bright“. Vor diesem Hintergrund fehle dem Anmeldezeichen auch die erforderliche Unterschei- dungskraft. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die Markenstelle habe sich nicht mit den einzelnen angemeldeten Waren und Dienst- leistungen auseinandergesetzt, sondern sich auf die pauschale Feststellung be- schränkt „es handele sich um eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen so- wohl aus dem täglichen Leben, als auch aus der Berufs- und Finanzwelt, die für einen „Manager“ von Interesse sein können.“ Ihre Argumentation, die fraglichen Waren und Dienstleistungen seien solche, „die in besonderem Maße für Manager geeignet, von dieser Personengruppe verwendet, bevorzugt oder sonst auf irgend eine Weise in Anspruch genommen oder benutzt werden“, überzeuge schon des- halb nicht, weil sich das Anmeldezeichen nicht im Wortbestandteil „manager“ er- schöpfe. Die Markenstelle habe weder einen beschreibenden Charakter des Wortes „magazin“ noch der Wortfolge insgesamt festgestellt. Möglicherweise habe sie die Wortkombination „manager magazin“ deshalb als schutzunfähig bewertet, weil sie für Druckereierzeugnisse beschreibend sei und in Magazinen regelmäßig über die fraglichen Waren und Dienstleistungen berichtet werde. Dieser Zusam- menhang reiche aber nicht aus, eine Schutzunfähigkeit des Anmeldezeichens zu begründen. Ferner sei die Marke (39827243) als im - 10 - Wortbestandteil verkehrsdurchgesetztes Zeichen sogar für „Druckereierzeugnisse, nämlich Wirtschaftsmagazine für Führungskräfte“ zugunsten der Anmelderin ein- getragen, so dass sie erst recht für die in Rede stehenden Produkte und Dienste eintragungsfähig sei. Die Anmelderin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 12. Dezember 2017 aufzuheben. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Ent- scheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt. 1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die Entscheidung auf eine ungenügend zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt worden ist. a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße Grundlage für die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH - 11 - GRUR 1962, 86, 87 – Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere für völlig ungenügende oder widersprüchliche Begründungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75). b) Bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 MarkenG sind grundsätzlich alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu würdigen (EuGH GRUR 2007, 425 Rdnr. 32, 36 – MT&C/BMB; BGH GRUR 2009, 952 Rdnr. 9 – DeutschlandCard), wobei eine globale Begründung ausreicht, soweit dieselben Erwägungen eine Kategorie oder Gruppe der angemeldeten Wa- ren und/oder Dienstleistungen betreffen (EuGH a. a. O. Rdnr. 37 – MT&C/BMB; GRUR 2008, 339 Rdnr. 91 – Develey/HABM). Das bedeutet aber nur, dass die- selbe für verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maßgebliche Begrün- dung nicht für jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleis- tungen zusammengefasst beurteilt werden können. Gegen diese Begründungs- pflicht wird daher verstoßen, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne weitere Begründung gleich behandelt oder überhaupt nicht gewürdigt wer- den. c) Die Markenstelle hat nur pauschal behauptet, die Wortelemente des Anmeldezeichens beschrieben die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar als solche, die in Veröffentlichungen als in besonderem Maße für Personen in gehobenen Führungspositionen geeignet beworben würden. Denn sie seien geeignet, Inhalt eines Magazins zu sein, das sich sowohl an „Manager“ selbst als auch an solche Personen richte, die sich für diesen Berufsstand interessierten oder sich dessen zugehörig fühlten. Es fehlt an einer konkreten Auseinandersetzung mit der Vielzahl der einzelnen Produkte und Dienste. Ferner werden Begründung und Recherchebelege für die Annahme vermisst, ob und inwieweit eine Bestimmungsangabe „für Manager“ als produktbeschreibende Sachangabe für die einzelnen Waren und Dienstleistungen überhaupt geeignet ist (vgl. BGH GRUR 2015, 173 Rdnr. 20 – for you). - 12 - Die Markenstelle hat es damit versäumt, den verfahrensgegenständlichen Zu- rückweisungsbeschluss zu begründen (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). d) Da eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem angemel- deten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der beanspruchten Breite nicht erkennbar ist, sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das DPMA zu- rück. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung zukommt, kann es nicht zu den Auf- gaben des Patentgerichts gehören, in der Sache die dem DPMA obliegende diffe- renzierte Erstprüfung einer Anmeldung zu übernehmen (vgl. BPatG 24 W (pat) 524/15 – kerzenzauber; 26 W (pat) 518/17 – modulmaster). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren zu berücksichtigen, der eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, erst im Jahr 2018 anhängig gewordenen Verfahrens nicht zulässt. Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und ge- gebenenfalls für welche konkreten Waren und Dienstleistungen ein Freihaltebe- dürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens festzu- stellen ist. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Argumentationskette im ange- griffenen Beschluss, wonach die beanspruchten Waren und Dienstleistungen Ge- genstand einer Berichterstattung in einem „manager magazin“ sein und deshalb für „Manager“ bestimmt sein könnten, einer unzulässigen analysierenden Be- trachtungsweise gleichkommt. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre. - 13 - III. R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege- ben, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset- zes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfah- rens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse- nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be- - 14 - schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge- reicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden. Kortge Vorsitzende Richterin Kortge ist wegen Urlaubs verhindert zu unterschreiben Jacobi Jacobi Schödel prö