20 W (pat) 36/16

ECLI:DE:BPatG:2018:291018B20Wpat36.16.0 BUNDESPATENTGERICHT 20 W (pat) 36/16 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 29. Oktober 2018 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - … betreffend das Patent 10 2010 032 894 hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 2018 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny beschlossen: 1. Der Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Pa- tent- und Markenamts vom 29. September 2016 wird aufge- hoben. 2. Das Patent 10 2010 032 894 wird wie erteilt aufrechterhalten. G r ü n d e I. Gegen das am 19. April 2013 von der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N des Deut- schen Patent- und Markenamts (DPMA) erteilte und am 22. August 2013 veröf- fentlichte Patent 10 2010 032 894 mit der Bezeichnung „Tem-Lamelle, Verfahren zu ihrer Herstellung und Vorrichtung zum Ausführen des Verfahrens“ - 3 - hat die Einsprechende am 21. November 2013 Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent im Umfang des erteilten nebengeordneten Patentanspruchs 7 zu widerrufen. Mit Beschluss der Patentabteilung 51 des DPMA vom 29. Septem- ber 2016 wurde das Patent daraufhin vollständig widerrufen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 7 gegenüber der Druckschrift US 6,194,720 B1 (E3) die erforderliche Neuheit fehle. Da die Patent- inhaberinnen eine Aufrechterhaltung des Patents ausschließlich im Umfang des erteilten vollständigen Anspruchssatzes beantragt hätten, sei das Patent in vollem Umfang zu widerrufen gewesen. Im Rahmen des Prüfungs- und des Einspruchsverfahrens sind folgende Druck- schriften als Stand der Technik genannt worden (D-Nomenklatur aus dem Prü- fungsverfahren; E-Nomenklatur aus dem Einspruchsverfahren): D1 US 4,128,765 A D2 US 2005 / 0 236 587 A1 D3 US 2008 / 0 258 056 A1 D4 DE 695 06 583 T2 D5 DE 10 2008 052 006 A1 D6 JP 2003 166 918 A (mit maschineller, englischer online-Übersetzung des JPO vom 23.3.2011) D7 US 2010 / 0 032 567 A1 E1 US 5,883,012 A E2 DOONG, K. et al.: Transmission Electron Microscopy (TEM) Specimen Preparation Technique using Focused Ion Beam (FIB): Application to Material Characterization of Chemical Vapor Deposition of Tungsten (W) and Tungsten Silicides (WSix). In: STFA '97: Proceedings of the 23rd Inter- national Symposium for Testing and Failure Analysis, 27 – 31 Octo- ber 1997, Santa Clara, California, S. 237 – 242 E3 US 6,194,720 B1 E4 KR 10 2007 0 040 515 A - 4 - E5 US 7,002,152 B2 E6 US 6,080,991 A E7 EP 1 780 764 A1 E8 ISHITANI, T. et al: Improvements in performance of focused ion beam cross-sectioning: aspects of ion—sample interaction. In: Journal of Electron Microscopy 53(5), 2004, S. 443–449 EX YAO, N.: Focused Ion Beam Systems, Basics and Applications. Cambridge Univ. Press : Cambridge 2007, S. 250; ISBN 978-0-521-15859-6. Gegen den o. g. Widerrufsbeschluss vom 29. September 2016 richtet sich die am 17. November 2016 beim DPMA eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin- nen. Im Termin zur mündlichen Verhandlung am 29. Oktober 2018 ist für die Einspre- chende und Beschwerdegegnerin ankündigungsgemäß niemand erschienen, auch hat sie im Beschwerdeverfahren keinen schriftsätzlichen Antrag gestellt. Der Bevollmächtigte der Patentinhaberinnen und Beschwerdeführerinnen bean- tragt, den Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 2016 aufzuheben und das Patent 10 2010 032 894 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. - 5 - Der Patentanspruch 7 in der erteilten Fassung lautet: Wegen des Wortlauts der weiteren nebengeordneten Patentansprüche 1, 9 und 10 sowie der abhängigen Patentansprüche 2 bis 6, 8 und 11 bis 15 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. Die zulässige Beschwerde ist begründet mit der Folge, dass der angefochtene Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent im erteilten Umfang auf- rechtzuerhalten ist. Denn die Materialprobe gemäß erteiltem Patentanspruch 7 sowie die jeweiligen Gegenstände der übrigen Patentansprüche sind neu und beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 3 und § 4 PatG), auch die sonstigen Patentierungsvoraussetzungen sind erfüllt. 1. Das Streitpatent betrifft laut Absatz [0001] eine für transmissionselektronen- mikroskopische Untersuchungen geeignete Materialprobe (TEM-„LameIIe“), ins- besondere eine HRTEM-Lamelle (HR = high resolution), ein Verfahren zu ihrer Herstellung und eine Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens. - 6 - Die transmissionselektronenmikroskopische (TEM) Analyse sei u. a. wegen ihrer Auflösung von bis unter 0,1 nm eine der wichtigsten Analysenmethoden in der Halbleiterelektronik. Die Präparation geeigneter TEM-Proben sei kompliziert, da nur ultradünne Proben („Lamellen“) für die TEM-AnaIysemethoden verwendet wer- den könnten. Besonders habe sich die Präparation mit fokussiertem Ionenstrahl (focussed ion beam, FIB) bewährt, da ortsgenau Querschnitte durch ein Substrat präpariert werden könnten (Streitpatent, Abs. [0002]). Ein Verfahren zur Präparation von TEM-LameIIen sei in der DE 10 2009 008 166 A1 beschrieben. Dort werde ein Schutzstreifen auf der Sub- stratoberfläche erzeugt und Material beidseits des Schutzstreifens mittels eines Ionenstrahls abgetragen. Eine Platte aus Material bleibe zwischen den beiden so gebildeten Trögen stehen, könne an der Peripherie vom restlichen Substrat getrennt und mittels eines Mikromanipulators aus demselben gehoben werden, wobei sich die interessierenden Strukturen in der Platte befänden. Ein ähnliches Verfahren sei aus der Offenlegungsschrift DE 103 44 643 A1 bekannt (Streitpa- tent, Abs. [0003]). Zur hochauflösenden Analyse seien diese quaderförmigen Materialplatten entwe- der zu dick oder zu fragil. In der US 7,002,152 A werde eine Präparationsmethode für eine bereichsweise nachgedünnte Materialprobe für elektronenmikroskopische Untersuchungen beschrieben. Dieses Verfahren werde als unbefriedigend bzgl. der Qualität der erhaltenen Lamellen empfunden. Die Erfindung gehe davon aus, dass für solche Anwendungen präzise gefertigte Lamellenflächen vorteilhaft seien (Streitpatent, Abs. [0004] – [0006]). Das bekannte Verfahren erzeuge keine hinreichend planen Flächen und selbige Flächen neigten nach der Herstellung zur Verformung. Als Ursache hierfür sei die Schwächung des Probenrandes ausgemacht. Daher könnten vorhandene Span- nungen dünne Materialproben verbiegen (Streitpatent, Abs. [0007]). - 7 - Als Aufgabe benennt die Streitpatentschrift vor diesem Hintergrund, eine bessere Probe, ein verbessertes Verfahren zu ihrer Herstellung und eine Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens anzugeben (vgl. Streitpatent, Abs. [0008]). 2. Der erteilte Patentanspruch 7 lässt sich wie folgt gliedern: A Plattenförmige Materialprobe B mit dickerem Randbereich und wenigstens einem dünneren Zentralbereich, C mit wenigstens einer ersten streifenförmigen Ausnehmung auf einer ersten Flachseite der Materialprobe D und einer zweiten streifenförmigen Ausnehmung auf einer zweiten Flachseite der Materialprobe, E wobei die wenigstens eine erste und die zweite streifenförmige Ausnehmung in Projektion auf die Flachseiten zueinander einen spitzen oder rechten Win- kel bilden F und zwischen sich einen Überlappungsbereich mit einer Dicke unter 100 nm bilden. 3. Das Streitpatent richtet sich dem technischen Sachgehalt nach an einen Diplom-Physiker mit Arbeitsschwerpunkt in der Entwicklung, Konstruktion und An- wendung von TEM-Mikroskopen und ihrer Einzelkomponenten sowie der Proben- aufbereitung hierfür. 4. Dieser Fachmann entnimmt dem erteilten Patentanspruch 7 folgende Lehre: Kernidee des Streitpatents ist die Erkenntnis, dass im Rahmen der Fertigung von TEM-Lamellen aus Materialproben „beim herkömmlichen Verfahren der Proben- rand geschwächt wird“ (vgl. Streitpatent, Abs. [0007]) und so Spannungen die ohnehin fragile Materialprobe verbiegen können (vgl. ebenda). - 8 - Die Lösung des Streitpatents setzt hier an und sieht vor, auf jeder der beiden Flachseiten einer plattenförmigen Materialprobe jeweils eine streifenförmige Aus- nehmung einzubringen (Merkmale A, C und D). Da diese Ausnehmungen geome- trisch betrachtet „zueinander gewinkelt angeordnet“ sein sollen (vgl. Streitpatent, Absatz [0009] und Fig. 3a – 3c und 4), bilden so die erste und die zweite streifen- förmige Ausnehmung in ihrer Projektion auf jeweils eine der gegenüberliegenden Flachseiten zueinander einen spitzen oder einen rechten Winkel (Merkmal E). Dieses Vorgehen führt letztlich dazu, dass in dem Areal, in dem sich die Projek- tionen der ersten und der zweiten streifenförmigen Ausnehmung überschneiden, zwischen den Ausnehmungen nur eine dünne Materialschicht mit einer Dicke von unter 100 nm verbleibt (Merkmal F). Die Ausnehmungen schwächen somit auf- grund ihrer Verschränktheit die Materialprobe an ihren Randbereichen nur gering- fügig, bilden aber am Ort ihrer Überlappung auf diese Weise einen derart dünnen Zentralbereich aus, dass dieser für eine transmissionselektronenmikroskopische Untersuchung geeignet ist (Merkmal B), was im Vergleich zu einer parallelen An- ordnung der Ausnehmungen einen entscheidenden Stabilitätsvorteil darstellt. Das o. g. Merkmal E versteht der Fachmann somit zweifelsfrei dergestalt, dass die erste und die zweite streifenförmige Ausnehmung – in Projektion auf jeweils eine der gegenüberliegenden Flachseiten (im Sinne von jeweils bei der Projektion bei- der Ausnehmungen auf eine der Flachseiten) in der Ebene der jeweiligen Flach- seite zueinander – einen spitzen oder einen rechten Winkel bildet. 5. Der erteilte Patenanspruch 7 ist zulässig; er entspricht wörtlich dem ur- sprünglich eingereichten Patentanspruch 7. Die Zulässigkeit ist mit dem Einspruch auch nicht angegriffen worden. 6. Der zweifelsfrei gewerblich anwendbare Gegenstand des erteilten Patentan- spruchs 7 ist neu gegenüber dem im Prüfungsverfahren als relevant eingeführten Stand der Technik (§ 3 PatG). - 9 - a) Die von der Patentabteilung als nächstkommender Stand der Technik ange- sehene Druckschrift E3 (US 6,194,720 B1) betrifft die Präparierung von Proben für eine transmissionselektronenmikroskopische Untersuchung (vgl. Titel). Aus der Druckschrift E3 geht hervor (vgl. dort insbesondere die nachfolgend abge- bildete Figur 4B): A Eine plattenförmige Materialprobe (E3, Fig. 4B: „cross sectional TEM speci- men 132“) als eine flächige Ausführung einer zu untersuchenden Probe (vgl. E3, Abstract: „A sectional transmission electron microscope (TEM) specimen …“ und Sp. 10, Z. 24 – 42); B mit dickerem Randbereich und wenigstens einem dünneren Zentralbereich; denn nachdem der Patentanspruch keinen durchgehend dickeren Randbe- reich in Bezug auf die Materialprobengeometrie beansprucht, bildet das „first electron transparent segment 110“ anspruchsgemäß einen dünneren Zen- tralbereich und das umgebende „stehengebliebene Material“ der Material- probe einen dickeren Randbereich (E3, Fig. 4B); C mit wenigstens einer ersten streifenförmigen Ausnehmung auf einer ersten (oberen) Flachseite der Materialprobe (vgl. E3, Fig. 4B, Bz. 118); - 10 - D und einer zweiten streifenförmigen Ausnehmung auf einer zweiten (unteren) Flachseite der Materialprobe (vgl. E3, Fig. 4B, Bz. 116); F auch bildet sich so zwischen den Ausnehmungen ein Überlappungsbereich (vgl. E3, Fig. 4B, Bz. 110) mit einer Dicke unter 100 nm aus (vgl. E3, Sp. 6, Z. 50 – 64, insb.: „The membrane may be milled, using a focused ion beam, into a rectangle having approximately 0.05-0.2 μm thickness, 10-20 μm width and 4-8 μm height (i.e., trench depth).“). Nicht entnommen werden kann der Druckschrift E3 jedoch das Merkmal E, dem- gemäß die wenigstens eine erste und die zweite streifenförmige Ausnehmung in Projektion auf die Flachseiten zueinander einen spitzen oder rechten Winkel bil- den. Die Patentabteilung 51 hat hierzu in ihrer Beschlussbegründung auf Seite 4, Ab- satz 4, ausgeführt: „Eine Projektion, die in dem Anspruch 7 nicht weiter definiert ist, der ersten bzw. zweiten (dreidimensionalen) Ausnehmung auf die jeweils ent- sprechende erste bzw. zweite Flachseite ergibt jeweils eine in der entsprechenden Flachseite liegende (zweidimensionale) Fläche. Da die beiden Flachseiten 126 und 136 miteinander die beiden jeweils spitzen Keilwinkel 138 und 140 bilden, sind die beiden Flachseiten nicht parallel zueinander angeordnet. Dementspre- chend sind auch die in diesen Flachseiten liegenden Projektionen der beiden Aus- nehmungen nicht parallel zueinander, sondern definieren einen spitzen Winkel ...“. Für die Prüfung des beanspruchten Gegenstandes reicht es jedoch nicht aus zu untersuchen, ob sich der Wortlaut des Patentanspruchs auf eine Entgegenhaltung aus dem Stand der Technik oder einen Gegenstand, den der Stand der Technik dem Fachmann nahegelegt hat, lesen lässt (BGH, Beschluss vom 17.04.2007 – X ZB 9/06, BGHZ 172, 108 – Informationsübermittlungsverfahren I). Vielmehr ist es grundsätzlich erforderlich, dass zunächst der Gegenstand des Patentanspruchs ermittelt wird, indem dieser unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnun- - 11 - gen aus der Sicht des von der Erfindung angesprochenen Fachmanns ausgelegt wird. Für die Prüfung der Patentfähigkeit im Einspruchs- oder Einspruchsbe- schwerdeverfahren gilt dies ebenso wie für das Nichtigkeitsverfahren (BGH, Urteil vom 07.11.2000 – X ZR 145/98, GRUR 2001, 232 – Brieflocher) und den Verlet- zungsprozess (BGH, Urteil vom 03.06.2004 – X ZR 82/03, BGHZ 159, 221, 226 – Drehzahlermittlung). Die vorgenannte Auslegung des Merkmals E seitens der Patentabteilung berück- sichtigt nicht, dass der gemäß der streitpatentlichen Lehre erreichbare Stabilitäts- vorteil für den Fachmann offensichtlich dadurch erzielt wird, dass die Längsrich- tungen der Ausnehmungen (in einer Ebene) zueinander „gewinkelt“ angeordnet sind und auf diese Weise (anders als bei einer parallelen Anordnung der Ausneh- mungen, wie in der Druckschrift E3 gezeigt) die Materialprobe nur im Bereich der Überdeckung der Ausnehmungen (also gerade in dem dort relativ kleinen Über- lappungsbereich) am meisten geschwächt wird. Somit sind nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 7 aus der Druckschrift E3 bekannt, so dass sein Gegenstand als neu gegenüber dieser Druckschrift anzuse- hen ist. b) Soweit die Einsprechende die Druckschrift E1 (US 5,883,012 A) als neuheits- schädlich angesehen hat, ist hierzu auszuführen, dass diese keine Bildung eines Überlappungsbereichs zwischen zwei auf unterschiedlichen Seiten einer Probe angelegten Ausnehmungen thematisiert, vielmehr wird dort die Bildung einer Öff- nung in einem Siliziumwafer angestrebt (E1, Fig. 5 und 6: „opening 34“), um eine als „alignment mark“ bezeichnete Justierhilfe auf dem Wafer für dessen Weiterbe- handlung zu erstellen (z. B. E1, Abstract). Eine Erstellung dieser Öffnung zum Zwecke der Untersuchung des Wafers im Rahmen der TEM ist auf dieser Basis abwegig und wird in dieser Druckschrift auch an keiner Stelle thematisiert. - 12 - Soweit die Einsprechende auch die Druckschrift E2 als neuheitsschädlich betrach- tet hat, konnte der Fachmann dieser jedenfalls keine „verwinkelte“ Anordnung von Ausnehmungen auf den beiden Seiten der dortigen Materialprobe entnehmen (z. B. E2, Fig. 4). Somit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 7 auch neu gegenüber diesen beiden Druckschriften. Auch keine der weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigt das Merkmal E; sie sind von der Patentabteilung für die Beschlussbegründung auch nicht herangezogen worden. 7. Die Materialprobe nach dem erteilten Patentanspruch 7 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG). a) Zur Überzeugung des Senats war für den Fachmann bereits kein Anlass ersichtlich, die Lehre der Druckschrift E3 derart abzuwandeln, dass in Folge das Merkmal E verwirklicht würde. Die Druckschrift E3 betrifft eine in sich geschlossene Lehre, die der Fachmann nicht ohne Veranlassung in einzelnen Parametern verändert hätte. Soweit die Ein- sprechende in ihrem Einspruchsschriftsatz auf Seite 7, Absatz 2, ausgeführt hat, der Fachmann hätte „zum Erzielen einer besseren Stabilität ... die beiden Grä- ben 116, 118 in Figur 4B nicht nur mit parallelen Längsachsen, sondern auch mit zwei (z. B. geringfügig) gegeneinander verkippten Längsachsen“ ausgebildet, vermag diese Argumentation nicht durchzugreifen, da ein derartiges Vorgehen bereits die Erkenntnisse des Streitpatents voraussetzt, wozu diese Druckschrift jedoch keinerlei Hinweis liefert. - 13 - b) Auch keine der weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften konnte dem Fachmann eine Anregung zur Realisierung des Merkmals E vermitteln. Diese liegen vielmehr noch weiter ab, was sich insbesondere aus den für die jeweilige Lehre der Druckschriften repräsentativen Figuren ergibt (z. B. E1, Fig. 5 und 6; E2, Fig. 4; E4, Fig. 1 und 3; E5, Fig. 4). Zu den Druckschriften E6 bis E8 fehlt im Übri- gen ein substantiierter Vortrag der Einsprechenden. c) Der Gegenstand nach erteiltem Patentanspruch 7 beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit. 8. Die weiteren erteilten nebengeordneten Patentansprüche 1, 9 und 10, an deren Zulässigkeit keine Zweifel bestehen, sind ebenfalls patentfähig. Für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich dies insbesondere aus der beanspruchten Lehre, der gemäß die Längsrichtungen der ersten und der zweiten streifenförmigen Ausnehmung zueinander einen spitzen oder rechten Winkel bil- den und die erste und die zweite Ausnehmung zwischen sich einen Überlap- pungsbereich geringerer Dicke als der ersten Dicke bilden. Ein derartiges Verfah- ren findet im eingeführten Stand der Technik weder Vorbild noch Anregung. Der Patentanspruch 9 beansprucht eine Verwendung zur Ausführung des Verfah- rens nach Patentanspruch 1 bzw. zur Herstellung der Materialprobe nach Patent- anspruch 7 und wird insofern von diesen getragen. Schließlich findet auch die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 10 hinsichtlich der Anordnung des Massenschwerpunktes, welche eine Verkippung unter Nutzung der Schwerkraft ermöglicht, im eingeführten Stand der Technik weder Vorbild noch Anregung. Somit sind auch die Patentansprüche 1, 9 und 10 neu und beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit. - 14 - 9. Die erteilten abhängigen Patentansprüche 2 bis 6, 8 und 11 bis 15 bilden den Gegenstand des Anspruchs, auf den sie jeweils rückbezogen sind, in nicht selbst- verständlicher Weise weiter und erweisen sich daher ebenfalls als patentfähig. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der durch diesen Beschluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG). Da der Senat in seinem Beschluss die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statt- haft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vor- schriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist (§ 100 Abs. 3 PatG). Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen (§ 102 Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 PatG). Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Sie kann auch als elektronisches Dokument durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1 und § 2, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Das elektronische Dokument ist mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach § 2 Abs. 2a Nr. 1 oder Nr. 2 BGH/BPatGERVV - 15 - zu versehen. Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV). Musiol Dorn Albertshofer Dr. Wollny Fa