30 W (pat) 502/17

ECLI:DE:BPatG:2018:081118B30Wpat502.17.0 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 502/17 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 30 2014 049 425 hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge- richts in der Sitzung vom 8. November 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser beschlossen: Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Mar- kenamts vom 27. September 2016 aufgehoben. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2010 044 543 wird die Löschung der Marke 30 2014 049 425 angeordnet. G r ü n d e I. Gegen die am 4. Juni 2014 angemeldete und am 30. April 2015 für die Waren „Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Hardware für die Datenverarbeitung; Klasse 11: Beleuchtungsträger“ eingetragene Wortmarke 30 2014 049 425 Jooby - 3 - ist aus der am 23. Februar 2011 u. a. für die Waren „Klasse 9: ...Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, ... „Klasse 11: Beleuchtungsgeräte ...“ eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2010 044 543 Widerspruch erhoben worden. Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 27. September 2016 den Widerspruch zurückgewiesen. Zwar bestehe nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage Warenidentität. So seien die „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ in beiden Warenverzeichnissen vorhanden. Die von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse weiterhin beanspruchten Waren „Hardware für die Datenverar- beitung“ sowie die zu Klasse 11 beanspruchten „Beleuchtungsträger“ umfassten oberbegrifflich auch die für die Widerspruchsmarke eingetragenen „Magnetauf- zeichnungsträger“ bzw. „Beleuchtungsgeräte“, so dass sich beide Marken auch insoweit auf identischen Waren begegnen könnten. Auszugehen sie ferner von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wi- derspruchsmarke. Soweit die Widersprechende sich auf eine gesteigerte Kenn- zeichnungskraft für die vorgenannten Waren berufe, sei diese nicht belegt. Die - 4 - Widerspruchsmarke sei als Firmen- bzw. Geschäftsbezeichnung für einen Bau- markt sehr bekannt, nicht jedoch als Marke für die vorliegend relevanten Waren. Eine Bekanntheit der Marke für einen Baumarkt bzw. für Baumarktartikel strahle insoweit auch nicht auf die entscheidungsrelevanten Waren aus. Aber auch unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft sei zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ein deutlicher Abstand zwischen den Vergleichszeichen erforderlich. Diesen halte die angegriffene Marke jedoch ein. Die Vergleichsmarken unterschieden sich nicht nur schriftbildlich deutlich vonei- nander, sondern auch in klanglicher Hinsicht habe der Verkehr keine Mühe, die Markenwörter Jooby und „Obi“ auseinander zu halten. Im Hinblick auf die Vielzahl im Deutschen verwendeter Begriffe wie z. B. Jeans, Job, Joker, bei denen der Konsonant „J“ wie [dsch] gesprochen werde sowie den Doppelvokal „oo“ (z. B. Boot [bo:t] , Moos [ mo:s ] oder Doof [ do:f ]) liege auch bei Jooby eine Aussprache wie [Dschoobi] im Bereich des Wahrscheinlichen. Der klangstarke Anfangskonsonant „J“ am ohnehin stärker beachteten Wortanfang sowie weitere Abweichungen in Vokal- (o-i gegenüber o-o-i) und Konsonanten- folge (b gegenüber j-b) sowie in der Silbengliederung (o-bi gegenüber joo-bi) und Betonung sorgten dann aber auch bei Annahme einer übereinstimmenden Aus- sprache der jeweiligen Wortende wie „bi“ für einen deutlichen Unterscheid beider Markenwörter. Kollisionsmindernd wirke sich ferner aus, dass es sich um Kurz- wörter handele. Zudem würden die vorliegend relevanten Waren regelmäßig auf Sicht erworben, so dass dem klanglichen Vergleich im Rahmen der Verwechs- lungsgefahr insgesamt auch eine geringere Bedeutung zukomme. Für eine begriffliche Ähnlichkeit beider Markenwörter lägen ebenfalls keine An- haltspunkte vor, ebenso wenig für eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichts- punkt eines gedanklichen Inverbindungbringens. - 5 - Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie vor, dass ausgehend von einer nach der Registerlage gegebenen Wareniden- tität bereits bei einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider- spruchsmarke eine Verwechslungsgefahr angesichts einer hochgradigen klangli- chen Ähnlichkeit beider Marken nicht verneint werden könne. So werde der Dop- pelvokal „oo“ angegriffenen Marke ebenso lang gesprochen wie der Anfangsvokal „O“ der Widerspruchsmarke. Ferner werde der Endvokal „y“ der angegriffenen Marke wie der Vokal „i“ am Ende der Widerspruchsmarke artikuliert. Beide Marken unterschieden sich dann aber klanglich nur noch durch den Anfangskonsonanten „J“ bei der angegriffenen Marke, welcher jedoch bei einer zu erwartenden Aus- sprache wie in dem Wort „Jagd“ klangschwach sei und daher trotz seiner Stellung am Wortanfang leicht überhört werden könne. Die Marken Wörter Jooby und „Obi“ seien daher klanglich kaum auseinanderzuhalten. Ungeachtet dessen verfüge die Widerspruchsmarke zudem noch in Bezug auf die vorliegend maßgeblichen Waren über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Die überragende Bekanntheit der Widerspruchsmarke als Firmen- bzw. Geschäftsbe- zeichnung für einen Baumarkt strahle auch auf die vorliegend relevanten Waren aus, da es sich bei diesen um typische Produkte aus einem Baumarktsortiment handele. Die Widersprechende beantragt, den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. September 2016 aufzuheben und die Marke 30 2014 049 425 zu löschen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin hat sich am Be- schwerdeverfahren nicht beteiligt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. - 6 - II. Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übri- gen zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da zwischen den Vergleichs- marken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. A. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeb- licher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon ab- hängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine ge- wisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM). Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken zu besorgen. 1. Nach der mangels Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede maßgeblichen Registerlage besteht Warenidentität in Bezug auf sämtliche von der angegriffenen Marke zu den Klassen 9 und 11 beanspruchten Waren. - 7 - In der Warenklasse 9 sind zunächst die Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Über- tragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ identisch in beiden Warenverzeichnis- sen vorhanden. Unter die weiterhin von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse beanspruchten Waren „Hardware für die Datenverarbeitung“ fallen auch die auf Seiten der Widerspruchsmarke registrierten „Magnetaufzeichnungsträger“, so dass auch insoweit Warenidentität festzustellen ist. Ebenso umfassen die zu Klasse 11 beanspruchten „Beleuchtungsträger“ der angegriffenen Marke oberbe- grifflich „Beleuchtungsgeräte“, für die die Widerspruchsmarke Schutz beansprucht, so dass sich beide Marken auch insoweit auf identischen Waren begegnen kön- nen. 2. Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzumfang. Ob darüber hin- aus im Hinblick auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke als Firmen- bzw. Ge- schäftsbezeichnung für einen Baumarkt von einer erhöhten Kennzeichnungskraft in Bezug auf die vorliegend maßgeblichen Waren ausgegangen werden kann, weil es sich dabei um typische Artikel aus dem Sortiment eines solchen Baumarkts handelt, erscheint auch unter Berücksichtigung des sich allein zu dieser Frage verhaltenden Schriftsatzes der Widersprechenden vom 26. Oktober 2018 zweifel- haft. Dies bedarf letztlich aber keiner Erörterung, da auch unter Zugrundelegung einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nicht verneint werden kann. 3. Die Ähnlichkeit der Zeichen ist zumindest durchschnittlich. a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich der jeweilige Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen maßgeblich (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so auf- - 8 - nimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungs- weise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zei- chen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurtei- len, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pu- del; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/ Thiering, a. a. O., § 9 Rdn. 268 m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf die Wahrneh- mung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmä- ßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 - BioGourmet m. w. N.). b. Ausgehend davon kann mit der Markenstelle zwar angenommen werden, dass sich beide Marken im Schriftbild deutlich voneinander unterscheiden, und zwar nicht nur durch die graphische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke. Auch die Markenwörter Jooby und „OBI“ heben sich in ihrer Umrisscharakteristik und Wortlänge aufgrund des Anfangsbuchstabens „J“ und des Doppelvokals „oo“ der angegriffenen Marke - welche in dem Wortbestandteil „OBI“ der Widerspruchs- marke keine Entsprechung finden - sowie der voneinander abweichenden End- konsonanten „i/y“ deutlich voneinander ab. c. Jedoch kommen beide Marken sich entgegen der Auffassung der Marken- stelle im Klangbild so nahe, dass jedenfalls eine mittlere (durchschnittliche) Zei- chenähnlichkeit nicht verneint werden kann. - 9 - Auf Seiten der Widerspruchsmarke ist dabei ungeachtet ihrer graphischen Ausge- staltung jedenfalls im Rahmen einer die Verwechslungsgefahr begründenden klanglichen Zeichenähnlichkeit allein der Wortbestandteil „OBI“ maßgebend, da der Verkehr erfahrungsgemäß dem Wort als einfachster und kürzester Bezeich- nungsform die prägende Bedeutung zumisst (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdnr. 433). Es stehen sich demnach Jooby und der Wortbestandteil „OBI“ der Widerspruchsmarke gegenüber. Bei der angegriffenen Marke Jooby sind dabei alle Aussprachevarianten einzube- ziehen, die dem Sprachgefühl entsprechen und im Bereich wahrscheinlicher Artikulation durch inländische Verbraucher liegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 289). Danach ist bei der angegriffenen Marke aber entgegen der Auffassung der Mar- kenstelle nicht nur eine englische Aussprache von Jooby relevant, bei der der Anfangskonsonant „J“ wie [Dsch] - vergleichbar den Begriffen „Job, Jogging“ (vgl. DUDEN Aussprachewörterbuch, 6. Aufl. 2055 S. 89 zu „j“ Nr. 1,) -, der Doppelvo- kal „oo“ wie „u“ (vgl. DUDEN Aussprachewörterbuch, a. a. O., S. 96 zu „oo“ Nr. 2), die Endkonsonanten „by“ wie „bei“ und damit des gesamte Markenwort wie [Dschubi] oder [Dschubei] oder auch - wovon die Markenstelle ausgeht - wie [Dschoobi] ausgesprochen wird. Vielmehr liegt eine den deutschen Aussprachere- geln entsprechende Wiedergabe der angegriffenen Marke wie „Jo – bi“, bei der der Doppelvokal „oo“ als langgezogenes „o“ und der Endbestandteil „by“ mit dem unbetonten Schlussvokal „y“ wie „bi“ artikuliert wird (vgl. zur Aussprache des un- betonten Konsonanten „y“ am Wortende wie „i“ DUDEN Aussprachewörterbuch a. a. O., S. 107), mindestens genauso nahe. Denn bei Jooby handelt es sich - anders als bei den vorgenannten in den deutschen Sprachgebrauch einge- gangenen englischen Begriffen „Job, Jogging“ - um keinen Begriff der englischen Sprache, sondern um ein Phantasiewort, so dass der Verkehr grundsätzlich kei- nen Anlass hat, das Markenwort Jooby englischen Ausspracheregeln zu unter- werfen. - 10 - Unter Zugrundelegung einer für die Beurteilung der (klanglichen) Zeichenähnlich- keit ebenfalls relevanten „deutschen“ Aussprache von Jooby wie „Jo-bi“ unter- scheiden sich beide Markenwörter ungeachtet der unterschiedlichen Schreibweise im Klangbild dann aber nur durch den zusätzlichen Anfangskonsonanten „J“ am Wortanfang der angegriffenen Marke. Zwar werden Unterschiede am Wortanfang im Allgemeinen stärker beachtet als die übrigen Markenteile. Doch gilt dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt. Bei weitgehenden Übereinstimmungen im Übrigen kann eine alleinige Abweichung am Wortanfang die Verwechslungsgefahr häufig nicht ausschließen (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 281). So liegt der Fall auch hier. Jooby und der Wortbestandteil „OBI“ der Wi- derspruchsmarke stimmen im Klangbild bis auf die konsonantische Abweichung am Wortanfang der angegriffenen Marke vollkommen überein, insbesondere in der das Gesamtklangbild beider Markenwörter tragenden Vokalfolge „o-i/O-I“. Gegen- über diesen weitreichenden Übereinstimmungen, auf die bei der Prüfung der Zei- chenähnlichkeit der zu vergleichenden Marken grundsätzlich mehr abzuheben ist als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pfle- gen (vgl. BGH GRUR 1998, 924 Tz. 24 - salvent/Salventerol), stellt der zusätzliche Konsonant „J“ der angegriffenen Marke trotz seiner Stellung am Wortanfang kein ausreichendes Gegengewicht dar, um ein sicheres Auseinanderhalten der Mar- kenwörter in klanglicher Hinsicht zu ermöglichen und den Gesamteindruck einer jedenfalls durchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit zu beseitigen, zumal er auch gegenüber der nachfolgenden Lautfolge „o(o) – bi“ nicht besonders klangstark her- vortritt. Dies gilt umso mehr, als die Vergleichszeichen im Verkehr nicht gleichzei- tig nebeneinander aufzutreten pflegen, sondern ein Vergleich aufgrund eines un- deutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 Tz. 26 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2003, 1047 - Kel- logg`s/Kelly`s). Hinreichend deutliche, der Verwechslungsgefahr im relevanten Umfang entge- genwirkende begriffliche Unterschiede sind in den Vergleichszeichen nicht ent- - 11 - halten. Vielmehr stehen sich Kunst- bzw. Phantasiewörter gegenüber, die so we- der in der Umgangs- noch in der Fachsprache vorkommen. Entgegen der Ansicht der Markenstelle kommt der Zeichenähnlichkeit in klangli- cher Hinsicht vorliegend auch nicht deshalb eine geringere Bedeutung zu, weil die in Rede stehenden Waren regelmäßig „auf Sicht“ gekauft werden. Denn auch ei- nem „Kauf auf Sicht“ liegen regelmäßig Nachfragen, Empfehlungen und (insbe- sondere telefonische) Bestellungen zugrunde, bei denen klangliche Verwechslun- gen von Marken stattfinden können (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 il Padrone/Il Portone; Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O., § 9 Rdnr. 274). Zudem können Marken auch akustisch beworben werden. 5. Ausgehend davon kann dann aber in der Gesamtabwägung angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen sowie der festgestellten Wa- renidentität eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. B. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge- setzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind. III. R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass - 12 - 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still- schweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Prof. Dr. Hacker Dr. Meiser Merzbach Pr