30 W (pat) 516/18

ECLI:DE:BPatG:2020:160120B30Wpat516.18.0 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 516/18 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - - 3 - betreffend die Marke 30 2016 225 005 hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent- gerichts in der Sitzung vom 16. Januar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser beschlossen: Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Wortmarke Andreas Heinz Knoche Bestattungen ist am 2. September 2016 angemeldet und am 28. September 2016 unter der Num- mer 30 2016 225 005 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden für die Dienstleistungen der „Klasse 45: Durchführen von Bestattungen“. Gegen diese Marke, deren Eintragung am 28. Oktober 2016 veröffentlicht wurde, hat der Inhaber der am 24. Oktober 2014 angemeldeten und am 21. November 2014 eingetragenen Wortmarke 30 2014 063 583 Heinz Knoche Bestattungen - 4 - die u.a. für die folgenden Dienstleistungen Schutz genießt: „Klasse 45: Bestattungen; Trauerberatung, soweit in Klasse 45 enthalten, nämlich Bestattungsberatung zur Bestattungsvorsorge wie zur Bestattung selbst, insbesondere zur Art, Umfang und Ausgestaltung der dereinstigen Bestattung“, Widerspruch erhoben. Mit Beschluss vom 19. Januar 2018 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Marken- amts aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2014 063 583 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da zwischen den Zeichen Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zur Begründung ist ausgeführt, ausgehend von Dienstleistungsidentität und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe zwar, wegen des zusätzlichen Vornamens „Andreas“ in der jüngeren Marke, keine unmit- telbare Verwechslungsgefahr. Jedoch werde der Verkehr von geschäftlichen, wirt- schaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Inhabern der Ver- gleichszeichen ausgehen, so dass eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen sei. Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er macht geltend, dass zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. So seien die Dienstleistungen der jüngeren Marke nicht mit den Dienstleistungen der älteren Marke deckungsgleich, da die Widerspruchsmarke neben den Dienst- leistungen in Klasse 45 noch weitere Dienstleistungen in Klasse 35 und 36 bean- spruche. Ferner bestehe zwischen den Vergleichszeichen durch den zusätzlichen Vornamen „Andreas“ ein ausreichend großer Abstand in visueller, klanglicher und - 5 - begrifflicher Hinsicht. Die jüngere Wortmarke werde auch nicht durch Heinz Knoche Bestattungen geprägt. Vielmehr werde das Verständnis des Verkehrs durch den in der jüngeren Marke zusätzlich enthaltenen Vornamen beeinflusst. Es sei daher keinesfalls zwingend, dass die angesprochenen Verkehrskreise von einer Verflechtung der Inhaber der Vergleichszeichen ausgingen. Hinzu trete, dass es sich bei der Inhaberin der Widerspruchsmarke um ein mit 250 Filialen bundesweit auftretendes Unternehmen handele, während der Marken- inhaber ausschließlich auf einem regionalen Markt tätig sei. Die Widersprechende stelle anders als der Markeninhaber auch kein Familienunternehmen, sondern eine Aktiengesellschaft dar, so dass auch aus diesem Grunde eine Verwechslungsge- fahr ausscheide. Die Widersprechende wolle dem regionalen Markt lediglich sugge- rieren, dass es sich bei ihr um ein Familienunternehmen handele, was aber nicht der Fall sei. Schließlich stelle die Widerspruchsmarke auch nicht wirklich die „ältere“ Marke dar. Denn hinter der „jüngeren“ Marke stehe ein in fünfter Generation seit 1870 geführtes Familienunternehmen, dessen eigener Name (§ 12 BGB) privatrechtlichen und mar- kenrechtlichen Schutz genieße. Der Markeninhaber beantragt, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2018 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 30 2014 063 583 zurückzuweisen. Die Widersprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. - 6 - Sie trägt vor, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund inten- siver Benutzung erheblich gesteigert. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, denn der angesprochene Verkehr gehe nicht davon aus, dass die Marke Andreas Heinz Knoche Bestattungen ein ande- res Unternehmen bezeichne als die Widerspruchsmarke Heinz Knoche Bestattun- gen. Die bloße Hinzufügung eines weiteren Vornamens in der jüngeren Marke stehe dem nicht entgegen. Jedenfalls aber bestehe eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Dabei seien auch die branchenspezifischen Besonderheiten im Bestattungswesen zu berück- sichtigen. So würden Bestattungsunternehmen üblicherweise als Familienunterneh- men geführt, weshalb der Verkehr dem im Kennzeichen enthaltenen Familienna- men besondere Aufmerksamkeit schenke; ferner würden Bestattungsunternehmen häufig innerhalb der Familie übertragen bzw. gingen auf die nächste Generation über. Bei Abweichung der Firmenkennzeichnung lediglich in einem Vornamen gehe der Verkehr dann aber von einem Unternehmen aus, dass in der Nachfolge des bisherigen Familienunternehmens stehe, seine Bezeichnung mit dessen Zustim- mung verwende oder sonst mit diesem verbunden sei. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG besteht. Daher hat die Marken- stelle die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht angeordnet (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). - 7 - 1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Nr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 – UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubezie- hen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechsel- wirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 –Maalox/Melox- GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 – Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM). 2. Die Vergleichszeichen begegnen sich nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage bei identischen Dienstleistungen. Die angegriffene Dienstleistung „Durchführen von Bestattungen“ ist zu der von der Widerspruchsmarke in Klasse 45 beanspruchten Dienstleistung „Bestattungen“ identisch. Dass, wie der Markeninhaber vorbringt, die Widerspruchsmarke für wei- tere Dienstleistungen eingetragen ist, ist unerheblich. 3. Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 55 – Culinaria/Villa Culinaria). - 8 - Zwar ist das Zeichenelement „Bestattungen“ im vorliegenden Dienstleistungsleis- tungszusammenhang glatt beschreibend. Jedoch bestimmt sich die Kennzeich- nungskraft zusammengesetzter Zeichen nach deren Gesamteindruck, wobei es in der Regel so ist, dass das kennzeichnungsstärkste Element zugleich die Kennzeich- nungskraft der Gesamtmarke bestimmt (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 141). Personennamen – wie hier: „Heinz Knoche“ – sind wegen ihrer Eignung, den Namensträger individuell zu bezeichnen und damit von anderen Personen zu unterscheiden, ein klassisches Kennzeichnungsmittel (BGH GRUR 2019, 1058 – Kneipp; siehe auch [zu § 5 MarkenG] BGH GRUR 2008, 801 Rn. 13 – Hansen-Bau) und verfügen daher grundsätzlich über normale Unterscheidungs- kraft (vgl. u. a. BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 72/12 – Manuel Luciano/Luciano, BPatG Mitt 2009, 37 Rn. 13 – Charlotte von Mahlsdorf). Dem Gesamtzeichen Heinz Knoche Bestattungen kommt daher von Haus aus durchschnittliche Kennzeich- nungskraft zu. Anhaltspunkte für eine Schwächung dieser Kennzeichnungskraft sind weder vorge- tragen noch sonst ersichtlich. Soweit sich die Widersprechende auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufgrund intensiver Benutzung beruft, hat sie dies nicht hin- reichend dargelegt und glaubhaft gemacht, wobei sich die Frage im Ergebnis vor- liegend ohnehin nicht auswirkt. 4. Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen auf ihre Ähnlichkeit ist zwar eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 1. Halb- satz MarkenG auszuschließen, da der Verkehr den in der angegriffenen Marke zusätzlich vorangestellten Vornamen „Andreas“ nicht einfach überlesen oder bei der Benennung weglassen wird, so dass dieses Zeichenelement für den Gesamtein- druck der jüngeren Marke nicht vernachlässigt werden kann. Jedoch ist ausgehend von Dienstleistungsidentität und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bei den sich gegenüberstehenden - 9 - Zeichen davon auszugehen, dass sie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, so dass eine Verwechs- lungsgefahr im weiteren Sinne besteht. a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund "gedanklichen Inver- bindungbringens" liegt vor, wenn zwar – wie hier aufgrund des zusätzlichen Vorna- mens in der jüngeren Marke – die beiderseitigen Kennzeichnungen als unterschied- lich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, aber gleichwohl aufgrund besonderer Umstände darauf geschlossen wird, dass zwischen diesen Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 537). Dieser zunächst im Firmenrecht entwickelte Begriff der Verwechslungsgefahr (vgl. RG GRUR 1937, 148, 150 – Kronprinz mwN; RGZ 108, 272, 273, 274 – Merx; BGHZ 15, 107, 110 – Koma; BGH GRUR 1975, 287, 283 – Karo-as; vgl. auch Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 537) hat auch im Markenrecht Bedeutung (vgl. u. a. GRUR 2000, 608, 610 – ARD1; GRUR 1991, 317, 318 – MEDICE; GRUR 1977, 491, 493 – ALLSTAR) und ist im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen (vgl. etwa BGH GRUR 1963, 626, 627 – Sunsweet; BPatG GRUR 1978, 50, 51 f. – Farina/Farinissima; BPatG Mitt 2001, 79, 80 – Del Monte; siehe auch Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 539). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Asso- ziationen an ein fremdes Kennzeichen zu wecken, reicht allerdings nicht aus (vgl. u. a. BGH GRUR 2015, 1201, 1213, Nr. 102 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot; GRUR 2015, 1114, 1117, Nr. 31 – Springender Pudel). Vielmehr müssen weitere besondere Umstände vorliegen, die dem Verkehr die Annahme von wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen nahelegen (vgl. u.a. BGH GRUR 2015, 1201, 1213, Nr. 102 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot; GRUR 2013, 1239, 1242, Nr. 45 – VOLKSWAGEN/Volks.Inpsektion; GRUR 2013, 833, 839, Nr. 69 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2004, 779, 783 – Zwilling/Zweibrüder). In diesem Zusammenhang kann auch der Umstand von Bedeutung sein, dass in einer Branche wirtschaftliche Verflechtungen verschiedener Unternehmen üblich sind (vgl. BGH GRUR 2008, - 10 - 258, 261, Nr. 36 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BPatG GRUR 2003, 70, 74 f. – T-INNOVA/Innova). b) In Anwendung der dargelegten Grundsätze ist vorliegend unter Berücksichti- gung der spezifischen Branchenverhältnisse eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund "gedanklichen Inverbindungbringens" zu bejahen. Die Widersprechende hat unwidersprochen vorgetragen, dass Bestattungsunter- nehmen üblicherweise als Familienbetriebe organisiert sind und häufig innerhalb der Familie übertragen werden bzw. auf die nächste Generation übergehen. Der Markeninhaber ist dem nicht entgegengetreten, sondern bezieht sich vielmehr selbst ausdrücklich auf die Familienhistorie des mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Unternehmens und betont die Bedeutung des Charakters als Familienunternehmen für den regionalen Markt (vgl. hierzu auch im Folgenden, Zif- fer 5 b). Unter Berücksichtigung dieser branchenspezifischen Besonderheiten sowie in Ansehung dessen, dass die ältere Marke mit dem firmenähnlichen Namen Heinz Knoche Bestattungen vollständig in die angegriffene Marke Andreas Heinz Knoche Bestattungen übernommen worden ist, besteht für den angesprochenen Verkehr aber Veranlas- sung, von organisatorischen, vertraglichen oder sonst wie wirtschaftlichen Verbin- dungen zwischen den Inhabern der Vergleichszeichen auszugehen, die auf fami- liäre Bindungen bzw. eine gemeinsame Familienhistorie der so gekennzeichneten - 11 - Bestattungsunternehmen und der von ihnen erbrachten Dienstleistungen zurückge- hen. Damit werden die sich gegenüberstehenden Marken aber ohne Weiteres gedank- lich miteinander in Verbindung gebracht, so dass die Markenstelle das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG mit Recht bejaht hat. 5. Die übrigen Einwendungen des Markeninhabers führen zu keinem anderen Ergebnis. a) Soweit sich der Markeninhaber darauf beruft, dass die Widersprechende als Aktiengesellschaft ein bundesweit operierendes Unternehmen sei, während er selbst als Familienunternehmer nur im regionalen Markt auftrete, ist dies unerheb- lich, da sich vorliegend zwei Registermarken gegenüberstehen, die jeweils Schutz für das gesamte Bundesgebiet beanspruchen; auf die Umstände der tatsächlichen Markenbenutzung bzw. das Argument, die Vergleichsmarken würden auf unter- schiedlichen Märkten eingesetzt, kommt es für die Beurteilung der Verwechslungs- gefahr nicht an (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 102 m. w. N.). b) Auch der Beschwerdevortrag, die Widerspruchsmarke sei „überhaupt nicht die ältere Marke“, da Heinz Knoche Bestattungen der Name eines Familienunterneh- mens sei, das seit 1870 existiere, greift nicht durch. Soweit der Markeninhaber damit zum Ausdruck bringen möchte, dass ihm gegen- über der Widerspruchsmarke nach § 6 Abs. 1 MarkenG prioritätsältere Schutz- rechte an einer Firmen- bzw. Geschäftsbezeichnung im Sinne von § 5 MarkenG zustehen, kann dem im vorliegenden Verfahren nicht nachgegangen werden. Anders als im Verletzungsverfahren, in welchem einer Klagemarke grundsätzlich prioritätsältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten werden können - 12 - (vgl. BGH GRUR 2009, 1055 Tz. 52 – airdsl), ist das markenrechtliche Wider- spruchsverfahren jedenfalls im Falle eines auf eine Registermarke gestützten Widerspruchs nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Feststellung der Ver- wechslungsgefahr mit einer prioritätsälteren eingetragenen Marke beschränkt. Ein- wendungen außerhalb des formellen Markenrechts sind daher gegenüber einer Registermarke als Widerspruchszeichen ausgeschlossen. Die Löschungsreife einer solchen Widerspruchsmarke wegen Bestehens älterer Rechte kann der Wider- spruchsgegner nur im Rahmen einer Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG geltend machen (vgl. BPatGE 40, 192, 204 – AIG; Ingerl/Rohnke, Mar- kengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 38). 6. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen. 7. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetz- lichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Aufer- legung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind. III. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht dem Markeninhaber das Rechtsmittel der Rechtsbe- schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass - 13 - 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still- schweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt wor- den sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich ein- zulegen. Prof. Dr. Hacker Merzbach Dr. Meiser