8 W (pat) 5/20

ECLI:DE:BPatG:2021:260121B8Wpat5.20.0 BUNDESPATENTGERICHT 8 W (pat) 5/20 Verkündet am _______________ 26. Januar 2021 (Aktenzeichen) … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2009 061 831.7 … hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Januar 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner, den Richter Dipl.-Ing. Univ. Rippel, die Richte- rin Uhlmann und den Richter Dipl.-Ing. Univ. Maierbacher beschlossen: - 2 - Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Patentanmeldung 10 2009 061 831.7 mit der Bezeichnung "Mehrstufengetriebe“ ist durch Teilungserklärung vom 4. Mai 2019 aus der Stammanmeldung 10 2009 028 710.8 entstanden, die am 20. August 2009 beim Deutschen Patent- und Mar- kenamt eingereicht worden ist. Auf die Stammanmeldung ist ein Patent erteilt und die Erteilung am 29. August 2019 veröffentlicht worden. Im Prüfungsverfahren wurden unter anderem die Druckschriften D1 EP 1 160 553 A2 D2 DE 42 25 496 A1 berücksichtigt. Die Prüfungsstelle für Klasse F16H des Deutschen Patent- um Markenamts hat die Anmeldung am 17. Dezember 2019 zurückgewiesen, da der Gegenstand des am 16. Juli 2019 eingereichten Anspruchs 1 durch die Streichung des Wortes „insge- samt“ in dem Merkmal „insgesamt acht drehbare Wellen“ gegenüber den ursprüng- lich eingereichten Unterlagen in unzulässiger Weise geändert worden sei. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 14. Ja- nuar 2020. Sie ist der Auffassung, der mit der Teilung weiterverfolgte Patentan- spruch 1, der durch Streichen der Angabe „insgesamt“ vor dem Merkmal „acht dreh- bare Wellen“ gegenüber der ursprünglichen Formulierung des Patentanspruchs 1 geändert wurde, sei dem Fachmann den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen in dieser abstrahierten Form zu entnehmen gewesen. Dies gehe insbesondere aus - 3 - dem Absatz [0015] der Offenlegungsschrift DE 10 2009 028 710 A1 der Stamman- meldung hervor. Die Anmelderin und Beschwerdeführerin stellt den Antrag, - den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F16H des Deut- schen Patent- und Markenamts vom 17. Dezember 2019 aufzuheben und das Patent 10 2009 061 831 mit den mit der Teilungsanmeldung am 04. Mai 2019 eigereichten Unterlagen zu erteilen; - hilfsweise, das Patent gemäß Hilfsantrag 1 und 2 vom 26. Januar 2021 zu erteilen. Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet (Gliederung durch den Senat): M Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise, insbesondere Automatgetriebe für ein Kraftfahrzeug, umfassend M1 eine Antriebswelle (1), eine Abtriebswelle (2) und vier Planetensätze (P1, P2, P3, P4), welche in einem Gehäuse (G) angeordnet sind, M2 acht drehbare Wellen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) sowie M3 mindestens sechs Schaltelemente (03, 04, 13, 17, 28, 35, 36), umfassend Bremsen (03, 04) und Kupplungen (13, 17, 28, 35, 36), deren selektives Ein- greifen verschiedene Übersetzungsverhältnisse zwischen der Antriebswelle (1) und der Abtriebswelle (2) bewirkt, so dass neun Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang realisierbar sind, wobei M3.1 das Sonnenrad des ersten Planetensatzes (P1) mit der Antriebswelle (1) ver- bunden ist, wobei M3.2 der Steg des ersten Planetensatzes (P1) mit der dritten Welle (3) verbunden ist, welche über eine erste Bremse (03) an ein Gehäuse (G) des Getriebes ankoppelbar und über eine zweite Kupplung (35) mit der fünften Welle (5) lösbar verbindbar ist, wobei - 4 - M3.3 die fünfte Welle (5) mit dem Hohlrad des zweiten Planetensatzes (P2), dem Sonnenrad des dritten Planetensatzes (P3) und dem Sonnenrad des vierten Planetensatzes (P4) verbunden ist und M3.4 die Antriebswelle (1) mit dem Steg des vierten Planetensatzes (P4) mittels der mit dem Steg des vierten Planetensatzes (P4) verbundenen siebten Welle (7) und einer die Antriebswelle (1) mit der siebten Welle (7) lösbar ver- bindenden dritten Kupplung (17) lösbar verbindbar ist, wobei M3.5 die sechste Welle (6) mit dem Hohlrad des ersten Planetensatzes (P1) und dem Steg des zweiten Planetensatzes (P2) verbunden ist, wobei M3.6 das Sonnenrad des zweiten Planetensatzes (P4) mit der vierten Welle (4) verbunden ist, die über eine zweite Bremse (04) an ein Gehäuse (G) des Getriebes ankoppelbar ist, wobei das M3.7 Hohlrad des dritten Planetensatzes (P3) an ein Gehäuse (G) des Getriebes gekoppelt ist, wobei M3.8 die Abtriebswelle (2) über eine vierte Kupplung (28) mit der mit dem Steg des dritten Planetensatzes (P3) verbundenen achten Welle (8) lösbar verbindbar ist und mit dem Hohlrad des vierten Planetensatzes (P4) verbunden ist und wobei M3.9 der erste Planetensatz (P1) durch Schließen einer ersten Kupplung (13, 36) verblockbar ist. Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist gegenüber dem Patentan- spruch 1 des Hauptantrags in dem Merkmal M1 geändert. Das geänderte Merkmal M1‘ (Hinzufügung unterstrichen) gemäß Hilfsantrag 1 lautet demnach: M1‘ eine Antriebswelle (1), eine Abtriebswelle (2) und zumindest vier Planeten- sätze (P1, P2, P3, P4), welche in einem Gehäuse (G) angeordnet sind, - 5 - Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 wurde gegenüber dem Pa- tentanspruch 1 des Hauptantrags in den Merkmalen M1 und M2 geändert. Die ge- änderten Merkmale M1‘‘ und M2‘‘ (Hinzufügung unterstrichen) gemäß Hilfsantrag 2 lauten demnach: M1‘‘ eine Antriebswelle (1), eine Abtriebswelle (2) und zumindest vier Planeten- sätze (P1, P2, P3, P4), im Folgenden als erster, zweiter, dritter und vierter Planetensatz bezeichnet, welche in einem Gehäuse (G) angeordnet sind, M2‘‘ acht drehbare Wellen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), im Folgenden als Antriebswelle, Abtriebswelle, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte und achte Welle bezeich- net, sowie Wegen der geltenden Unteransprüche und der weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen. II. 1. Die zulässige, frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde der Anmelde- rin ist in der Sache unbegründet. Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen, da ihr Gegenstand gegenüber den ursprünglich mit der Stamman- meldung eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert ist, §§ 48, 45 Abs. 1, 38 PatG. Der Gegenstand der Anmeldung betrifft ein Mehrstufengetriebe in Planetenbau- weise. Gemäß Beschreibung Seite 4 liegt die anmeldungsgemäße Aufgabe darin, ein Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise vorzuschlagen, welches neun Vorwärts- gänge und mindestens einen Rückwärtsgang mit ausreichender Übersetzung auf- weist, bei dem der Bauaufwand und die Baugröße, insbesondere die Baulänge, - 6 - bzw. das Gewicht optimiert werden und zudem der Wirkungsgrad hinsichtlich der Schlepp- und Verzahnungsverluste verbessert wird. Der zuständige Fachmann ist im vorliegenden Fall ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von automatisch schaltbaren Getrieben. Einige Merkmale des Patentanspruchs 1 bedürfen einer Auslegung: Gemäß den Merkmalen M1, M2, M2‘‘ umfasst das beanspruchte Mehrstufenge- triebe „eine Antriebswelle (1), eine Abtriebswelle (2) und vier Planetensätze“ (M1) und „acht drehbare Wellen (1,2,3,4,5,6,7,8)“ (M2, M2‘). Damit wird aus der Sicht des Fachmanns für einen Gegenstand Schutz beansprucht, der vier oder mehr Plane- tensätze und acht oder mehr drehbare Wellen aufweist. Denn auch ein Mehrstufen- getriebe mit neun oder mehr drehbaren Wellen umfasst acht drehbare Wellen. Demnach wäre ein Getriebe, welches mehr als vier Planetenradsätze, und/oder acht Wellen und/oder sechs Schaltelemente aufweist, bereits mit den Merkmalen M1 und M2 geschützt, sofern es auch die übrigen Merkmale M3 und M3.1 bis M3.9 aufweist. 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Trennanmeldung ist durch das Weglassen des Wortes „insgesamt“ in der Formulierung „insgesamt acht drehbare Wellen“ des mit der Stammanmeldung ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert. Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand des begehrten Pa- tents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprüng- lich eingereicht worden ist. Im Falle einer durch Teilungserklärung entstandenen Trennanmeldung darf ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der Fassung hinausgehen, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist. Gegen- stand des begehrten Patents ist die durch die Patentansprüche definierte Lehre. Der Inhalt der ursprünglichen Anmeldung ist dem Gesamtinhalt der Unterlagen zu - 7 - entnehmen, ohne dass dabei den Ansprüchen eine gleich hervorragende Bedeu- tung zukommt. Inhalt der ursprünglichen Anmeldung ist das, was der Durchschnitts- fachmann den ursprünglichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörig entnehmen kann (BGHZ 110, 123, 125 f. – Spleißkammer; BGHZ 194, 107 – 120 Rdnr. 45 – Polymerschaum I). Es ist das erklärte Ziel der Anmelderin, mit der Streichung des Wortes „insgesamt“ die in der Stammanmeldung beanspruchte zahlenmäßige Festlegung von genau acht Wellen in eine Mindestzahl von acht Wellen zu ändern. Für diese Änderung liefert die ursprüngliche Offenbarung jedoch keine ausreichende Stütze. Gegenstand des ursprünglich mit der Stammanmeldung eingereichten Patentan- spruchs 1, auf den die ursprünglich eingereichte Beschreibung in Absatz [0014] in- haltlich Bezug nimmt, ist ein „Mehrstufengetriebe ... umfassend eine Antriebswelle (1), eine Abtriebswelle (2) und vier Planetensätze ... insgesamt acht drehbare Wel- len (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) sowie mindestens sechs Schaltelemente …“. Mit der For- mulierung „insgesamt acht drehbare Wellen“ wird abschließend festgelegt, dass der Anmeldungsgegenstand genau acht drehbare Wellen, einschließlich der zuvor ge- nannten Antriebs- und Abtriebswelle aufweisen soll. Zwar kommt den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen Bedeutung nur im Rahmen der Gesamtoffenba- rung zu, da es sich hier zunächst regelmäßig nur um Formulierungsvorschläge han- delt, die im Laufe des Prüfungsverfahrens verändert und ggf. im Rahmen der Ge- samtoffenbarung auch erweitert werden können. Die Beschreibung nimmt aber in Absatz [0014] „Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Pa- tentanspruchs 1 gelöst.“ unmittelbar auf die Merkmale des Patentanspruchs 1 in seinem ursprünglich eingereichten Wortlaut Bezug, sodass seine Bedeutung für den Gegenstand der Anmeldung über einen bloßen Formulierungsvorschlag hin- ausgeht und bei der Auslegung des ursprünglich Offenbarten im gleichen Maß wie andere Passagen der Beschreibung berücksichtigt werden muss. Der von der Anmelderin in der Trennanmeldung beanspruchte breitere Gegenstand kann den gesamten ursprünglichen Unterlagen nicht entnommen werden. Zwar fehlt, wie die Beschwerdeführerin zutreffend geltend macht, in der Erläuterung ge- - 8 - mäß Absatz [0015] der Offenlegungsschrift DE 10 2009 028 710 A1 das Wort „ins- gesamt“ vor der Erwähnung der acht drehbaren Wellen. Hier heißt es: „Demnach wird ein erfindungsgemäßes Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise vorgeschla- gen, welches einen Antrieb und einen Abtrieb aufweist, welche in einem Gehäuse angeordnet sind. Des Weiteren sind mindestens vier Planetensätze, im Folgenden als erster, zweiter, dritter und vierter Planetensatz bezeichnet, acht drehbare Wellen – im Folgenden als Antriebswelle, Abtriebswelle, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte und achte Welle bezeichnet – sowie mindestens sechs Schaltelemente … vorgese- hen, …“. Allerdings stellt der Absatz [0015] mit dem Wort „Demnach“ zu Beginn des Satzes nur die Fortsetzung des bereits mit dem Absatz [0014] eingeleiteten Lö- sungsansatzes dar, in dem darauf verwiesen wird, dass die Aufgabe erfindungsge- mäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst wird, in dem ausdrücklich „insgesamt acht drehbare Wellen“ als Gegenstand der Erfindung offenbart sind. Für diese Auslegung spricht auch der Wortlaut der Aufzählungen der weiter bean- spruchten Elemente „zumindest vier Planetensätze“ und „sowie zumindest sechs Schaltelemente“. Hier wird im Gegensatz zu der Formulierung „acht drehbare Wel- len“ durch das Wort „zumindest“ ausdrücklich klargestellt, dass der Gegenstand der Stammanmeldung auch eine größere Zahl von Planetensätzen und Schaltelemen- ten umfassen kann, während dies bei der Zahl der drehbaren Wellen nicht vorgese- hen ist. Auch in Absatz [0009] der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung wird deutlich, dass die Anmelderin dort, wo sie eine Mindestzahl an Elementen in der Beschrei- bung offenbaren möchte, dies durch eine eindeutige Wortwahl deutlich zum Aus- druck bringt. Dort nimmt sie nämlich auf einen eigenen, nicht vorveröffentlichten Stand der Technik Bezug, aus dem ein „Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise bekannt“ sei, in dem „mindestens acht drehbare Wellen“ vorgesehen seien. Auch an anderen Stellen der Ursprungsoffenbarung finden sich keinerlei Hinweise darauf, das erfindungsgemäße Mehrstufengetriebe über die acht genannten hinaus mit zusätzlichen drehbaren Wellen auszustatten. Im Gegenteil ist in den Erläuterun- gen in Absatz [0033] zu dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 ausgeführt: „Das erfindungsgemäße Mehrstufengetriebe weist insgesamt acht drehbare Wellen auf, - 9 - nämlich die Wellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8, wobei die Antriebswelle die erste Welle und die Abtriebswelle die zweite Welle des Getriebes bildet.“ Zwar handelt es sich hier, wie die Beschwerdeführerin richtig feststellt, um die Beschreibung eines Aus- führungsbeispiels. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 – 75, Rdnr. 23 – Kommunika- tionskanal) steht es dem Anmelder frei, bei der Ausschöpfung des Offenbarungsge- halts einer Anmeldung ursprungsoffenbarte Ausführungsbeispiele zu verallgemei- nern. Dies setzt aber voraus, dass die im Anspruch beschriebene allgemeinere Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung – sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamt- zusammenhang der Unterlagen – als zu der angemeldeten Erfindung gehörend ent- nehmbar ist, wovon im vorliegenden Fall wegen der in Absatz [0014] der Offenle- gungsschrift eindeutigen Bezugnahme auf den mit der Stammanmeldung einge- reichten Patentanspruch 1 aber gerade nicht auszugehen ist. Die nunmehr breitere Anspruchsfassung durch Streichung des Wortes „insgesamt“ ist für den Fachmann gerade nicht in der beanspruchten Allgemeinheit bereits der Ursprungsanmeldung zu entnehmen gewesen, weder in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten An- spruchs noch nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ergibt sich die Offenbarung von mehr als acht drehbaren Wellen für den Fachmann auch nicht daraus, dass eine höhere Anzahl an Planetensätzen und/oder eine höhere Anzahl an Schaltelemen- ten, wie sie mit der Voranstellung des Wortes „mindestens“ bezüglich dieser Ele- mente im Gegensatz zur Anzahl der Wellen offenbart ist, zwingend mit einer Erhö- hung der Wellenzahl einhergehen muss. Denn eine höhere Anzahl von Schaltele- menten und Planetensätzen lässt sich technisch auch bei Beibehaltung von acht drehbaren Wellen realisieren. Es liegt vielmehr im Belieben des Anmelders, seine Erfindung so zu offenbaren, dass einzelne Elemente zahlenmäßig exakt festgelegt werden und für andere Ele- mente einseitig offene Bereiche oder geschlossene Bereiche angegeben werden. - 10 - 3. Auch die Hilfsanträge führen nicht zum Erfolg. Denn auch im jeweiligen Patentan- spruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 fehlt das vorangestellte Wort „insgesamt“ bei der Aufzählung der acht drehbaren Wellen, sodass auch ihr Gegenstand aus den unter Ziffer 2 genannten Gründen gegenüber der Stammanmeldung unzulässig erweitert ist. Die Formulierung der Merkmale M1‘‘ und M2‘‘ des Hilfsantrags 2 ist zwar weit- gehend wörtlich aus Absatz [0015] der Offenlegungsschrift entnommen. Wie oben unter Ziffer 2 bereits ausgeführt ist, darf dieser Absatz jedoch nicht isoliert gelesen werden, denn er nimmt mit dem einleitenden Wort „Demnach“ ausdrücklich Bezug auf den Absatz [0014], der wiederum auf den Patentanspruch 1 und damit auf ein Mehrstufengetriebe mit insgesamt acht drehbaren Wellen verweist. 4. Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträ- gen fallen aufgrund der Antragsbindung auch die auf diese jeweils rückbezogenen Ansprüche. Die Beschwerde der Anmelderin war daher zurückzuweisen. III. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be- fangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 11 - 3. der Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. die Beteiligte im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschwei- gend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichts- hof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Dr. Zehendner Rippel Uhlmann Maierbacher Löb