3 W (pat) 31/19

BUNDESPATENTGERICHT Leitsatz Aktenzeichen: 3 Ni 31/19 Entscheidungsdatum: 05.10.2021 Berufung am 12.11.2021 eingelegt X ZR 110/21 Normen: § 84 Abs. 2 PatG, § 93 ZPO, §2 PatG. 1. Wurde einer Nichtigkeitsklage gegen ein Patent beklagtenseits nicht widerspro- chen und das Patent durch Verzicht oder Nichtzahlung der nächsten Jahresgebühr zum Erlöschen gebracht, ist die Klage abzuweisen, wenn seitens der Klagepartei ein Rechtsschutzbedürfnis für die rückwirkende Nichtigerklärung des Patents nicht geltend gemacht wird. 2. Eine analoge Anwendung des Rechtsgedankens des § 93 ZPO im Rahmen des § 84 Abs. 2 PatG scheidet für den Fall der vollständigen Klageabweisung aus. 3. Eine Kostentragungspflicht der beklagten Partei aus Billigkeitsgründen nach § 84 Abs. 2 Satz 2 letzter Hs. PatG kommt im Fall des fehlenden Widerspruchs gegen die Nichtigkeitsklage nur in Betracht, wenn die beklagte Partei, die aus dem Patent keine Rechte gegenüber der Klagepartei oder Dritten geltend gemacht hatte, vor Klageerhe- bung zur Einschränkung ihres Patents oder zum Verzicht auf dieses aufgefordert wur- de. Dies gilt auch, wenn die Klagepartei geltend macht, dass die Anmeldung des Streit- patents im beanspruchten Umfang gegen ethische Grundsätze verstoße. 4. Ein Patent, das ein Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripoten- ter embryonaler Stammzellen aus Blastocysten mit der Maßgabe beansprucht, dass die Entnahme die Lebensfähigkeit der Blastocysten nicht beeinträchtigt, ist nicht nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (Anschluss an BGH GRUR 2013, 272 – Neurale Vorgängerzellen II). ECLI:DE:BPatG:2021:051021U3Ni31.19.0 BUNDESPATENTGERICHT IM NAMEN DES VOLKES URTEIL 3 Ni 31/19 (Aktenzeichen) In der Patentnichtigkeitssache … betreffend das deutsche Patent 10 2004 062 184 hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 5. Oktober 2021 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Schwarz, die Richterin Dipl.- Chem. Dr. Münzberg, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger und die Richterin Dr.-Ing-. Dr. Philipps f ü r R e c h t e r k a n n t : I. Die Klage wird abgewiesen. II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. T a t b e s t a n d Der Beklagte war eingetragener Inhaber des aufgrund der Anmeldung vom 23. De- zember 2004 erteilten und mangels Zahlung der weiteren Jahresgebühren zum 1. Juli 2020 erloschenen Patents DE 10 2004 062 184 (Streitpatent) mit der Bezeich- nung „Embryonenerhaltende Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen, derart gewonnene Stammzellen und Verwendung derselben“. In der erteilten Fas- sung umfasste das Streitpatent den unabhängigen Verfahrensanspruch 1 sowie die auf diesen unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 8. Patentanspruch 1 lautete in der erteilten Fassung: 1. Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen, bei dem a) in der Zona pellucida von fixierten Blastocysten ein Kanal geöffnet wird, b) durch diesen Kanal ein geeignetes Instrument zur Mobilisierung von Zellen durch den Trophectoderm bis zur inneren Zellmasse geführt wird und mit diesem Instrument einige Stammzellen der inneren Zellmasse mobilisiert werden, und c) die mobilisierten Stammzellen abgesaugt werden, mit der Maßgabe, dass die Entnahme die Lebensfähigkeit der Blastocysten nicht beeinträchtigt. Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt der Kläger die teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents, soweit dessen Gegenstand auch Blastocysten menschlichen Ur- sprungs, also Embryonen, umfasse, weil das beanspruchte Verfahren insoweit ge- gen das Patentierungsverbot des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG verstoße. Denn zum einen beschränke der Anspruch nicht die Art der Blastocysten, die mithin von jedem Tier, einschließlich des Menschen, stammen könnten, wie dies auch der abhängige Anspruch 8 verdeutliche, der den Menschen ausdrücklich erwähne. Und zum ande- ren läge bereits mit den Verfahrensschritten der Fixierung einer Blastocyste, der Öffnung eines Kanals, dem Einführen eines Instrument, um einige Stammzellen der inneren Zellmasse zu mobilisieren, und schließlich dem Absaugen derselben eine Verwendung der menschlichen Blastzyten im Sinne der vorgenannten Vorschrift vor. Auf das weitere Verfahrensmerkmal “mit der Maßgabe, daß die Entnahme die Lebensfähigkeit der Blastocysten nicht beeinträchtigt", mit dem wohl die vorgenann- ten Verfahrensschritte im Hinblick auf das Embryonenschutzgesetz beschränkt wer- den sollten, ohne hierzu allerdings technische Mittel anzugeben, komme es hierfür nicht mehr an. Damit verstoße der Patentgegenstand, soweit er auch menschliche Embryonen erfasse, aber gegen § 2 PatG und sei aus diesem Grund insoweit teil- weise für nichtig zu erklären. Dies sei auch deshalb geboten, weil durch die Ertei- lung des Patents ansonsten in der Öffentlichkeit der Anschein einner staatlichen Billigung und Förderung einer kommerziellen Verwendung menschlicher Embryo- nen erweckt werde. Auch wenn der Beklagte seitens des Klägers zuvor nicht zum Patentverzicht aufge- fordert worden sei, habe er die Kosten des Rechtsstreits unabhängig davon zu tra- gen, ob er der Klage entgegentrete oder sie sofort anerkenne. Denn der Beklagte, der das Patent bislang nicht verwertet habe, habe bereits mit der Anmeldung und der Aufrechterhaltung des Streitpatents über etwa 15 Jahre zum Ausdruck gebracht, dass seiner Meinung nach keine ethischen Schranken der Patentierbarkeit entge- genstünden. Es wäre daher ein fruchtloses Bemühen des Klägers gewesen, den Beklagten vorprozessual von der Aufgabe des Patents zur Einhaltung ethischer Schranken überzeugen zu wollen. Der Kläger beantragt, das Patent DE 10 2004 062 184 B4 für nichtig zu erklären, soweit Blastocys- ten menschlichen Ursprungs umfaßt sind. Der Beklagte hat der Klage ausdrücklich nicht widersprochen, den Klageantrag an- erkannt, auf Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Streitpatent gegenüber der Klägerin verzichtet und beantragt im Übrigen, dem Kläger die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Auf den Hinweis des Senats in Bezug auf das Erlöschen des Streitpatents wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr hat der Kläger sein bisheriges Vorbringen wieder- holt und um „Zulassung der Rechtsbeschwerde“ gebeten. E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e A. Nachdem der Beklagte der Klage ausdrücklich nicht widersprochen hat, macht der Senat von der Möglichkeit nach § 82 Abs. 2 PatG Gebrauch, ohne mündliche Ver- handlung zu entscheiden. Dabei können zwar die klägerseits behaupteten Tatsa- chen für erwiesen angenommen werden, da hierzu aber nicht Rechtsausführungen gehören, aus denen die Argumentation des Klägers im Wesentlichen besteht, führt dies nicht schon aufgrund des klägerischen Vorbringens zu einem stattgebenden Urteil. Vielmehr hat der Senat über die Klage auf der Grundlage der unstreitigen Tatsachen nach eigener rechtlicher Beurteilung zu entscheiden. B. Die Klage ist abzuweisen, da sie infolge des Erlöschens des Streitpatents unzuläs- sig geworden ist. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entfällt für den Fall, dass das Streitpatent nach § 16 PatG infolge Zeitablaufs oder nach § 20 PatG infolge Patentverzichts oder Nichtzahlung der letzten Jahresgebühr erloschen ist, das All- gemeininteresse an der Nichtigerklärung eines Patents. Daher ist die Nichtigkeits- klage in diesen Fällen nur noch zulässig, soweit der Klagepartei weiterhin ein Rechtsschutzbedürfnis zuzubilligen ist (BGH GRUR 2020, 1047 Rn. 28 – Sig- nalübertragungssystem; GRUR 2020, 1284 Rn. 39 ff. - Datenpaketumwandlung; GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger; GRUR 1995, 342f. - Tafelförmige Ele- mente). Ein solches, die Klagepartei selbst betreffendes Rechtsschutzbedürfnis ist dabei zu bejahen, wenn sie Grund zu der Besorgnis hat, sie könne auch nach Ablauf der Schutzdauer noch Ansprüchen aus dem Streitpatent wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein; diese Besorgnis ist nur dann zu verneinen, wenn eine solche Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (BGH a.a.O. – Ta- felförmige Elemente). Die Umstände, die eine solche Besorgnis einer Inanspruch- nahme aus dem Streitpatent wegen Handlungen in der Vergangenheit begründen können, sind dabei von der Klagepartei vorzutragen und ggf. zu beweisen (BGH GRUR 1995, 342, 343 – Tafelförmige Elemente). Nach diesen Grundsätzen fehlt dem Kläger vorliegend das Rechtsschutzbedürfnis, da er Anhaltspunkte dafür, dass er selbst Grund zu der Besorgnis habe, aus dem abgelaufenen Streitpatent für eigene Handlungen in der Vergangengeit wegen Pa- tentverletzung in Abspruch genommen zu werden, nicht vorgetragen hat. Vielmehr ergibt sich aus dem Klagevortrag, dass er selbst von der Patentierung des Streitpa- tents nicht unmittelbar betroffen ist, sondern die Nichtigkeitsklage allein im Popu- larinteresse wegen eines von ihm angenommenen Verstoßes gegen das Patentie- rungsverbot des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG erhoben hat. Da das Allgemeininte- resse an der Nichtigerklärung jedoch nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entfallen ist, vermö- gen die Gründe, welche den Kläger zur Erhebung der Popularklage veranlasst hat- ten, ein Rechtsschutzbedürfnis des Klägers an der rückwirkenden Nichtigerklärung des Streitpatents nach Ablauf des Patentschutzes nicht mehr zu begründen. C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO. Eine – grundsätzlich auch im Nichtigkeitsverfahren mögliche (BGH GRUR 1984, 272 – Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung) - Anwendung des § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 93 ZPO scheidet vorliegend schon deshalb aus, weil es sich um eine Ausnahmeregelung zur Kostentragungspflicht der mit Sachurteil ganz oder teilweise antragsgemäß verurteilten beklagten Partei nach § 91 ZPO handelt; eine Anwen- dung als Ausnahmeregelung für den „umgekehrten“ Fall der eigentlich bestehenden Kostentragungspflicht der Klagepartei bei Klageabweisung scheidet demgegenüber aus (BGH NJW 1994, 2895). Auch eine abweichende Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen (§ 84 Abs. 2 Satz 2 letzter Hs. PatG) ist nicht veranlasst. Da der Kläger den Beklagten zu keinem Zeitpunkt aufgefordert hatte, sein Patent im mit der Klage beantragten Umfang ein- zuschränken, sind Anhaltspunkte für eine den Beklagten mit den Rechtsstreitskos- ten belastenden Kostenentscheidung nicht erkennbar. Soweit der Kläger hierzu vor- getragen hat, eine Kostentragungspflicht des Beklagten ergebe sich daraus, dass er bereits mit der Anmeldung und der Aufrechterhaltung des Streitpatents über etwa 15 Jahre zum Ausdruck gebracht habe, dass seiner Meinung nach keine ethischen Schranken der Patentierbarkeit entgegenstünden, steht diesem Gedanken bereits entgegen, dass die Reichweite des Patentausschlusses nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG bis zur Entscheidung des BGH vom 27. November 2012 (BGH GRUR 2013, 272 – Neurale Vorgängerzellen II), welche wiederum auf einer Vorabentscheidung des EuGH zur europarechtlichen Vorgabe des Art. 6 der Richtlinie 98/44/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. EG L 213/13; „Biotechnologie-Richtli- nie“) beruhte, rechtlich ungeklärt war. Soweit der Kläger insoweit auch auf ethische Schranken Bezug nimmt, verkennt er, dass ethische Grundsätze, die in aller Regel aufgrund ihrer Herkunft aus verschie- denen, teils kontradiktorischen philosophischen und ideologischen Grundlagen streitig sind, Rechtspflichten erst zu begründen vermögen, wenn sie im Rahmen eines demokratischen Entscheidungsfindungsprozesses unter Beachtung der ver- fassungsmäßig garantierten Grundrechte zum Gegenstand rechtlicher Verpflichtun- gen in dem sich aus ihrer Auslegung durch die hierzu berufenen Gerichte gemacht worden sind. Andernfalls wäre angesichts des Umstands, dass Inhalt und Grenzen ethischer Grundsätze streitig sind, die dem Recht in einem demokratischen Rechts- staat zukommende Ordnungsfunktion nicht zu gewährleisten, die erfordert, dass eine Rechtspflicht des Einzelnen nur für solche Handlungen oder Unterlassungen besteht, die nach demokratischen Prinzipien unter Beachtung der verfassungs- rechtlich garantierten Grundrechte und in den von den Gerichten bei der Auslegung gesetzlicher Regelungen bestimmten Grenzen festgelegt worden sind. Mit diesen Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates wäre es demgegenüber nicht verein- bar, wenn einzelne Gesellschaftsgruppen ihre eigenen ethischen Auffassungen ver- absolutieren und allen anderen Gesellschaftsmitgliedern unter Inanspruchnahme staatlicher Gewalt vorschreiben könnten. Wegen der Ungeklärtheit des Patentie- rungsverbotes nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG bestand daher für den Beklagten vor der oben beschriebenen gerichtlichen Klärung keine Veranlassung, auf sein Pa- tent zu verzichten oder dieses (weiter) einzuschränken. Darüber hinaus hat der BGH in der vorgenannten Entscheidung das Patentierungs- verbot des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG für nicht anwendbar erklärt, wenn das Streitpatent klarstellt, dass Vorläuferzellen aus humanen embryonalen Stammzel- len, bei deren Gewinnung Embryonen zerstört worden sind, nicht umfasst sind. Dem trug das Merkmal in Patentanspruch 1 des Streitpatents hinreichend Rechnung, demzufolge „die Entnahme die Lebensfähigkeit der Blastocysten nicht beeinträch- tigt“. Damit bestand für den Beklagten auch nach Erlass der vorgenannten Entschei- dung des BGH weiterhin keine Veranlassung, auf sein Patent zu verzichten oder dieses weitergehend einzuschränken. Auf die Frage, ob für den Fall, dass eine sol- che Veranlassung bestanden hätte, die Aufrechterhaltung des Patents eine Billig- keitsentscheidung nach § 84 Abs. 2 Satz 2 letzter Hs. PatG rechtfertigen würde, kommt es daher nicht mehr an. Im Ergebnis vermögen daher auch Billigkeitserwä- gungen eine Kostenauferlegung zu Lasten des Beklagten nicht zu begründen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO. D. Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben. Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Ver- ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bun- despatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) ein- gereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas- senen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepub- lik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet o- der im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt wer- den. Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesge- richtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundes- gerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zu- stellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ab- lauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Schramm Schwarz Dr. Münzberg Dr. Jäger Dr. Philipps