30 W (pat) 508/20

ECLI:DE:BPatG:2022:170322B30Wpat508.20.0 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 508/20 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die international registrierte Marke IR 1 371 354 hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge- richts in der Sitzung vom 17. März 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach beschlossen: Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 - Internationale Markenregistrie- rung – vom 9. August 2019 des Deutschen Patent- und Marken- amts aufgehoben. - 2 - Gründe I. Die in Österreich basisregistrierte und am 27. Juni 2017 nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen unter Nummer 1 371 354 international registrierte Wortmarke TIVOLI sucht – nach einem im Beschwerdeverfahren am 17. Januar 2022 bei der WIPO erklärten Teilverzicht – noch für folgende Waren um den Schutz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach: „Klasse 29: Processed fruits and vegetables (including nuts, pulses), namely pineapples, apples, apricots, aronia berries, bananas, barberries, pears, cranberries, dates, dragon fruit, strawberries, goji berries, blueberries, rasp- berries, ginger, cherries, coconut pulp, currants, lychees, mango, mulberries, papaya, plums, physalis, each as canned or dried fruit, each also as a mix- ture, succade, candied orange peel, bamboo shoots, kidney beans (Indian beans), lotus roots, okras, pak choi, palm hearts, soybeans, soybean sprouts, asparagus, in each case as preserves and also as a mixture, almonds, cashew nuts, brazil nuts, peanuts, hazelnuts, pecans; processed fungi Klasse 30: Processed grains, starches for food and goods made thereof, ba- king preparations and yeast Klasse 31: Unprocessd oil seeds“. - 3 - Die Markenstelle für Klasse 29 - Internationale Markenregistrierung - hat mit Be- scheid vom 19. März 2018 festgestellt, der beantragten Schutzerstreckung ständen den materielle Schutzhindernisse nach §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ entgegen. Mit Beschluss vom 9. August 2019 hat die Markenstelle den Schutz schließlich we- gen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ) verweigert. Zur Begründung ist ausgeführt, die Eignung von TIVOLI als geografische Angabe sei für die verfahrensgegenständlichen Waren, für die die Schutzerstreckung bean- sprucht werde, zu bejahen. TIVOLI sei eine italienische Stadt in der Region Latium mit 57.000 Einwohnern, die rund 30 km nordöstlich von Rom liege. Positive Fest- stellungen dahingehend, dass dort gegenwärtig Gewerbebetriebe existierten, wel- che die in Rede stehenden Lebensmittel produzierten, seien nicht erforderlich. Der touristisch bekannte Ort besitze ein reiches Angebot an Markthändlern, Ge- schäften, Lokalen und Verarbeitungsgewerbe, was den Schluss zulasse, dass es in TIVOLI Möglichkeiten zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben gebe. Angesichts der Größe und der Bedeutung der Stadt sowie den tatsächlichen Gegebenheiten in TIVOLI und im Umland liege es nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit, dass sich dort entsprechende Unternehmen ansiedeln könnten. Zudem sei Italien ein nicht unbedeutender Produzent der beanspruchten Erzeugnisse/Lebensmittel für Europa und Deutschland. Es beständen umfangreiche Wirtschafts- und Geschäftsbezie- hungen zu Italien. Bei den beanspruchten Waren handele es sich zudem um solche, die praktisch an jedem Ort hergestellt und angeboten werden könnten. Die Nähe von TIVOLI zu Rom lasse zudem den Schluss zu, dass der Ort einem nicht uner- heblichen Teil der durchschnittlich informierten deutschen Verkehrskreise dem Na- men nach bekannt sei und als Name eines italienischen Ortes verstanden werde. - 4 - Aus der Schutzunfähigkeit führe nicht heraus, dass TIVOLI auch den bekannten Vergnügungspark in Kopenhagen bezeichne und dem Begriff somit auch eine an- dere Bedeutung zugeordnet werden könne, als der Name einer italienischen Stadt. Bereits eine beschreibende Bedeutung genüge nämlich, um ein Freihaltebedürfnis zu begründen. Ob der Schutzerstreckung darüber hinaus das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe, könne deshalb dahingestellt bleiben. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin. Sie macht geltend, dass TIVOLI keine geografische Herkunftsangabe i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei, weil die angesprochenen Verkehrskreise TIVOLI nicht mit einem italienischen Ort verbänden, von dem überdies nicht zu erwarten sei, dass die beanspruchten Waren von dort stammen könnten. TIVOLI sei für den angesprochenen Verkehr ein generischer Begriff für eine be- stimmte Art von Vergnügungsparks. Zwar gehe dieser Begriff auf den Namen der italienischen Stadt zurück. Diese Herkunft des Begriffs TIVOLI sei jedoch weitge- hend unbekannt. Seine Bekanntheit beruhe vor allem darauf, dass es eine Vielzahl von Vergnügungs- und Veranstaltungsstätten mit dieser Bezeichnung nach dem historischen Vorbild „Jardin-spectacle Tivoli“ von 1795 gebe. Dabei sei das bekann- teste TIVOLI der Vergnügungspark in Kopenhagen. Wegen dieser vorrangigen Be- deutung stelle praktisch niemand eine Verbindung zwischen dem Namen der in Deutschland wenig bekannten italienischen Stadt und dem Begriff TIVOLI her. Darüber hinaus ließen es die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Tivoli vernünf- tigerweise nicht erwarten, dass von dort in absehbarer Zukunft die beanspruchten Waren der Klassen 29, 30, 31 nach Deutschland eingeführt werden könnten. Die traditionelle landwirtschaftliche Produktion von Tivoli betreffe Oliven und Wein, hier vor allem die Pizzutello-Traube, nicht aber die noch beanspruchten Lebensmittel. Die steilen und kalkhaltigen Böden in und um Tivoli lasse deren industrielle land- wirtschaftliche Produktion nicht zu. - 5 - Der Schutz begehrenden IR-Marke fehle es darüber hinaus nicht an der erforderli- chen Unterscheidungskraft, weil dem Wort TIVOLI aus den vorgenannten Gründen kein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Sinn- gehalt zugeordnet werden könne. Die IR-Markeninhaberin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. August 2019 aufzuheben. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der IR- Markeninhaberin hat in der Sache auf der Grundlage des eingeschränkten Waren- verzeichnisses für den deutschen Teil der beanspruchten IR-Marke Erfolg. 1. Der Prüfung unterliegt das endgültig formulierte Waren- und Dienstleistungsver- zeichnis in der Fassung vom 17. Januar 2022. In der – wie vorliegend – vorbehalt- los erfolgten Einreichung eines zulässig eingeschränkten Waren- und Dienst- leistungsverzeichnisses ist zugleich der Verzicht auf die nicht mehr enthaltenen Wa- ren zu sehen, der einen Rückgriff auf das frühere Waren- und Dienstleistungsver- zeichnis ausschließt (vgl. BPatG, 30 W (pat) 526/17 – CAN; Miosga in Ströbele/ Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 39 Rn. 2). - 6 - 2. Für die damit beschwerdegegenständlichen Waren „Klasse 29: Processed fruits and vegetables (including nuts, pulses), namely pineapples, apples, apricots, aronia berries, bananas, barberries, pears, cranberries, dates, dragon fruit, strawberries, goji berries, blueberries, rasp- berries, ginger, cherries, coconut pulp, currants, lychees, mango, mulberries, papaya, plums, physalis, each as canned or dried fruit, each also as a mix- ture, succade, candied orange peel, bamboo shoots, kidney beans (Indian beans), lotus roots, okras, pak choi, palm hearts, soybeans, soybean sprouts, asparagus, in each case as preserves and also as a mixture, almonds, cashew nuts, brazil nuts, peanuts, hazelnuts, pecans; processed fungi Klasse 30: Processed grains, starches for food and goods made thereof, ba- king preparations and yeast Klasse 31: Unprocessd oil seeds“ stehen der Erstreckung des Schutzes der international registrierten Marke IR 1 371 354 TIVOLI auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland keine Schutz- hindernisse entgegen. Insbesondere ist das Zeichen insoweit nicht freihaltebedürf- tig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ihm kann auch nicht das notwendige Mindest- maß an Unterscheidungskraft abgesprochen werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). 1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind u. a. Marken von der Eintragung ausge- schlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt dabei bereits dann in Betracht, wenn die fragliche Angabe zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen "dienen kann". Es kommt insofern - 7 - also allein auf die objektive Eignung der Bezeichnung an, als geographische Her- kunftsangabe dienen zu können (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 – Chiem- see; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. – DOUBLEMINT; BPatG, 30 W (pat) 549/17 – Wel- lington). Ist die Eignung für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Produkte festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschrei- bende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 16 Rn. 32 – DOUBLE- MINT, GRUR 2004, 674 Rn. 98 – Postkantoor). Daher kommt es für die Bejahung eines entsprechenden Schutzhindernisses weder darauf an, ob entsprechende Ge- werbebetriebe in dem fraglichen Ort vorhanden sind oder der Verkehr die Bezeich- nung TIVOLI derzeit als Ortsnamen kennt (vgl. dazu BPatG 30 W (pat) 549/17 - Wellington). Dessen unbeschadet ist im Rahmen einer realitätsbezogenen Prog- nose unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersu- chen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise für die Zukunft zu er- warten ist, also bei realitätsbezogener Betrachtungsweise ernsthaft in Betracht kommt (EuGH, a. a. O. Rn. 31-34 – Chiemsee; BGH, GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. – Vierlinden; GRUR 2011 918, 919 – STUBENGASSE MÜNSTER). Insoweit ist maßgeblich, ob angesichts der objek- tiven Gesamtumstände, insbesondere der wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes und der Infrastruktur der umliegenden Region, die Möglichkeit der Eröffnung solcher Betriebe im Zuge der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung vernünftigerweise zu erwarten oder auszuschließen ist (EuGH a. a. O. – Chiemsee; EuGH GRUR 2018, 1146, Rn. 38 – NEUSCHWANSTEIN; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 8 Rn. 426-428 sowie 516 mwN). Während nach früherer deutscher Spruchpraxis besondere Feststellungen erforder- lich waren, um von einer künftigen Verwendbarkeit als geographische Herkunftsan- gabe ausgehen zu können, bedarf es nunmehr nach der Rechtsprechung des EuGH umgekehrt besonderer Anhaltspunkte dafür, dass eine Ortsbezeichnung aus- - 8 - nahmsweise nicht geeignet ist, im Verkehr als Angabe über die geographische Her- kunft der betroffenen Waren und Dienstleistungen zu dienen (EuGH a. a. O. Rn. 33, 37 – Chiemsee; BGH a. a. O. – Lichtenstein). Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG scheidet somit mit nur dann aus, wenn auszuschließen ist, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen mit dem als solchen erkenn- baren Ort vernünftigerweise in Verbindung gebracht werden können (BPatG GRUR 2006, 509, 510 – PORTLAND). 2. An diesen Maßstäben gemessen, ist die Eignung der Bezeichnung TIVOLI als geografische Herkunftsangabe für die Waren, für die die Schutzerstreckung für Deutschland nach dem Teilverzicht noch beansprucht ist, zu verneinen. Wie die Markeninhaberin zutreffend ausführt, bezeichnet TIVOLI nämlich nicht nur eine Stadt mit ca. 57.000 Einwohnern in der Region Latium, rund 30 Kilometer nord- östlich von Rom, sondern ist dem inländischen Verkehr auch als Synonym für Ver- gnügungsparks, insbesondere als TIVOLI in Kopenhagen, bekannt. Das Zeichen TIVOLI als solches besitzt somit keinen eindeutigen geografischen Aussagegehalt. Zwar kann eine mögliche Mehrdeutigkeit das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nicht ausräumen (Ströbele, aaO., § 8 Rn. 523). Allerdings setzt das Freihaltungsbedürfnis auch voraus, dass die Angabe aus Sicht der betei- ligten Verkehrskreise als beschreibende Bezeichnung der beanspruchten Waren verständlich ist und deshalb gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG „im Verkehr“ zur Be- schreibung der Waren „dienen kann“ (Ströbele, aaO., § 8 Rn. 520). Von einem entsprechenden Verkehrsverständnis kann vorliegend indes nicht aus- gegangen werden. Der Begriff TIVOLI ist aus sich heraus nicht eindeutig als Hin- weis auf eine Stadt in Italien zu verstehen. Auch die noch beanspruchten Waren vermögen einen solchen Bezug nicht zu vermitteln, da es sich dabei nicht um Pro- dukte handelt, die typischerweise in Italien angebaut und produziert werden. So ist Italien, insbesondere die Region Latium bzw. der Ort TIVOLI nicht dafür bekannt, - 9 - dass von dort z.B. Lychees, Mangos, Papayas, Bambussprossen oder Okras stam- men bzw. dort verarbeitet werden. In nennenswertem Umfang werden, worauf die Markeninhaberin zutreffend hinweist, ausschließlich Oliven und Wein, insbesondere die Pizzutello-Traube angebaut. Es liegen auch keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine zukünf- tige Eignung von TIVOLI als geografische Herkunftsangabe für die noch bean- spruchten Waren der Klassen 29, 30 und 31 vor. Die steile und felsige Landschaft sowie die kalkhaltige Beschaffenheit des Bodens sind ausgesprochen ungünstige Bedingungen für die Produktion der vorgenannten Waren. Hinzu kommen die sehr periphere Lage der Autobahnkreuze der A24 und ein unzureichendes Eisenbahn- netz (vgl. Anlage 11 zum Schriftsatz vom 30. Dezember 2019). Gegebenheiten, die künftig die Produktion der noch beanspruchten Waren vernünftigerweise erwarten lassen, sind insofern nicht ersichtlich. Ein Verkehrsverständnis von TIVOLI als be- schreibende Ortsangabe ist auch aus diesem Grund unwahrscheinlich. Der Verkehr wird die noch beanspruchten Waren auch nicht deshalb mit der Stadt in Verbindung bringen, weil er sie wegen der beiden dort befindlichen, zum UNESCO-Welterbe gehörenden Sehenswürdigkeiten kennt, nämlich der Villa Adriana und der Villa d’Este. Zwar kommt die Eignung, als geografische Herkunfts- angabe zu dienen, insbesondere den Namen bekannter Orte zu, bei denen die be- teiligten Verkehrskreise eher eine Verbindung zu den beanspruchten Waren her- stellen können (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 521). Wie ausgeführt, liegt eine Verbindung der Stadt Tivoli und den noch be- anspruchten Waren, trotz der touristischen Bekanntheit, jedoch fern. - 10 - Überdies besteht bei Namen von Ländern, Regionen, Großstädten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten eine stärkere Vermutung dafür, dass sie als geografische Herkunftsangabe für zahlreiche Waren ernsthaft in Betracht zu zie- hen sind (Ströbele, aaO., § 8 Rn. 521). Das Gebiet in und um die Stadt Tivoli ist hingegen relativ klein, so dass auch dieser Gesichtspunkt, zusammen mit den tat- sächlichen Gegebenheiten, gegen eine Eignung und ein Verständnis als geografi- sche Herkunftsangabe für die noch beanspruchten Waren spricht. Vor diesem Hintergrund ist auch nicht erkennbar, dass und ggf. welche positiv be- setzten Vorstellungen der angesprochene inländische Verkehr mit TIVOLI verbindet und auf die beanspruchten Waren übertragen könnte. Bei dieser Sachlage fehlen ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme einer Eignung des Wor- tes TIVOLI als geografische Herkunftsangabe. 3. Dem Zeichen TIVOLI fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Bei der angemeldeten Marke handelt es sich – wie ausgeführt - nicht um eine An- gabe, die einen beschreibenden Begriffsgehalt aufweist, welcher bei einer Verwen- dung der Marke für die beanspruchten Waren ohne weiteres als solcher erfasst wird. Da es sich bei den noch beanspruchten Waren nicht um typisch italienische Pro- dukte handelt, wird der Verkehr TIVOLI nicht ohne weiteres als beschreibenden geografischen Herkunftshinweis verstehen. Ein auf der Hand liegender, beschreibender Bedeutungsgehalt ergibt sich auch nicht, wenn TIVOLI als Hinweis auf einen Vergnügungspark wahrgenommen wird. Da es sich bei TIVOLI auch sonst nicht um ein im Bereich der beanspruchten Waren bekanntes, beschreibend verwendetes Wort handelt, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der angemeldeten Marke für diese Waren jegliche Unterschei- dungskraft fehlt. - 11 - Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich und von der Markenstelle auch nicht aufgegriffen worden. Der Beschwerde der Markeninhaberin ist daher stattzu- geben. Hacker Merzbach Weitzel Wei